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Accoglimento totale del 28/12/2015
RG n. 57172/2015
RG N. 57172/2015
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di
ruolo sopra indicato, promosso da
MOFRA SHOES S.R.L., con l’avv. Dimitri Russo
CONTRO
YUMA S.R.L., con gli avv.ti Mario Franzosi e Vincenzo Piccarretta
- RESISTENTE a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.12.2015 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2015 Mofra Shoes s.r.l. (di seguito Mofra) esponeva di
essere titolare del marchio figurativo
, denominato flirting e registrato in sede na-
zionale, comunitaria e internazionale. Questo marchio aveva acquisito notorietà grazie alla
partnership tra Mofra Shoes e la nota fashion blogger e designer Chiara Ferragni che lo aveva
utilizzato nelle sue collezioni. Aveva acquistato presso un esercizio commerciale ubicato a
Milano due magliette, vendute in coppia, sulle quali erano impresse – rispettivamente – le
immagini di un occhio chiuso e di un occhio aperto, con una grafica identica a quella del proprio segno distintivo. I predetti capi di abbigliamento erano distribuiti da Yuma s.r.l.. Tale
condotta costituiva contraffazione di marchio ai sensi e per gli effetti degli artt. 20, comma 1
lettera a), c.p.i. e 9, comma 1 lettera a), regolamento CE n. 207/2009, ovvero concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1), 2) e 3) c.c..
Concludeva chiedendo in via d’urgenza di inibire la produzione, la promozione, la commercializzazione e l’offerta in vendita, con qualsiasi mezzo, delle maglie in contestazione, nonché
di ordinarne il ritiro dal commercio, unitamente a tutto il correlato materiale informativo pubblicitario, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.
Yuma si costituiva con memoria difensiva depositata il 9.11.2015.
Evidenziava il difetto di periculum in quanto aveva immediatamente interrotto, dopo la notifi-
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
- RICORRENTE -
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ca del ricorso, la produzione e la commercializzazione delle t-shirt indicate. Quanto al fumus,
eccepiva il difetto di capacità distintiva e di novità del segno flirting. In subordine, ove ritenuto valido, si trattava di un marchio debole. Il nucleo ideologico ed espressivo dell’elemento
figurativo era rappresentato dalla presenza di entrambi gli occhi. Aveva realizzato due distinte
t-shirt, ciascuna delle quali raffigurava un solo occhio, senza alcun rischio di confusione e/o
associazione, poiché le due magliette non potevano essere indossate contemporaneamente.
Concludeva chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
sione.
2. In ordine all’eccezione sollevata da Yuma sulla mancanza di capacità distintiva del marchio
di Mofra si osserva quanto segue.
Il c.d. “occhiolino” è una forma di comunicazione universalmente riconosciuta come gesto
d’intesa e, in quanto tale, non può essere monopolizzata. È allo stesso tempo evidente che se
possono realizzare innumerevoli e assai variegate rappresentazioni. È quindi possibile riconoscere protezione come marchio registrato ad una ben precisa raffigurazione di tale espressione, purché ne ricorrano i presupposti di legge, fermo restando che la tutela non potrà essere
mai estesa all’espressione in sé.
In aderenza a tale premessa, il marchio flirting appare dotato di un grado sufficiente di distintività poiché consiste nel disegno di un occhio aperto e di un occhio chiuso, realizzato con una
particolare soluzione grafica, stilizzata e fantasiosa.
Quanto alle contestazioni in tema di difetto di novità, sembra trattarsi di difese riservate al
preteso titolare di diritti anteriori, in conformità alle previsioni dell’art. 122 cpi. Pertanto
l’eccezione sollevata dalla resistente appare inammissibile.
3. Attraverso un semplice raffronto visivo è agevole constatare come la raffigurazione
dell’occhio aperto e dell’occhio chiuso stampata, rispettivamente, su ciascuna delle t-shirt distribuite da Yuma sia identica a quella del marchio registrato di Mofra. Le differenze sono
davvero minime e sostanzialmente impercettibili.
Il disegno è accompagnato da una scritta stampata in due parti divise, an eye / for an eye (corrispondente al modo di dire italiano “occhio per occhio”), leggibile per intero posizionando le
magliette in modo affiancato.
La circostanza che Yuma abbia realizzato due distinte t-shirt, ciascuna raffigurante solo un
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
All’esito della discussione tenutasi all’udienza del 2.12.2015 il Tribunale si riservava la deci-
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occhio, non esclude il carattere contraffattorio della riproduzione del segno flirting. La ricorrente ha infatti comprovato che le magliette della resistente sono offerte in vendita in maniera
abbinata e in un’unica confezione, in modo da essere acquistate simultaneamente. In questo
modo si suggerisce all’acquirente la possibilità di fare indossare le magliette in contemporanea, ovviamente a due persone diverse, in modo che una volta accostate si possano vedere sia
l’espressione dell’occhiolino sia la frase intera an eye for an eye.
Ne consegue che al momento della commercializzazione la coppia di t-shirt riproduce nella
4. Quanto al periculum in mora, occorre sottolineare che la spontanea cessazione delle vendite, successiva alla notificazione del ricorso cautelare, non fa venir meno automaticamente
l’urgenza di provvedere. La scelta unilaterale di Yuma di sospendere la commercializzazione
dei prodotti in contraffazione non consente di escludere che in futuro tale condotta possa comunque riprendere. Allo stato degli atti non vi sono peraltro evidenze di un’effettiva irreversibilità della situazione di fatto conseguente alla predetta libera determinazione di Yuma.
Occorre pertanto intervenire in via d’urgenza per limitare il grave pregiudizio sofferto da Mofra, derivante dal rischio di sviamento della clientela e di diluizione del marchio contraffatto,
con possibili profili di danno di problematica quantificazione e di ardua risarcibilità.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto da Mofra appare fondato,
con conseguente accoglimento delle domande di inibitoria e di sequestro, con l’imposizione
di una penale nella misura indicata in dispositivo.
Ogni valutazione in tema di concorrenza sleale allo stato rimane assorbita.
Quanto alle ulteriori richieste cautelari il Tribunale osserva quanto segue.
In ordine al sequestro delle scritture contabili si rileva il difetto di periculum. Sul punto peraltro non vi è agli atti alcuna puntuale allegazione da parte di Mofra.
Infine, vista la limitata dimensione della vicenda, ogni valutazione sulla pubblicazione del
provvedimento può essere differita all’esito dell’instaurando giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, anche in funzione di Tribunale dei
marchi comunitari, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
-
autorizza il sequestro delle maglie distribuite in modo abbinato da Yuma s.r.l. e recanti
la stampa del marchio contraffatto di Mofra Shoes s.r.l., come visibili sub doc. n. 13a e
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
sua interezza la grafica del marchio di titolarità di Mofra.
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n. 13b di parte ricorrente, da eseguirsi presso sedi o magazzini della resistente, autorizzando Mofra Shoes s.r.l. o suoi rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo
di individuazione del materiale;
-
inibisce a Yuma s.r.l. l’ulteriore produzione, promozione, offerta in vendita e commercializzazione, con qualsiasi mezzo, dei predetti capi di abbigliamento;
-
fissa la penale di € 100,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata
successivamente alla sua avvenuta notifica;
assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora
questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza
per l’inizio del giudizio di merito;
-
spese al merito.
Milano, 28 dicembre 2015.
Il giudice designato
(dott. Pierluigi Perrotti)
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
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