UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE D’IMPRESA
VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TITOLI
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER L’AUTOFINANZIAMENTO,
L’ACCESSO AL CREDITO E AL CAPITALE DI RISCHIO
Relatore:
Chiar.mo Prof. E. COTTA RAMUSINO
Tesi di Laurea
di Anna SPALLA
Anno Accademico 2008/2009
1
L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA....................................................................................................... 4
IL PATRIMONIO INTANGIBILE ................................................................................................................... 7
DEFINIZIONE ........................................................................................................................................................... 7
La formazione degli intangibles ..................................................................................................................... 9
Le principali caratteristiche dei beni immateriali ........................................................................................... 9
Definizione e classificazione degli intangibili specifici.................................................................................. 11
Principi IAS (International Accounting Standards).....................................................................................................13
L’INTELLECTUAL PROPERTY ...................................................................................................................................... 14
Disciplina legale del marchio ....................................................................................................................... 15
La funzione socioeconomica del marchio..................................................................................................................17
I requisiti sostanziali di un marchio ...........................................................................................................................18
La ricerca sui marchi ..................................................................................................................................................20
Il Marchio Registrato: marchio nazionale, marchio comunitario e marchio internazionale ......................................21
Disciplina legale di un brevetto .................................................................................................................... 25
I requisiti sostanziali di un brevetto...........................................................................................................................28
La protezione brevettuale: brevetto nazionale, brevetto europeo e brevetto internazionale ..................................31
La struttura di un brevetto ........................................................................................................................................34
L'utilizzo dell'informazione brevettuale.....................................................................................................................37
Online database ...................................................................................................................................................39
esp@cenet ......................................................................................................................................................40
LE LICENZE DI BREVETTI E DI MARCHI ................................................................................................41
LE LICENZE DI BREVETTO .......................................................................................................................................... 42
Presupposti per il successo nella concessione di licenze............................................................................... 42
Situazione Internazionale e Italiana............................................................................................................. 43
Il Licensing-out ............................................................................................................................................. 45
Vantaggi e svantaggi ..................................................................................................................................................45
Il Licensing-in................................................................................................................................................ 50
Vantaggi e svantaggi ..................................................................................................................................................50
Il Cross-Licensing .......................................................................................................................................... 53
I Patent Pools ............................................................................................................................................... 54
LE LICENZE DI MARCHIO .......................................................................................................................................... 55
TIPOLOGIE DI PAGAMENTO NEI CONTRATTI DI LICENZA ................................................................................................... 57
IL VALORE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ....................................................................................58
IL VALORE DI UN BREVETTO ...................................................................................................................................... 58
Strategie di mercato e concorrenziali........................................................................................................... 60
I rischi per chi trascura i brevetti: caso Polaroid/Kodak.............................................................................................62
Come valutare un brevetto........................................................................................................................... 63
L’analisi di un portafoglio brevettuale.......................................................................................................... 65
IL VALORE DEL MARCHIO .......................................................................................................................................... 68
Il percorso della valorizzazione di un marchio.............................................................................................. 70
La brand valuation ....................................................................................................................................... 75
LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTANGIBLE ASSETS..........................................................77
I METODI DI VALUTAZIONE........................................................................................................................................ 79
Metodi quantitativi ...................................................................................................................................... 81
Metodo del costo ......................................................................................................................................................82
Vantaggi e svantaggi.............................................................................................................................................85
Metodo del reddito ...................................................................................................................................................86
Metodo del premium price ..................................................................................................................................86
Metodo del costo della perdita ............................................................................................................................87
Metodo del mercato..................................................................................................................................................89
Metodo dei tassi di royalties (r/r).........................................................................................................................89
Metodo delle transazioni comparabili .................................................................................................................91
2
Vantaggi e svantaggi ......................................................................................................................................92
Metodi basati sugli indicatori empirici ......................................................................................................................92
InterBrand ............................................................................................................................................................93
La metodologia InterBrand .............................................................................................................................95
Top 100 Best Global Brands ............................................................................................................................97
Japan's Best Global Brands ...........................................................................................................................101
Metodi qualitativi....................................................................................................................................... 104
Piattaforma di analisi per la valutazione economico-finanziaria .............................................................................104
Il percorso della valutazione...............................................................................................................................105
Il metodo.......................................................................................................................................................108
Framework di analisi................................................................................................................................111
Valutazione quantitativa..........................................................................................................................118
Costruire il valore.....................................................................................................................................119
Il Fondo Nazionale per l’innovazione.......................................................................................................................121
Gli avvisi pubblici................................................................................................................................................123
IPscore.....................................................................................................................................................................131
Analisi Qualitativa ..............................................................................................................................................133
Analisi Finanziaria ..............................................................................................................................................140
Ocean Tomo PatentRatings® ..............................................................................................................................152
FINANZIARE LO SVILUPPO CON LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .............................................157
GLI INTANGIBLE ASSETS COME STRUMENTI DI ASSISTENZA AL CREDITO ............................................................................. 158
IP LOAN ...................................................................................................................................................... 159
IP SECURITIZATION ..................................................................................................................................... 160
IP SALE AND LEASE BACK............................................................................................................................ 165
Scetticismo delle istituzioni creditizie......................................................................................................... 166
BANCA INTESA LANCIA INTESABRAND ...................................................................................................................... 167
LE ASTE DI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE .............................................................................170
IL MODELLO OCEAN TOMO .................................................................................................................................... 170
IP AUCTIONS GMBH ............................................................................................................................................ 177
CONCLUSIONE .........................................................................................................................................180
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................................185
3
L’economia della conoscenza
All'alba del terzo millennio, nella “Società dell'Informazione”, gli addetti ai lavori in campo
economico concordano nel riconoscere minore valore strategico alle “attività materiali” e
nell'attribuire importanza crescente alle attività “immateriali e intangibili”. L'insieme delle
due entità determina il vero valore di mercato di un'impresa.
Il riconoscimento del ruolo economico dei beni immateriali e della loro rilevanza per la
crescita e per la competitività delle imprese ha fortemente caratterizzato il ciclo
economico in cui stiamo vivendo, tanto che ormai è luogo comune parlare di “economia
della conoscenza”.
Il termine si riferisce all’utilizzo della conoscenza al fine di produrre benefici economici,
conoscenza che si caratterizza per un’accelerazione ed intensificazione del ritmo delle
innovazioni.
In un’ “economia nuova” basata su abilità di comunicazione e di scambio crescenti,
profitti straordinari e posizioni competitive dominanti sono ottenibili solo con l’uso
intelligente delle risorse intangibili.
In questo modo il vantaggio competitivo, basato storicamente su fattori materiali, viene
definito anche sulla base della valutazione ed identificazione dei beni immateriali.
Il vantaggio competitivo definisce una condizione di miglioramento delle caratteristiche di
prodotto o servizio offerto (vantaggio di beneficio) o di riduzione dei costi (vantaggio di
costo), in cui il flusso dei risultati economici è più elevato di quello medio del settore e dei
principali competitori.
L’importanza che le risorse intangibili hanno acquisito negli ultimi anni è il frutto della
convergenza di due forze dominanti: i radicali cambiamenti strutturali delle imprese e le
profonde innovazioni informatiche e tecnologiche. La prima è costituita dalla maggiore
concorrenza cui sono sottoposte le aziende, determinata dalla globalizzazione dei
commerci (standardizzazione di tutti i mercati mondiali rispetto ad un modello unico
dominante capitalistico occidentale, in cui è possibile la libera circolazione di capitali
4
finanziari, commerciali e produttivi). La seconda consiste nell’avvento delle tecnologie
informatiche, internet in primis, che hanno portato le aziende a competere su scala
mondiale. Il mondo è cambiato, soprattutto rispetto alla velocità con la quale le
innovazioni e le informazioni devono essere recepite dalle aziende; le imprese non
devono solo eccellere, ma essere in grado di innovare più velocemente rispetto ai
concorrenti.
Il meccanismo di creazione di valore economico attraverso l’innovazione, la creazione e
lo sfruttamento dei cosiddetti intangibili per realizzare un vantaggio competitivo, o la
capacità di generare reddito a favore della crescita e dello sviluppo, coinvolge le
istituzioni, le imprese e il sistema finanziario.
I beni intangibili diventano quindi il presupposto indispensabile dell’attività innovativa, che
a sua volta deve essere sistematicamente supportata da strumenti che ne impediscano
ai concorrenti la duplicazione.
Il contesto economico in trasformazione fa emergere la funzione operativa della
proprietà industriale e intellettuale nella creazione del valore economico. I diritti della
proprietà intellettuale sono strumenti di lavoro indispensabili che permettono alle
imprese di essere sul mercato e di competere.
5
Il grafico mostra che negli ultimi 30 anni gli asset intangibili hanno acquisito sempre
maggior valore economico e strategico. Se negli anni 70 tali asset rappresentavano
circa il 20% del valore di una impresa, oggi i beni intangibili, quali il marchio, il
portafoglio brevetti e il diritto d’autore, rappresentano l’80% del valore di un’impresa.
Il valore intangibile nei vari settori è aumentato negli anni, raggiungendo quasi il 90% del
valore di mercato (il prezzo corrente a cui gli investitori comprano o vendono una parte
dei titoli ordinari in un dato momento): 88% nei beni di consumo voluttuari, 89%
nell’industria farmaceutica e 94% nei beni di base. Ma in particolare è importante
osservare
come
anche
settori
tradizionalmente
non
particolarmente
“attenti”
all'intangibile abbiano nel tempo acquisito una forte componente immateriale: 62% nel
mercato delle utilities, 64% nei servizi finanziari e 79% nelle telecomunicazioni.
Gli intangibili rappresentano quindi una grossa fetta del valore di mercato e sono un
fattore critico di successo per molte imprese, costituendo un elemento differenziante nel
processo di acquisto.1
Nel corso degli anni 90 il divario tra il valore di mercato di un’azienda e il suo valore
contabile, misurato dall’indice “price to book value”, che assume valore 1 quando il
prezzo dell’azione coincide con il valore contabile, è notevolmente aumentato, per
stabilizzarsi intorno a 2,5-3,0 negli anni più recenti. Persino nel punto di minimo toccato
dai mercati azionari nel corso dell’attuale crisi finanziaria, esso è rimasto superiore a 1,
segnalando che il mercato continua ad attribuire all'azienda un valore superiore a quello
contabile, evidentemente per merito delle attività immateriali.2
1
G. A. Pancot, Intangible, il tesoro delle imprese, Italia Oggi, 27/04/2009, pp.7.
R. Tomasicchio, Brevetti, primi bandi in dirittura , Italia Oggi, 30/11/2009, pp.7.
2
6
Il patrimonio intangibile
Definizione
Il patrimonio intangibile è l’insieme delle risorse immateriali che l’impresa riesce a
generare e alimentare nel tempo ed è caratterizzato da una particolare unicità e
specificità per ogni singola impresa: consente di trasformare un complesso di risorse
materiali e finanziarie in un sistema strutturato e coordinato capace di creare valore per
gli stakeholders mediante il raggiungimento di vantaggi competitivi. Tale patrimonio è
composto da risorse che dimostrano di possedere:
•
un costo esplicito o implicito (non determinato dai processi di rilevazione e,
soprattutto, non determinabile il più delle volte);
•
un valore economico autonomo (determinabile in funzione di una autonoma
cessione sul mercato) oppure un valore economico accertabile solo all’interno del
complesso aziendale3.
Le risorse del patrimonio intangibile possono essere distinte in risorse generiche e
risorse specifiche. Le risorse generiche sono rappresentate da quelle condizioni
produttive interne, endogene e non identificabili in via separata dal sistema d’azienda,
sono assolutamente firm specific. Dal momento che non separabili né trasferibili non
sono autonomamente valutabili e il loro contributo alla creazione di valore dell’impresa si
manifesta nel differenziale di prestazione che l’impresa stessa riesce a realizzare
rispetto agli altri competitor. Si tratta di risorse legate in maniera stretta ai soggetti che
operano all’interno dell’azienda e che gravitano attorno ad essa ma che non sono
vincolabili per mezzo di contratti o altre formalizzazioni che ne stabiliscano tempi e modi
3
E. Cotta Ramusino, L. Rinaldi, La valutazione d’azienda, Il Sole 24 ORE, Milano, 2003, cap.4.
7
di utilizzo4; possono essere classificate secondo varie modalità e una di queste le
distingue a seconda che il loro riconoscimento prescinda o richieda l’interazione con
terze economie: a) risorse di conoscenza; b) risorse di fiducia (o di relazione). Le prime
possono riguardare lo sviluppo di sistemi e metodi di gestione interna per le diverse
funzioni aziendali; oppure riguardano l’ambiente esterno in cui l’azienda si trova ad
operare: il settore, il mercato, i concorrenti. Si tratta di risorse che per essere
riconosciute come patrimonio intangibile devono prescindere dai singoli soggetti ed
essere state diffuse, come metodo di lavoro, all’interno dell’organizzazione aziendale. Le
risorse di fiducia possono avere attinenza o con i rapporti interni, che riguardano
l’intensità e la qualità delle relazioni tra le persone che operano nell’azienda, oppure con
la diffusione e la qualità dell’immagine aziendale nei confronti di fornitori, clienti,
finanziatori5. Le risorse specifiche, al contrario, costituiscono i beni intangibili della
impresa, sono autonomamente trasferibili a terzi e identificabili. Inoltre, per questi beni
deve essere stato sostenuto un significativo costo di acquisto o di produzione e tali beni
sono intesi quali “ investimenti in atto” che implicano un impiego di risorse in grado di
generare nuove e accresciute risorse nel futuro6. I beni intangibili si distinguono in beni
intangibili protetti di fatto e beni intangibili protetti legalmente. I primi costituiscono un
reale capitale conoscitivo sottoforma di database, software e simili prodotti interni
all'impresa: pur essendone garantita la riservatezza anche in fase di trasferimento, non
sono tutelati dal punto di vista legale e non possono quindi considerarsi al riparo da
eventuali imitazioni della concorrenza nel caso in cui il sistema di protezione “semplice”
dovesse rilevarsi inefficace; i secondi si identificano nei marchi, nei brevetti, nel diritto
d’autore e nei modelli del disegno industriale. La tutela legale che li caratterizza rende il
loro contenuto conoscibile all’esterno ma non imitabile da parte dei terzi7.
4
S. Vicari, Invisible asset e comportamento incrementale, in Finanza, Marketing e Produzione, 1989, n.1, cap.2.
E.Cotta Ramusino, L. Rinaldi, La valutazione d’azienda, Il Sole 24 ORE, Milano, 2003, cap.4.
6
G. Liberatore, Le risorse immateriali nella comunicazione integrata. Riflessioni per uno schema di analisi economicoaziendale, Cedam, Padova, 1996, pp.58 e ss.
7
M. Doria, Intangible assets come driver per la creazione di valore, MD/Venezia, 24.08.2004, pp.8-9.
5
8
La formazione degli intangibles
La formazione dei valori originari dei beni intangibili è riconducibile a due tipologie di
acquisizioni degli stessi: l’acquisizione dell’attività da terze economie e la costruzione in
economia. L’acquisto da terze economie quale modalità di formazione di un bene
intangibile comporta un processo di scambio tra l’azienda alla quale farà capo il bene
appena acquisito ed un soggetto esterno che si troverà in posizione di offerente, a
condizioni più o meno onerose, della disponibilità del bene stesso. Se l’acquisto avviene
in modo oneroso, attraverso uno scambio monetario, il valore d’acquisto relativo al bene
ha la natura di quantità economica certa derivata dallo scambio. Può essere distinta in
due categorie: l’acquisto di un singolo bene intangibile singolo e l’acquisto di un bene
intangibile quale parte di un più ampio complesso aziendale.
Nel caso di creazione in economia i beni intangibili autoprodotti sono solitamente il
risultato di un processo interno fondato su una continua interazione tra attività umana e
risorse disponibili8.
Le principali caratteristiche dei beni immateriali
E’ possibile cogliere le principali caratteristiche comuni dei beni immateriali9.
Anzitutto
(“Sedimentabilità”)
le
risorse
intangibili
possono
essere
conservate,
immagazzinate, sedimentate, all’interno e/o all’esterno dell’impresa ed essere utilizzate
nel momento più opportuno. All’interno dell’impresa le risorse immateriali sono
incorporate negli uomini e si concretizzano nelle abilità dell’organizzazione intese come
capacità dell’impresa nel suo complesso di adottare determinati comportamenti a fronte
dei problemi che continuamente si pongono nel corso della sua vita. All’esterno
8
L. Pozza, Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d’azienda, Egea, Milano 1999,
cap.1.
9
S. Vicari, “L’impresa vivente. Itinerario in una diversa concezione”, EtasLibri, 1991, cap.2.
9
dell’impresa le risorse immateriali sono immagazzinate in soggetti non appartenenti
all’organizzazione ma ad essa legati da rapporti di diversa natura (es. la fedeltà al
brand). In secondo luogo (“Unicità”) le abilità e le conoscenze accumulate all’interno di
una impresa sono peculiari all’organizzazione stessa e sono, in altre parole, uniche;
anche se due imprese hanno seguito sentieri di sviluppo simili, non saranno comunque
simmetriche in termini di capacità sedimentate.
Molte risorse immateriali, inoltre (“Difficile acquisibilità”), sono frutto del tempo e del
lavoro svolto dall’organizzazione, non derivano semplicemente da un atto d’acquisto.
Questo spiega perché non vi sia alcuna garanzia che un investimento in questo senso
produca i risultati sperati. Riprendiamo l’esempio della fedeltà al brand, la quale è frutto
della storia dell’azienda o del prodotto in un arco di tempo solitamente lungo e nasce da
un rapporto di soddisfazione e fiducia da parte della clientela e non da un atto d’imperio
dell’impresa.
Un’altra caratteristica delle risorse intangibili è rappresentata dalla loro “Molteplicità
d’uso”: a differenza dei beni materiali, è possibile utilizzare il capitale immateriale in
contesti concorrenziali diversi. L’immagine di marca o la tecnologia acquisite in un
campo, per esempio, possono essere agevolmente utilizzate ed applicate anche in altri.
Gli intangible assets possono anche essere impiegati per più usi contemporaneamente,
mentre non è vero che tutti i beni immateriali possono essere sfruttati in modo illimitato,
alcuni di essi sono contenuti nelle persone, i cui limiti fisici impediscono un uso
infinitamente ripetuto dei relativi skills. Molte attività immateriali sono anche trasferibili
(“Trasferibilità”) o condivisibili all’interno e/o all’esterno dell’organizzazione senza che ciò
provochi una loro perdita di possesso da parte del trasferente, mentre lo stesso non
avviene per i beni materiali. L’estrema eterogeneità delle risorse intangibili tuttavia
impone di considerare questo aspetto come condiviso solo da alcune di esse. Il livello di
trasferibilità dipende in pratica da alcuni parametri quali il grado di modificabilità dei beni
immateriali, la loro complessità d’insegnamento, la loro osservabilità nell’uso e il loro
livello di interdipendenza dall’organizzazione. Le risorse immateriali posseggono poi la
caratteristica di essere soggette a rapida “Deteriorabilità”: il loro valore, infatti, dipende
fortemente dal loro possibile uso in un dato contesto organizzativo, di mercato ed
10
ambientale. Ogni cambiamento in ciascuno di essi può far diminuire il capitale
intellettuale posseduto dall’azienda. Questo dimostra che il vantaggio competitivo da
esso derivante non è acquisito dall’impresa in via definitiva ma va sempre alimentato
con attenzione. Infine il patrimonio intangibile di un’impresa può essere deliberatamente
e continuamente aumentato (“Incrementabilità”) a vantaggio dell’impresa stessa10.
Definizione e classificazione degli intangibili specifici
Sulla definizione, sulla classificazione degli intangibili specifici si sono confrontate,
almeno negli ultimi venticinque anni, diverse linee di pensiero.
Secondo la tesi formulata da G. Brugger11, all’intangibile specifico vanno richieste due
caratteristiche:
•
deve essere all’origine di costi a utilità differita nel tempo;
•
deve essere trasferibile, cedibile a terzi, sia pure a certe condizioni e talvolta
congiuntamente ad altri beni materiali e immateriali;
•
deve essere misurabile nel suo valore separatamente dal contesto aziendale di
appartenenza.
Brugger ha raggruppato i beni oggettivamente definiti dalla compresenza delle tre
caratteristiche nelle due aree: marketing e tecnologia. In base al criterio della
dominanza, sarà il peso rivestito rispettivamente dal marketing o dalla tecnologia a
determinare l’appartenenza dell’intangible all’una o all’altra categoria.
Appare innovativo il requisito della trasferibilità, da intendere nel senso che l’intangibile
10
11
M. Doria, Intangible assets come driver per la creazione di valore, MD/Venezia, 24.08.2004, pp.8-9.
G. Brugger, La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia, in Finanza, Marketing e
Produzione, 1989,n.1, pp. 33-40 ; L. Guatri e M. Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, Egea, 2005,
cap.6.
11
specifico possa essere ceduto estraendolo dal contesto di impresa. Il requisito della
trasferibilità risponde sul piano logico ad un’esigenza rilevante ai fini dell’individuazione
e classificazione degli intangibili e protegge dal rischio di sovrapposizione e di
duplicazione delle risorse.
12
Principi IAS (International Accounting Standards)
Per ottenere la qualifica di intangibile specifico, secondo i principi IAS, un bene non
monetario privo di sostanza fisica deve soddisfare due condizioni contemporaneamente:
•
separabilità del bene: deve essere autonomamente trasferibile (separabile)
rispetto al complesso aziendale e quindi oggetto di potenziale cessione o
trasferimento come singolo;
•
identificabilità del bene: deve derivare da diritti contrattuali o da altri diritti legali,
indipendentemente dalla possibilità di trasferire autonomamente il medesimo.
La definizione assunta dagli IAS ha però una limitazione rilevante: riguarda solo gli
intangibili acquisiti per i quali l’impresa abbia pagato un prezzo negoziato tra parti
indipendenti.
13
L’Intellectual Property
La Proprietà Intellettuale è generata dagli asset intangibili che possono essere protetti
legalmente e fa riferimento all’area del diritto che si interessa principalmente della
protezione e valorizzazione delle molteplici forme di ”innovazione”.
All’interno della grande famiglia della Proprietà Intellettuale ci sono istituti giuridici che
mirano ad offrire una qualche forma di tutela agli innovatori:
•
chi innova mediante l’invenzione di nuove soluzioni a problemi tecnici potrà
proteggere il proprio sforzo attraverso il brevetto;
•
chi innova mediante l’ideazione di forme estetiche di pregio potrà tutelarsi grazie
all’istituto dei modelli del disegno industriale;
•
chi innova mediante la creazione di segni distintivi potrà validamente registrare
uno o più marchi;
•
chi innova mediante la realizzazione di opere dell’ingegno di carattere creativo
troverà tutela nel diritto di autore.
La cosiddetta Proprietà Industriale può legittimamente considerarsi un sottoinsieme
della Proprietà Intellettuale, nel quale ci si interessa principalmente della protezione e
valorizzazione delle invenzioni nei vari campi della tecnica, dei modelli industriali
(miglioramenti tecnici e funzionali dei prodotti o delle loro forme estetiche), dei marchi
commerciali che contraddistinguono i prodotti e i servizi agli occhi dei consumatori.
14
Disciplina legale del marchio
Il marchio di impresa è un diritto esclusivo di utilizzare un particolare segno per
contraddistinguere determinati prodotti o servizi. Il titolare di un marchio registrato può
impedire a terzi di usare quel particolare segno distintivo nella commercializzazione di
prodotti/ servizi identici o simili.
L’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 precisa
che: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi
di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese”.
Il modo più efficace per proteggere il segno distintivo di un’impresa è la registrazione del
marchio. Si parla di marchio registrato in presenza di un segno di cui sia stata
domandata e ottenuta la registrazione come marchio di impresa presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
Ogni persona fisica e giuridica può diventare titolare di un marchio purché si proponga di
utilizzarlo direttamente o tramite terzi che impieghino il segno con il suo consenso. Un
marchio può avere anche più di un titolare, ovvero più richiedenti (sia imprese, sia
privati) possono depositare insieme una domanda di registrazione, di regola tutti i
richiedenti sono proprietari in parti uguali.
Al contrario quando un segno, pur senza essere stato registrato come marchio di
impresa, viene concretamente usato per contraddistinguere i prodotti/servizi e diviene
noto presso il pubblico come il segno distintivo dell’offerta si ha il cosiddetto marchio di
fatto: l’imprenditore può così vantare sull’uso del marchio di fatto un diritto
espressamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico. Il valore del marchio di
fatto è estremamente legato alla sua notorietà presso il pubblico come segno distintivo
dei prodotti/servizi di un certo imprenditore e direttamente proporzionale all’estensione
territoriale di tale notorietà.
15
Il marchio, in genere, non è valido per tutti i prodotti e i servizi di un’azienda, ma
protegge solamente le merci ed i servizi richiesti in fase di domanda e per i quali è stata
concessa la tutela da parte dell’ufficio competente. Per la definizione dei prodotti e dei
servizi da includere nella domanda di registrazione, il richiedente può fare riferimento
alla cosiddetta “Classificazione di Nizza”. In questa “classificazione internazionale dei
beni e dei servizi”, che viene rielaborata ogni cinque anni, sono stati raggruppati tutti i
prodotti e i servizi possibili ed immaginabili in un totale di 45 “classi”. Le classi dal
numero 01 al 35 comprendono i prodotti in generale, mentre le classi da 36 a 45 fanno
riferimento alle offerte di servizi12.
All’atto della domanda di registrazione del marchio si devono valutare accuratamente i
prodotti e servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, nel presente e in futuro. Qualora si
intendesse estendere la tutela di un marchio registrato ad ulteriori prodotti e/o servizi,
sarà necessario depositare una nuova domanda di registrazione di marchio per i
prodotti/ servizi da aggiungere. Una limitazione successiva delle classi per le quali è
stata depositata la richiesta è invece sempre possibile, poiché il titolare del marchio in
tal modo “limita” i suoi diritti e non mira ad un’estensione dei medesimi.
La legge sui marchi prevede inoltre un onere d’uso del marchio per tutti i prodotti e/o
servizi; il marchio deve essere oggetto di “uso effettivo” in commercio per tutti i prodotti
e servizi menzionati, al fine di mantenere validi i diritti su di essi.
Il marchio è un bene dotato di valore economico, nel caso in cui il titolare del marchio si
spogli del suo diritto e lo trasferisca ad altri si parla di cessione ( il cedente trasferisce la
proprietà del marchio al cessionario). In passato il diritto di marchio poteva essere
ceduto solo congiuntamente all’azienda o al suo particolare ramo. Dal 1992 tale limite
non esiste più, il marchio può essere trasferito anche indipendentemente dall’azienda.
12
http://www.uibm.gov.it/it/pubblicazioni/marchi.pdf
16
La funzione socioeconomica del marchio
Il consumatore che compra un prodotto con un certo marchio opera prima di tutto una
scelta commerciale e razionale, potendo distinguere il prodotto appena scelto da quelli
della concorrenza. Il consumatore tende a bilanciare in un’ottica di costi-benefici
l’esborso economico necessario per acquistare un prodotto con le caratteristiche
tecnico-estetiche dello stesso; tale valutazione è semplificata dalla presenza del marchio
che evita al consumatore stesso di dover ripetere l’analisi delle caratteristiche tecnicoestetiche quando si trova dinanzi merci dello stesso produttore. Consentendo alle
imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, i
marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome
dell’impresa, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione dei
prodotti agli occhi del consumatore.
Il consumatore grazie al marchio riconosce i
prodotti che incorporano certe caratteristiche qualitative e viene riconosciuto dalla
comunità come portatore delle medesime caratteristiche di stile e di personalità. E’
attraverso questo processo che un’impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri
clienti. Una fiducia che è fondamentale per l’acquisizione di quote di mercato,
l'incremento delle vendite e il rafforzamento della propria immagine. Spesso il
consumatore sviluppa un attaccamento affettivo nei confronti di certi marchi, sulla base
delle qualità o caratteristiche intrinseche dei prodotti contrassegnati da tali marchi.
Inoltre i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e
miglioramento della qualità dei prodotti perché è vitale che i prodotti contrassegnati da
un certo marchio mantengano un’immagine positiva.
Inoltre un marchio affermato permette al titolare un maggior spazio di manovra nella
politica dei prezzi: più un marchio è conosciuto e maggiore è la capacità di evidenziare
l’unicità del prodotto e/o servizio rispetto alla concorrenza, tanto più sarà flessibile
l’azienda nel fissare i prezzi. In questo senso il marchio rappresenta per l’impresa un
enorme valore patrimoniale.13
13
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.5.
17
I requisiti sostanziali di un marchio
Un marchio, per poter essere registrato, deve possedere alcuni requisiti essenziali: la
novità, la capacità distintiva e la liceità.
Un marchio è nuovo quando è diverso dai marchi e dai segni distintivi già esistenti, sia
marchi di fatto che marchi registrati e soddisfa i seguenti requisiti:
•
deve essere diverso da segni già preusati da altri con notorietà generale (marchi
di fatto altrui) per prodotti/servizi identici o affini;
•
deve essere diverso da segni già registrati da altri come marchio di impresa per
prodotti/servizi identici o affini;
•
non può consistere esclusivamente in segni di uso comune nel linguaggio
corrente o negli usi costanti del commercio.
Se un marchio precedentemente registrato è scaduto (i marchi vanno rinnovati ogni 10
anni) da almeno 2 anni o se il marchio anteriore registrato è decaduto per non uso, il
marchio, pur identico o simile, sarà nuovo e quindi valido.
Il marchio registrato celebre, detto anche marchio che gode di rinomanza, come il
marchio di fatto celebre, viene tutelato con riferimento a tutti i prodotti/servizi, anche
quelli non affini a quelli per i quali è stato registrato, quando il suo uso da parte di terzi
comporterebbe un indebito vantaggio per costoro o un pregiudizio per il legittimo titolare.
La valutazione del requisito della novità del marchio varia anche in funzione della
notorietà presso il pubblico dei segni precedentemente usati da altri.
Un marchio inizialmente carente di novità può divenire in un secondo tempo
perfettamente
valido
e
difendibile.
Si
tratta
del
fenomeno
della
cosiddetta
“convalidazione” del marchio che si configura quando il titolare di un marchio anteriore
registrato, o preusato, tollera per 5 anni consecutivi l’uso di un marchio registrato
posteriormente uguale o simile al proprio, in tal caso il titolare del marchio anteriore non
può più opporsi all’uso del marchio successivo e chiederne la nullità, salvo che il
deposito del marchio posteriore sia avvenuto in malafede. I due marchi pertanto
18
coesisteranno sul mercato.
Il Codice dei Diritti della Proprietà Industriale stabilisce che “non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e in
particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
La mancanza del requisito della capacità distintiva (definita anche come originalità) può
determinare due ordini di conseguenze: se essa precede il momento della registrazione,
può tradursi nel rifiuto della concessione della registrazione stessa; se invece è
successiva
a
tale
momento,
può
determinare
il
fenomeno
della
cosiddetta
volgarizzazione del marchio. Questa indica la circostanza per la quale un segno
distintivo validamente costituito, perda in seguito la propria idoneità ad identificare
prodotti o servizi specifici a causa di mutamenti economico-sociali che hanno
determinato la trasformazione del segno in una denominazione generica, in tal caso il
marchio decade per volgarizzazione. Inoltre il marchio non può essere dichiarato o
considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il
segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne é stato fatto, ha acquistato
carattere distintivo (secondary meaning).
Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto
esclusivo di terzi. La recettività del marchio può essere intrinseca e originaria
(sanzionata con nullità, marchio è nullo fin dall’inizio) oppure sopravvenuta per effetto
dell’uso del marchio (sanzionata con decadenza), nel secondo caso il marchio
validamente registrato decade se diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo
19
o del contesto in cui viene utilizzato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
La ricerca sui marchi
Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio si dovrebbe eseguire
un’apposita ricerca di anteriorità sui marchi, la quale assicura che il segno non sia già
esistente ed aiuta ad evitare conflitti con marchi già registrati.
Dal momento che l’UIBM non esamina la sussistenza del requisito della novità, i titolari
di un marchio registrato devono verificare per proprio conto che il loro ambito di tutela
non venga violato da nuove registrazioni e, nell’eventualità, si devono difendere da
eventuali imitazioni. La ricerca può essere realizzata direttamente dal richiedente
consultando delle banche dati online gratuite messe a disposizione dell’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM), dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e
dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). La ricerca può
essere effettuata anche consultando banche dati a pagamento che consentono di fare
ricerche per similitudine e offrono una possibilità ulteriore di risposta. La complessità del
lavoro di ricerca fa sì che il titolare del marchio si rivolga ad un professionista iscritto
all’Albo dei Consulenti in Marchi, in grado di svolgere correttamente la speciale
procedura. La ricerca marchi viene condotta tra marchi identici, simili e similari,
depositati o registrati in Italia, a livello Comunitario, e a livello Internazionale con validità
in Italia. Tale ricerca offre un quadro completo dello stato del marchio e consente di
poter decidere se procedere o meno alla registrazione, o se convenga apportare
modifiche al nome prescelto. Anche per un deposito di marchio italiano, è consigliabile
effettuare una ricerca non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i marchi
comunitari e i marchi internazionali che hanno efficacia in Italia. È importante ricordare
che la ricerca di anteriorità permette di ridurre, ma non di eliminare completamente, il
rischio di depositare un marchio già precedentemente protetto da terzi14.
14
M. Baccan, Marchio nazionale, comunitario e internazionale, CCIAA Milano, 2007, cap.1.
20
Il Marchio Registrato: marchio nazionale, marchio comunitario e marchio internazionale
Si parla di marchio registrato in presenza di un segno di cui sia stata domandata e
ottenuta la registrazione come marchio d’impresa presso l’ufficio nazionale competente,
(in Italia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito;
la registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato per periodi decennali per lo
stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi ovvero
per una parte dei prodotti o dei servizi coperti dalla precedente registrazione, purché la
domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, venga presentata entro i
dodici mesi precedenti alla scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al
mese di scadenza con l’applicazione di una sopratassa.
I costi da affrontare dalla domanda fino alla registrazione di un marchio variano a
seconda del numero delle classi di prodotti e di servizi per i quali è richiesta la tutela del
marchio. I costi dipendono anche in misura considerevole dal numero di paesi per i quali
si desidera ottenere la protezione.
La legislazione in materia di marchi attribuisce al titolare di un marchio registrato un
cosiddetto diritto d’uso positivo, il soggetto titolare può usare il marchio esclusivamente
nella sua attività commerciale ed applicarlo sui suoi prodotti e/o servizi per i quali ha
ottenuto la tutela. Inoltre dispone di un diritto di veto negativo, il titolare ha il diritto di
vietare ai suoi concorrenti l’uso di una denominazione identica o comunque molto simile
per tutti i prodotti e/o servizi, per i quali il suo marchio è tutelato. In tal modo il titolare del
marchio può far valere i suoi diritti inibitori, di risarcimento e di riscatto nei confronti di
terzi che abbiano utilizzato illecitamente e senza il suo assenso il marchio registrato.15
Il titolare del marchio può inoltre sollevare opposizione nei confronti di marchi più recenti
in fase di domanda e/o registrazione e che si prestano a generare confusione, al fine di
poter contrastare un eventuale indebolimento del proprio marchio.
I diritti esclusivi sul marchio sono acquisiti con la registrazione; tuttavia, poiché la legge
stessa prevede che gli effetti della registrazione decorrano dalla data di deposito della
15
S. Vieider, I. Lantschner e A. Franzoi, Vademecum Marchi, CCIAA Bolzano, 2009, cap.1.
21
domanda, anche il titolare di una domanda di marchio pendente, non ancora registrato,
può invocare la tutela che la legge accorda al proprietario del marchio registrato. In tal
caso, affinché l’azione possa essere accolta, è necessario che il marchio sia concesso,
prima della definizione del relativo giudizio16.
Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o da parte di terzi,
con il suo consenso, per i prodotti o servizi per cui è stato registrato. Se entro 5 anni
dalla data di registrazione non c’è l’uso oppure se l’uso viene interrotto per un periodo di
5 anni il marchio decade.
Il marchio è un diritto di protezione limitato geograficamente. La sua validità si estende
ai paesi per i quali è stata fatta richiesta di registrazione. Esistono tre procedure di
registrazione: la domanda per marchio nazionale, la domanda per marchio comunitario
e la domanda per marchio internazionale. La tutela conferita ad un marchio iscritto nel
registro italiano (marchio nazionale) si estende a tutto il territorio italiano.
Sulla base della registrazione nazionale, la protezione può essere però estesa ad altri
Paesi nei quali è previsto l’uso di tale marchio.
La Convenzione di Unione di Parigi del 1883 stabilisce che chiunque depositi in un
qualsiasi Paese aderente alla Convenzione una domanda di registrazione di un
marchio, ha diritto, per un periodo di 6 mesi dalla data del primo deposito, a depositare
in qualsiasi momento corrispondenti domande di marchio in altri Paesi della
Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla
data del primo deposito rivendicando il cosiddetto diritto di priorità.
Il marchio comunitario, introdotto dal 1996, rappresenta un vero e proprio marchio con
efficacia sovranazionale valido sull’intero territorio dell’Unione Europea ( in 27 Paesi). Il
marchio comunitario ha carattere unitario, non è pertanto possibile limitare la portata
geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Tale marchio consente di ottenere
una protezione su tutto il territorio della Unione Europea con una sola procedura di
registrazione presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di
Alicante, a costi estremamente inferiori rispetto a quelli necessari per ottenere le
16
M. Aprà, M. Caramelli, F. D’Angelo, S. Lazzarotto, G. G. Masciopinto, C. Rolando, A. Romeo, M. Ravasenga, L.
Zellada, Creare e innovare consapevolmente, CCIAA Torino, 2009, cap.3.
22
registrazioni in tutti gli stati della Unione Europea. Dopo ogni successivo allargamento
dell’Unione europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata
domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la
necessità di sbrigare formalità o di pagare una tassa.
Per registrare un marchio comunitario è necessario pagare la tassa di deposito e
registrazione della domanda il cui importo è di 900 euro per il deposito elettronico (efiling) o 1050 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo.
Nell’uno o nell’altro caso, se la domanda si riferisce a più di tre classi di prodotti e
servizi, è dovuta una tassa di 150 euro per ogni classe aggiuntiva.
Il marchio comunitario offe una serie di vantaggi rispetto ad una gestione del marchio
nazione per nazione: il marchio si ottiene con un’unica domanda e un’unica procedura,
la gestione del marchio è semplificata, i criteri e i requisiti di validità e utilizzo sono
uguali in tutti gli stati e la decadenza del marchio per non uso effettivo nella Comunità
entro 5 anni dalla registrazione può essere impedita anche utilizzandolo in un solo
stato17. Il limite sostanziale del marchio comunitario è dato invece dal suo carattere di
unitarietà, a causa del quale un’eventuale contestazione alla validità del marchio
derivante da opposizione dei terzi in base anche solo ad un diritto anteriore in uno dei
Paesi designati, se ritenuta fondata, porta al conseguente rifiuto del marchio comunitario
nel suo complesso18. La tutela di tale marchio è di 10 anni rinnovabili per periodi di 10
anni.
La Convenzione di Madrid, stipulata nel 1891, ha creato un sistema per il deposito di
marchi internazionali retto dall'Accordo di Madrid (1891) e dal Protocollo di Madrid
(1989). Tale sistema è amministrato dall‘OMPI di Ginevra, in Svizzera.
Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda
unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra gli 84 aderenti all’Unione
di Madrid, costituita sia dai Paesi aderenti all’Accordo (56), sia quelli aderenti al
Protocollo (78).
17
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.5.
18
M. Aprà, M. Caramelli, F. D’Angelo, S. Lazzarotto, G. G. Masciopinto, C. Rolando, A. Romeo, M. Ravasenga, L.
Zellada, Creare e innovare consapevolmente, CCIAA Torino, 2009, cap.3.
23
Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere titolari o aver
depositato domanda di registrazione per un marchio nazionale identico in uno dei Paesi
aderenti al sistema ( marchio nazionale di base).
La registrazione internazionale del marchio non porta ad ottenere un marchio avente
efficacia internazionale o sovranazionale e rappresenta una procedura semplificata di
deposito che permette di presentare un’unica domanda presso l’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Industriale tramite l’amministrazione competente del Paese di
Origine invece che procedere alla presentazione di tante domande di marchio quanti i
Paesi di interesse. Il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri
contraenti, oppure deve avere in tali Paesi il domicilio o una stabile organizzazione
industriale e/o commerciale, seria ed effettiva.
Il sistema di Madrid, quindi, pone capo ad un fascio di marchi nazionali, ciascuno
sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale. Il marchio internazionale ha una
durata di 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato indefinitamente per
ulteriori periodi di 10 anni. Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai
procedimenti di esame di tutti i paesi nei quali è richiesta la tutela. Se in uno o più paesi
dovesse sussistere un motivo di impedimento, ad esempio l’esistenza di marchi con
efficacia anteriore, la richiesta sarà respinta e il richiedente sarà informato dei diritti di
protezione contrastanti. Indipendentemente da ciò, il marchio internazionale resta valido
negli altri paesi scelti.
24
Disciplina legale di un brevetto
L’invenzione che la legge non definisce direttamente può essere generalmente intesa
come una soluzione nuova e innovativa in risposta ad un problema tecnico. L’essenza
della invenzione non sta nell’oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua
utilità pratica, nella funzione che l’oggetto assolve. Possono costituire un’invenzione un
metodo, una macchina, uno strumento, un dispositivo meccanico e un prodotto
industriale (invenzione di prodotto) oppure un metodo/processo di lavorazione
industriale, l’applicazione tecnica di un principio scientifico e una tecnica di realizzazione
di un servizio (invenzione di processo), purché essa dia immediati risultati industriali.
Affinché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed
inventiva.
Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito
un monopolio per lo sfruttamento di un’invenzione limitato nel tempo e relativo ad un
territorio. In cambio dello sfruttamento in esclusiva di un’invenzione, il titolare svela e
descrive l’invenzione, garantendone l’acquisizione al patrimonio tecnologico della
collettività19. Il monopolio limitato nel tempo ha lo scopo di assicurare al titolare la
redditività del suo investimento. Allo scadere di questo periodo l’invenzione, resa
pubblica, diventa un bene collettivo, poiché chiunque la può sfruttare commercialmente.
L’ordinamento giuridico indica che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni
nuove, che implicano attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione
industriale.
Il brevetto è valido per un periodo massimo di 20 anni che decorrono dalla data di
deposito. Il limite ventennale dell’esclusiva brevettuale è improrogabile e non è
ammesso il rinnovo del brevetto, scaduto il termine ventennale la legge ritiene ormai
compensato lo sforzo inventivo e ritiene acquisita l’invenzione alla libera disponibilità
della collettività.
In Italia si può concedere un Certificato di Protezione Complementare, questo è il caso
di brevetti
19
su prodotti farmaceutici
e prodotti fitosanitari
in cui
vi
è una
http://www.uibm.gov.it/it/pubblicazioni/brevetti.pdf
25
commercializzazione ritardata dovuta al tempo necessario ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio da parte delle competenti autorità governative. Il Certificato
di Protezione Complementare ha, però, una durata limitata e non può superare i 5 anni.
Chiunque può richiedere una domanda di brevetto: una compagnia pubblica, un'azienda
privata, un'agenzia governativa, un ricercatore universitario o un inventore privato
cittadino.
In seguito al fatto storico dell’invenzione, l’autore ha due diversi diritti: quello di essere
riconosciuto autore dell’invenzione (il diritto morale sull’invenzione) e quello di brevettare
l’invenzione medesima (da cui, dopo la brevettazione, scaturirà il diritto sul brevetto). Il
primo è strettamente personale, non è trasmissibile in alcun modo e non ha valore
economico; il secondo concerne lo sfruttamento economico dell’invenzione ed è
cedibile.
Un brevetto dà al suo titolare il diritto di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale
dell’invenzione in esso descritta, salvo l’esplicito consenso del titolare, per tutta la durata
della protezione limitatamente ad uno o più Stati definiti in sede di domanda.
Al titolare viene quindi concesso un “diritto di veto”, il quale però è limitato nel tempo e
territorialmente. Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, al titolare
dello stesso è richiesto di divulgare l’invenzione al pubblico, dopo 18 mesi dalla data di
deposito,
mediante
una
dettagliata,
accurata
e
completa
descrizione
scritta
dell’invenzione contenuta nella domanda di brevetto.
Nel caso in cui la procedura di concessione si concluda positivamente, l’Ufficio brevetti
concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione. Il tempo necessario
affinché l’UIBM conceda un brevetto è variabile ma, in generale, occorrono circa 2/3
anni.
Per il deposito, l’esame e la concessione e il mantenimento in vita dei diritti di protezione
sono previste delle tasse da versare al rispettivo ufficio. I costi per la prima registrazione
dipendono in buona parte dal numero di paesi ed in quali paesi si richiede la protezione
dei diritti di proprietà industriale. La tassa per il mantenimento in vita, che è dovuta dal
26
quinto anno, è annuale ed aumenta con il procedere degli anni20. Se le tasse di
mantenimento superano il vantaggio economico ricavato, l’inventore potrà rinunciare al
diritto di protezione semplicemente non versando più le stesse. In questo modo si libera
la disciplina tecnica, che potrà essere utilizzata da chiunque21.
Una classificazione permette di suddividere le tecnologie brevettate in unità facilmente
gestibili. La classificazione internazionale IPC (International Patent Classification) è un
sistema introdotto per ottenere una classificazione internazionale uniforme dei
documenti brevettuali. La classificazione IPC, gestita dall’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI) nasce per avere un efficace strumento per la ricerca di
documenti brevettuali, per stabilire la novità e l’attività inventiva delle domande di
brevetto. La classificazione può essere utilizzata anche come strumento per investigare
lo stato dell’arte in certi campi tecnologici. Ogni 5 anni questo sistema di classificazione
viene adattato allo sviluppo tecnologico ed
aggiornato di
conseguenza.
La
Classificazione è suddivisa nelle seguenti suddivisioni: 8 sezioni, 20 sottosezioni, 120
classi, 628 sottoclassi e più di 69,000 gruppi (dei quali circa il 10% è costituito da gruppi
principali, mentre il resto sa sottogruppi). Ciascuna delle 8 sezioni ha un titolo ed un
simbolo. Il titolo consiste in una o più parole, ed il simbolo consiste in una lettera
maiuscola dell'alfabeto. Le sezioni sono le seguenti:
A Fabbisogni umani
B Esecuzione di operazioni; Trasporto
C Chimica; Metallurgia
D Prodotti tessili; Carta
E Costruzioni immobili
F Ingegneria meccanica; Illuminazione; Riscaldamento; Armi; Esplosivi
G Fisica
H Energia elettrica
20
21
S. Vieider, I. Lantschner, A. Franzoi, Vademecum brevetti, CCIAA Bolzano, 2007, pp.16.
M. Baccan. Vademecum brevetti, CCIAA Milano, 2007, pp.11.
27
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende
più invenzioni, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un
termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per
le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della
domanda primitiva. La ragione di questa norma è dovuta al fatto che è necessario
pagare una tassa di deposito per ogni invenzione e che è necessario classificare
l’invenzione ed individuare lo stato della tecnica pertinente.
I requisiti sostanziali di un brevetto
Per poter ottenere la protezione brevettuale, un’invenzione deve soddisfare un certo
numero di requisiti. In particolare è necessario che l’invenzione:
•
sia nuova (requisito della novità);
•
implichi un’attività inventiva (requisito dell’originalità);
•
possa avere una applicazione industriale.
Tali requisiti possono essere più agevolmente compresi attraverso l’analisi di ciò che è
stato già brevettato da altri nel settore tecnico di interesse, il cosiddetto “stato della
tecnica”.
Secondo il Codice della Proprietà Industriale un’invenzione è nuova quando al momento
del deposito della domanda di brevetto non rientra nello stato della tecnica. Al requisito
di novità non solo posti limiti temporali o territoriali: lo stato della tecnica è costituito da
tutte le pubblicazioni tecniche e tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in
qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto,
mediante una trascrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; la
novità richiesta è quindi da intendere in senso assoluto. Pertanto possono essere
brevettate solamente quelle invenzioni che sono oggettivamente nuove e non
28
generalmente conosciute. La novità si riferisce all'invenzione in quanto tale. Non nuoce
quindi il fatto che una o tutte le caratteristiche dell'invenzione siano di per sé già
conosciute; pertanto la combinazione di esse nel dispositivo o processo concreto può
essere inedita. Innanzitutto l’inventore dovrà tenere assolutamente segreta la sua
innovazione fino alla consegna della domanda di brevetto all’ufficio brevetti. In secondo
luogo, prima di depositare un brevetto o di sviluppare una nuova tecnologia è
consigliabile informarsi sullo stato attuale della tecnica. Una ricerca sullo stato della
tecnica attuale attraverso delle banche dati offre due vantaggi: prima di tutto si possono
risparmiare i costi di domanda o evitare violazioni di brevetti semplicemente verificando
se l’innovazione è già stata attuata, anche solo in parte, da terzi. In caso affermativo si
potranno almeno evitare delle spese. In secondo luogo si deve tenere presente che è
sempre possibile ricavare altre idee per la propria invenzione dalle domande presentate
da altri richiedenti. L’invenzione è ritenuta accessibile al pubblico quando al momento
del deposito della domanda di brevetto esistono anteriorità o predivulgazioni
dell’invenzione medesima. Si parla di anteriorità distruttive della novità di un brevetto
quando, alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata, sia già stata
pubblicata, in Italia o all’estero e per la medesima invenzione, una domanda di brevetto
coincidente. L’esigenza di non incorrere nella contraddizione di concedere due diritti di
sfruttamento esclusivo sulla medesima invenzione impone di considerare anteriorità
anche le domande non ancora pubblicate di brevetti italiani, brevetti europei o brevetti
internazionali che comprendono l’Italia. Costituisce inoltre un’anteriorità ostativa della
concessione di un brevetto, l’uso che altri abbiano già fatto dell’invenzione al momento
del deposito della domanda: si tratta del cosiddetto preuso dell’invenzione che
impedisce la brevettazione dell’invenzione solo nella misura in cui l’abbia resa
conoscibile alla collettività22. La predivulgazione consiste nel fatto dell’inventore o di un
terzo che, prima del deposito della domanda di brevetto, portino l’invenzione a
conoscenza del pubblico: questa situazione si verifica di solito quando l’inventore
descrive il suo ritrovato in articoli giornalistici, conferenze, colloqui privati. È considerata
22
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.2.
29
accessibile al pubblico anche l’invenzione che sia comunicata dall’inventore a persone
non obbligate a mantenere il segreto, quando queste siano in grado di comprendere
quanto gli è comunicato o, almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità.
Un’invenzione presenta, invece, il requisito dell’originalità (cosiddetta “attività inventiva”)
quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione che
l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui
l’invenzione attiene. Questo perché la legge vuole che l’idea non solo sia nuova, ma
anche che rappresenti un’apprezzabile progresso tecnico rispetto alla situazione tecnica
precedente. Il giudizio di originalità tende ad accertare se un tecnico medio (italiano) del
ramo al quale l’invenzione attiene avrebbe senza sforzo raggiunto la medesima
soluzione al problema tecnico in considerazione23. Per analizzare l'originalità l'Ufficio
Europeo dei Brevetti applica il cosiddetto problem solution approach che comprende le
fasi seguenti:
•
determinazione dello stato della tecnica che più si avvicina all'invenzione oggetto
del brevetto (closest prior art);
•
verificare se vi sono differenze tra l’invenzione oggetto di brevetto e la tecnica
nota più simile (se non viene individuata alcuna differenza l’invenzione non è
nuova);
•
definizione del problema tecnico oggettivo alla base dell'invenzione oggetto del
brevetto;
•
stabilire se l'invenzione risolve effettivamente il problema tecnico e se risulta
ovvia all'esperto nel settore partendo dallo stato della tecnica con l’eventuale
combinazione di più documenti sulla base del problema tecnico definito in
precedenza24.
Un’invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il trovato può
23
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.2.
24
M. Baccan, Brevetti per invenzione e per modello di utilità, CCIAA Milano, 2007 cap.2.
30
essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi campo industriale (inclusa l’agricoltura).
L’applicazione industriale non implica fabbricabilità in serie, ma deve essere garantita la
ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati
costanti, il concetto industriale designa una attività continuativa, indipendente e a scopo
di lucro. Possono quindi costituire oggetto di invenzione:
• un metodo o processo di lavorazione industriale (es: settore chimico, biologico);
• una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico;
• un prodotto o un risultato industriale;
• l’applicazione tecnica di un principio scientifico.
Sono esclusi dalla tutela del brevetto, a causa della mancata applicabilità industriale,
solo le invenzioni che hanno un mero interesse teorico e non sono utilizzabili in modo
pratico in un esercizio commerciale.
Infine un’invenzione è ritenuta illecita dalla legge e pertanto non brevettabile, quando la
sua attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
La protezione
internazionale
brevettuale:
brevetto
nazionale,
brevetto
europeo
e
brevetto
Il brevetto per invenzione industriale viene rilasciato a seguito di un procedimento
amministrativo svolto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attivato da una domanda
proposta dall’interessato legittimato a presentarla. La data di deposito è di fondamentale
importanza ai fini della valutazione della novità dell’invenzione nonché di eventuali diritti
di priorità. Il deposito della domanda di brevetto risolve il conflitto tra più inventori che
31
siano eventualmente giunti al medesimo ritrovato: il brevetto spetterà non al primo che è
materialmente giunto all’invenzione, ma il primo che ha depositato la domanda, vale
quindi il principio “first to file”. Una eccezione alla procedura di cui sopra si ha negli Stati
Uniti d’America dove vige il principio del “first to invent”, secondo cui nel caso di richieste
di brevetti simili depositati, il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e
realizzato l’invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la
domanda di brevetto; per poter dimostrare l’autenticità dell’invenzione affermando di
essere stati i “primi ad inventare” è fondamentale esibire i relativi registri di laboratorio,
debitamente aggiornati, firmati e datati, i quali in caso di contenzioso con altri interessati,
potrebbero essere utilizzati come prova per stabilirne l’autenticità.
In Italia la domanda al momento del deposito rimane segreta, solo dopo 18 mesi verrà
pubblicata e sarà accessibile al pubblico.
A partire dal 1° luglio 2008 le domande di brevetto per invenzione industriale presentate
in Italia, che non rivendicano la priorità di precedenti depositi all'estero, vengono
sottoposte all'esame di novità da parte dell'EPO, che rilascerà un rapporto di ricerca e
un'opinione scritta. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Ufficio Europeo dei
Brevetti la richiesta del rapporto di ricerca e l'EPO redige il rapporto di ricerca entro nove
mesi dalla data medesima. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2008, oltre alla prevista
documentazione, deve essere allegata alla domanda di invenzione anche la traduzione
in inglese delle rivendicazioni. In assenza di tale traduzione deve essere versato un
diritto di € 200.
Essendo i brevetti diritti territoriali, l’invenzione è protetta unicamente in quei Paesi ed in
quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui tali brevetti sono stati
concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un determinato Paese, la
vostra invenzione in quel territorio potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta
da chiunque.
Chi intende acquisire un’esclusiva brevettuale sull’invenzione in una pluralità di Stati,
può certamente depositare una domanda di brevetto nazionale in ciascuno dei Paesi
desiderati.
Il diritto di priorità è un istituto giuridico che trova la propria ragion d’essere nella
32
coesistenza di una pluralità di sistemi brevettuali: sistemi brevettuali nazionali, il brevetto
europeo e il brevetto internazionale. Il problema pratico cui ovvia il diritto di priorità è
quello della salvaguardia della novità dell’invenzione. Nel caso in cui si desideri ottenere
il brevetto in più Stati, il richiedente sarebbe costretto a depositare le varie domande
nazionali nello stesso giorno: infatti per le domande depositate il giorno successivo
l’invenzione non sarebbe più nuova, in quanto già appartenente allo stato della tecnica.
Per ovviare a questo inconveniente pratico, la Convenzione di Parigi ha previsto il diritto
di priorità. La Convenzione di Parigi stabilisce che chiunque depositi in un qualsiasi
Paese aderente alla Convenzione una domanda di brevetto, ha diritto, per un periodo di
12 mesi dalla data del primo deposito a depositare in qualsiasi momento corrispondenti
domande di brevetto in altri Paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data
effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito.
Dal 2009 per i brevetti di invenzione, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di
priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.
La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo ( European Patent Convention- EPC
1973) consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di
un’unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo
di leggi brevettuali fondamentali. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ogni
Paese contraente in cui è rilasciato, una volta espletata la procedura di convalida
nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli
stessi Stati. La convenzione ha istituito l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), la cui funzione
principale è di concedere brevetti europei per i Paesi aderenti alla convenzione.
Il sistema del brevetto europeo consente di utilizzare una sola procedura per
l’ottenimento dei vari brevetti nazionali, ma non dà luogo ad alcun diritto di privativa
sovranazionale: il richiedente sarà titolare di un fascio di brevetti nazionali, soggetti alle
leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente. Il testo della
Convenzione di Monaco sul brevetto europeo è stato modificato il 29 novembre 2000, la
nuova EPC 2000, entrata in vigore il 13 dicembre 2007 per tutti gli Stati contraenti,
modifica e si sostituisce (salvo casi particolari) alla EPC 1973, la quale rimane in vigore
33
per i brevetti europei già concessi e per le domande di brevetto europeo pendenti in tale
data. La EPC 2000 consentirà una più rapida ed efficace gestione delle domande di
brevetto europeo, favorendo in tal modo la crescita del processo di tutela del patrimonio
innovativo delle aziende, le quali beneficeranno delle modifiche introdotte in termini di
abbattimento dei costi e riduzione dei tempi.
Il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty) è
amministrato dall’OMPI e offre la possibilità, mediante un’unica domanda internazionale,
presentata in uno qualunque degli Stati aderenti al trattato, di designare 142 Paesi in cui
si vuole venga riconosciuto il brevetto25. Il brevetto internazionale, analogamente al
brevetto europeo, non dà luogo ad un diritto di privativa sovranazionale, ma consente ed
agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un’invenzione presso la
quasi totalità dei Paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali. Diversamente,
però, rispetto al brevetto europeo, il brevetto internazionale non unifica la procedura di
brevettazione, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito della domanda di
un brevetto, che potrà poi essere estesa ai Paesi che più interessano.
La procedura consente infatti di allungare i tempi ( fino a 30 mesi dalla data di primo
deposito) per vagliare l’opportunità di affrontare i costi connessi all’estensione in molti
Paesi della domanda di brevetto per invenzione26. I costi per una domanda di brevetto
internazionale sono nettamente superiori a quelli previsti per il brevetto europeo. È
decisivo il numero di Stati nei quali deve essere depositato il brevetto.
La struttura di un brevetto
Un documento brevettuale contiene, in una forma standardizzata, un insieme di
informazioni sullo stato della tecnica, rilevato a livello internazionale, di una determinata
area tecnologica. Più in dettaglio un brevetto è costituito da una prima pagina,
25
26
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, La Tutela della Proprietà Industriale, Ottava edizione - maggio 2009, 33-36.
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.2.
34
contenente le informazioni bibliografiche, quali il titolo dell'invenzione, la data di deposito
della domanda, la data di priorità, il settore della tecnica a cui appartiene, il nome e
l'indirizzo del richiedente e dell'inventore. Può contenere inoltre un riassunto sul
contenuto dettagliato presente nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni.
Le informazioni bibliografiche sono un mezzo fondamentale per l'identificazione, la
localizzazione e il recupero dei documenti brevettuali.
L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché
ogni persona esperta del ramo possa attuarla; la descrizione ha la funzione di poter
divulgare l’invenzione e renderla attuabile, da parte di un esperto del ramo, dopo la
scadenza del termine della privativa. La descrizione è una parte fondamentale della
domanda di brevetto e deve essere strutturata in modo adeguato27.
All’interno della descrizione si possono individuare delle sezioni di testo corrispondenti
a:
•
definizione del campo dell’invenzione (Technical Field);
•
discussione della prior art esistente (Background of the Invention o Known Prior
Art): dalla descrizione dell’arte nota, l’autore della invenzione definisce il
problema tecnico che ha risolto o intende risolvere; vengono tipicamente presi in
considerazione i difetti dell’arte nota che l’invenzione da brevettare dovrebbe
superare;
•
descrizione sintetica dell’invenzione, del problema tecnico che essa risolve e dei
vantaggi conseguiti rispetto alle soluzioni della prior art (Summary of the
Invention);
•
descrizione sintetica dei disegni (Brief Description of the Drawings);
•
descrizione dettagliata dell’invenzione (Detailed Description of the Invention) tale
per cui il problema tecnico e la sua soluzione siano comprensibili; solitamente
per chiarezza espositiva viene descritta la struttura dell’invenzione e quindi le
modalità di funzionamento.
27
Wurzer A.J., Jäger G., Manuale per la ricerca brevettuale, CCIAA Bolzano, 2005, cap.1.
35
I disegni rappresentano il modo più semplice di rappresentare il contenuto tecnico e
sono finalizzati ad una migliore comprensione dell’invenzione. Non tutte le descrizioni di
brevetti contengono disegni.
Le rivendicazioni (claims) definiscono l’ambito di applicazione della protezione legale.
Nelle rivendicazioni vanno indicate le caratteristiche tecniche che distinguono
l’invenzione dall’attuale stato della tecnica e per le quali si richiede la protezione. La
rivendicazione che protegge le caratteristiche tecniche essenziali di un’invenzione è
definita indipendente. Ogni rivendicazione indipendente contiene, quindi, tutte e sole le
limitazioni necessarie per sussistere indipendentemente da altre rivendicazioni e la
portata della protezione sarà tanto più ristretta quante più caratteristiche vengono citate
in tale rivendicazione. Può essere seguita da una o più rivendicazioni, definite
dipendenti, che proteggono aspetti di completamento, implementazioni e varianti. Ogni
rivendicazione dipendente fa quindi riferimento ad una o più rivendicazioni precedenti,
dipendenti e/o indipendenti, limitando ulteriormente l’ambito di protezione.
Ogni rivendicazione dipendente deve anche contenere la stessa designazione
dell'oggetto di quella indipendente preposta.
In generale una rivendicazione è costituita da un preambolo, ove si introduce e si
definisce ciò che è oggetto della rivendicazione e quelle caratteristiche tecniche che
sono necessarie per la definizione dell’oggetto rivendicato ma che sono, in
combinazione, parte dello stato della tecnica , e dalla porzione caratterizzante che
definisce esattamente l’ambito di copertura della rivendicazione.
Le rivendicazioni si intendono formulate "a cascata", nel senso che la prima è quella più
importante che racchiude il nucleo centrale dell
’invenzione, mentre quelle successive
sono delle specificazioni della prima.
Un brevetto può avere più rivendicazioni indipendenti ma devo appartenere tutte alla
stessa invenzione o concetto inventivo. Attraverso le rivendicazioni di un brevetto viene
stabilita l’entità di protezione conferita al titolo. E’ evidente che all’aumentare del numero
delle rivendicazioni,
l’ampiezza della protezione concessa dal brevetto sarà tanto
maggiore ma allo stesso tempo per ciascuna rivendicazione oltre la decima sarà dovuto
un contributo di 45 euro.
36
Poiché si mira ad ottenere un’ampia tutela che copra anche delle varianti d’esecuzione,
le rivendicazioni vengono spesso formulate in modo molto astratto e generico. Solo ciò
che viene citato nelle rivendicazioni del brevetto ottiene la protezione; quindi tutto ciò
che non viene menzionato non ottiene alcuna tutela. È di grande importanza che chi
legge le rivendicazioni possa riconoscere in maniera inequivocabile ciò che viene
protetto dal relativo brevetto: rivendicazioni formulate in modo chiaro e conciso offrono
la migliore garanzia che non sussistano dubbi riguardo all'oggetto protetto28. La
descrizione e gli eventuali disegni vengono consultati soltanto per interpretare le
rivendicazioni.
L'utilizzo dell'informazione brevettuale
L’internazionalizzazione dei mercati e l’enorme trasparenza delle offerte di internet
spingono le imprese sempre di più all’innovazione. Allo stesso tempo i cicli innovativi
diventano sempre più brevi e richiedono grossi sforzi alle imprese nello sviluppo di
prodotti e procedimenti. Negli ultimi dieci anni, in alcuni settori, la durata di vita dei
prodotti si è quasi dimezzata. Le imprese sono costrette a produrre utili sempre più in
minor tempo. I clienti necessitano di soluzioni ad hoc con tempi brevi di sviluppo – un
importante vantaggio concorrenziale per il fornitore medio di tecnologie. La velocità
diventa sempre più un fattore di successo nei confronti della concorrenza, è spesso il
primo offerente di una nuova tecnologia ad appropriarsi del mercato. Diventa quindi di
fondamentale importanza conoscere lo stato internazionale della tecnica e sfruttare le
informazioni per le proprie soluzioni.
Con le informazioni brevettuali non solo si riduce il rischio di investire in tecnologie già
esistenti e pertanto non più tutelabili, ma si sfrutta anche al meglio un fattore
determinante per il successo: la celerità. La bibliografia brevettuale è ritenuta la fonte
28
A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, quarta edizione, Giuffrè editore, 2003, p.307 e seguenti.
37
più importante per le innovazioni grazie alle soluzioni illustrate concretamente, al
continuo aggiornamento ed alla documentazione di sviluppi anche per piccoli
procedimenti. La bibliografia brevettuale è una fonte di informazioni molto veloce e
precoce rispetto allo stadio di sviluppo delle tecnologie rappresentate, dato che le
domande di brevetto vengono in genere pubblicate dagli uffici brevetti entro 18 mesi dal
deposito. L’utilizzo della bibliografia brevettuale non si limita però solo ad aumentare
l’efficienza della propria attività di ricerca e sviluppo, ma è anche un valido sostegno per
la pianificazione strategica di un’azienda e consente di evidenziare le tendenze
tecnologiche esistenti.
Un’informazione tempestiva e regolare in materia di brevetti
preserva soprattutto
dall’investire risorse preziose, quali tempo, energia e denaro, nello sviluppo di invenzioni
che esistono già o che sono già state depositate. L'informazione brevettuale è la più
grande, aggiornata e meglio classificata raccolta di documenti sulle tecnologie più nuove
e innovative. Le informazioni brevettuali servono a :
•
monitorare lo stato dell’arte e l’attività della concorrenza per scoprire se
esistono i presupposti per brevettare un’invenzione;
•
individuare soluzioni a problemi tecnici e opportunità di licenze;
•
evitare duplicazioni di attività di ricerca e sviluppo e violazioni di diritti
brevettuali dei concorrenti;
•
stimolare l’innovazione e lo sviluppo economico, acquisire nuove tecnologie,
sorvegliare le attività innovative di concorrenti.29
NEL
LA LETTERATU
29
M. Piergallini, L’utilizzo delle informazioni brevettuali a sostegno dell’innovazione nelle PMI, LO SFRUTTAMENTO
DEI DIRITTI DI PROPRIETA’INDUSTRIALE DA PARTE DELLE PMI: INNOVAZIONE, VALORIZZAZIONE E
ACCESSO AL CREDITO, Roma, 25 giugno 2009.
38
Online database
Chiunque abbia un accesso a Internet è in grado di accedere a documenti brevettuali
completi contenuti in online databases, gratuiti o a pagamento. L'accesso a queste fonti
brevettuali non è ristretto a livello nazionale, si è quindi in grado di raggiungere i brevetti
di qualsiasi parte del mondo.
Attualmente, molti uffici brevetti nazionali hanno creato dei database gratuiti online
aperti al pubblico. L’Ufficio Brevetti Americano USPTO, analogamente all’Ufficio tedesco
brevetti e marchi ( DPMA) e all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) mette a disposizione
gratuitamente su internet, le proprie pubblicazioni brevettuali. Tali servizi gratuiti operano
bene con ricerche semplici, basate su parole chiave, come il numero di brevetto, il nome
dell'inventore, del richiedente, un estratto del titolo, ma non sono adatti a processare
richieste complesse di tipo approfondito. Uno svantaggio delle banche dati liberamente
accessibili in confronto a quelle commerciali è l’aggiornamento ritardato ed il fatto che
non contengono tutti i documenti brevettuali, soprattutto i brevetti più vecchi spesso non
sono presenti. Ci sono numerose compagnie private che hanno database commerciali.
Tra questi i maggiori sono Derwent, Dialog, STN, Questel Orbit, Delphion. Tali servizi
professionali offrono un valore aggiunto migliorato e sono personalizzabili a seconda
delle richieste particolari degli utenti. Per alcuni è necessario versare una tariffa flat che
scade dopo un determinato periodo di tempo, altri invece richiedono un fee per ogni
brevetto scaricato dal database. Le ricerche possono essere ricondotte nelle seguenti
tipologie:
•
ricerca dello stato dell’arte tecnologico che ha come obiettivo quello di raccogliere
informazioni tecniche su un determinato settore tecnologico o una determinata
tecnologia;
•
ricerca dell’anteriorità o della novità che ha come obiettivo la valutazione dei
requisiti di brevettabilità dell’invenzione prima del deposito della domanda di
brevetto;
•
ricerche per nome di azienda o di inventore con l’obiettivo di sorvegliare ad
39
esempio l’attività brevettuale di aziende concorrenti;
•
ricerche per famiglia brevettuale e per stato legale dei brevetti per mappare le
estensioni all’estero dei brevetti e valutarne lo stato legale30.
esp@cenet
Il servizio internet esp@cenet31 è di proprietà dell’Ufficio Europeo Brevetti (EPO). Vi si
accede
all’indirizzo
http://ep.espacenet.com.
Attualmente,
tramite
esp@cenet,
disponibile da luglio 1998, si possono consultare circa 60 milioni di documenti. Il
database comprende domande di brevetto e brevetti europei, statunitensi e giapponesi.
In genere però la ricerca porta solamente alle rispettive prime pubblicazioni: l’utente,
nelle pubblicazioni degli Uffici Brevetti che pubblicano sia la domanda di brevetto che il
titolo concesso come documenti indipendenti, accederà solamente alla prima
pubblicazione inserita nella banca dati. Fanno eccezione i documenti europei, per i quali
è possibile visionare entrambe le pubblicazioni. Grazie alla mole di documenti ed ai
servizi informativi offerti, esp@cenet è quindi uno dei maggiori mezzi gratuiti di
consultazione della bibliografia brevettuale e rappresenta per l’inventore un bacino di
conoscenza di grandissima utilità. Attraverso questa banca dati si possono effettuare
indagini in diversi campi di ricerca; l’utente può cercare determinati termini in una parte
definita del documento. I dati vengono aggiornati settimanalmente dall’EPO. Per la
ricerca pratica va considerato che gli Uffici Brevetti dei singoli paesi aggiornano i propri
dati inseriti in questo archivio a scadenze differenti. Esp@cenet è stato concepito per il
pubblico
e
non
si
rivolge solamente agli esperti del campo brevettuale. Le
interfacce di ricerca sono semplici e permettono l’accesso a dati bibliografici, testi di
documenti, rapporti di ricerca, disegni, informazioni su famiglie di brevetti e sullo stato
della tecnica32.
30
M. Baccan, Guida per le ricerche brevettuali, CCIAA Milano, 2007, pp.17.
31
http://www.ep.espacenet.com
A. J. Wurzer, G. Jäger, Manuale per la ricerca brevettuale, CCIAA Bolzano, 2005, cap.3.
32
40
Le licenze di brevetti e di marchi
Per essere competitiva, innovativa e per migliorare la propria posizione sul mercato,
un'azienda moderna deve individuare e gestire al meglio il suo capitale intellettuale.
La proprietà intellettuale è di fatto considerata la moneta dell’economia della
conoscenza, con un mercato del licensing dei brevetti e del know-how che nel 2002 ha
superato i 150 miliardi di dollari, pari all’11% dei profitti di tutte le aziende quotate nel
mondo33.
La concessione di una licenza è un’opzione che promette il successo ogniqualvolta vi
siano altre aziende sul mercato capaci di trarre dall’invenzione un utile di gran lunga
maggiore o dei proventi supplementari, rispetto a quanto sarebbe in grado di fare il
titolare stesso. Il contratto di licenza è il fondamento giuridico della concessione di
licenza che nell’oggetto del contratto regolamenta i diritti e i doveri delle parti contraenti
della negoziazione. È necessario definire con molta attenzione l’oggetto del contratto. A
puro titolo esemplificativo si deve chiarire in che cosa consiste esattamente l’oggetto; se
e quali diritti di brevetto rientrano; se e quali diritti di marchio rientrano; che cosa si
intende per know-how, qualora ne si preveda trasferimento, che cosa contiene
esattamente e con che modalità viene trasferito; quale territorio copre la licenza;
l’eventuale programma di trasferimento del contenuto della licenza. La durata del
contratto di licenza è determinata soprattutto dalla durata del brevetto, che è alla base
dell’accordo; per via del progresso tecnologico, delle mutazioni delle esigenze del
mercato o a causa delle soluzioni elusive dei concorrenti un brevetto solo in rarissimi
casi viene sfruttato economicamente per la durata massima di 20 anni.
Con il contratto di cessione, invece, il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto
relativo ad una data tecnologia o ad un dato marchio, perdendone la proprietà a favore
del cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo.
Le cessioni e le licenze di asset intangibili formano oggetto di trascrizione presso
33
P.A. Biga, Il management strategico-finanziario della Proprietà Intellettuale, ICM Advisors, 2004, pp.2.
41
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, mediante la trascrizione, tali atti sono resi opponibili
ai terzi che abbiano acquistato diritti incompatibili sul medesimo asset per effetto di atti
che siano stati trascritti in data posteriore.
Le licenze di brevetto
Esistono diversi tipi di licenze: il caso più semplice è la licenza unica in cui un solo
licenziatario, unitamente al licenziante, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata; la
licenza esclusiva in cui il licenziante concede al licenziatario il diritto di fabbricare e di
vendere il prodotto e si impegna a non fabbricare e a non vendere il prodotto oggetto di
licenza, direttamente o tramite la concessione di licenze a terzi, in questo modo il
licenziatario è l'unico soggetto autorizzato, in un determinato territorio e per una durata
stabilita, a sfruttare tale invenzione. In caso di violazione dei diritti di tutela il licenziatario
ha la possibilità di imporre il proprio diritto di veto e di chiedere un risarcimento danni;
con una licenza non esclusiva invece i licenziatari ed il licenziante hanno il diritto di
utilizzare la tecnologia brevettata. Il licenziante mantiene la facoltà dell’uso proprio e ha
inoltre il diritto di concedere ulteriori licenze, il licenziante potrà sfruttare il brevetto nel
territorio del licenziatario sia direttamente sia tramite la concessione di licenze a terzi. La
facoltà e l'obbligo di procedere contro terzi in caso di violazione dei diritti di protezione
resta a carico del licenziante.
Presupposti per il successo nella concessione di licenze
La probabilità di concludere con successo un accordo di licenza, nella pratica, viene
incrementata notevolmente dai seguenti fattori:
42
•
forza della protezione brevettuale. Un brevetto viene classificato forte se durante
la procedura di domanda ha superato con successo obiezioni e azioni di
annullamento da parte di terzi. Questa validità giuridica ha una valenza positiva
nelle contrattazioni per le licenze;
•
spettro di impiego della tecnologia. L’applicabilità di una tecnologia in diversi
settori ha un effetto positivo sulla probabilità e sul successo di sfruttamento del
brevetto. I diversi settori di impiego della tecnologia di base rendono più ampio da
un lato il target di licenziatari interessati e dall’altro la quantità di possibili mercati
di destinazione e di opzioni di sfruttamento;
•
possibilità di internazionalizzazione dell’invenzione. Attraverso una grande
famiglia di brevetti o brevettando l’invenzione in diversi paesi si ha la possibilità di
trovare ulteriori partner di licenza. In questo modo si può realizzare una
commercializzazione a tappeto e si possono contattare licenziatari provenienti da
diverse regioni.34
Situazione Internazionale e Italiana
Gli Stati Uniti sono leader nel commercio di beni intangibili.
Annualmente l'associazione mondiale delle aziende di licensing e merchandising (LIMA)
pubblica i dati di fatturato generati dal licensing sul mercato americano e le stime
relative ad alcuni paesi europei. I dati pubblicati nel corso del 2007 fanno riferimento agli
anni precedenti 2005 e 2006, in cui si è assistito ad un incremento del volume di affari
delle licenze da $5952 ML (2005) a $6040 ML (2006). Da questi dati si nota che il
mercato americano è cresciuto tra il 2005 e il 2006 dell'1,5%. La stima relativa all'anno
2006 per quanto riguarda il mercato europeo mostra un valore, aggregato per tutte le
34
A. J. Wurzer, G. Jager, W. Fischer, Strategia e valorizzazione di brevetti, CCIAA Bolzano, 2009, pp.55-56.
43
categorie di licensing, pari a 1.460 milioni di dollari, si può quindi evidenziare che il
mercato europeo vale circa ¼ del mercato americano.
Per quanto riguarda i valori relativi a tutte le categorie del licensing la stima dei vari
paesi europei mostra in prima posizione il Regno Unito con un 28%, seguito dalla
Germania con il 24% e dalla Francia con il 20%; in Italia il fenomeno mostra un impatto
del 12%.
Il mercato italiano del licensing vale circa 175 milioni di dollari.
La situazione italiana non è confortante sia in termini di investimenti in R&D che di
produzione di brevetti. Essa è caratterizzata da una struttura industriale composta da
pochi grandi gruppi industriali e da un tessuto di aziende medio - piccole, che hanno una
forte capacità di innovazione, ma non sono in grado di sfruttarla pienamente. Più del
44
99% delle imprese italiane ha meno di cinquanta addetti e per ovvie ragioni di
dimensioni, cultura, finanziamenti svolge solo il 3,2% della ricerca e sviluppo. Solo il 510% dei prodotti italiani è ad alta intensità di ricerca. Tutto ciò si riflette sulla richiesta
italiana di brevetti. In Italia lo stock di brevetti è modesto ed è presidiato da aziende non
residenti35.
Il Licensing-out
Il licensing-out consiste nella concessione di licenze di brevetto allo scopo di procurare
all'impresa un reddito aggiuntivo, che integra il reddito derivante dalla fabbricazione e
dalla vendita dei prodotti. Per un “licensing-out” di una tecnologia, si analizza
l'informazione brevettuale per scoprire: chi possono essere i possibili prospect,
potenziali acquirenti, interessati; che valore effettivo abbia la propria tecnologia per
preparare un offerta attraente e, nel caso in cui la tecnologia oggetto di licenza sia una
tecnologia chiave nel businness dell'azienda, capire se può trasformarsi in un ostacolo
alla produzione una volta passata di mano a un terzo.
Vantaggi e svantaggi
I vantaggi connessi al cedere tecnologia sostanzialmente sono:
•
35
ingresso nel mercato più rapido. Il titolare del brevetto può ottenere un accesso al
P.A. Biga, Il management strategico-finanziario della Proprietà Intellettuale, ICM Advisors, 2004, pp.3.
45
mercato più rapido utilizzando le capacità produttive e l’infrastruttura di
distribuzione del suo licenziatario. E’ possibile quindi allargare notevolmente il
mercato del prodotto sotto licenza sfruttando sia i canali di vendita del
licenziatario, sia la sua abilità di intravedere e introdurre eventuali nuovi usi del
prodotto sotto licenza. In questo modo il titolare del brevetto ha la possibilità in
tempi brevi di generare dei proventi dal diritto di proprietà industriale e di sfruttare
al meglio la durata della tutela, o della vita del prodotto, limitata nel tempo;
•
miglioramento della liquidità. I ricavi delle licenze rafforzano la liquidità del titolare
del brevetto. Questo fatto è importante per la valutazione dell’impresa e per un
miglior credit rating. I redditi derivanti dai ricavi delle licenze conducono ad un più
rapido ammortamento delle spese di sviluppo affrontate, particolarmente
importante quando i cicli di vita del prodotto si accorciano. Inoltre contribuiscono
alla copertura delle spese correnti di un brevetto;
•
delocalizzazione della produzione. Una concessione di licenza rappresenta in un
certo senso una delocalizzazione della produzione. Se per esempio in caso di
forte domanda il proprio volume di produzione non è sufficiente, l’azienda non è
costretta ad aumentare rapidamente la capacità produttiva per poter rifornire il
mercato. In questo modo la struttura dei costi dell’azienda migliora, si può
incrementare l’utile e rendere più difficile l’ingresso nel mercato a possibili
concorrenti. Rinunciando a sfruttare direttamente l’invenzione si possono
utilizzare le risorse preziose dell’impresa per la fabbricazione di altri prodotti,
talvolta con più ampi margini di guadagno;
•
strategia di tutela. La concessione di licenze favorisce la difesa dei propri diritti di
proprietà industriale. Il licenziante non si deve più preoccupare di eventuali
violazioni di brevetto da parte dei licenziatari nel caso di licenza esclusiva;
•
sviluppo commerciale e tecnologico delle proprie attività. Consente al licenziante
46
un ritorno economico aggiuntivo per gli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e
la messa a punto della tecnologia; consente al licenziante di accrescere le
prospettive di sviluppo della tecnologia stessa riducendo i costi di ricerca dal
momento che il licenziatario apporterà perfezionamenti alla tecnologia utilizzata e
il licenziante potrà ottenere dal licenziatario licenze sui brevetti di sensibile
importanza commerciale o su eventuali futuri brevetti relativi a perfezionamenti
apportati alle tecnologie del licenziante.
Inoltre non sempre è utile tenere inattivi brevetti in settori che non costituiscono il cuore
delle attività dell’azienda: in questo caso è meglio attivarsi per contattare potenziali
acquirenti e non disdegnare di cedere in licenza anche ad un concorrente un brevetto
che si tiene nel cassetto, che comunque genera dei costi nel corso della sua esistenza.
Gli svantaggi connessi al cedere tecnologia sostanzialmente sono:
•
la perdita di una posizione di monopolio come acquisita in un certo ambito
territoriale, ciò in particolar modo qualora la propria tecnologia abbia permesso di
creare un supporto protettivo mediante brevetti e/o marchi;
•
esclusione dalla possibilità di sfruttare l’innovazione nel caso di una licenza
esclusiva;
•
la perdita di una posizione di privilegio come ottenuta in un certo campo della
tecnica, se la propria tecnologia è stata tenuta segreta;
•
la possibilità di ritrovare sul proprio mercato i prodotti del licenziatario in
concorrenza con i propri;
•
le spese di protezione della propria tecnologia attraverso gli istituti di brevetto e la
politica brevettuale conseguente che, in tal caso, non può riguardare solo i Paesi
di maggior interesse;
•
il pericolo che avvengano fughe di notizie in relazione al proprio know-how già in
47
fase di trattativa, pericolo che gli accordi o patti di segretezza solo parzialmente
delimitano;
•
il pericolo di non trovare un partner con cui instaurare un rapporto di tipo
fiduciario.
Un aspetto cruciale del licensing, nel caso in cui il contratto di licenza di brevetto sia
concluso tra imprese produttrici, consiste nel rischio per il licenziante di creare un
concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente. Dando in licenza un brevetto si
corre il rischio di offrire una preziosa risorsa di vantaggio ad imprese potenzialmente
concorrenti. Tra l’altro è piuttosto frequente che la concessione di licenze avvenga tra
imprese concorrenti perché le rispettive tecnologie presentano le maggiori affinità e
possono essere più facilmente adattate alle esigenze dell'impresa ricevente la
tecnologia.
48
Secondo l’ingegnere Roberto Dini di Sisvel spa, l’unica società italiana specializzata nel
licensing delle privative brevettuali, in particolare di quelle attinenti all’elettronica di
consumo, i brevetti sono una risorsa preziosa da proteggere e valorizzare per finanziare
nuova innovazione, mediante un approccio innovativo nel quale tali asset protetti
legalmente possono diventare oggetto di licenza o di cessione, liberando nuove risorse
economiche e finanziarie. Infatti essi permettono la creazione di un circolo virtuoso, qui
rappresentato graficamente, in base al quale i risultati della ricerca, protetti con i brevetti
e valorizzati economicamente con le licenze possono produrre un reddito atto a
finanziarla in maniera continuativa. Gli investimenti in ricerca e sviluppo dimostrano
come un’accorta azione di licensing abbia contribuito a sostenere gli investimenti in
R&D e come questi investimenti siano serviti a migliorare la qualità dei prodotti messi
sul mercato dalle imprese. Le attività di ricerca e sviluppo stanno diventando sempre più
costose e per questo motivo è diventato estremamente importante sfruttare i diritti
derivanti dalla proprietà intellettuale. I ricavi derivanti dalle royalty per l’utilizzo di un
determinato brevetto possono infatti essere reinvestiti all’interno di un’azienda e
possono finanziare nuova ricerca36. Tutto parte dalla ricerca e ad essa ritorna in
investimenti che permettono di rendere sempre migliori i frutti della stessa.
Nel 2008, per il secondo anno consecutivo, il tasso di crescita degli investimenti in R&S
delle imprese europee ha superato, come mostrato nel Quadro di valutazione 2009 degli
investimenti in Ricerca & Sviluppo elaborato dall’UE, quello delle imprese americane (+
8,1% europeo contro +5,7% degli USA); quanto alle imprese giapponesi, l'Unione
Europea ha segnato tassi di crescita superiori per il quarto anno di fila. Investire in R&S
è indispensabile per rimanere competitivi nell'economia mondiale; il commissario
europeo per la Ricerca Janez Potočnik ha così commentato: "È la strategia migliore per
uscire più forti della crisi37."
36
Convey srl, Codice della Proprietà Industriale e Regolamento di attuazione , Guida Italia Oggi, 20-22 marzo 2010,
cap.3.
37
R. Dini, 10 anni di valorizzazione dell’innovazione protetta, cosa è stato fatto e cosa si poteva fare, TUTELA DEL
MADE IN ITALY FRA PASSATO E FUTURO Bilancio e prospettive della Proprietà Industriale, Torino, 22/03/2010.
49
Il Licensing-in
Con il termine licensing-in si intende l’acquisizione del diritto da parte di una azienda ad
utilizzare per un certo periodo di tempo tecnologie brevettate.
Nei moderni sistemi industriali non è pensabile che un'impresa persegua una politica
autarchica di sviluppo tecnologico.
Nel caso siano presenti sul mercato nuove tecnologie, l'impresa ha la necessità di
acquisirle per integrare le proprie conoscenze e raggiungere alti livelli di competitività.
Talvolta avviene che l’impresa detenga già alcune conoscenze al proprio interno ma non
sia in grado di utilizzarle nell'attività produttiva perché l’uso è impedito dall'esistenza di
un brevetto di terzi. Questa è la ragione per la quale si opta per il "licensing-in", cioè per
l'acquisizione di tecnologia dall'esterno. Mentre ci si prepara ad un “licensing-in” di una
tecnologia, analizzando il brevetto occorre considerare innanzitutto se la tecnologia in
questione è di dominio pubblico nel mercato target a causa della sua non protezione,
scadenza, non pagamento del fee di mantenimento o dell'invalidazione del brevetto in
un processo; bisogna inoltre capire se c'è la possibilità che un terzo avvii contro il patent
owner una procedura legale per “infringement” (violazione del diritto di proprietà) e
chieda un conseguente risarcimento e infine se la tecnologia sia sopravvalutata o
sottovalutata comparandola con altre tecnologie equivalenti.
Vantaggi e svantaggi
L’acquisto di una licenza sostanzialmente comporta i seguenti vantaggi:
• la possibilità di accedere a nuove tecnologie in tempi più contenuti e con un
risparmio nei costi di ricerca e sviluppo;
• la riduzione dei pericoli insiti in una ricerca condotta in proprio;
• l'induzione di un nuovo metodo di pensare ed operare tra i propri collaboratori e
quindi, in genere, una loro crescita;
50
• la possibilità di entrare in nuovi campi in tempi molto brevi;
• i minori investimenti;
• la preventiva valutazione del rischio.
L’acquisto può essere svantaggioso per i seguenti fattori:
• il costo degli adattamenti del proprio ambiente alle necessità della tecnologia
acquisita e viceversa;
• le eventuali limitazioni imposte dal licenziante;
• l’implicita rinuncia a creare una propria struttura di ricerca e di sviluppo e quindi
un perdurare di sudditanza tecnologica;
• l’eventuale obbligo di trasmettere la propria esperienza al licenziante e quindi la
consequenziale posizione di subordinazione;
• l’eventuale onere del mantenimento e/o della difesa dei diritti acquisiti;
• onere del compenso da pagare al licenziante;
• la propria debolezza contrattuale ed organizzativa38.
La situazione in cui le conoscenze necessarie per condurre ulteriori attività di ricerca
sono vincolate da un grande numero di brevetti di proprietà di diverse imprese può
essere un fattore svantaggioso per il licensing-in; i costi di transazione per contrattare e
coordinare tutte le licenze esistenti sono proibitivi, come risulta dai contratti di licenza
che non arrivano a perfezionarsi. Un altro problema è costituito dai fasci di brevetti: per
commercializzare efficacemente una nuova tecnologia, una società deve farsi largo
attraverso un fitto intreccio di diritti di proprietà intellettuale sovrapposti. In tale
situazione, la proliferazione di brevetti, quali ad esempio i brevetti sui geni, rende
necessaria la negoziazione di una moltitudine di licenze, che incrementano così i costi di
38
L. Bosotti, G. Jacobacci, I brevetti: la valorizzazione dell’innovazione d’impresa, ETASLIBRI, 1993, cap. 5
51
transazione ad un livello in cui diventano socialmente inefficienti. Sebbene le imprese
siano portatrici di un interesse economico individuale nella concessione di licenze, i
potenziali licenziatari non dispongono delle somme necessarie per pagarne i relativi
costi complessivi. Ciò comporta, in ultima analisi, che sia i licenzianti che i licenziatari
sono ostacolati nello svolgimento delle proprie attività di sviluppo e di innovazione nel
settore della tecnologia brevettata39.
A causa del vasto numero di brevetti richiesti ai giorni nostri e della tendenza di
richiedere brevetti multipli per proteggere una singola invenzione, si sono sviluppati
problemi di stallo. Questa situazione è caratterizzata dal fatto che un singolo prodotto
può potenzialmente infrangere diversi diritti altrui sul brevetto. L'esistenza di tale
imponente quantità di brevetti incrementa il costo complessivo delle licenze.
L'accumulazione dei canoni produce inoltre un effetto negativo sugli ulteriori investimenti
per lo sviluppo e l'innovazione. Questa situazione può scoraggiare e sviare la ricerca, e
far diminuire lo sviluppo di prodotti e di procedimenti a beneficio della collettività.
Sebbene i problemi evidenziati non assumano un particolare rilievo dal punto di vista
pratico, è importante essere consapevoli della loro esistenza e discuterne le adeguate
misure preventive. Una buona politica di Proprietà Intellettuale non si misura con il
maggior numero di concessioni di diritti di proprietà intellettuale. Il criterio a cui si ispira
la concessione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere la qualità. Una bassa
qualità dei brevetti può portare ad una riduzione degli investimenti ed ad un calo delle
vendite delle invenzioni. Può far rallentare il progresso nelle tecnologie cumulative ed
incrementare il livello della frammentazione dei diritti. I brevetti non necessari, che
possono dar vita all'accumulo dei canoni ed altri problemi, creano difficoltà per la società
e devono essere proibiti. Una corretta e rigorosa applicazione dei criteri di brevettazione
aiuta a ridurre i rischi ed incrementa la qualità dei brevetti. Il sistema brevettuale come
delineato oggi non ha bisogno di una riorganizzazione integrale se non piuttosto di
proseguire in un processo di perfezionamento sulla base delle disposizioni esistenti.
Strumenti a sostengo del sistema quali i "patent pools" e le licenze incrociate possono
39
N. Thumm, I brevetti di protezione ed i loro effetti sulla ricerca scientifica: dati dall'industria Biotecnologica, IPR
Helpdesk, Settembre - Ottobre 2005 n.23, pp. 2-3.
52
facilitare la riduzione dei costi di transazione ed impedire il fenomeno dell'accumulo di
brevetti. Le licenze incrociate costituiscono uno strumento potenzialmente efficiente per
ridurre i costi di esecuzione.
Il Cross-Licensing
E' uno scambio tra due aziende che si licenziano a vicenda uno o più brevetti, cosa che
conferisce a tali aziende un’ampia libertà di azione produttiva e commerciale, senza
alcuna paura di essere accusati di violare i diritti brevettuali dell’altro soggetto. A tutte le
parti contraenti è concesso l’utilizzo e lo sfruttamento dei brevetti in comune. In qualche
caso può accadere che l'impresa possegga già le conoscenze al proprio interno, ma non
le possa utilizzare nell'attività produttiva perché l'uso è impedito dall'esistenza di un
brevetto di terzi. Questo fenomeno si esaspera in presenza di imprese di grandi
dimensioni che possiedono ingenti portafogli di brevetti: 500, 1.000, 1.500 brevetti.
Patrimoni brevettuali e tecnologici di tali dimensioni rappresentano per le altre imprese
concorrenti nel medesimo settore un rischio evidente di incorrere in violazione di uno o
più di questi brevetti. Talvolta, quando in un settore ci sono più imprese che si trovano in
questa situazione, per evitare conflitti brevettuali si tende a concedersi reciprocamente
licenze, il cosiddetto cross-licensing. Uno dei casi più famosi di utilizzo della stessa è
l’accordo da 16 miliardi di dollari stipulato fra Dell e Ibm, che permise ad entrambe di
colmare significative lacune nei relativi business. Dell ottenne accesso a componenti per
pc brevettati da Ibm, mentre quest’ultima ottenne il permesso all’utilizzo dei sistemi di
gestione dell’attività di vendita diretta con produzione sulla base degli ordini.
53
I Patent Pools
Un patent pool è un portafoglio di brevetti essenziali per implementare uno standard
posseduti da diverse società. Lo scopo di ogni patent pool è di facilitare il licensing di tali
brevetti essenziali attraverso un “one-stop-shop patent licensing”, invece di dover
acquisire separatamente le singole licenze relative a tutti i brevetti necessari ad una
determinata tecnologia. La gestione di un patent pool fa convergere in un'unica licenza il
diritto di utilizzare più brevetti consentendo quindi un notevole risparmio di costi a
beneficio anche dei consumatori. Il patent pool garantisce certezza sul livello di
royalties. Il patent pool assicura condizioni uniformi e non discriminatorie di licenza
tramite un amministratore indipendente40. Sisvel spa ha un ruolo di facilitatore per la
creazione di patent pools tra i quali spiccano il DVB-H ( visione della tv sui telefonini) e il
CDMA 2000 ( concorrente fuori Europa dell’UMTS, tecnologia di telefonia mobile di terza
generazione).
I patent pools:
•
diminuiscono il rischio che “blocking patents” impediscano l'ingresso nel mercato
di riferimento;
•
favoriscono la libera concorrenza e supportano lo sviluppo economico e
tecnologico del mercato;
•
offrono un'unica royalty di entità ragionevole ( che, come comprovato da diverse
teorie economiche, è inferiore alla somma complessiva di tutte le royalties
negoziate singolarmente);
•
40
riducono l'accumularsi di royalty ( “royalty stacking”);
Convey srl, La tutela della Proprietà Intellettuale in 12 paesi del Nord e Sud America e dell’Africa mediterranea,
Guida Italia Oggi, 14 aprile 2009, pp.54.
54
•
abbattono i costi per i proprietari di brevetti e per i licenziatari attraverso l'utilizzo
di una efficiente piattaforma amministrativa.
I patent pools permettono di far convergere in una sola autorizzazione la licenza di tutti i
brevetti necessari per l’impiego di una determinata tecnologia. In questo modo viene
enormemente facilitato lo sviluppo tecnologico e ridotto enormemente l’esborso
economico delle aziende produttive che, in alcuni casi, si trovano a dover spendere in
licenze molto di più che nella produzione. Quanto agli aspetti negativi che derivano
dalla costituzione del pool: nel caso di condivisione di brevetti futuri, il pool riduce la
possibilità che i membri investano maggiormente in R&S; può determinare un aumento
dei prezzi del prodotto elaborato e l’esclusione di terzi dal mercato del prodotto
provocando un deterioramento della concorrenza e il rischio di collusione dovuta alla
fissazione di prezzi.
Le licenze di Marchio
Le licenze di marchio hanno per oggetto la concessione al licenziatario del diritto di
godimento temporaneo del marchio, senza che il titolare si privi della proprietà del
segno. Nel contratto di licenza di marchio il licenziante concede al licenziatario il diritto di
contrassegnare con il marchio prodotti/servizi appartenenti allo stesso genere
merceologico di quelli fabbricati o commercializzati dal licenziante medesimo. Il contratto
di licenza può essere limitato su base locale: le limitazioni territoriali possono essere a
carico del licenziante, del licenziatario o reciproche. La licenza è uno strumento
estremamente elastico, in grado di soddisfare pressoché ogni esigenza del titolare del
marchio e/ o di chi vuole essere legittimato ad usare il marchio altrui: questa infatti può
essere o meno esclusiva, parziale, nazionale o locale. L’elasticità con la quale si può
disporre del marchio con contratti di licenza rende il marchio un bene particolarmente
sfruttabile e ne accresce il valore quale capitale a disposizione dell’impresa.
In Italia è ammessa sia la licenza di marchio esclusiva che quella non esclusiva ma in
55
tale secondo caso il licenziatario deve usare il marchio solo per prodotti/servizi identici a
quelli corrispondenti commercializzati dal licenziante (e dagli altri licenziatari); l’obbligo
del licenziatario viene assunto verso il licenziante e dunque si tratta di un obbligo di
natura contrattuale, il cui rispetto può essere preteso solo dal licenziante.
La licenza è esclusiva quando viene concesso al licenziatario il diritto di essere il solo a
poter legittimamente utilizzare il marchio per determinati prodotti e/o in un determinato
ambito territoriale: né il titolare del marchio, né altri licenziatari, potranno per tutto il
periodo di validità della licenza utilizzare il marchio nel territorio della licenza e/o per i
medesimi prodotti/servizi. Nel contratto di licenza il licenziante può obbligare il
licenziatario a rispettare le regole da lui dettate relativamente all’uso del marchio. Il
licenziatario si impegna a pagare un’indennità per la licenza a lui concessa.
Nel caso di licenza parziale/semplice sul marchio si può consentire ad altri di utilizzare il
marchio solo per alcuni dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato, quindi il
licenziante può concedere la licenza a più licenziatari e inoltre il titolare può continuare
ad usare il marchio anche per conto proprio. Questa pratica è alla base del
merchandising, tramite il quale si sfrutta la notorietà e la capacità attrattiva di un segno,
usandolo per contraddistinguere prodotti/ servizi che nulla hanno a che fare con quelli
per cui viene usato dal titolare. Ecco perché molti imprenditori registrano il proprio
marchio per prodotti/ servizi anche molto diversi da quelli per cui hanno intenzione di
utilizzarlo direttamente: quando tale marchio avrà acquistato una certa capacità
attrattiva, i titolari potranno sfruttarlo per questi altri prodotti/ servizi concedendo licenze
parziali ad altri imprenditori del settore41.
41
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Italia Oggi, 14-15 marzo 2006, cap.5
56
Tipologie di pagamento nei contratti di licenza
I contratti di licenza di marchi o brevetti prevedono tipologie di pagamento molto varie:
•
pagamenti forfettari (lump-sum), una cifra fissa pagata in un'unica soluzione,
oppure in due o tre rate entro un determinato tempo indipendente dalla capacità
produttiva e di vendita del licenziatario;
•
pagamenti di royalties commisurate al risultato economico ottenuto dal
licenziatario, in percentuale, ad esempio, del fatturato o del fatturato netto
(importo fisso per unità di prodotto) o, ancora, degli utili. Le royalties hanno il
difetto di dipendere dall'efficienza del licenziatario. Può pertanto accadere che il
licenziante, pur in possesso di una tecnologia importante, non tragga adeguati
proventi dalla licenza perché il licenziatario non si rivela in grado di valorizzare
adeguatamente la tecnologia;
•
pagamenti misti, utilizzati normalmente abbinando alle royalties un pagamento
lump-sum, oppure abbinando alle royalties un pagamento di royalties minime che
garantiscano un reddito minimo indipendente dalla capacità produttiva e di
vendita del licenziatario.
Nei contratti di licenza il licenziante generalmente è remunerato mediante pagamenti
forfettari e/o attraverso la riscossione periodica di royalties.
57
Il valore della Proprietà Industriale
Quando si parla del valore di un asset bisogna definire con precisione il concetto di
”valore”. Ovviamente il creatore di un attività inventiva è fiero della sua prestazione
tecnico/creativa e per questo motivo attribuirà alla sua invenzione/marchio un valore
elevato. Alcuni studi empirici attestano che solo una parte molto esigua dei titoli di
proprietà industriale esistenti al mondo hanno effettivamente un grande valore
commerciale.
Il valore di un brevetto
I brevetti rappresentano dei beni di investimento immateriale all’interno dell’azienda. Il
valore commerciale di un bene consiste nel futuro vantaggio o beneficio commerciale
che ne può trarre il titolare. Nel caso del brevetto il valore si deduce dalla somma di tutti
i futuri pagamenti previsti a favore del titolare del brevetto. Un brevetto non è origine di
reddito, solo per il fatto di possederlo, ma costituisce per il suo proprietario quasi
esclusivamente un costo all’inizio della sua vita e tale può rimanere se il suo titolare non
è in grado di attuare una strategia volta a valorizzarlo economicamente. E’ necessario
convincersi che solo investendo nella proprietà industriale si può ottenere un reddito
significativo da essa. Comincia ad essere evidente l’impatto della proprietà industriale
non solo sulla ricchezza complessiva dell’azienda ma anche sulla capacità della stessa
di produrre reddito nel breve periodo. Affinché un diritto di proprietà industriale acquisti
valore, deve essere sfruttato. Uno sfruttamento presuppone un brevetto eccellente dal
punto di vista qualitativo e una richiesta del mercato per il prodotto o procedimento
tutelato dal brevetto. In questo caso si parla di “potenziale economico” di un brevetto. Il
fatturato che potenzialmente può essere raggiunto cedendo il prodotto brevettato o il
prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato, è un fattore fondamentale
per la stimarne il valore. Mentre le piccole imprese spesso hanno delle possibilità di
distribuzione geograficamente limitate, le grandi aziende presenti a livello globale
58
possono assorbire un maggior potenziale di vendita. E’ evidente pertanto che il valore di
un brevetto non può essere determinato indipendentemente dalla sua realizzazione.
Dipende invece dalle possibilità del titolare, che nel caso concreto sfrutta tale diritto di
proprietà industriale.
Il successo della valorizzazione di un brevetto dipende da tre fattori relativamente
indipendenti:
•
la tecnologia e/o l’ambiente tecnologico a cui appartiene l’invenzione, i quali
stanno alla base del successo nella commercializzazione. Un’invenzione ottiene
un valore piuttosto elevato se la tecnologia è considerata interessante e
avveniristica e fa sperare in tassi di crescita elevati. Poiché ogni tecnologia ha
una vita limitata prima di essere sostituita da una nuova, il momento in cui è stata
realizzata l’invenzione ha un effetto decisivo sulla durata di utilizzo e sul valore
del brevetto;
•
il portafoglio di diritti di proprietà industriale. I brevetti vanno sempre considerati
anche nell’ottica della sinergia con gli altri diritti di proprietà industriale all’interno
di un’azienda e con la loro diffusione territoriale, anche a confronto con altre
aziende dello stesso settore. Fondamentalmente un portafoglio di diritti di
proprietà industriale ben “armonizzato” è un fattore di valorizzazione: un prodotto
brevettato con un marchio forte ed un buon design tutelato consegue maggiori
probabilità di commercializzazione;
•
la situazione dei mercati che possono essere raggiunti con i prodotti tutelati. Il
potenziale di mercato, ovvero il fatturato potenziale su un singolo mercato, la
crescita del mercato ma anche la quota di valore che l’invenzione apporta al
prodotto e quindi al fatturato sono fattori determinanti42.
42
A. J. Wurzer, G. Jager, W. Fischer, Strategia e valorizzazione di brevetti, CCIAA Bolzano, 2009, cap.5.
59
Fonte R. Masetti Bugnion Spa
Strategie di mercato e concorrenziali
Il diritto di esclusività, insito nel brevetto, può rivelarsi fondamentale per le imprese al
fine di ottenere vantaggi e guadagni in un mercato competitivo, rischioso e dinamico.
Un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo per prevenire oppure inibire a
terzi l’uso commerciale dell’invenzione brevettata, riducendo allo stesso tempo fattori
quali l’incertezza, il rischio e la competitività causati dai contraffattori. Se l’azienda è
titolare di un brevetto per un’invenzione, la stessa potrà escludere dal mercato, con
riferimento a quella determinata invenzione, eventuali aziende concorrenti. Ciò farà sì
che tale impresa acquisisca una posizione dominante nel relativo mercato. Un buon
portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli
azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione
e capacità tecnologica dell’azienda e può contribuire ad accrescere l’immagine positiva
dell’azienda.
60
Un brevetto ha una sua funzione nel settore delle strategie di mercato e della
concorrenza. Le aziende devono mettere in atto strategie che sfruttino i brevetti del loro
portafoglio per migliorare la loro posizione competitiva, prendendo in considerazione
fattori di politica aziendale industriale e commerciale, elementi di carattere legale e di
carattere tecnico-scientifico. È importante che chi gestisce un’azienda sia in grado di
prendere decisioni strategiche che tengano conto della proprietà industriale dell’azienda.
In sostanza, una buona strategia di gestione brevettuale riflette una adeguata
conoscenza delle tendenze a lungo termine del mercato, dei propri vantaggi competitivi
attuali e previsti, delle informazioni sui prodotti attuali e futuri, dei propri siti di
produzione e di distribuzione e di quelli dei concorrenti. Una commercializzazione è
bene applicata quando sfrutta il supporto dei vantaggi competitivi di una azienda. Una
azienda che investe in innovazione e la protegge si garantisce capacità e risorse
superiori con posizioni commerciali vantaggiose con effetti di maggiore soddisfazione
dei clienti, maggiore lealtà, maggiore quota di mercato e maggior profitto. Alcuni criteri
che si possono dare allo scopo di generare valore dal proprio portafoglio brevettuale è
quello di attuare una politica di cessione o scambio di licenze con altre aziende. I
brevetti possono essere usati in una Joint Venture, un accordo di collaborazione con cui
due o più imprese, mantenendo la propria indipendenza giuridica, necessitano di
collaborare per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale e che
vede l'utilizzo sinergico delle risorse delle singole imprese ed una equa suddivisione dei
rischi43. I soci di cooperazione ottengono delle libertà di azione in nuovi settori
tecnologici, poiché all'interno della cooperazione non esistono violazioni reciproche dei
diritti di tutela.
Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima
invenzione ed anche ridurre le possibilità di violare i diritti dei terzi al momento della
commercializzazione dei prodotti. L’utilizzo improprio e non autorizzato di un’invenzione
brevettabile e la sua applicazione industriale al di fuori delle norme e del rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale sono illeciti che, oltre a danneggiare l’inventore ed il
43
M. De Grandis e F. Paganelli, Guida pratica per impostare una strategia brevettuale, IPI, 2006, pp.15-16.
61
titolare di un brevetto, mettono a repentaglio l’intero sistema degli investimenti in ricerca
e sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese.
I rischi per chi trascura i brevetti: caso Polaroid/Kodak
Il caso forse più clamoroso riguarda quello che ha visto su opposte sponde Kodak e
Polaroid. Una storia cominciata nei primi anni ’60, quando la piccola Polaroid (al tempo
10% del fatturato di Kodak) deteneva sette brevetti per la fotografia istantanea, allora un
mercato solo promettente. La ricerca di Kodak non aveva allora raggiunto grandi risultati
ma quando, alla fine degli anni ’60, il mercato della fotografia istantanea era dominato
da Polaroid e rappresentava ormai il 15%, fu chiaro che essere presenti in quel mercato
da protagonisti sarebbe diventato vitale. Kodak varò un ambizioso piano di ricerca che
portò a soluzioni che avevano forte similitudine con i brevetti Polaroid: nel ’76 il
management decise di lanciare la sua nuova gamma di prodotti istantanei. Sette giorni
più tardi Polaroid intentò una causa alla Kodak per violazione di 10 brevetti relativi
all'invenzione della fotografia a sviluppo immediato che avviò una delle più lunghe e
costose battaglie legali della storia dei brevetti. La vicenda si concluse nel ’91 con la
condanna di Kodak a pagare a Polaroid un risarcimento di 925 milioni di dollari
(l'equivalente attuale di 1,5 miliardi di dollari) ed è stata obbligata dal giudice ad uscire
dal mercato delle macchine istantanee.44
Appare da questo esempio come la gestione dei brevetti non abbia risvolti
esclusivamente legali, ma sia direttamente collegata alla generazione di valore. Specie
per le società che operano nello sviluppo di nuove tecnologie è vitale, prima di
procedere ad investimenti specifici in R&D:
44
A. Mancini e L. Mansani, La Proprietà Intellettuale: opportunità e pericolo, Web Marketing Tools, 2002, pp.2.
62
•
utilizzare la mappatura dei brevetti come guida agli investimenti, come fonte di
informazione sui piani dei concorrenti e come strumento di panificazione
strategica;
•
individuare eventuali punti deboli nella strategia brevettuale dei concorrenti;
•
costruire, per ogni innovazione, un gruppo di brevetti a contorno che scoraggi
l’attacco della concorrenza.
Come valutare un brevetto
Un passaggio importante per la costruzione di indicatori che possono servire all’analisi
economica riguarda la classificazione. I brevetti vengono registrati dagli uffici nazionali
per fini amministrativi in base all’International Patent Classification (IPC) che suddivide
le invenzioni in base ai prodotti o ai processi. Dal punto di vista economico riveste
grande importanza conoscere il settore che ha prodotto l’invenzione (per valutare il
ritorno delle spese in R&S) o il settore che la utilizza (se si vuole studiare l’impatto del
cambiamento tecnologico)45.
Il valore economico di un brevetto dipende da almeno tre elementi: la tecnologia
protetta, la cui qualità è segnalata, per esempio, dalle citazioni ricevute (forward
citations), ossia quanti brevetti depositati in momenti successivi citano il brevetto
analizzato, dalle caratteristiche delle rivendicazioni (lunghezza e numero di claims per
brevetto) che sono considerate buone proxy per l’ampiezza della protezione legale
ottenuta dal brevetto, dal concetto di patent family, che si riferisce ad un gruppo di
brevetti depositati e concessi in diversi paesi per proteggere la medesima invenzione e
dal concetto di family size, che si riferisce al numero di stati in cui l’invezione è protetta
da brevetto; l’efficacia della protezione dall’imitazione (il proprietario di una tecnologia
non protetta non può appropriarsi pienamente dei benefici economici della stessa
tecnologia); il potenziale strategico.
45
D. Carosi, Le informazioni statistiche sui titoli della proprietà industriale in Italia, Master in Economia delle
Informazioni e delle Comunicazioni, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2003/2004, pp. 10
63
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, è evidente che molte imprese, per esempio
nell’elettronica e nella farmaceutica, possiedono grandi portafogli di brevetti per motivi
strategici. Una quota significativa di questi brevetti, infatti, non viene mai usata
direttamente ma serve come merce di scambio per accedere ad altri brevetti o per
bloccare invenzioni concorrenti o complementari (blocking patents). In settori
caratterizzati da cambiamento tecnologico cumulativo, come i semiconduttori, è
probabile che lo sviluppo di un’invenzione richieda l’accesso a numerosi brevetti
precedenti. I costi per stipulare accordi di licenza per l’uso di decine di brevetti collegati
(patent thickets) possono scoraggiare invenzioni successive.
La criticità nella valutazione dei brevetti è dovuta a diversi fattori:
•
il valore medio dei brevetti varia a seconda dei settori industriali/tecnologici;
•
la dipendenza da altri brevetti o la presenza di blocking patents;
•
la difficoltà a separare l’effetto del brevetto da quello di altri meccanismi di
protezione (marchi);
•
la distribuzione del valore dei brevetti è fortemente asimmetrica, vi è un
elevato numero di brevetti con scarso o nullo valore economico;
•
le eventuali royalty pagate precedentemente per il brevetto;
•
il differente grado di protezione garantito dalle diverse legislazioni nazionali in
cui è stato rilasciato il brevetto;
•
l’identificazione della migliore tecnologia alternativa a quella protetta dal
brevetto detenuto;
•
le sinergie con altri brevetti posseduti in un’ottica di portafoglio.
Lo scopo di una valutazione brevettuale è quello di attribuire ad un brevetto, in qualità di
bene economico immateriale, un valore monetario che ne rappresenti realisticamente il
valore patrimoniale. Poiché i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriale, come parte
del patrimonio immateriale, rappresentano una quota sempre più consistente del
patrimonio complessivo delle aziende, la valutazione è di grande importanza pratica.
Soprattutto nelle imprese a carattere tecnologico, gran parte del patrimonio complessivo
64
è costituito da beni immateriali. Si sta sempre più convergendo verso una
“concretizzazione” sempre maggiore degli asset immateriali: nasce negli ultimi periodi la
problematica di misurarne il valore per verificare se possano essere presi in
considerazione addirittura come garanzia di credito.
Per gli inventori e creatori d’impresa le motivazioni che spingono ad una valutazione
sono molteplici:
•
un inventore/imprenditore oltre ai mezzi finanziari apporta nel capitale della sua
impresa anche brevetti esistenti, che devono quindi essere valutati per essere
inseriti a bilancio;
•
un potenziale depositario di brevetto deve valutare se il deposito si trasformi in un
investimento sensato, valutandone i potenziali risultati e i costi/benefici;
•
un’invenzione tutelata da un brevetto incrementa il valore complessivo del
prodotto finale: l’ammontare del valore aggiunto, che l’invenzione brevettata
apporta al valore complessivo del prodotto finito, solo in rarissimi casi può essere
determinato direttamente.46
L’analisi di un portafoglio brevettuale
La valutazione strategica del portafoglio brevettuale mira a comprendere le opportunità, i
rischi e le attuali aree di investimento passando attraverso la creazione del portafoglio e
la sua analisi strategica, finanziaria e di rischio. Essa è il risultato di tre analisi dei
brevetti: contributo al posizionamento competitivo, valore economico, profilo di rischio.
Con questo processo l’azienda può individuare i core-patent posseduti valutando l’entità
dei costi/benefici, può identificare i rischi di violazione dei diritti sulla proprietà
intellettuale, può ridurre i costi di brevetti inutili e può contribuire a creare una posizione
di leadership sul mercato. L’insieme delle analisi permette una segmentazione del
46
A. J. Wurzer, G. Jager, W. Fischer, Strategia e valorizzazione di brevetti, CCIAA Bolzano, 2009, cap.4.
65
portafoglio tra asset core e non core. L’analisi del portafoglio brevettuale preparatoria
alla valutazione ha una pluralità di obiettivi tra cui i più importanti sono:
•
individuare il livello di interrelazione tra gli asset e l’eventuale prevalenza di un
singolo asset;
•
individuare il livello di separabilità degli asset e il potenziale scorporo degli stessi;
•
identificare gli attributi dei singoli asset che influenzano positivamente o
negativamente il valore.
Il portafoglio brevetti è caratterizzato fondamentalmente da due effetti: un vantaggio di
scala e un vantaggio di diversità.
Il vantaggio di scala:
•
permette al proprietario del portafoglio di beneficiare di un diritto di esclusione
che teoricamente è uguale alla somma delle rivendicazioni dei vari brevetti che lo
compongono;
•
fa in modo che la protezione effettiva sia maggiore della somma dei diritti attribuiti
dalla singola rivendicazione;
•
consente di sfruttare meglio successive innovazioni e di attrarre più facilmente
finanziamenti e partner commerciali;
•
consente di evitare dispute legali e migliorare la propria posizione contrattuale nei
confronti dei propri interlocutori.
Il vantaggio di diversità:
•
consente di distribuire su numerosi brevetti i rischi di incertezza (tecnica, legale e
di mercato);
•
permette di allargare i campi di ricerca e di “traghettare” le conoscenze
66
scientifico-tecnologiche da un settore all'altro.
I due vantaggi vanno reciprocamente contemperati, poiché perseguirne uno dei due ai
massimi livelli, causerebbe la perdita dell'altro. Si usufruisce di vantaggi di scala quanto
più i brevetti che costituiscono il portafoglio sono tecnologicamente collegati, i vantaggi
di diversità sono più ampiamente goduti nel caso opposto.47
La costruzione del portafoglio è di per sé una attività che fornisce gli elementi per
formulare una strategia di estrazione e di creazione di valore. Identificato il portafoglio si
procede con la fase di valutazione, che prevede una valutazione economica del valore
totale degli asset intangibili a livello di impresa.
In seguito si esegue una valutazione puntuale degli asset separabili e una valutazione
residuale del goodwill (avviamento) e degli asset intangibili non separabili. Gli asset
sono valutati singolarmente con metodologie collaudate e collettivamente con
metodologie innovative di valutazione del contributo degli intangibili alla creazione del
valore d’impresa. Si preferisce in genere considerare il singolo portafoglio come un
unico asset e quindi ricorrere ai metodi tradizionali di valutazione per il brevetto singolo.
L’analisi dei rischi assume un’importanza fondamentale vista la natura degli asset in
esame: il livello di rischio associato agli asset intangibili è infatti nettamente superiore a
quello associato agli asset fisici e finanziari. Gli asset intangibili sono rischiosi per
definizione ed hanno un ciclo di vita che è legalmente definito, ma è indefinito dal punto
di vista del business e può essere soggetto a potenziali significative perdite di valore. La
distribuzione del valore economico di molti asset intangibili è fortemente asimmetrica:
pochi brevetti hanno un valore significativo per i loro proprietari. L’analisi dei rischi
determina il tasso di sconto da applicare alla valutazione che è diverso per ogni tipo di
asset. Il rischio non è un male di per sé, è importante adottare un processo di analisi del
rischio dando rilievo alle informazioni per la riduzione dei rischi man mano che l’asset
evolve nel suo ciclo di vita e alle azioni possibili per la mitigazione degli stessi (cross-
47
A. Furlani, Metodi di Valutazione di un Pdt , febbraio 2009.
67
licensing dei brevetti)48.
Il valore del marchio
Creare e mantenere un brand di successo è un processo lungo e costoso, e non
sempre è facile ottenere risultati consoni agli investimenti per esso sostenuti. Il marchio
è l'asset più tangibile tra gli intangibili e sta acquisendo sempre maggiore valore
economico-finanziario. Il valore di un marchio non si può determinare a livello generico.
Fondamentalmente vale il principio che un marchio registrato con un forte carattere
distintivo è tanto più prezioso quanto più si è affermato presso il suo target. I nuovi
marchi scarsamente conosciuti raggiungono un valore patrimoniale che non supera
l’ammontare dei costi di registrazione (comprese eventuali spese accessorie).
Nella complessa valutazione del valore economico di un marchio rientrano moltissimi
fattori: alcuni di essi sono intrinseci al segno (pregio estetico del logo, “robustezza del
segno, facilità di memorizzazione); altri invece sono influenzati dalle scelte strategiche e
commerciali dell'impresa titolare. I marchi celebri o notoriamente conosciuti sono dotati
di alta risonanza e di un’autonoma forza attrattiva verso i consumatori e i titolari del
marchio contrastano l’uso degli stessi da parte di altri soggetti, anche con riguardo a
prodotti del tutto diversi.
Il marchio celebre non è più solo uno strumento identificativo, ma acquista un valore in
sé: diventa esso stesso un bene meritevole di essere preferito dai consumatori.
Soprattutto dagli anni ’80 in poi si riconosce che:
48
P. A. Biga, Il management strategico-finanziario della Proprietà Intellettuale, ICM Advisors, 2004, pp.6-9.
68
•
il marchio può raggiungere la celebrità (e dunque acquisire un autonomo selling
power) in ragione degli sforzi profusi dal suo titolare tramite, ad esempio, l’iniziale
larga diffusione dei prodotti così “marcati”, oppure gli ingenti investimenti
pubblicitari ;
•
il titolare del marchio divenuto celebre può voler sfruttare il selling power del
marchio per vendere prodotti anche in settori assai lontani, sotto il profilo
merceologico, dai settori in cui il marchio si è inizialmente affermato.
Non ci sono dubbi che un marchio come “Armani” abbia un valore largamente superiore
a quello di un produttore locale di capi di abbigliamento, perché Giorgio Armani ha
investito molto denaro per rendere noto in tutto il mondo il proprio segno ed ha lavorato
negli anni per associare a tale marchio valori di lusso, stile, classe. Quindi, premesso
che non esistono valori numerici che, da soli, possano fornire una stima affidabile del
valore del marchio tale valutazione deve anche tenere conto della storia dell'azienda e
del valore cosiddetto”emotivo” del brand.
Considerando il marchio McDonald's la popolare catena di fast food è presente in ogni
angolo del pianeta e tutti i media sono invasi dalla sua comunicazione commerciale ma
nella valutazione del marchio McDonald's è necessario tenere conto anche della dura
campagna denigratoria portata avanti dal movimento dei cosiddetti “no-global” che
accusano la società statunitense, a torto o a ragione, di voler appiattire le scelte
alimentari di tutte le nazioni secondo il gusto americano.
Come esempio opposto al caso McDonald's possiamo portare quello del marchio CocaCola: anche l'azienda di Atlanta produce un prodotto alimentare che è noto in tutto il
mondo e che ha un gusto identico in ogni angolo del pianeta, ma il marchio Coca-Cola
non é mai stato coinvolto in gravi scandali o in campagne denigratorie49.
Nel mondo della new economy il marchio assume un’importanza ancora maggiore,
grazie ad internet gli utenti possono venire a contatto con l’offerta commerciale di
49
Convey srl, Domande e risposte sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, Guida Italia Oggi, 14-15 marzo 2006,
cap.7
69
produttori e distributori localizzati in ogni continente: tuttavia, la scelta d’acquisto di un
bene o servizio può essere ritenuta conveniente solo a condizione che tale bene o
servizio abbia una qualità costante e valutabile senza la necessità di un’analisi
sensoriale. Grazie al marchio non dovrebbe essere necessario valutare la qualità del
bene, in quanto il segno distintivo dovrebbe già di per sé costituire una sorta di garanzia
di qualità. Sia gli operatori economici che quelli dediti ad attività illecite hanno compreso
la necessaria dipendenza del consumatore virtuale dal marchio. Il consumatore si
informa su internet, compra su internet, sempre e comunque utilizza il marchio come
punto di partenza della propria attività di indagine di informazioni, siti, prodotti mediante i
motori di ricerca.
Il percorso della valorizzazione di un marchio
Fonte R. Masetti BUGNION Spa
70
Le possibili scelte per tentare di generare valore dallo sfruttamento di un marchio sono
le seguenti50:
•
produzione e vendita in proprio. Gli introiti derivanti da vendite in regime di
esclusiva vanno a beneficio del titolare della privativa, mentre i costi per
promuovere il prodotto sul mercato sono a carico del titolare del marchio. Tuttavia,
è necessario disporre di una adeguata capacità produttiva e di distribuzione, di
adeguate conoscenze e capacità di penetrazione sul mercato;
•
licenza, consente uno sfruttamento del marchio per prodotti che non fanno parte
del core business, rendendo possibile un utilizzo del licensing come leva di
marketing vera e propria. Ne consegue un incremento della visibilità del marchio
che crea una nuova fascia di consumatori e rinforza il brand value, aumentando il
coinvolgimento emotivo del consumatore;
•
franchising di un marchio. E’ una forma di collaborazione per la produzione e/o la
distribuzione di prodotti o servizi tra un imprenditore (affiliante) e uno o più
imprenditori (affiliati), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno
dall'altro. Un affiliante (franchisor) concede ad operatori locali, affiliati (franchisees),
la facoltà di distribuire o produrre un prodotto o servizio da lui ideato e di utilizzare il
suo look commerciale (marchi, know-how, servizi al consumatore, software,
decorazione degli interni), tramite una licenza di marchio. L'affiliato, da parte sua, si
impegna ad adeguarsi alla politica commerciale e all'immagine dell'affiliante
riconoscendo a quest'ultimo una tariffa di ingresso ed una percentuale sul fatturato
(royalties). A seconda del tipo di prodotti o servizi offerti, il franchising può essere
distinto in tre principali categorie: di distribuzione, la formula più diffusa nella quale
l'affiliante fornisce il marchio, il know-how e i prodotti che l'affiliato deve rivendere;
di servizio in cui, oltre al marchio e al know-how, viene fornita l'assistenza specifica
50
R. Masetti, LA GESTIONE STRATEGICA DEL SEGNO: DAL MARCHIO AL BRAND La valorizzazione del marchio,
Università di Trento, 23 maggio 2007, pp.2-10.
71
per fare in modo che l'affiliato possa vendere e offrire i servizi specifici di quella
catena; di produzione, nel quale l'affiliante concede all'affiliato la licenza di brevetti
di fabbricazione, i marchi, la sua tecnologia e gli assicura un'assistenza tecnica
costante. L'affiliato fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio
stabilimento applicando le conoscenze e le tecniche di vendita sviluppate e messe
a disposizione dall'affiliante;
•
joint-ventures, accordo di collaborazione con cui due o più imprese, mantenendo la
propria indipendenza giuridica, necessitano di collaborare per la realizzazione di un
progetto di natura industriale o commerciale e che vede l'utilizzo sinergico delle
risorse delle singole imprese ed una equa suddivisione dei rischi;
•
marchi difensivi. Non avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio
non utilizzato è titolare, allo stesso tempo, di un altro o di altri marchi simili in vigore
e utilizza misure di sbarramento nei confronti della concorrenza e di rafforzamento
della forza del marchio;
•
repressione della contraffazione. Registrare un marchio senza monitorarlo
costantemente con soluzioni di “brand intelligence” e senza reprimere la
contraffazione deprime enormemente il valore e la fama del marchio. Chi lede i
diritti di esclusiva appartenenti al titolare del marchio registrato compie un atto
illecito detto contraffazione del marchio. Perché si abbia contraffazione occorre in
genere che vi sia confondibilità: tra i segni, a causa della loro identità somiglianza
tra i prodotti/servizi, a causa della loro identità/ affinità, ed un conseguente rischio
di confusione per il pubblico circa la provenienza dei prodotti/ servizi dall’uno o
dall’altro imprenditore; su tale giudizio di confondibilità incide, ovviamente, la
robustezza del marchio registrato e, quindi, la sua originalità. In internet non esiste
solo la versione digitale della contraffazione tradizionale, ma esiste anche una
versione più difficilmente individuabile della contraffazione del marchio in rete che
consiste nel fenomeno della cosiddetta “traffic diversion”, ovvero l’insieme delle
72
tecniche di programmazione delle pagine web che permettono di attirare visitatori
sui siti sfruttando la notorietà acquisita dai segni o dai nomi altrui. Le forme di
abuso al marchio sono più subdole e sfruttano espedienti tecnici che risultano
assolutamente invisibili per utenti comuni e difficilmente visibili per utenti tecnici.
Convey Intelligence & Knowledge ha messo a punto K-BRAND WEB (KBW),
servizio innovativo che permette ai legittimi titolari di monitorare l’uso del proprio
marchio in internet, di scoprire eventuali abusi e di individuare la sua presenza
soprattutto nei siti di e-Commerce “minori” che, spesso, possono veicolare, l'offerta
di prodotti contraffatti o usurpativi;
•
sinergia con altri diritti di proprietà industriale. Il valore del marchio aumenta se è
integrato in una più ampia politica di innovatività aziendale, come ad esempio
tramite una sinergia con il design industriale che tutela l'aspetto esteriore del
prodotto o con il diritto di autore o con un prodotto brevettato;
•
contratto di merchandising come sistema per diffondere, rafforzare e sfruttare il
marchio svincolandolo dal prodotto aziendale. Sotto l'etichetta di merchandising si
fa generalmente riferimento a due fenomeni diversi: una società che ha conseguito
una certa notorietà di un suo marchio per alcuni prodotti decide di sfruttare il valore
inglobato nella celebrità del marchio, concedendolo in licenza a terzi per prodotti
del tutto diversi dai propri core products, oppure un soggetto famoso in un
determinato settore, e quindi un personaggio reale, o l'autore di un personaggio di
fantasia, concede rispettivamente il nome o l'immagine del personaggio da lui
creato, perché vengano apposti da terzi su prodotti destinati alla vendita. In tali casi
si gioca sul mutamento della funzione del marchio stesso, che è passato da una
funzione distintiva a funzione evocativa di richiamo della clientela. Il primo esempio
di contratto di merchandising è americano e risale al secolo scorso, quando la Walt
Disney concesse ad un’azienda terza, la possibilità di usare l’effige di Topolino per
la realizzazione di diari scolastici. Un rapporto di merchandising offre una serie di
vantaggi reciproci di cui possono godere sia il licenziatario che il licenziante. Per il
73
licenziatario i benefit sono molteplici: possibilità di accedere ad un mercato fiorente
assumendosi rischi contenuti, visto che il marchio è già conosciuto ed apprezzato
dal grande pubblico, grazie alla promozione in precedenza svolta dal licenziante;
possibilità di trasformare un prodotto oggettivamente di basso valore in un prodotto
che viene percepito dal consumatore come un prodotto di alto valore, senza
modificarne la qualità; possibilità di far ottenere ai prodotti un riconoscimento ed
una diffusione internazionale. Per il licenziante i vantaggi possono essere la
possibilità di ottenere un profitto, anche considerevole, con rischi ridottissimi o
inesistenti e di diffondere e rafforzare il proprio marchio al di fuori del proprio core
business51.
51
M. Cavadini, Il contratto di merchandising come sistema per diffondere, rafforzare e sfruttare il marchio
svincolandolo dal prodotto aziendale, Tutela, valore e gestione strategica del marchio, Milano, giugno 1997, pp. 2.
74
La brand valuation
La valutazione e la gestione del brand stanno diventando attività di primaria importanza
nell’odierno contesto di business management. La brand valuation favorisce la
comprensione di come l’azienda possa generare ricavi e trova diverse applicazioni
all’interno del contesto aziendale; il valore del brand può infatti essere utilizzato in
transazioni finanziarie (scorporo, vendita) o per verificare il contributo dell’asset alla
performance di impresa. La valutazione mette in evidenza la forza e il potenziale del
marchio, ma anche i rischi di perdita di valore. E’ quindi importante, tramite l’analisi di
parametri significativi, verificare l’attrattività ed il potenziale del mercato in cui opera il
marchio (dimensione, tassi di crescita, intensità competitiva, tasso di innovazione); il
posizionamento e gli elementi di differenziazione dell’offerta (qualità, ampiezza della
gamma, unicità, servizio cliente); l’impatto sul business (profittabilità, quota di mercato,
sostegno al posizionamento di prezzo); l’immagine del marchio sul mercato (notorietà,
fedeltà, percezione e rilevanza) e la modalità di gestione del brand (investimenti,
protezione legale, strategia di sviluppo).
75
La determinazione del valore è il presupposto per parlare di asset intangibili come beni
strumentali dell’azienda.
Conoscere il valore economico di un marchio o di un brevetto e utilizzare tali beni per
reperire finanziamenti è un’opportunità che le aziende devono valutare attentamente in
quanto la conoscenza del valore economico di tali assets è il punto di partenza per
aumentare la consapevolezza del proprio patrimonio immateriale e guidare il percorso di
valorizzazione aziendale e monetizzazione52.
52
C. Odasso, Valutazione economico finanziaria degli asset intangibili e dei brevetti, Icm advisors, master Convey
2009, Torino.
76
La valutazione economica degli intangible assets
Nel corso degli ultimi anni si è manifestata la crescente consapevolezza del ruolo
strategico della proprietà intellettuale, le aziende hanno compreso che essa non ricopre
esclusivamente una funzione difensiva dei redditi aziendali, ma può essere monetizzata
e quindi trasformata in fonte di reddito autonoma. Si sta assistendo ad una graduale
trasformazione della modalità di gestione e valutazione della proprietà intellettuale che
al tradizionale approccio legal o difensivo, affianca un approccio business che la
identifica come strumento competitivo e finanziario53.
Le principali motivazioni che potrebbero portare al sorgere della necessità di fornire una
valutazione di tali assets si identificano:
•
nella valutazione del capitale economico d’impresa, che rappresenta la fattispecie
valutativa più ampia in cui si richiede l’apprezzamento di tutte le componenti
aziendali, sia materiali che intangibili, che offrono un loro contributo al processo di
creazione di valore. E’ da notare, in tal senso, come la considerazione in maniera
esplicita dei beni immateriali e del loro valore, consenta di ottenere alcuni vantaggi
significativi, tra cui vanno sottolineati l’opportunità di ridimensionare quella voce
residuale
ed
indifferenziata
comprendente
valori
eterogenei
costituita
dall’
“avviamento”, nonché la possibilità di disporre con maggiore precisione dei valori di
stima del capitale economico aziendale così ottenuti;
•
nella determinazione del corrispettivo a fronte della cessione o acquisizione di uno
specifico asset intangibile, generalmente finalizzata ad ottenere un parere
indipendente del valore d’uso di un bene intangibile -brevetto e/o marchio- all’interno
53
P. A. Biga, Il management strategico-finanziario della Proprietà Intellettuale, ICM Advisors, 2004, pp.5.
77
del contesto imprenditoriale del cedente o dell’acquirente, rispettivamente allo scopo
di stimare un prezzo per una transazione;
•
nella determinazione
del
corrispettivo
a fronte
di
un nuovo modello di
commercializzazione basato sulle aste “live” di titoli della proprietà intellettuale e in
particolare dei brevetti;
•
nella problematica di misurare il valore degli asset intangibili per verificare se
possano essere presi in considerazione come strumenti di assistenza al credito;
•
in occasione di controversie e di liti giudiziarie, in quanto, per loro natura, i beni
intangibili si prestano a violazioni, di tipo legale e contrattuale, e sono, dunque,
spesso al centro di liti giudiziarie e di cause di risarcimento. E’ quanto avviene, ad
esempio, nel caso di utilizzo abusivo di un marchio commerciale o di un brevetto da
parte di un soggetto economico che non ne possieda la titolarità; oppure nel caso in
cui il licenziatario di un intangibile contravvenga con il proprio comportamento alle
norme contrattualmente stipulate tra le parti. In numerose circostanze, infatti, per
dirimere la controversia e stabilire l’entità dell’eventuale danno causato, risulta
preliminarmente necessario stabilire il valore del bene intangibile oggetto della
violazione.
78
I metodi di valutazione
In tema di valutazione della proprietà industriale metodi e modelli sono stati concepiti
secondo due approcci generali: metodi quantitativi dove la finalità è di assegnare ai
brevetti e ai marchi un valore monetario, un quantum, e metodi che sono per natura
qualitativi, in genere finalizzati a calcolare e ad assegnare indici di riferimento, di
confronto tradotti in un punteggio (analisi multidimensionale).
79
Una valutazione economica efficiente ed efficace di un intangible asset deve essere
esplicitata in termini di capacità di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi
connessi all’investimento, così da fornire le dovute informazioni al fine di prendere le
opportune decisioni in campo economico e finanziario.
I requisiti che deve soddisfare un metodo di valutazione sono:
•
validità concettuale, il fondamento su una base razionale comunemente
accettata;
•
praticità, l’attitudine del metodo teorico a trovare applicazione pratica,
determinando un carico di lavoro sostenibile ed economicamente giustificabile in
rapporto ai valori oggetto di stima;
•
continuità, i calcoli devono essere ripetibili nel tempo, evitando sostanziali
variazioni di criteri;
•
dimostrabilità, il processo valutativo deve risultare chiaramente dimostrabile nelle
sue componenti, nelle ipotesi assunte, nello svolgimento dei calcoli;
•
efficienza, la procedura non deve essere eccessivamente onerosa;
•
neutralità, l’indipendenza del risultato ottenuto rispetto alle opposte inclinazioni
della parte acquirente e della parte venditrice.
Lo schema di riferimento della valutazione dei marchi nasce da un contesto economico
tradizionale dove il marchio è trattato come un bene materiale. Per i brevetti la
valutazione è più complessa perché rappresentano un valore economico legato alle
possibilità di utilizzo dell’innovazione protetta dal brevetto sul mercato che va spesso
quantificato prima del suo utilizzo, essenzialmente al fine di trovare fonti di
finanziamento per portare l’innovazione sul mercato. La valutazione dello strumento
brevettuale risulta particolarmente complessa in relazione all’insorgere di particolari
difficoltà di metodo, riconducibili in via primaria all’assenza di un vasto e consolidato
mercato di compravendita dei diritti di esclusiva brevettuale. Inoltre esiste uno stretto
legame tra il diritto di esclusiva ed una determinata soluzione tecnica ed il diritto di
80
esclusiva può essere attaccato da un terzo e decurtato nella sua portata se non
addirittura annullato. Non esiste nella pratica un metodo definito e accettato
internazionalmente, una valutazione accurata è quindi molto difficile e richiede la
conoscenza approfondita di una molteplicità di aspetti differenti appartenenti alle
discipline legale, tecnica ed economica.
La metodologia di valutazione di un brevetto deve essere di natura analitica e deve
essere scelta in relazione al contesto valutativo ed allo stato legale dello strumento
brevettuale. L’innovazione stessa consiste in processi interattivi di creazione, diffusione
e applicazione della conoscenza e può circolare in un mercato tanto più facilmente
quanto più è standardizzato e condiviso il metodo di attribuzione del suo valore. In
mancanza di uno schema di riferimento per la valutazione dei brevetti riconosciuto da
tutti è difficile per le banche e anche per altri intermediari finanziari creare strumenti di
finanziamento adeguati54.
Metodi quantitativi
Ai fini della valutazione dei beni intangibili, si sono sviluppati, nel tempo diversi metodi
che sono diventati lo standard di riferimento internazionale. Tali metodi possono essere
classificati in tre principali gruppi:
54
•
metodo del costo;
•
metodo del reddito;
•
metodo del mercato.
R. Tomasicchio, Brevetti, primi bandi in dirittura , Italia Oggi, 30/11/2009, pp.7.
81
Metodo del costo
Il metodo più semplice di valutazione di un brevetto o di un marchio è rappresentato
dall’ipotesi che individua nel costo l’elemento chiave. Il criterio del costo si fonda
sull’idea che le spese affrontate per lo sviluppo, l’elaborazione, il deposito e il
mantenimento del brevetto e per la registrazione del marchio corrispondano al suo
valore. Il presupposto razionale è legato al comportamento degli individui e delle
imprese che investono nella proprietà industriale solo quando i benefici economici attesi
legati all’oggetto sono superiori ai costi anticipatamente richiesti, tenendo conto di
appropriati fattori di rischio e dei tassi di rendimento richiesti. Un metodo quasi del tutto
inutilizzato è il metodo del costo storico che valuta l'intangibile secondo i costi sostenuti
in passato per generarlo ed è tipicamente usato per gli intangibili in via di formazione,
quando l’efficacia degli investimenti che li riguardano e quindi la probabilità di successo
sono difficili o impossibili da stimare. Questo metodo quindi implica la rinuncia ad un
giudizio di valutazione.
Il metodo del costo, nell’accezione più nota, si propone di misurare il complesso dei
benefici futuri generati dal possesso del bene oggetto di stima attraverso la
determinazione delle risorse monetarie che si dovrebbero impiegare per sostituire quel
bene con uno del tutto simile in termini di caratteristiche, potenzialità e idoneità ad offrire
il medesimo servizio ( Pavri, 1999; Reinoldi, 1992 ). Accanto alla cosiddetta tecnica del
costo di sostituzione, si ricorre in alcuni casi alla tecnica del costo storico aggiornato che
si basa sulla riespressione a valori correnti dei costi relativi agli investimenti sostenuti in
passato per disporre di una determinata attività immateriale e realizzare il bene
intangibile ( Reinoldi, 1992). Si individuano i costi storicamente sostenuti, per natura e
ammontare, e si rivalutano all’epoca della valutazione, sulla base di indici espressivi del
fenomeno inflazionistico; il costo complessivo rivalutato è poi ridotto proporzionalmente
in funzione del rapporto tra la vita utile residua del bene e la sua vita totale. I costi da
considerare sono quelli aventi natura di investimento, generalmente sostenuti all’origine
e nelle successive fasi di sviluppo e consolidamento del bene intangibile; nel caso di un
82
brevetto è necessario individuare tutti i costi da rivalutare55:
•
costi di ricerca e sviluppo ;
•
costi di brevettazione (domanda, deposito, mantenimento);
•
costi di scale-up industriale (aggiornamento dei mezzi di produzione e formazione
del personale indotta dalle nuove tecnologie);
•
costi di sviluppo della rete di vendita;
•
costi pubblicitari, promozionali e di sponsorizzazione.
Il metodo del costo storico aggiornato quindi aggrega i costi sostenuti nella creazione
della tecnologia brevettata e li rivaluta al valore odierno. La validità dei risultati ottenuti è
connessa alla capacità di identificare correttamente tutte le voci di costo sostenute per la
realizzazione degli assets intangibili. Con riferimento al marchio, i costi da considerare
sono quelli relativi alla fase di lancio e consolidamento dei prodotti, compresi costi per la
sua registrazione; si tratta, ad esempio, degli oneri degli esperti creativi e pubblicitari,
dei costi di deposito e registrazione e, soprattutto, dei costi sostenuti per lanciare e
consolidare l'immagine, le spese specifiche di pubblicità, ecc. Sono invece da escludere
i successivi costi correnti di mantenimento del marchio, della notorietà e dell’immagine
dell’impresa tra i clienti e più in generale tra gli stakeholders. Il metodo del costo di
riproduzione, invece, consiste nella stima di quanto costerebbe ricreare oggi gli
intangibili oggetto di valutazione, cioè nella stima degli oneri da sostenere per riprodurli.
I costi di riproduzione possono comprendere costi storicamente sostenuti, ma oggi inutili
e quindi il mercato non li riconosce più come necessari e normali (cosiddetta
obsolescenza incurabile funzionale e tecnologica).
55
E. Vasco, La valutazione dei beni intellettuali nelle pmi, IPSOA, Milano, 2004, pp. 59.
83
Fonte R. Oriani LUISS Guido Carli
Nel metodo del costo di riproduzione e nel metodo del costo di sostituzione la stima
viene fatta ai prezzi attuali anziché quelli storici.
Il costo di sostituzione, il quale esclude per definizione aspetti di superamento tecnico e
di obsolescenza, viene inteso come sommatoria dei costi diretti da sopportare per il
rimpiazzo e degli oneri figurativi collegati ai costi del capitale: si tratta delle
remunerazioni da riconoscere per il tempo impiegato per sviluppare un bene equivalente
per funzione, caratteristiche e potenzialità e per il rischio sopportato dall'impresa.
Nel caso dei beni intangibili è facile accertare che l’evoluzione tecnologica comporti costi
storici rivalutati inferiori ai costi di sostituzione, poiché al crescere della competitività e
del grado di innovazione tecnologica è, innanzitutto, molto più incerto il conseguimento
di risultati analoghi e, in secondo luogo, può rilevarsi molto più costoso il processo con il
quale ottenere beni con potenzialità economiche equivalenti, nelle condizioni di mercato
e competitive apprezzate alla data di riferimento della valutazione.
84
Vantaggi e svantaggi
L’approccio del costo, anche se estremamente limitato, risulta essere ancora il più
semplice e facile da utilizzare dal momento che tiene conto solo dell’elemento del costo
per calcolare il valore reale della tecnologia brevettata o il valore reale del marchio.
Inoltre è importante sottolineare che metodologie valutative innovative, diverse da quella
del costo, generalmente non prescindano dal considerare la stima del costo come
riferimento di base nel calcolo del valore del bene.
La descrizione dei costi sostenuti in passato gode di maggiore certezza e precisione,
fornendo una base di dati attendibile e realistica. Questa situazione, di conseguenza,
permette all’impresa all’interno della quale si è svolto il processo di creazione del bene
intangibile di essere in possesso di sufficienti dati contabili per portare avanti valutazioni
fondate e realistiche e nel contempo di evidenziare una certa coerenza tra il metodo di
valutazione basato sul costo e la realtà aziendale stessa. Da ultimo, la stessa situazione
contabile italiana favorisce tale metodologia di valutazione dei beni intangibili, dovendo
questi essere iscritti a bilancio in ossequio al principio del costo storico. Analizzando la
metodologia di valutazione in base al criterio del costo nel suo complesso, si possono
osservare diversi inconvenienti o limitazioni56. Questo metodo di valutazione è piuttosto
inadeguato per una stima realistica del valore di un brevetto o di un marchio, poiché non
vengono considerati i potenziali profitti futuri da essi derivanti e non considera le perdite
dovute agli errori ed agli investimenti sbagliati conseguiti durante l’attività di ricerca,
sottostimando e sovrastimando facilmente il bene. Le spese per il brevetto o il marchio
non sono direttamente relazionate con il reddito prodotto dallo sfruttamento del brevetto
o del marchio. Una spesa consistente per la ricerca, lo sviluppo e il deposito del brevetto
per un nuovo prodotto non è una garanzia per il raggiungimento di brevetti con un
elevato valore commerciale.
L’oggettività del metodo viene meno quando il sistema informativo non consente di
enucleare con certezza i costi imputabili alla realizzazione della risorsa. Questo metodo
non valorizza la possibilità di evoluzione della tecnologia né lo sviluppo e la diffusione
56
R. Ferrata, La valutazione delle tecnologie, Egea, Milano,2000, par. 5.4.
85
della stessa nel mercato di riferimento.
Metodo del reddito
A differenza dell’approccio del costo, considera le potenzialità del bene a produrre
reddito. Si assume in generale che il valore del bene sia determinabile calcolando il
valore attuale del beneficio economico netto nell’arco di vita del bene. (Pavri, 1999).
L’obiettivo è quello di ottenere una stima accurata del valore di un bene intangibile nella
situazione in cui è possibile individuare un determinato flusso finanziario da assegnare
univocamente all’asset oggetto di analisi. E' un metodo analitico, che tiene conto dei
benefici differenziali del tempo, coerentemente alla prassi valutativa aziendale; tenuto
conto della sua sofisticazione, risente maggiormente dell'incertezza tecnologica e
commerciale, rendendo più difficile una previsione accurata delle variabili rilevanti. E' un
criterio complesso da applicare ma metodologicamente più corretto, permette di
comprendere i fattori di rischio e di misurare il ritorno economico dell'investimento.
Questo approccio può essere a sua volta scomposto in due metodologie di valutazione:
il metodo di attualizzazione dei risultati differenziali (premium price) e il metodo del costo
per la perdita.
Metodo del premium price
Mostra la maggiore capacità insita nel bene intangibile di generare prezzi superiori a
quelli ottenibili su prodotti non differenziati. Il vantaggio economico ( premium price) è la
differenza tra il prezzo imputabile al prodotto supportato da intangible e quello
conseguibile con un uguale prodotto non supportato da intangible. Considerando un
marchio questo metodo consiste nel misurare i vantaggi che l’intangibile fornisce in via
86
differenziale rispetto a situazioni “normali” di concorrenti che non ne fruiscono
(proprietari di prodotti unbranded, analoghi e/o che soddisfano la stessa funzione d’uso
e che sono ceduti sul mercato senza contare su alcun marchio conosciuto dagli
acquirenti). Per determinare i flussi incrementali vanno considerati i ricavi, i costi e le
quantità incrementali. Dai maggiori ricavi ( dovuti al premium price reso possibile dalla
forza del marchio ) vanno sottratti i maggiori costi (diretti e indiretti) in genere necessari
per ottenerlo connessi ad esempio alla qualità del prodotto, alla pubblicità, all’utilizzo di
sistemi produttivi e logistici più costosi, che generano maggiori ammortamenti e
maggiori oneri figurativi. Il vantaggio netto differenziale così calcolato va poi attualizzato
con riferimento alla sua prevedibile durata (n anni) e con un appropriato tasso. Questo
metodo però presenta un problema insormontabile, in quanto la creazione di un marchio
si può basare su due tipi diversi di strategia: quella del “Price Premium” e quella
dell’estensione della quota di mercato in presenza di prezzi di vendita relativamente
bassi (es.: Coca Cola o Marlboro). Nel primo caso, ovviamente, la valorizzazione del
marchio tramite il metodo del “Price Premium” conduce a risultati soddisfacenti, ma nel
secondo no. Inoltre, per alcuni settori non esistono prodotti di confronto “unbranded”
(es.: settore automobilistico)57.
Metodo del costo della perdita
Il metodo del costo della perdita consiste nella stima del danno ipotetico, calcolato in
termini di caduta del margine di contribuzione complessivo e di un aumento dei costi di
struttura, che dovrebbero essere sopportati qualora la disponibilità di un intangibile
venisse meno. Il margine di contribuzione indica quanto residua sui ricavi totali, coperti i
costi variabili, per coprire i costi fissi e per lasciare un risultato operativo58.
L’analisi da sviluppare è di tipo differenziale, confrontando i valori reddituali che
scaturiscono dalle due differenti ipotesi di gestione futura: con o senza l’apporto di uno
57
A. Gasperini, D. Castelnuovo,G. Dimartino, L. D’Onofrio, M. Livian, D. Loro, V. Novellini, G. Sartorio, G. Trasi, S.
Zambon, Intangibles: metodi di misurazione e valorizzazione, Quaderno AIAF n. 113, 2003, cap.9.
58
L.Guatri e M. Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, Egea, 2005, cap.6.
87
specifico bene intangibile59. Si ritiene che questo approccio non sia utilmente
impiegabile in quelle imprese la cui attività è esclusivamente incentrata sull’utilizzo di
quel bene, poiché la sua mancanza le condurrebbe verso lo scioglimento e la
liquidazione. La determinazione del costo della perdita, nell’ipotesi di privarsi di un
marchio, richiede che sia definito l’ammontare della perdita prevista, esercizio per
esercizio, e l’orizzonte temporale necessario al ripristino della situazione di equilibrio e di
normalità60.
Fonte ERNST&YOUNG
59
G. Brugger, La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia, in Finanza, Marketing e
Produzione, 1989,n.1, pp. 50-51.
60
E. Cotta Ramusino, L. Rinaldi, La valutazione d’azienda, Il Sole 24 ORE, Milano, 2003, cap.4; L. Pozza, Le risorse
immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d’azienda, Egea, Milano, 1999, pp.212-213.
88
Metodo del mercato
Il metodo riflette semplicemente il valore ottenuto per transazioni e compravendite di
beni simili o assimilabili al bene oggetto di stima; prevede che il valore del brevetto o
del marchio sia determinato facendo riferimento al prezzo di mercato relativo alla
vendita o all’acquisto in passato di un brevetto o di un marchio paragonabile. Tale
metodo richiede che esista un mercato attivo e un effettivo scambio di beni simili o
assimilabili al bene in esame e che sia in grado di determinarne l’esatto valore. I mercati
di riferimento attivi sono caratterizzati da transazioni frequenti e possibilmente continue,
perfettamente concorrenziali, ovvero di vaste proporzioni, liberi, omogenei, trasparenti,
al fine di rendere pubblicamente disponibili i prezzi negoziati al loro interno. Questi
mercati hanno ad oggetto transazioni riguardanti beni confrontabili con quello oggetto di
valutazione, tanto in termini di caratteristiche intrinseche al bene quanto di tempistica di
rilevazione. Con il metodo di mercato viene calcolato il valore complessivo degli
intangibile assets, essenzialmente come differenza tra il valore di mercato dell’azienda e
il suo valore contabile (market value -book value). Questo metodo evidenzia il fatto che i
bilanci aziendali riflettono in misura molto limitata il valore degli intangibili che, al
contrario, sono pienamente considerati dal mercato. Questo approccio di mercato può
essere a sua volta scomposto in due metodologie di valutazione brevettuale, il metodo
dei tassi di royalty e il metodo delle transazioni comparabili.
Metodo dei tassi di royalties (r/r)
Questa metodologia si basa sul concetto che il valore del bene intangibile viene
determinato sulla base del tasso di royalty ( royalty rate) che il mercato sarebbe disposto
a pagare per ottenere la licenza d’uso del bene stesso. Si tratta in pratica di quantificare
l’ammontare annuo delle royalty che, attualizzate, conducono alla determinazione del
valore del bene immateriale oggetto di stima. Le royalty sono una percentuale delle
revenues realizzate dal licenziatario. I tassi di royalty variano in funzione della redditività
89
del settore nel quale le imprese operano.
Per una corretta applicazione del tasso di royalty desunto direttamente dal mercato
(determinato empiricamente) le transazioni di riferimento devono rispettare alcune
condizioni tra cui:
•
le controparti non devono essere tra di loro collegate o controllate, ma
indipendenti dal punto di vista finanziario e gestionale;
•
le transazioni devono essere rappresentative e trasparenti, non celanti aspetti di
remunerazione non monetaria, libere da condizionamenti legislativi;
•
i beni devono essere merceologicamente simili, appartenere a settori di
utilizzo/provenienza comparabili e avere una vita residua e un possibile
sfruttamento commerciale analogo61.
La terza condizione è difficile da rispettare per il fatto che l’unicità del bene intangibile,
che dipende dalla storia della sua formazione e del suo utilizzo, lo rende difficilmente
comparabile con altri beni. Individuate le transazioni di mercato che hanno avuto come
oggetto beni simili ( per prodotto e/o settore di utilizzo) e si sono svolte nello stesso
intervallo temporale (che sottintende condizioni e aspettative dell’evoluzione tecnologica
e dei mercati sufficientemente omogenee) è auspicabile che esse siano state numerose,
al fine di poter disporre di un significativo campione di comparable, e che si possano
conoscere tutte le condizioni contrattuali, poiché il tasso di royalty è fissato anche con
riferimento a tali condizioni. L’esperienza ha però dimostrato che i tassi di royalty,
riscontrati nelle transazioni di mercato aventi ad oggetto beni simili, possono essere
profondamente divergenti tra loro, così da definire un range di tassi assai ampio62.
Spesso tuttavia il riferimento a grandezze di mercato risulta complicato, poiché la natura
strategica dei beni intangibili rende le condizioni pattuite negli accordi contrattuali
particolarmente riservate: le informazioni sui tassi di royalty, quando disponibili, risultano
poi non sistematiche e quindi di limitato valore strategico. Le royalties sono solitamente
61
L. Pozza, Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d’azienda, Egea, Milano 1999,
cap.3.
62
E Cotta Ramusino, L. Rinaldi, La valutazione d’azienda, Il Sole 24 ORE, Milano, 2003, cap.4.
90
stimate in riferimento al fatturato atteso dall’impiego dell’asset coinvolto nella
transazione tenendo conto anche dei costi annui necessari alla conservazione del bene.
Molto importante è anche la stima dell’orizzonte temporale, pari alla vita utile residua
stimata del bene nella quale è prevedibile che il bene continui a produrre reali vantaggi
competitivi63.
Metodo delle transazioni comparabili
Il metodo delle transazioni comparabili consiste nel riconoscere a un intangibile il valore
corrispondente ai prezzi fatti in transazioni recenti aventi per oggetto beni similari. La
carenza di informazioni è il punto di debolezza del metodo. Questo metodo esige che
l’oggetto delle transazioni poste a confronto sia realmente omogeneo: in caso contrario i
prezzi non sono comparabili. Tuttavia assume significato in un ristretto ambito di
situazioni per le quali esista una sufficiente disponibilità di informazioni su transazioni
recenti, non oltre gli ultimi 3-5 anni. Le informazioni devono offrire garanzia
dell’omogeneità dei dati posti a confronto, particolarmente in due aspetti:
• il contenuto della negoziazione, che deve essere esclusivamente composto dal
core asset riguardante lo specifico intangibile; oppure dal core asset e da altre
componenti cui sia attribuibile un valore certo facilmente separabile;
• le condizioni che si accompagnano al prezzo.
Sebbene le transazioni risultino comparabili sulla base di determinati fattori, il risultato
della valutazione rimane sempre transaction specific. Uno dei fattori che influenza l'esito
della transazione ma non è replicabile è: il potere contrattuale relativo delle parti64.
63
64
G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, La valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino,1997,cap.15.
L. Guatri e M. Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, Egea, 2005,cap.6.
91
Vantaggi e svantaggi
Il metodo del mercato è particolarmente flessibile, applicabile a diverse tipologie di beni
intangibili in varie circostanze, è relativamente facile da utilizzare e generalmente
accettato. Analizzando la metodologia di valutazione in base al criterio del mercato si
possono osservare alcune limitazioni. Tale metodo di valutazione è piuttosto inadeguato
per una stima realistica del valore di un brevetto o di un marchio in quanto non esiste un
mercato attivo e trasparente per i beni intangibili e quindi il numero di dati di mercato sui
quali basare comparazioni significative è ridotto.
Inoltre i beni intangibili di proprietà di aziende partecipanti ad operazioni di scambio
presentano spesso specificità tanto spiccate da risultare pressoché irripetibili, tanto da
rendere impossibile l’individuazione di un campione di beni e transazioni simili sulla
base del quale impostare quel confronto che è alla base stessa del metodo di stima in
esame.
Metodi basati sugli indicatori empirici
Il metodo empirico si riferisce alle informazioni espresse dal mercato. Si assumono quali
informazioni i prezzi pagati in negoziazioni similari espresse dal mercato e si
estrinsecano in una percentuale o in un moltiplicatore da applicare ad una determinata
grandezza: fatturato, reddito lordo
o margini lordi, royalties. I metodi basati sugli
indicatori empirici possono essere ritenuti carenti, in quanto fondati su prassi teoriche
della negoziazione, risentono delle condizioni soggettive delle parti e non possono
essere tanto oggetto di giudizio quanto di mera constatazione. Si tratta di verificare
l'adeguatezza del coefficiente di moltiplicazione all'elemento di flusso imputabile al
marchio (reddito, fatturato, ecc.).
92
InterBrand
L’analisi del valore di un portafoglio marchi è nata in Inghilterra ed è stata introdotta per
la prima volta da Interbrand65, società inglese di consulenza internazionale che offre una
rosa completa di servizi di carattere strategico, creativo e legale volti alla gestione,
promozione e valutazione del marchi. Questa società pubblica ogni anno su Business
Week la classifica dei 100 brand globali di maggior valore economico che sono stati in
grado di ottenere e mantenere le migliori performance competitive sul mercato
mondiale.
Tutti i marchi sono sottoposti ai seguenti criteri di scelta:
•
un terzo del fatturato deve essere conseguito all’estero;
•
devono esistere dati finanziari e di mercato pubblicati e disponibili per preparare
una valutazione corretta;
•
il marchio deve essere un brand market, deve essere globale, conosciuto e
generare profitti significativi in tutto il mercato mondiale;
•
in caso di marchi B2B (“business to business”) deve coesistere allo stesso tempo
un ampio profilo pubblico.
Il marchio è un asset aziendale che può essere valutato sotto il profilo dei flussi
economici che potrà determinare in futuro. Interbrand ha messo a punto negli anni 80
una metodologia di valutazione economica del brand capace di misurare il peso di un
marchio frutto di un’analisi incrociata dei flussi economici derivanti dal brand e dal ruolo
dello stesso nel creare domanda e mantenerla nel tempo: tale metodologia misura
quindi il valore economico del marchio che è determinato dal prodotto tra il risultato
economico (monetario) differenziale atteso e un coefficiente moltiplicativo. Il risultato
economico differenziale atteso è un dato medio-normale, espresso, di conseguenza,
come una grandezza che si ipotizza costante nel tempo. Il coefficiente moltiplicativo
deriva, secondo Interbrand, da un’analisi approfondita della forza del marchio.
65
http://www.interbrand.com/
93
Interbrand identifica la forza del marchio mediante sette fattori, a ciascuno dei quali
attribuisce un peso che ne riflette l’importanza ai fini della stima, e precisamente:
•
leadership - peso 25, misurazione delle quote di mercato possedute dal marchio
nel settore di riferimento;
•
stabilità - peso 15, legata alla fedeltà al marchio;
•
mercato - peso 10, è una stima sia della struttura sia delle caratteristiche del
mercato/settore che influenzano il marchio;
•
internazionalità - peso 25, è il grado di diffusione e notorietà del marchio a livello
globale, con un'analisi specifica della posizione mercato per mercato;
•
trend - peso 10, riguarda l'evoluzione prevedibile del marchio, la sua attitudine a
rispondere efficacemente ai mutamenti del mercato ed alla strategia della
concorrenza;
•
supporti di marketing - peso 10, si tratta delle attività di promozione,
comunicazione e pubblicità svolte in favore del marchio negli ultimi anni e
considerate in un'ottica sia quantitativa (ammontare degli investimenti effettuati)
che qualitativa (ad esempio: qualità del messaggio, penetrazione, ecc.);
•
protezione legale - peso 5, con riferimento alla esclusività del suo utilizzo ed alla
difendibilità legale.
Il punteggio così ottenuto dalla somma dei vari indici è incluso in una scala di valori da 0
a 100. Si attribuisce un punteggio pari a zero nel caso di prodotti unbranded o di prodotti
il cui marchio è sconosciuto, ai quali è attribuita una forza nulla.
94
La metodologia InterBrand
Il valore del marchio è una rappresentazione finanziaria dei guadagni di una società
legati ad un incremento della domanda dei prodotti e dei servizi dovuto alla forza del
proprio marchio.
95
Il modello di valutazione individua tre elementi chiave66:
•
l'analisi finanziaria, l’approccio alla valutazione inizia facendo una previsione dei
ricavi attuali e futuri specificatamente attribuibili ai prodotti branded;
•
il “brand index”, un indice che misura come il marchio influenzi la domanda del
cliente al momento dell’acquisto e si applica agli Economic Earnings per ottenere
i Brand Earnings (redditi-base del marchio);
•
il “brand strenght score”, i sette fattori che identificano la forza del brand devono
essere opportunamente quantificati e ponderati con riferimento al marchio
oggetto di analisi. Tale operazione avviene con degli algoritmi di confronto tra il
marchio considerato ed i valori "storici" delle passate valutazioni di marchio
immagazzinati
nei
sistemi
informativi
di
Interbrand.
La
somma
delle
quantificazioni ponderate pesi-valori per i sette fattori esprime l'indicatore di
sintesi della forza del marchio ("brand strength score"), cioè il coefficiente di
moltiplicazione da applicare al reddito-base del marchio (Brand Earnings) che
consente di misurarne il valore economico. Il Brand Strength Score si traduce in
un tasso di sconto che viene applicato ai Brand Earnings per ottenere il NPV (
valore attuale netto, ottenuto sommando algebricamente i flussi di cassa in
entrata e in uscita attualizzati sulla base del costo del capitale) del brand. Questa
valutazione consente di isolare il rischio specifico del brand nel contesto del
business basato sul livello di domanda che il brand è in grado di soddisfare e sul
vantaggio competitivo aziendale che deriva da tale asset.
Il ruolo del brand definisce il grado in cui la domanda dipende dal marchio, mentre la
forza del brand è la capacità del brand di generare e sostenere la domanda. I due fattori
sono essenziali per aumentare il valore del business.
Tale metodo presenta alcuni punti deboli come la soggettività nella determinazione del
66
http://www.interbrand.com/images/studies/86_BGB_interim_160409_Final_Version.pdf
96
punteggio da attribuire alle 7 variabili e non è in grado di misurare il valore di potenziali
brand extensions. Con il termine brand extension si intende l'utilizzo di un marchio noto
per introdurre un nuovo prodotto in un mercato diverso, vicino o lontano, da quello del
business originario dell'impresa. Utilizza esclusivamente informazioni pubbliche, inoltre
tra le 7 variabili studiate vi è in alcuni casi una forte correlazione, ovvero alcuni indicatori
utilizzati vengono inclusi più volte nell'analisi.
Top 100 Best Global Brands
Lo studio è riferito al 2009 e riporta i primi cento marchi mondiali.
97
La classifica 2009 è un’interessante fotografia della realtà economica e imprenditoriale
italiana, perché da un lato evidenzia il valore economico creato da marchi che
impongono il nostro stile e la nostra creatività a livello mondiale e dall’altro mostra
l’assenza di brand globali in altri settori, come per esempio le nuove tecnologie. Questo
mostra che vi sono ambiti in cui siamo meno competitivi, per varie ragioni, sebbene vi
siano casi di eccellenza per i quali investire nel brand può rappresentare un’opportunità
di crescita e consolidamento. Il marchio ha la funzione di generare e mantenere
domanda e in tempi di rallentamento economico è proprio questa a mancare; nei periodi
di crisi si possono tagliare molti costi ma non si può licenziare il brand. Va invece gestito
98
in modo strategico per far sì che generi più domanda, e quindi valore economico, con
minori risorse. La classifica 2009 dei brand globali a maggior valore economico riflette
l’andamento della situazione finanziaria mondiale: il crollo della finanza, le difficoltà
dell’auto, la tenuta del lusso, la crescita del low-cost e vari movimenti nell’High-Tech.
Dall’analisi risulta che:
•
il marchio di maggior valore a livello mondiale è Coca-Cola (68,734 miliardi di
dollari, +3% rispetto a 2008);
•
il marchio IBM vale
60,21 miliardi (+2% rispetto al 2008) mentre quello di
Microsoft é valutato 56,64 miliardi di dollari ( -4% rispetto al 2008) e quello di
Google 31,98 miliardi (+25% rispetto al 2008);
•
spicca la performance del comparto lusso, in cui l'Italia si riconferma centro di
eccellenza: il valore aggregato dei brand di questo settore cresce del 7% rispetto
allo scorso anno. Tra i brand di lusso si segnalano Louis Vuitton n.16 (21,12
miliardi di dollari), Gucci n.41 (8,18 miliardi di dollari), Chanel n. 59 (6,04 miliardi
di dollari), Hermès n.70 (4,59 miliardi di dollari). In classifica anche Rolex,
Tiffany&Co, Cartier, Prada, Armani;
•
i brand del settore finanziario devono combattere, oltre che con il calo dei profitti,
con una forte perdita della fiducia da parte dei propri clienti. Dei cinque brand con
la performance peggiore in termini di variazione di valore, quattro appartengono
all’ambito dei servizi finanziari: UBS (n.72; perde 31 posizioni; valore del brand:
4,37 miliardi di dollari;
-50% rispetto a 2008); Citi (n.36; perde 17 posizioni;
valore del brand: 10,25 miliardi di dollari;
-49% rispetto a 2008); American
Express (n.22; perde 7 posizioni; valore del brand: 14,97 miliardi di dollari; -32%
rispetto a 2008) e Morgan Stanley (n.57; perde 15 posizioni; valore del brand:
6,39 miliardi di dollari; -26% rispetto a 2008);
99
•
il settore automobilistico, per il quale il 2008 è stato l’anno peggiore dal 1992,
risente pesantemente della crisi: il valore del brand Toyota (n.8) registra una
riduzione dell’8%, anche per effetto dei primi conti in perdita in settant’anni; cali
anche nel segmento premium con Mercedes (n.12), BMW (n. 15), Audi (n.65),
ognuna con un valore ridotto del 7%, e Lexus (n.96, -12%);
•
i brand del mercato ICT hanno dato prova di una maggiore resistenza ai
mutamenti economici e hanno registrato flessioni sostanzialmente contenute del
proprio valore: IBM (n.2), HP (n.11), Cisco (n.14), Xerox (n.56) crescono di
qualche punto percentuale, confermando la loro solidità. Microsoft, Intel, Sap,
Oracle, Samsung invece, perdono pochi punti percentuale, dimostrando la
capacità di superare momenti difficili67.
67
http://www.interbrand.com/images/studies/-1_BGB2009_Magazine_Final.pdf
100
Japan's Best Global Brands
Il 18 febbraio 2009 Interbrand ha annunciato Japan’s Best Global Brands 200968 la
prima classifica dei marchi globali originari del Giappone, utilizzando la metodologia
proprietaria per calcolare il valore del marchio in termini monetari. Lo studio dimostra
l’importanza di una prospettiva a lungo termine per la gestione del marchio globale che
può aiutare a mitigare gli effetti di una recessione economica. Rispetto al calo dei prezzi
delle azioni la diminuzione di valore del marchio è stata molto ridotta. I primi sette
marchi sono stati colpiti dalla crisi economica mondiale; sebbene la maggior parte ha
visto un declino del valore del proprio marchio, la perdita di valore del marchio è stata
meno forte rispetto al calo dei prezzi delle azioni. Nintendo, in particolare, ha registrato i
suoi più alti profitti nonostante la recessione e ha visto incrementare il valore del suo
brand del 5% nell’ultimo semestre.
68
www.interbrand.com/images/PressReleases/-1_Japan_BGB2009.pdf
101
La classifica intende mostrare il valore dei marchi globali originari del Giappone le cui
imprese sono quotate alla borsa di Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Per consentire il
confronto delle loro posizioni, i criteri di scelta cui sono sottoposti i marchi per Japan’s
Best Global Brands sono gli stessi utilizzati per l'annuale Top 100 Best Global Brands.
.
La recessione mondiale dovuta alla globale crisi finanziaria ha avuto un impatto
maggiore sui brand del Giappone. La maggior parte (24 dei 30 top brand) ha visto
diminuire il proprio valore, il valore totale per i 30 top è sceso del 2%69. I marchi
appartenenti al settore automobilistico e a quello dell’elettronica dominano i 30 top
brands del Giappone.
69
http://www.interbrand.com/images/PressReleases/309_JBGB2010_E.pdf
102
103
Metodi qualitativi
Esaurita l’analisi dei metodi quantitativi è necessario precisare, introducendo i metodi di
valutazione qualitativi, che tali metodi non hanno come scopo quello di fornire una stima
del valore in termini monetari dei beni intangibili, ma cercano invece, attraverso l’analisi
di vari indici, di classificare gli stessi all’interno di scale di rating precostituite.
Piattaforma di analisi per la valutazione economico-finanziaria
L’Italia è il primo ed unico paese in Europa che ha messo a punto una metodologia di
valutazione economico-finanziaria dei brevetti condivisa tra le istituzioni pubbliche e
private che svolgono un ruolo fondamentale nei processi innovativi. Nel febbraio 2005 il
Ministero dello sviluppo economico ha istituito un gruppo di studio, composto da esperti
del
mondo
imprenditoriale,
della
ricerca
pubblica
e
privata,
della
pubblica
amministrazione e del sistema bancario italiano per elaborare un modello in grado di
evidenziare il valore economico dei diritti di proprietà industriale, ed in particolare dei
brevetti, quale strumento per avvicinare le imprese alla proprietà industriale. L’attività
svolta dal gruppo di studio ha portato come primo risultato alla sottoscrizione il 21
ottobre 2008 di un Protocollo di Intesa70, in cui il Ministero dello Sviluppo economico,
l’ABI ( Associazione Bancaria Italiana), Confindustria e la Crui (Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane) hanno condiviso una piattaforma di valutazione economica dei
brevetti. Tale Protocollo oltre ad essere un importante strumento promozionale è anche
uno strumento di politica economico-industriale che, nell’intento di creare un sistema di
riferimento trasparente, accessibile e valido per tutti, individua alcuni obiettivi per
sostenere la capacità innovativa e competitiva degli operatori economici e rende chiaro
l’impegno delle istituzioni pubbliche e private coinvolte nel raggiungerli. Il Ministero con
l’UIBM si è posto l’obiettivo di far incontrare soggetti che pur avendo ruoli precisi e
70
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
104
fondamentali nel sistema di innovazione non avevano finora discusso insieme alcuni
temi come l’accesso al finanziamento di progetti innovativi che si basano su brevetti per
comprendere il punto di vista e le necessità di chi finanzia e non solo di chi ha necessità
di finanziamento. Solo da una chiara visione delle necessità delle singole parti si può
arrivare a condividere una metodologia che sarà il mercato a decidere se usare o meno.
L’attuazione del protocollo potrà generare un circolo virtuoso tra innovazione e
finanziamenti pubblici e privati: le imprese che vorranno fare innovazione, infatti,
avranno a disposizione un sistema in grado di evidenziare il valore economico dei
brevetti, ossia l'incremento del valore della produzione e del valore aziendale derivante
dallo sfruttamento della nuova tecnologia brevettata, cosa che consentirà loro di
accedere al credito e al capitale di rischio. La metodologia è utile per inserire il valore
dei brevetti nei bilanci aziendali non più solo come costo ma come attivo e soprattutto
come asset strategico per stare sul mercato. Apprezzare la consistenza finanziaria degli
attivi immateriali rende conto del valore dei brevetti di cui un'impresa usufruisce al pari
dei macchinari e dei capannoni per sostenere più cicli della propria produzione.
Gli attivi immateriali derivano infatti dai trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di
diritti di brevetto, licenze e know-how.
Il percorso della valutazione
Questo lavoro è stato avviato nella convinzione che la valutazione dei brevetti dovesse
essere condotta con un approccio aperto, senza dare l’impressione che tutto sia chiaro
e che qualcuno abbia in mano le chiavi di un metodo in assoluto migliore degli altri. I
brevetti sono osservati meno per l’aspetto (comunque decisivo) di garanzia
dell’inventore e della proprietà industriale e più per il reale e decisivo apporto di
innovazione tecnologica che conferiscono alla produzione, innovando i processi, i
prodotti, abbattendo i costi di produzione una volta applicati. L'esigenza primaria non è
105
quella di valutare economicamente il brevetto, ma proprio di stabilirne le potenzialità nel
contesto di business attraverso una analisi, che è in prima battuta qualitativa, della sua
funzione economica. Il brevetto è inteso come uno strumento di business e di supporto
alla decisione del finanziamento: la sola analisi brevettuale è insufficiente se non è
confrontata con le esigenze del mercato e il contesto di business in cui il brevetto si
trova ad interagire e nasce la consapevolezza che valutare un brevetto in un contesto di
business significa valutare tale bene “nell'impresa”, sondando approfonditamente anche
le possibilità di sfruttamento nel mercato, oltre che al potenziale tecnico/innovativo. È
necessario arrivare a mappare e misurare i brevetti in un contesto di business usando
degli indicatori (detti anche proxi sia per i Value Driver sia per gli Enabler per valutare
rischi/ benefici tenendo conto dei vantaggi competitivi e delle condizioni di contesto, es.
decisioni per investimenti, definire strategie nel mercato, accedere a nuovi mercati).
106
La metodologia risponde all'esigenza di uno strumento in grado di collocare il brevetto
nell'insieme delle sue interrelazioni con le altre componenti dell'azienda, del business al
fine di :
•
migliorare l'analisi del merito di credito, relativamente all'aspetto della proprietà
industriale;
•
migliorare la gestione del rischio, anche in una logica di abbattimento del rischio;
•
collocare il brevetto in un contesto di business, strategico ed economicofinanziario;
•
facilitare l'accesso al capitale di debito e di rischio;
•
contribuire ad agevolare la posizione patrimoniale o il premio di rischio di aziende
in grado di dimostrare il valore aggiunto, la spinta competitiva e il vantaggio
competitivo che deriva dalla proprietà industriale di un progetto in cui la proprietà
industriale sia effettivamente un asset e un supporto, nei confronti delle banche71.
Il documento di valutazione è formato da una parte tecnica (la piattaforma di valutazione
e la matrice dei parametri) e da uno studio che evidenzia il significato ed il valore della
valutazione da un punto di vista macroeconomico. L'obiettivo è quello di fornire:
•
agli investitori, un supporto nella decisione di investimento;
•
all’ente pubblico, le linee guida per una griglia di merito;
•
all’inventore/titolare o richiedente il brevetto, uno strumento di autovalutazione e
comunicazione del valore e dei vantaggi economici che agevoli accordi di
trasferimento di tecnologia e i rapporti con il mondo finanziario72.
71
72
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
107
La piattaforma vuole anche sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari mirati, che
favoriscano l’accesso ai finanziamenti alle imprese che possano dimostrare di
possedere beni di proprietà intellettuale valorizzabili, capaci di generare reddito.
Il metodo
La struttura proposta per l'organizzazione della piattaforma di analisi per la valutazione
poggia sul modello tecnico-teorico che Razgaitis73 chiama Rating/Ranking Method.
Non bisogna confonderlo con il rating bancario: in questo caso si parla di rating nel
senso tecnico, di quell'approccio di analisi e valutazione che viene spesso invocato
quando si affrontano questioni che prendono le mosse da un'analisi qualitativa e sono
comunque difficili da quantificare ( Razgaitis).
l rating bancario è il giudizio sul merito creditizio dell’azienda (qualità/rischiosità del
cliente). Viene espresso con un voto che può essere numerico, descrittivo o
alfanumerico. Le scale su cui si basa il rating variano a seconda del modello utilizzato. I
due modelli più utilizzati sono: Standard & Poor’s da AAA ( miglior voto possibile) a D (
situazione di insolvenza) e Moody’s da AAA (miglior giudizio possibile) a C (altissima
probabilità di insolvenza). Ad ogni classe è associata automaticamente una determinata
probabilità di insolvenza PD. Una buona valutazione permetterà di ottenere un buon
rating. Maggiore è il punteggio assegnato, minore è il rischio per la banca e dunque
maggiore è la possibilità di ottenere credito e di godere di migliori condizioni sul
prestito74.
Il modello tecnico-teorico che Razgaitis75 chiama Rating/Ranking Method potrebbe
essere un aiuto e un supporto che viene messo a disposizione del sistema finanziario,
che ha ovviamente un interesse per il credito di impresa e il finanziamento di progetti
innovativi, perché questo possa eventualmente adattarlo alle proprie esigenze e/o
73
R.Razgaitis, Valuation and Pricing of technology-based Intellectual Property,Wiley, 2003.
Monachesi F. e Mosconi V., Le imprese si preparano alla sfida di Basilea 2, CCIAA Macerata, 2006, pp.12-14.
75
R.Razgaitis, Valuation and Pricing of technology-based Intellectual Property,Wiley, 2003.
74
108
integrare con gli strumenti che già sono in dotazione alle banche per l’analisi di progetti
da finanziare.
La piattaforma di valutazione risulta flessibile perché non rappresenta un metodo unico
e univoco di valutazione, ma propone un ambiente di analisi ricco di spunti per
esaminare e valutare il contributo della componente brevettuale alle potenzialità di
business dell’impresa.
Nelle diverse fasi dell’applicazione, obiettivi, destinatari e motivi della valutazione
saranno diversi e così sarà anche per il processo di analisi e valutazione che potrà
assumere connotazioni diverse nei diversi casi. Gli stessi parametri proposti nella
matrice non sono fissi ma variano e si aggregano diversamente in funzione di un
contesto dinamico.
La costruzione della metrica (criteri di valutazione, indicazioni, parametri da considerare)
della piattaforma di analisi proposta nel contesto del metodo di rating per la valutazione
passa per lo sviluppo ed elaborazione delle cinque costituenti fondamentali :
•
Scoring Criteria - criteri, parametri o indicatori da considerare per l’attribuzione
del giudizio di merito; l’individuazione e l’organizzazione dei criteri è la costituente
prima del metodo di rating: su questo aspetto si è concentrata l’attenzione per
realizzare la piattaforma che costituisce un primo contributo all’analisi ed è
preliminare ad una successiva valutazione ( che può essere condotta con vari
metodi, solitamente quello del costo, del reddito o del mercato). In genere il metodo
è efficace quando sono presenti almeno 5 criteri o gruppi di criteri;
•
Scoring System - sistema di punteggio o metro di giudizio; sono adottabili varie
scale di valori/punteggi attribuibili ai diversi indici o coefficienti: generalmente si
adottano scale positive da 0 a 4, da 0 a 2, da 1 a 5 o da -2 a +2. Il più comune è
quello in cui il punteggio attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 5, dove 5 è il
punteggio migliore, 1 il peggiore e 3 rappresenta una condizione standard o di
riferimento;
109
•
Scoring Scales - scala di giudizio del punteggio attribuibile; può dipendere da
una valutazione soggettiva di uno o più esperti o da linee guida oggettive che
minimizzano l’intervento soggettivo del valutatore;
•
Weighting Factors - pesi o fattori di ponderazione; consentono di attribuire
maggiore o minore importanza ai criteri individuati come base valutativa per
l’attribuzione del punteggio. Il modo più semplice per pensare all’introduzione di un
peso è l’attribuzione di un punteggio di rilevanza da 0 a 1 oppure con un punteggio di
rilevanza da 0 a 3, dove 0 indica nessuna rilevanza ed è generalmente riservato al
caso in cui le informazioni non siano disponibili, o in cui non si voglia tener conto di
uno o più indicatori nella valutazione, 1 poca rilevanza, 2 indifferente, 3 molta
rilevanza. All’interno della sezione i punteggi attribuiti a parametri e criteri vengono
debitamente pesati (cioè moltiplicati per loro fattore ponderale) secondo la diversa
importanza o rilevanza che aspetti diversi assumono in situazioni eterogenee, in
modo da arrivare via via , partendo da una griglia di parametri generali ad una
rappresentazione della situazione specifica grazie a pochi sintetici fattori di
correzione caratteristici;
•
Decision Table - calcolo dei punteggi parziali (eventualmente raggruppando i
criteri in aree di valutazione omogenee, con un indicatore intermedio generale), il
calcolo complessivo e la tabella delle decisioni76, su cui si basano le scelte di
finanziamento, interventi di valorizzazione, di investimento.
Dall'analisi dei criteri e attraverso i punteggi di rating parziali è possibile arrivare a degli
indicatori che costituiscono poi
la base dei giudizi di merito e quindi il giudizio
complessivo sul brevetto, su cui sarà basata la decisione del finanziamento/investimento
in base ad una tabella delle decisioni. Per poter interpretare il risultato è necessario
avere una griglia di valutazione/rating che permette di arrivare ad una decisione sulla
76
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
110
base del punteggio ottenuto. In un modello di rating il giudizio di sintesi che deriva dal
rating si ottiene attribuendo alle varie fasce di punteggio un grado o indice di merito. È
possibile adottare la stessa scala di rating di Standard &Poor utilizzata per azioni e
obbligazioni, attribuendo grado AAA alle valutazioni di brevetti di maggior merito e via
via fino a CC per una contingente situazione di vulnerabilità e D per i casi di carenza dei
requisiti.
Framework di analisi
L'analisi è stata organizzata in cinque moduli indipendenti e autonomi intendendo in
questo modo presentare in maniera strutturata le prospettive di valutazione così come
sono emerse dal quadro teorico-pratico, dalla prassi di valutazione e dalle necessità
degli operatori. Le varie aree di analisi offrono una prima possibilità di organizzazione e
sistematizzazione dei criteri o indicatori rilevanti, raccolti in 5 macro-sezioni o macroaree generiche. Ciascuno dei 5 moduli permette di condurre un’analisi secondo una
delle prospettive che compongono il complesso posizionamento del brevetto in un
contesto produttivo, d’impresa, di mercato, di tecnologia, di business.
111
Il modulo “Aspetti propri del brevetto/invenzione” ha la funzione di individuare e
collocare il brevetto nel cosiddetto stato dell’arte e della tecnica e nel contesto di altri
brevetti ad esso collegati. Gli aspetti propri del brevetto sono l’impatto o la probabilità di
successo e la robustezza del brevetto ( ovvero l’attività inventiva, la portata delle
rivendicazioni ecc.). L'ambito legale ricomprende i criteri che caratterizzano l'esame di
merito del documento brevettuale, lo stadio della domanda di brevetto o del brevetto
concesso, il motivo o l'intenzione strategica della domanda di brevetto:
•
stato del brevetto (domanda, esame, concessione);
•
protezione, scelte strategiche;
112
•
esame di merito in sede di domanda di brevettazione;
•
verifica tecnico-formale del brevetto ( verifica della sussistenza dei requisiti di
novità, originalità, applicabilità industriale);
•
valutazione del grado di novità dell’invenzione con riferimento al grado di
indipendenza dell’invenzione da altre note e dallo stato dell’arte e della tecnica;
•
documenti anteriori( citati) e documenti posteriori collegati;
•
verifica delle imitazioni e contraffazioni;
•
copertura geografica;
•
criteri legati all'affollamento/intensità brevettuale nel settore e il conseguente
rischio di infringement.
Il modulo “Aspetti propri della soluzione/tecnologia” considera aspetti propri della
soluzione tecnica e della tecnologia proposta con l’invenzione e consiste nella verifica
della applicabilità industriale e della effettiva funzionalità delle invenzioni con riferimento
agli investimenti necessari per lo sviluppo dell’invenzione e la realizzazione del
prototipo. Si considerano aspetti più generali relativi alla tecnologia per agganciare in
maniera trasparente e semplice la pratica di valutazione di progetti già in uso a questa
piattaforma ad integrazione della valutazione che riguarda progetti di innovazione
supportati da brevetti. Si esaminano i fattori legati a:
•
stadio di avanzamento dell’invenzione;
•
presenza sul mercato di sostituti o alternative;
•
time to market;
•
turnover tecnologico;
•
rischio tecnologico (sviluppo, applicazione, industrializzazione);
•
trasferibilità e possibili ambiti di applicazione;
•
analisi costi/benefici dello sviluppo;
•
possibilità di generare altri diritti di proprietà intellettuale;
•
esistenza di test e prototipi del prodotto brevettato;
113
•
costi di acquisizione di competenze tecniche specifiche;
•
importanza dell'invenzione per gli sviluppi tecnologici futuri e fecondità della
tecnologia.
Il modulo “Aspetti interni” si riferisce al contesto di sviluppo della soluzione tecnica
/dell’invenzione con particolare riferimento alle risorse umane (competenze tecnologiche
del
team
di
sviluppo)
e
agli
aspetti
del
brevetto
più
vicini
al
team
di
progetto/imprenditore/azienda proponente il progetto. Il modulo dà spazio ad indicatori
vicino all’ambito del brevetto, e, accanto a questi mantiene comunque anche aspetti che
già i gruppi di valutazione erano abituati a considerare durante l’analisi di progetti
innovativi. Anche in questo modulo si è ritenuto opportuno gettare un ponte di
collegamento tra le pratiche già in uso e queste prospettive di analisi che integrano
l’ambito del brevetto/proprietà industriale. Comprende:
•
gli aspetti relativi al profilo dell’inventore, dell’imprenditore, della azienda o del
gruppo di ricerca;
•
capacità sia manageriale che tecnica con riferimento alla realizzazione ed allo
sviluppo dell’idea inventiva, capacità finanziaria;
•
competenze/risorse per lo sviluppo;
•
prospettive di produzione a costi accettabili per il mercato;
•
evoluzione dell’idea/soluzione;
•
disponibilità o possibilità di acquisire e gestire asset complementari ai fini della
realizzazione/industrializzazione/commercializzazione del prodotto brevettato;
•
il livello di competenza e di capacità dell’azienda nel monitorare il mercato e
supportare e investire sul mantenimento e sulla difesa del brevetto;
•
logistica interna/esterna.
Il modulo “Accesso al mercato” si avvicina agli indicatori classici, come ad esempio per il
mercato di riferimento la filiera, i canali di distribuzione o di vendita, aspetti legati
all’ambito brevettuale, considerando per esempio i diritti di proprietà industriale di terzi o
114
il vantaggio di spingere la soluzione brevettata nella filiera e anche le risorse tecnicofinanziarie per reagire ad eventuali violazioni o contraffazioni. Si fonda su un'area di
indagine simile alle analisi bancarie per la valutazione dei progetti, tenendo conto di:
•
canali di promozione e vendita;
•
analisi della concorrenza;
•
leva sui prezzi/leva su accordi di fornitura;
•
valore del mercato di riferimento;
•
stime di crescita del mercato;
•
ciclo di vita del prodotto;
•
possibilità di prodotti sostitutivi;
•
rischio di infringement, esistenza di diritti di terzi, possibilità di imitazione e
capacità di identificazione e controllo, aspettative di internazionalizzazione e
prospettive di tutela della proprietà intellettuale.
Il modulo “Aspetti Esterni” vuole cogliere gli aspetti economici e di business del settore e
del mercato di riferimento in cui la soluzione inventiva/il progetto innovativo vanno a
collocarsi. Analizza il mercato di riferimento del prodotto, eventuali limitazioni dettate
dalle normative relative alla produzione e commercializzazione del prodotto, identifica
aspetti peculiari all'ambiente di business e al contesto economico in cui l'azienda o
l'imprenditore si troveranno ad interagire e quindi:
77
•
trend di mercato, esigenze o richieste di mercato;
•
numero di ditte esistenti e dominanti;
•
mercato di nicchia;
•
disponibilità del mercato ad accogliere l'invenzione;
•
rilevanza dell’invenzione per sviluppi tecnici e tecnologici futuri;
•
sensibilità o vulnerabilità del mercato;
•
necessità di autorizzazioni per la produzione o la vendita77.
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
115
Gli aspetti di contesto mercato-impresa, tecnologia, e legali-brevettuali o tecnicoprocedurali caratterizzano l’organizzazione di criteri, parametri e indicatori e consentono
di considerare il brevetto in un contesto più ampio rispetto a quello aziendale fornendo
una valutazione più oggettiva rispetto ai metodi quantitativi che si basano sui costi, sulle
vendite e sui profitti. La piattaforma di valutazione risponde alla necessità di
comprendere meglio lo strumento brevettuale, il suo funzionamento e la sua
collocazione all'interno del mercato e della impresa. Per questo scopo la piattaforma
prevede due dei 5 moduli: uno dedicato all'analisi della forza e stabilità del brevetto o
domanda di brevetto (Brevetto/Invenzione), il secondo dedicato all'analisi dell'invenzione
sottostante (Tecnologia/prodotto).
L’insieme delle considerazioni di analisi sui 5 moduli va a supportare il giudizio finale. In
ciascun modulo gli indicatori sono stati raggruppati in due modi diversi ad identificare
criteri generali che consentono un confronto trasversale tra i moduli stessi:
•
raggruppamento principale, il più tradizionale in questo genere di esercizio,
riguarda gli indicatori di Capacità o Robustezza (ad esempio capacità interna,
capacità del brevetto, ecc.) e indicatori di Impatto o Effetto (ad esempio impatto
della tecnologia, impatto nell’accesso al mercato);
•
raggruppamento secondario, indipendente dal primo, offre un’organizzazione
diversa degli indicatori che sono caratterizzati in termini di Probabilità di
Successo (P) e Rilevanza (R). Questa visione riprende in linea generale la
prospettiva
della
banca
che
in
genere
valuta
in
considerazione
di
redditività/rischio: in questo caso la Probabilità di Successo è sostanzialmente il
complemento a 1 del rischio [ Rischio= 1 - Probabilità di Successo ], mentre la
Rilevanza è un concetto esteso comunque assimilabile alla redditività78.
78
http://www.uibm.gov.it/it/gare/FondoNazionaleInnovazione/Dispensa_moduli_formativi_sett_nov2009_loghi.pdf
116
Il
poter
disporre
di
due
raggruppamenti
indipendenti
consente
una
miglior
rappresentazione dei dati secondo più mappe ( più assi o criteri) di interesse e facilita
l’analisi soprattutto grafica. Nei moduli 1 e 2, Brevetto e Tecnologia, alcuni indicatori
sono identificabili come “Opzioni”. Sono questi indicatori di “Impatto/Effetto” nel primo
raggruppamento e di “Rilevanza” nel secondo raggruppamento e considerano possibilità
(opzioni appunto) aperte nel momento della valutazione e che non sono ancora
finalizzate o finalizzabili, e/o dipendono da scelte che possono essere posticipate in
attesa di maggiori informazioni e in condizioni di minore incertezza79.
Il modulo 3, “Aspetti interni” ha solo indicatori che ricadono nei criteri “Capacità”, per il
primo raggruppamento, e “Probabilità di Successo”, per il secondo raggruppamento.
Il modulo 5, “Aspetti esterni”, quasi in maniera complementare al modulo 3, ha solo
indicatori che riguardano criteri di “Impatto”, per il primo raggruppamento, e “Rilevanza”,
79
http://www.uibm.gov.it/it/gare/FondoNazionaleInnovazione/Dispensa_moduli_formativi_sett_nov2009_loghi.pdf
117
per il secondo raggruppamento. Entrambi i moduli 3 e 5 sono inoltre caratterizzati da un
ulteriore livello di analisi.
Per il modulo “Aspetti Interni” si considerano 2 sotto-raggruppamenti degli indicatori che
individuano l’uno gli indicatori legati alle capacità / probabilità di successo in termini di
Risorse/ Assets (A), in particolare le Risorse Umane, l’altro indicatori legati a risorse
rivolte al Brevetto / invenzione (B).
Per il modulo “Aspetti Esterni” si considerano 2 sotto-raggruppamenti degli indicatori che
individuano invece gli indicatori di impatto / rilevanza riferendoli a fattori di forza (vs
fragilità, F) e fattori abilitanti, Enabler / Opportunità (E).
Valutazione quantitativa
La valutazione qualitativa è preliminare ad una successiva valutazione quantitativa che
può essere condotta con vari metodi, solitamente quello del costo, del reddito o del
mercato. Nella prassi si utilizzano di solito due modelli di valutazione: un metodo di
valutazione primario e un metodo secondario di controllo. Nell’adozione del metodo di
valutazione primario si predilige il metodo del reddito e, dove ne esistono le condizioni,
l’approccio di mercato o i metodi ibridi o intermedi. Quale metodo di valutazione
secondario, si elegge, per convenienza, il metodo del costo storico rivalutato aggiornato
ai valori correnti.
118
Costruire il valore
I parametri ed i coefficienti contemplati ed elaborati dalla metodologia rappresentano la
versione metrica o indicizzata delle dimensioni strategiche che caratterizzano la
creazione e l’uso del brevetto, e per estensione anche del portafoglio di brevetti.
119
Il grafico di cui sopra mira ad illustrare graficamente il concetto di creazione del valore, il
quale:
•
poggia su aspetti legali, brevettuali e tecnico-procedurali sintetizzati in criteri e
indicatori;
•
si organizza e si articola mappando aspetti di contesto mercato/impresa e
tecnologia;
80
•
scaturisce dal peso assegnato ad ogni variabile analizzata in fase di processo;
•
aumenta e si rafforza al crescere del numero di brevetti in portafoglio80.
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/valutazione_brevetti/Protocollo_intesa.pdf
120
Il Fondo Nazionale per l’innovazione
L’attuazione del protocollo ha generato un circolo virtuoso tra innovazione e
finanziamenti pubblici e privati di cui è espressione un Fondo Nazionale per
l’innovazione istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MSE) del 10
marzo 2009. Tale Fondo ha l’obiettivo di sostenere i progetti innovativi basati sull’utilizzo
economico dei titoli della proprietà industriale e in particolare dei brevetti.
Si vogliono rimuovere gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra
domanda e offerta di finanziamento per progetti basati sullo sfruttamento industriale di
brevetti, aumentando la loro capacità di attrarre finanziamenti.
Il Fondo per l'innovazione, la cui dotazione è circa di 60 milioni di euro, interviene a
sostegno alle PMI nell'accesso al capitale di rischio e al credito per il finanziamento di
progetti innovativi basati per la prima volta, sull'utilizzo economico dei brevetti.
Il FNI, che mira quindi a sostenere le PMI e rafforzare il brevetto italiano, agirà come
strumento di mitigazione del rischio di credito e come strumento di investimento per
banche ed intermediari finanziari che sosteranno i progetti innovativi delle pmi basati
sull’utilizzo economico dei brevetti. Tra gli obiettivi vi è la necessità di favorire la
trasferibilità della proprietà industriale e aumentare la capacità dei brevetti di attrarre
finanziamenti.
Gli interventi del FNI sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche
in operazioni finanziarie progettate, cofinanziate e gestite da banche e intermediari,
espressamente finalizzate al finanziamento di progetti innovativi collegati ai titoli della
proprietà industriale81.
81
http://www.uibm.gov.it/it/dossier/FondoInnovazione.asp
121
122
Gli avvisi pubblici
Il Ministero, con il supporto del comitato tecnico ha emanato appositi avvisi attraverso i
quali hanno invitato i soggetti intermediari a presentare proposte di operazioni
finanziarie.
Gli avvisi pubblici sono uno strumento importante per stimolare la ricerca ed aumentare
la competitività delle aziende italiane e si riferiscono alle due macroaree di intervento
individuate dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 2009: il finanziamento di debito, a cui
vengono destinati 37,5 milioni di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20
milioni di euro. I due interventi sono entrati in vigore il 30 dicembre 2009 con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con la firma degli avvisi pubblici di attuazione, il
Ministro Scajola ha reso operativo il nuovo Fondo Nazionale per l’Innovazione.
L'Avviso pubblico relativo alla attività creditizia individua uno o più soggetti autorizzati
allo svolgimento di tale attività per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da
erogare a piccole e medie imprese a fronte di progetti innovativi basati sull'utilizzo
economico di brevetti. Il presente avviso è finalizzato a selezionare uno o più soggetti
proponenti al fine di dare attuazione agli interventi del Ministero destinati ad agevolare,
attraverso l'impiego delle risorse del FNI, l'accesso al credito per le PMI che intendono
realizzare progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei brevetti. In particolare,
stabilisce che la proposta finanziaria (cd. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un
insieme di finanziamenti aventi caratteristiche comuni, quali la tipologia di finanziamento,
il destinatario, il trattamento contabile o altre) concessa dall'intermediario alla PMI che
presenta un progetto innovativo, abbia una durata compresa tra 3 e 10 anni e sia
costituita da un insieme di finanziamenti di importo massimo pari a euro 3.000.000,
regolati a tasso agevolato, senza che sia richiesto alcun tipo di garanzia82.
L'Avviso pubblico relativo al capitale di rischio ha come obiettivo l'individuazione di uno o
più soggetti gestori di Fondi mobiliari riservati di tipo chiuso di capitale di rischio diretti
alla partecipazione nel capitale di piccole e medie imprese. Il capitale di rischio indica il
finanziamento “equity” e “quasi equity” ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita:
82
http://www.uibm.gov.it/it/gare/FondoNazionaleInnovazione/Avviso_pubblico_attivita_creditizia.pdf
123
“l'equity” indica la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote
emesse per gli investitori e “quasi equity” indica gli strumenti finanziari il cui rendimento
per chi li detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell'impresa
destinataria. Il presente avviso è finalizzato a selezionare uno o più soggetti per dare
attuazione agli interventi del Ministero attraverso le risorse del FNI destinati ad
agevolare l'accesso al finanziamento in capitale di rischio per le PMI che intendono
realizzare progetti innovativi basati sull'utilizzo economico di brevetti83. Possono
presentare proposta per richiedere l'intervento del Ministero attraverso le risorse del FNI
le società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate. Le SGR sono
società per azioni costituite e operanti in Italia alle quali è riservata la possibilità di
prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In
particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi
comuni di propria o altrui istituzione e a prestare il servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento. Le SGA sono società per azioni costituite in altri
Stati dell’Unione Europea che possono svolgere le attività di gestione in Italia.
Il Fondo comune di investimento dal punto di vista legale, è un patrimonio, privo di
personalità giuridica, suddiviso in quote di pertinenza dei partecipanti. Tale patrimonio è
distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve
essere depositato presso una banca (banca depositaria). Sono disciplinati dal Testo
unico in materia di intermediazione finanziaria del febbraio 1998. Tali società dovranno
avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibile a pubblici poteri. I
soggetti proponenti alla data di presentazione della proposta, si impegnano a:
•
apportare nel Fondo comune di investimento risorse finanziarie di investitori
privati in misura almeno pari al 50% delle risorse complessive di tale fondo e,
comunque, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a dieci milioni di euro;
•
garantire una copertura dell' intero territorio nazionale, anche attraverso la
partecipazione a network in grado di svolgere attività di esplorazione delle
83
http://www.uibm.gov.it/it/gare/FondoNazionaleInnovazione/Avviso_pubblico_capitale_rischio.pdf
124
opportunità di investimento e di valutazione delle stesse in tutte le regioni
italiane;
•
accendere presso la Banca depositaria un conto corrente sul quale
depositare le risorse finanziarie del FNI da cui prelevare le tranches di
sottoscrizione del fondo comune di investimento.
Le banche e gli intermediari finanziari italiani e quelli aventi sede legale in uno stato
membro possono presentare la propria candidatura per la realizzazione di portafogli di
finanziamenti entro il 15 luglio 2010; le società di gestione del risparmio o le società di
125
gestione armonizzate possono proporsi per la gestione dei fondi entro il 31 marzo 2010.
Le proposte presentate sono valutate, seguendo l'ordine cronologico di presentazione al
Ministero delle stesse, al fine di verificarne, in via preliminare, la conformità alla
normativa di riferimento del Fondo (art.6). Le valutazioni in merito all'ammissione delle
operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari all'intervento del Fondo, sono
effettuate da un distinto organo, denominato comitato tecnico.
Le proposte ritenute non ammissibili sono respinte e le relative motivazioni sono portate
a conoscenza degli interessati. A seguito dell’espletamento della fase valutativa, le
proposte
ritenute
ammissibili
accedono
alla
fase
di
valutazione
finalizzata
all'accertamento dell'adeguatezza dell'operazione finanziaria sotto il profilo tecnico,
economico e finanziario. Per le proposte ritenute adeguate, fatta salva la possibilità di
avviare, sulla base di quanto eventualmente previsto nell'avviso
pubblico, una
procedura negoziata finalizzata alla modificazione di uno o più elementi dell’operazione
finanziaria proposta, il Ministero stipula una specifica convenzione con il soggetto
intermediario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento agli elementi
operativi, alle modalità di svolgimento del controllo e monitoraggio, nonché agli aspetti
specifici connessi alla erogazione delle risorse pubbliche.
126
Fonte M. E. Puzzo e A. Sacrestano, Progetto Arcadia S. r. l.
Modalità di accesso delle PMI ai finanziamenti
Il soggetto intermediario svolge l’attività di selezione delle PMI e dei progetti aziendali
aventi i requisiti per poter accedere agli interventi finanziari previsti nel ambito
dell’operazione finanziaria cofinanziata dal Fondo.
Al fine di quantificare il valore economico di un brevetto e di attribuire il merito creditizio
alla impresa, i soggetti intermediari sono tenuti ad applicare la Griglia di valutazione dei
brevetti, di cui al Protocollo d'Intesa sulla valutazione economico finanziaria dei brevetti,
127
e ad indirizzare la selezione delle PMI e dei progetti finanziabili in base ai risultati
ottenuti dall'applicazione della Griglia.
Nell'Avviso pubblico relativo al capitale di rischio tutte le scelte in merito alla selezione e
valutazione dei progetti aziendali e delle imprese in cui effettuare gli investimenti sono di
competenza della SGR.
Nell'Avviso pubblico relativo alla attività creditizia tutte le scelte in merito alla selezione e
valutazione dei progetti aziendali e delle imprese a cui concedere i finanziamenti sono di
competenza del soggetto aggiudicatario.
128
Il controllo e monitoraggio degli interventi
Il controllo e il monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del Fondo da parte
del Ministero è teso a verificare lo stato di avanzamento degli stessi sulla base dei dati e
delle informazioni fornite dai soggetti intermediari. Questi ultimi si impegnano, infatti, al
momento della presentazione delle proposte a fornire al Ministero tutte le informazioni
sull’attuazione delle operazioni finanziarie e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati,
nonché ad acconsentire al trattamento dei dati (art. 10 Decreto 10 marzo 2009). In
particolare l’attività di controllo è relativa alla verifica, formale e sostanziale, delle
operazioni finanziarie realizzate in termini di conformità alle caratteristiche degli
investimenti delle PMI e dei progetti finanziati.
Il monitoraggio è rivolto, invece, alla valutazione della gestione finanziaria del Fondo e
dell’impatto degli interventi, anche in termini di aree territoriali, tipologie di imprese,
attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico.
Nell’ Avviso pubblico relativo al capitale di rischio il Ministero svolgerà esclusivamente
attività di controllo e di monitoraggio sulle attività svolte dalla SGR, finalizzate alla
verifica del rispetto di quanto previsto nell’avviso e stabilito in convenzione e del
Regolamento di gestione del fondo.
Nell’ Avviso pubblico relativo al capitale di credito il Ministero svolgerà esclusivamente
attività di controllo e di monitoraggio sulle attività svolte dal soggetto aggiudicatario,
finalizzate alla verifica del rispetto di quanto previsto nell’avviso e stabilito in
convenzione.
129
130
IPscore
Nel 2001 l’Ufficio Brevetti e Marchi Danese ha prodotto IPscore®2.0, un software di
supporto delle decisioni aziendali di valutazione e management di brevetti e dei progetti
che li riguardano. L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha acquisito i diritti sul software
per renderli disponibili agli Uffici Nazionali dei Paesi Membri.
IPscore 2.1, sviluppato dall’EPO, è una versione multilingue e leggermente perfezionata
di IPscore 2.0 ed è disponibile per tutti gli utenti gratuitamente al fine di sostenere la
strategia brevettuale delle imprese.
84
Il programma installato nel software è Microsoft
Office Access 2003. IPscore è uno strumento unico che fornisce una valutazione
qualitativa e quantitativa in forma di una previsione finanziaria; è anche uno strumento di
gestione che può contribuire allo sviluppo tecnologico delle aziende attraverso una
leadership strategica di brevetto.
84
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a2a008822722c942c125755a003774c1/$file/ipscore_manua
l_en.pdf
131
Se una azienda ha uno o più brevetti, è necessario che lo scopo di questi brevetti sia
legato o sia sostenuto dalla strategia di business della azienda.
IPscore® 2.1 unisce le condizioni strategiche di Intellectual Property, come la forza del
brevetto e il suo obiettivo strategico, con le condizioni di strategia aziendale, che sono il
potenziale di mercato della tecnologia brevettata, la sua possibilità di concedere licenze
e la sua influenza sulle condizioni produttive e sulla finanza. La valutazione globale
fornisce una buona base per lo sviluppo di una stretta interazione tra la strategia di
business dell’azienda e la strategia di Intellectual Property.
IPscore è:
•
uno strumento per avere un dialogo all’interno della azienda riguardo ai brevetti in
relazione alla strategia generale;
•
una guida per identificare i guadagni potenziali e le opportunità di risparmio sui
costi;
•
uno strumento pratico che potrebbe essere di interesse del top management;
•
uno strumento di valutazione qualitativa sistematica, completa, rapida e
quantitativa in forma di una previsione finanziaria;
•
una struttura comune di riferimento riguardo ai diritti di proprietà industriale.
IPscore può essere utilizzato per valutare:
•
i brevetti individuali;
•
le tecnologie brevettate;
•
i progetti di R&D;
•
idee di sviluppo.
132
Analisi Qualitativa
IPscore focalizza l’attenzione su una valutazione qualitativa globale e completa di un
singolo brevetto e dispone inoltre di un modello finanziario interno che con una
previsione finanziaria evidenzia il valore attuale netto (VAN) della tecnologia brevettata
nel momento in cui viene utilizzata in azienda. Comprende cinque diverse categorie di
fattori di valutazione, ciascuna con un punto focale su importanti elementi per una
valutazione globale dei rischi. In totale ci sono 40 variabili di valutazione, ciascuna con
una scala di rating da 1 a 5 punti, dove 5 è il miglior punteggio. Il software propone 40
quesiti ai titolari dei brevetti nei cinque settori dello stato legale, della tecnologia, delle
condizioni di mercato, della finanza e della strategia: gli utenti devono rispondere alle
domande assegnando un punteggio da uno a cinque e le risposte sono utilizzate per
produrre dei diagrammi e delle relazioni85.
85
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a2a008822722c942c125755a003774c1/$file/ipscore_manua
l_en.pdf
133
I fattori di valutazione86 sono suddivisi nelle seguenti categorie di input, collegate ad un
questionario per ottenere la massima utilità dalla valutazione:
•
Stato legale (A) - fornisce un quadro dello stato legale del brevetto. Le risposte
della categoria devono fornire una valutazione globale di tutti i brevetti coinvolti
nella protezione della tecnologia;
•
Tecnologia (B) - comprende la valutazione della tecnologia del brevetto. Lo scopo
della categoria è di fornire una visione globale della posizione di forza della
tecnologia;
•
Condizioni di mercato (C) - valuta i vari fattori e le condizioni che incidono sulla
possibilità di commercializzazione della tecnologia brevettata e sulle opportunità
di business create quando la tecnologia brevettata è incorporata in uno o più
prodotti; tiene conto della situazione concorrenziale e di crescita del mercato,
dell’aspettativa di vita del prodotto e delle opportunità di licenze. Alcuni risultati
della valutazione diventeranno un fattore di calcolo per la previsione finanziaria;
•
Finanza (D) - mira a determinare come la tecnologia brevettata influisca sulla
struttura finanziaria nell’area di business in cui è stata utilizzata; è una
valutazione dei costi futuri per lo sviluppo del prodotto, per la produzione ed
evidenzia l’importanza di questi contributi per il fatturato complessivo della
società. I risultati della valutazione uniti ai dati principali che derivano dai conti
della società diventeranno fattori per il calcolo della previsione finanziaria;
•
Strategia (E) - si focalizza sulle caratteristiche della posizione strategica del
86
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a2a008822722c942c125755a003774c1/$file/ipscore_manua
l_en.pdf
134
brevetto al fine di considerare lo scopo effettivo del brevetto nella valutazione
qualitativa e finanziaria;
•
Risultati finanziari - riporta i dati principali che derivano dai conti della società, i
quali costituiscono la base per il calcolo della previsione finanziaria sulla
tecnologia brevettata nel momento in cui viene utilizzata in una data area di
business; tale categoria comprende fatturato, costi e quote di ammortamento.
Il metodo elabora i precedenti input generando i seguenti output:
•
Profili radar - sono uno strumento per la gestione strategica dei brevetti. Vengono
utilizzati per fornire una interpretazione di come le diverse categorie dei fattori di
valutazione incidano sul valore del brevetto: costituiscono il cuore della
valutazione qualitativa e presentano i risultati della valutazione intrapresa nelle
categorie di input A-D in 4 grafici radar.
135
I grafici radar determinano la posizione dei punteggi di ciascun fattore di valutazione in
modo che il punteggio più basso, 1, sia chiuso al centro del grafico, e il punteggio più
alto, 5, sia sul perimetro. Il collegamento dei punteggi non implica una particolare
relazione tra loro.
•
Profilo strategico - presenta le caratteristiche distintive della finalità della
posizione strategica e del ruolo del brevetto come documento legale nella
azienda; il profilo strategico è rappresentato in un grafico che delinea le risposte
alle domande strategiche nella categoria “strategia.
136
•
VAN/NPV - il valore attuale netto è una previsione finanziaria che rappresenta il
valore della tecnologia brevettata, attualizzato secondo un tasso di sconto
selezionato.
•
Grafici - vengono disegnati quattro grafici che rappresentano:
il profitto di un brevetto legato all'utilizzo della tecnologia brevettata
nell’area di business selezionata;
i profitti della società che illustrano il peso della tecnologia brevettata
sul quadro finanziario della società;
•
la liquidità;
il VAN e il tasso di sconto utilizzato.
Diagnosi - tutti i risultati dei fattori di valutazione nelle diverse categorie sono
collegati ad un fattore di rischio e ad un fattore di opportunità; la relazione
diagnostica sui fattori di rischio mostra che i punteggi dei fattori di valutazione
possono essere definiti come fattori di rischio; un punteggio basso implica un
rischio elevato dei fattori. La relazione diagnostica sui fattori di opportunità mostra
che i punteggi dei fattori di valutazione possono essere definiti come fattori di
opportunità; un punteggio alto implica una elevata opportunità dei fattori;
•
Portafogli - comprende la Portfolio Matrix che raffigura i brevetti valutati secondo il
loro punteggio collegato al fattore di rischio e al fattore di opportunità e il
Comparison of NPV/Points un grafico a barre che mostra il punteggio di ciascun
brevetto nelle categorie A-D così come il NPV (VAN) stimato per ciascun
brevetto.
137
La matrice mostra la relazione tra i fattori di opportunità e i fattori di rischio. L’asse delle
ascisse indica il punteggio opportunità del brevetto come una percentuale del più alto
punteggio opportunità raggiungibile; più elevata è la percentuale, maggiore è
l’opportunità. L'asse delle ordinate, invece, mostra il punteggio di rischio del brevetto
come una percentuale del più alto punteggio di rischio raggiungibile; più elevata è la
percentuale, maggiore è il rischio.
138
il quadrante alto rischio/bassa opportunità è un’area poco attraente con
esigue prospettive di crescita;
il quadrante alto rischio/elevata opportunità è un’area con grande potenziale
ma con poca certezza di successo per il brevetto;
il quadrante basso rischio/alta opportunità, è un'area ideale con ottime
prospettive di sviluppo inserite in un buon livello di sicurezza;
il quadrante basso rischio/bassa opportunità è un'area che sottintende una
maturità di mercato già elevata in cui si collocano brevetti verso la fine della
vita, che hanno ancora possibilità di ultimi e brevi sviluppi in sicurezza.
L’asse delle ascisse riporta i brevetti analizzati.
L'asse delle ordinate riporta sulla sinistra I punteggi e sulla destra il livello di
NPV.
139
•
Relazioni - presentano un report di valutazione combinata sul brevetto (Combined
Report) e una relazione completa dei fattori di valutazione e dei punteggi ottenuti
(Evaluation Table).
Analisi Finanziaria
Terminata l'analisi qualitativa il metodo procede all'analisi quantitativo-finanziaria.
IPscore seleziona l’area di business specifica della tecnologia brevettata e la definisce
come una quota percentuale del profitto totale della azienda, in modo tale che sia
analizzata. Il modello, utilizzando i processi di analisi finanziaria, si basa su i dati
finanziari selezionati nella categoria dei risultati finanziari e sui risultati della valutazione
relativi alle categorie C e D per fare una previsione del NPV (VAN) della tecnologia
brevettata, del profitto di un brevetto legato all'utilizzo della tecnologia brevettata
nell’area di business selezionata, dei profitti della società che illustrano il peso della
tecnologia brevettata sul quadro finanziario della società e della conseguente liquidità. Il
modello finanziario è basato su una serie di principi economici lineari che lo rendono
relativamente semplice e veloce nell'effettuare la valutazione.
L’analisi finanziaria calcola gli effetti finanziari della tecnologia brevettata all’interno della
società focalizzandosi su come la tecnologia brevettata possa modificare l’attuale
struttura finanziaria della società.
140
•
il rettangolo rosso rappresenta il fatturato della società espresso nei conti della
società;
•
il rettangolo rosa rappresenta il fatturato nell'area di business legata alla
tecnologia brevettata, il cui valore può essere definito “difensivo” dal momento
che, grazie alla forza della tecnologia brevettata, la società evita di perdere
fatturato;
•
il rettangolo beige rappresenta la perdita stimata di fatturato nell'area di business
che non utilizza la tecnologia brevettata;
141
•
il rettangolo arancione rappresenta il contributo prevedibile della tecnologia
brevettata all'aumento del fatturato nell'area di business il cui valore può essere
definito come “offensivo” dal momento che, grazie alla tecnologia brevettata, la
società incrementa il fatturato dell'area di business;
•
la freccia indica il tasso di crescita stimato del mercato nell'area di business87.
Da tale analisi finanziaria si estrapolano quindi delle previsioni che permettono di
determinare:
•
il fatturato nell’area di business della tecnologia brevettata;
•
se fatturato della società sia influenzato dall’utilizzo commerciale della tecnologia
brevettata;
•
se la tecnologia brevettata ha un effetto sul livello di costo attuale, sui costi di
sviluppo futuro, sui costi di produzione e sugli investimenti.
Le basi per la valutazione
I calcoli per la previsione finanziaria sono basati sulla attuale struttura finanziaria della
società, che tiene conto della correlazione tra i ricavi, i costi diretti e indiretti e le quote di
ammortamento.
87
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a2a008822722c942c125755a003774c1/$file/ipscore_manua
l_en.pdf
142
IPscore individua una serie di parametri principali che sono utilizzati per calcolare il
valore finanziario della tecnologia brevettata:
•
il fatturato dell'area di business = il fatturato totale * quota percentuale di fatturato
rappresentata dall'area di business della tecnologia brevettata;
•
cash costs = costi diretti + costi fissi (escludendo la quota di ammortamento);
•
net profit ratio = profit/turnover;
•
investiments = quota di ammortamento * periodo di ammortamento;
143
•
investment intensity = profit/investments.
L’effetto finanziario della tecnologia brevettata
La valutazione della tecnologia brevettata mostra l'impatto del brevetto su diversi
macroaspetti finanziari:
•
l’effetto della tecnologia brevettata sul turnover. L'utilizzo della tecnologia
brevettata crea un aumento del fatturato e può produrre un incremento della
quota di mercato; il non utilizzo della tecnologia brevettata può avere un effetto
sulla diminuzione del fatturato nell'area di business;
•
l’effetto della tecnologia brevettata sui costi di sviluppo. I costi legati allo sviluppo
del prodotto e i costi pre-commerciali concorrono entrambi ai profitti della
tecnologia brevettata;
•
l’effetto della tecnologia in materia di cash costs. Quando i prodotti relativi alla
tecnologia brevettata sono lanciati, l’azienda si trova ad affrontare i costi di
produzione che aumentano o diminuiscono in relazione al fatturato di business
della azienda; la base per calcolare l’effetto della tecnologia brevettata sui cash
costs è il net profit ratio (profit/turnover) che definisce l'allineamento tra profitti e
costi espressi in percentuale e, nel caso in cui la nuova tecnologia brevettata
agevoli la produzione, rendendo i prodotti meno costosi da realizzare rispetto a
quelli attualmente in produzione, il net profit ratio aumenta;
•
l’effetto della tecnologia brevettata sugli investimenti. L’aumento del fatturato
generato dalla tecnologia brevettata determina un aumento della domanda di
investimenti; la tecnologia brevettata, se si basa su una nuova tecnologia di
144
produzione, potrebbe richiedere l’ammodernamento degli impianti di produzione.
Questo effetto sull'investimento riguarda l'intensità dell'investimento, che è
espressa come turnover/investment. L'intensità dell'investimento si riferisce al
caso in cui la tecnologia di produzione esistente possa o meno essere utilizzata
per produrre il prodotto. Nel caso in cui la tecnologia possa essere utilizzata,
l'intensità di investimento è pari ai livelli attuali di investimento. Se la nuova
tecnologia brevettata richiede una più complessa e costosa tecnologia di
produzione, l'intensità dell'investimento aumenta. Nel caso in cui la nuova
tecnologia brevettata richieda una più semplice e meno costosa tecnologia di
produzione, l'intensità dell'investimento diminuirà. L'intensità dell'investimento è
misurata in base alla quota di ammortamento della società in relazione al
fatturato. Il livello di investimento e la frequenza dipendono dal periodo stabilito
per l'ammortamento. La base per calcolare il livello di investimento è la quota
annuale di ammortamento moltiplicata per il periodo di ammortamento88.
I risultati di calcolo
Le previsioni finanziarie risultato delle elaborazioni del modello sono presentate
attraverso i seguenti grafici.
Previsione di liquidità
88
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l_en.pdf
145
IPscore realizza una previsione che rappresenta i profitti e i costi che la tecnologia
brevettata si aspetta di generare, fornendo una previsione sulla liquidità accumulata in
un periodo di dieci anni.
Il grafico mostra la liquidità accumulata (linea blu) e la liquidità annuale (linea rossa).
In questo esempio, si evidenzia che la tecnologia brevettata è stata utilizzata per la
prima volta dal punto di vista commerciale nel 2002, che ci sono stati dei costi di
sviluppo nei primi 2 anni e che tale tecnologia ha iniziato a generare profitti dal 2003.
146
VAN
IPscore genera un grafico che fornisce un quadro generale del NPV in un periodo di
dieci anni con differenti stabiliti tassi di sconto ( costi del capitale).
Il VAN è il valore finanziario del flusso di liquidità scontato prodotto dalla tecnologia
brevettata.
Il grafico può essere usato per selezionare il tasso di sconto (costo del capitale) per i
calcoli del NPV.
147
Il tasso di sconto viene selezionato sulla base del peso del ritorno sull'investimento e del
rischio di investimento.
148
Profitto del brevetto
Il profitto di un brevetto legato all'utilizzo della tecnologia brevettata nell’area di business
selezionata è confrontato con un profitto stimato senza l'utilizzo della tecnologia
brevettata.
Nel grafico la linea blu indica l’effetto definito della tecnologia brevettata sui profitti della
società, la colonna viola rappresenta il profitto realizzabile se la tecnologia brevettata
non viene utilizzata, la colonna azzurra rappresenta i profitti complessivi dell’area di
business quando viene attuata la tecnologia brevettata. Il grafico mostra che la
tecnologia brevettata per essere operativa è in perdita nel primo anno poiché ci sono dei
costi di sviluppo, tuttavia i profitti sono già positivi nel secondo anno89.
89
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a222c942c125755a003774c1/$file/ipscore_manual_en.pdf
149
I profitti della società
Il grafico illustra il peso della tecnologia brevettata sul quadro finanziario della società. I
profitti della società possono essere utilizzati per valutare l’importanza delle
conseguenze finanziarie di attuazione della tecnologia brevettata in relazione alle
finanze della società. Questo si ottiene combinando i profitti per la tecnologia brevettata
nell’area di business con i profitti di altre aree di business basati su altre tecnologie.
150
Il grafico evidenzia tre risultati:
•
l’area viola scuro della colonna mostra altri profitti della società non relativi
all’area di business della tecnologia brevettata;
•
l’area lilla indica i profitti realizzabili nella area di business in cui non si attua la
tecnologia brevettata;
•
l’area blu scuro mostra il contributo della tecnologia brevettata ai profitti dell'area
di business e ai profitti totali della società.
151
Ocean Tomo PatentRatings®
Ocean Tomo, una Merchant Bank di Chicago che si occupa di transazioni nel mercato
dei diritti di Proprietà Intellettuale, il 19 gennaio 2010 ha annunciato i risultati di uno
studio sviluppato per Bloomberg Business Week.
Lo studio è volto ad identificare 25 aziende, tra le 1000 con i profitti più elevati nel
152
periodo 09.2008 - 09.2009, che presentano il portafoglio brevettuale di maggior valore,
scelte sulla base della qualità del portafoglio brevettuale, misurata in termini di
probabilità relativa che un particolare brevetto sarà mantenuto o abbandonato dal
proprietario. Per un’impresa, espandere il proprio business con dei brevetti si traduce in
un incremento dei ricavi, sottoforma di
“premium price” di prodotti o servizi
o di
royalties pagate da terzi per l’utilizzo della tecnologia brevettata. Le invenzioni di queste
aziende influenzano significativamente l’economia globale ed i loro rispettivi settori
industriali, i.e. computers , tecnologia wireless, medico-famaceutico, semiconduttori e
prodotti elettronici di consumo90. Tali aziende sono ordinate sulla base dell’analisi del
loro portafoglio brevettuale in un periodo di 5 anni utilizzando il software di Ocean Tomo
“patentRatings®” brevettato per calcolare la relativa qualità di tutti i brevetti rilasciati dal
USPTO dal 197691. Ocean Tomo utilizza un indicatore della qualità del portafoglio
brevettuale denominato “IPQ® score” che indica la reale capacità di un’azienda sia di
innovare sia di possedere un vantaggio difendibile nel mercato. L’Intellectual Property
Quotient (IPQ) score è un punteggio generato in maniera computerizzata che si basa su
una regressione multivariata di un numero predeterminato di “identified predictor
variables”, dette anche “metriche brevettuali”, che hanno una significativa correlazione
con il ciclo di vita di un brevetto. I punteggi sono calcolati in maniera oggettiva secondo
determinate metriche; gli scores grezzi sono poi parametrizzati su un punteggio
standard di 100, questo significa che un punteggio di 100 generalmente corrisponde ad
un brevetto di media qualità, mentre un IPQ più alto/basso di 100 indica un brevetto di
qualità superiore/inferiore. Tutto questo si riflette sulle decisioni da parte di una azienda
di mantenere o meno in vita un brevetto: più l’IPQ è alto, più è probabile che ci sia un
interesse elevato a proseguire con le tasse di mantenimento di tale brevetto.
Gli asset brevettuali con i più elevati punteggi di IPQ sono statisticamente più inclini a
generare ritorni economici. I punteggi di IPQ sono unici per ciascun particolare brevetto
esaminato e vengono aggiornati mensilmente.
90
http://www.patentratings.com/press_release/OTPR%20Bloomberg%20Business%20Week%20Press%20Release.pd
f
91
http://www.patentratings.com/press_release/OTPR%20Perspectives%20%20Top%2025%20Inventive%20Firm%20
Rankings.pdf
153
Il grafico sovrastante illustra la distribuzione di probabilità su un campione di 100.000
brevetti rilasciati nel 1996: i brevetti con uno score di 60 o inferiore hanno una
probabilità di sopravvivenza a 4 anni del 43,7%, mentre i brevetti con uno score di 150 o
superiore hanno una probabilità di sopravvivenza a 4 anni del 100%. La percentuale
media di mantenimento dell’intero campione è dell’85,2%92.
Il modello IPQ stabilisce una correlazione estremamente significativa tra la
sopravvivenza di un brevetto ( se continuare o meno a pagare le tasse di mantenimento)
92
http://www.patentratings.com/products/SampleFiles/SampleIPQ.pdf
154
e variabili importanti quali il numero di rivendicazioni indipendenti e di “forward citations”,
ossia quanti brevetti depositati in momenti successivi citano il brevetto analizzato.
Il grafico a sinistra mostra che generalmente, la sopravvivenza dei brevetti aumenta
all’aumentare del numero delle rivendicazioni indipendenti. I brevetti che detengono una
sola rivendicazione indipendente hanno una probabilità di sopravvivenza a 4 anni del
81,3%, confrontata con una probabilità del 92,6% per i brevetti che hanno 12 o più
rivendicazioni indipendenti.
Il grafico a destra mostra che generalmente la sopravvivenza dei brevetti aumenta
all’aumentare delle cosiddette forward citations che un brevetto riceve. I brevetti che non
ricevono forward citations nei primi 4 anni hanno una probabilità di sopravvivenza a 4
anni del 79,3%, confrontata con una probabilità del 93,5% per i brevetti che hanno
ricevuto 14 o più forward citations, quindi il numero di forward citations è inteso come
indice della qualità e del reale impatto economico di un brevetto. Le correlazioni indicate
hanno una evidenza statistica con un intervallo di confidenza maggiore del 99.9%93.
Il modello di rating IPQ considera oltre 50 metrics, tutte statisticamente correlate con la
sopravvivenza di un brevetto: per semplicità sono state raggruppate in macroaree che
93
http://www.patentratings.com/products/SampleFiles/SampleIPQ.pdf
155
corrispondono a diversi punti di vista di analisi di un brevetto.
•
“Technology”: la mortalità o la sopravvivenza di un brevetto è analizzata rispetto
ad un cluster di brevetti appartenenti a un ramo tecnologico simile a quelli del
brevetto in esame, e quindi della stessa classe e/o sottoclasse;
•
“Prior Art”: lo scopo della prior art è considerato dall’esaminatore del brevetto e
include metriche che analizzano il numero, il tipo e la pericolosità delle prior art
citate e rilevate in sede di esame, la loro vita media e il numero di campi in cui
l’esaminatore ha condotto la ricerca di anteriorità durante l’iter di concessione del
brevetto;
•
“Disclosure”: analizza il corpo del brevetto, include metriche che misurano il
numero delle parole contenute nel testo del brevetto e il numero dei disegni
allegati;
•
“Claims”: analizza l’ampiezza e la qualità delle rivendicazioni, specificando il
numero delle indipendenti e di quelle dipendenti, il numero di parole per
rivendicazione e il tipo;
156
•
“Prosecution”: analizza l’iter di deposito, includendo il tempo necessario per
l’ottenimento del brevetto, l’iter in fase di esame, l’identità degli inventori, del
depositario e di chi ha condotto l’esame;
•
“Others”: include altre metriche di vario genere, quali per esempio fattori relativi a
chi possiede il brevetto ( un privato, un’azienda, un’università). Generalmente,
brevetti appartenenti a grandi aziende hanno una aspettativa di vita più elevata;
in questi casi è preferibile utilizzare un “modified IPQ” studiato per tenere conto
della diversità di appartenenza, il cui punteggio è più elevato rispetto al regolare
punteggio di IPQ per il fatto che grandi aziende sono disposte a spendere un
prezzo elevato per brevetti di maggiore qualità94.
94
http://www.patentratings.com/products/SampleFiles/SampleIPQ.pdf
157
Finanziare lo sviluppo con la proprietà intellettuale
Gli intangible assets come strumenti di assistenza al credito
Negli ultimi anni l’evoluzione dei mercati e le innovazioni tecnologiche hanno rafforzato
la consapevolezza nelle aziende che gli asset della proprietà intellettuale possono
essere monetizzati tramite un loro utilizzo per ottenere nuove fonti di finanziamento. La
proprietà intellettuale si sta quindi trasformando da semplice strumento legale di tutela a
vero e proprio strumento finanziario (IP Finance). L’utilizzo dei beni immateriali in
operazioni di IP Finance rappresenta una grande opportunità di business per le imprese
e le istituzioni finanziarie. Le imprese hanno a disposizione nuove possibilità per
ottenere maggiori finanziamenti sfruttando asset latenti o sottovalutati; le istituzioni
finanziarie hanno opportunità di incrementare i margini di intermediazione e fornire alle
imprese nuove fonti di finanziamento che ne favoriscono lo sviluppo garantendosi con
assets rappresentativi di una delle principali fonti del valore aziendale95.
Le opportunità di sviluppo di strumenti di finanza innovativa si basano sulla elevata
propensione al finanziamento tramite il capitale di debito rispetto al capitale di rischio.
I debiti delle aziende vengono quasi totalmente collateralizzati dagli asset tangibili,
pertanto i fondi disponibili risultano limitati; per accedere a nuove risorse finanziarie le
aziende possono ricorrere al capitale di rischio oppure utilizzare nuove forme di
finanziamento garantite dalla proprietà intellettuale già attivate nei mercati anglosassoni
da parte di banche, assicurazioni e altre istituzioni finanziarie.
95
P. A. Biga, Il management strategico-finanziario della proprietà intellettuale, ICM Advisors, 2004, pp.14-15.
158
IP LOAN
IP Loan è una tipologia di finanziamento in cui i diritti di proprietà intellettuale vengono
utilizzati come garanzia di prestito e generalmente la somma prestata corrisponde al 2530% del valore del bene o dei beni offerti in garanzia. Il creditore può essere
ulteriormente garantito da una forma di assicurazione della proprietà intellettuale
oggetto della transazione. Il vantaggio per il debitore, invece, consiste nell’ottenere un
finanziamento ad un costo inferiore, grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà
intellettuale. Questa forma di finanziamento si adatta particolarmente ad aziende che
sono ricche di proprietà intellettuale, ma hanno scarsa liquidità e necessitano di fondi
per sviluppare e commercializzare le proprie invenzioni, non volendo, però cedere parte
della proprietà a soggetti terzi quali private equity (investitori privati o istituzionali che
mettono a disposizione per un limitato periodo del capitale per supportare la crescita e lo
sviluppo delle aziende) e venture capital (capitale di rischio che finanzia le costituzioni di
imprese in fase iniziale).
L’impiego di prestiti garantiti dalla proprietà intellettuale risulta, tuttavia, ancora limitato
principalmente dal fatto che la maggior parte delle banche non ha ancora sviluppato gli
appropriati strumenti per la valutazione della proprietà intellettuale che, a causa della
natura intangibile e della maggiore rischiosità, richiede precise metodologie.
Un caso interessante è quello della Gik Worldwide, un’azienda di San Francisco,
detentrice di un brevetto riguardante una tecnologia per la trasmissione ad alta velocità
di videoconferenze tramite linea telefonica. Come molte altre compagnie ad elevato
tasso tecnologico, si è trovata con scarsa liquidità a causa della necessità di far fronte a
ingenti spese in ricerca e sviluppo, ma, data la sua piccola dimensione, non ha avuto la
possibilità e la forza di cercare fondi nei venture capital. Si è quindi rivolta alla Taibbi
Ltd, una investment bank di Boston specializzata nella consulenza e nel management
dei titoli di proprietà intellettuale, che ha creato dai titoli di proprietà intellettuale della
GIK, un pacchetto finanziario che gli ha permesso di finanziarsi per 17 milioni di dollari,
dando in garanzia la suddetta tecnologia valutata per 57 milioni di dollari. L’intero
159
processo ha impiegato meno di 90 giorni per arrivare al termine96.
IP SECURITIZATION
IP Securitization è una tipologia di finanziamento in cui il flusso di royalties spettante al
proprietario di un asset di proprietà intellettuale concesso in licenza viene trasformato in
titoli negoziabili (IP-Backed Securities) venduti sul mercato. Gli IP-Backed Securities
fanno parte degli Asset-Backed Securities, sviluppati tra la metà degli anni settanta e
l’inizio degli anni ottanta negli Usa consistenti inizialmente nella cartolarizzazione dei
flussi di pagamenti derivanti da mutui ipotecari. Quest’ultima avviene tramite
l'assegnazione a pagamento di un asset di proprietà intellettuale ad una società ad hoc
(Special Purpose Vehicle, SPV) che emette e colloca sul mercato a suo nome i titoli e si
occupa di raccogliere e distribuire agli investitori i relativi flussi di redditi, facendo da
tramite tra i flussi di titoli e i flussi di royalties97.
Gli attori delle operazioni di cartolarizzazione sono:
•
originator, il titolare originario di un asset di proprietà intellettuale concesso in
licenza a cui spetta il flusso di royalties;
•
SPV il quale acquisterà i diritti sulle royalties relative all’asset di proprietà
intellettuale concesso in licenza dall’originator, procederà alla conversione del
flusso di royalties in titoli e pagherà i diritti sulle royalties all’originator mediante
l'incasso che riceverà dall'emissione dei titoli;
•
investitori, i quali compreranno e rivenderanno i titoli.
96
D. Edwards, “Patent Backed Securitization: Blueprint for a New Asset Class,” Gerling NCM, 2001, pp.6.
F. Guicciardini, Raising Capital Through IP, WIPO-WASME Special Program on Practical IPRs Issues , Genova, 36 Maggio 2004, pp.15-20.
97
160
La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento che permette di smobilizzare poste
attive illiquide attraverso la conversione in titoli negoziabili sui mercati. La
cartolarizzazione permette ai detentori di proprietà intellettuale di anticipare i redditi
conseguenti al suo impiego o relativi alla concessione dei diritti ed in questo modo rende
più flessibile la gestione degli investimenti in ricerca e sviluppo. I flussi di cassa generati
dalla sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori spetteranno all’originator tramite lo
SPV, mentre quelli generati dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale
andranno a remunerare i flussi relativi ai titoli emessi. Tra i principali vantaggi che una
operazione di cartolarizzazione comporta vi è sicuramente la possibilità di attingere ad
un ulteriore canale di finanziamento, spesso più redditizio dei canali convenzionali.
L’obiettivo è quello di realizzare il miglior rapporto rendimento-rischio per ogni
emissione. I titoli normalmente negoziati sui mercati sono sottoposti ad un giudizio di
merito da parte delle agenzie di rating (Moody’s, Standard&Poor’s), le quali esaminano
la struttura dell’operazione di cartolarizzazione e la solidità patrimoniale dell’emittente al
fine di attribuire un punteggio ai titoli emessi nell’ambito di tale struttura.
Il punteggio ottenuto determina anche il rendimento atteso dal titolo. Un’azione che
ottiene un rating AAA (che è il massimo ottenibile) potrà avere un rendimento minore
rispetto ad altri titoli proprio perché garantisce più facilmente il ritorno del capitale
investito. Al contrario un titolo che ottiene una valutazione inferiore, in virtù del maggior
rischio atteso, dovrà presentare dei rendimenti più elevati. In un’operazione di
cartolarizzazione il portafoglio di titoli negoziati viene isolato e non dipende più dalle
vicende patrimoniali dell’ente che ha trasferito i titoli, bensì dalla qualità degli stessi; ciò
rende ancora più importante la valutazione di tali titoli, che se corretta, può tutelare
maggiormente gli investitori.
Lo SPV al fine di realizzare una totale indipendenza tra il patrimonio dello stesso e le
attività cartolarizzate, emetterà titoli in più tranche con rating diversi che verranno
collocati sul mercato degli investitori.
La securitization permette una migliore gestione dei rischi connessi alla proprietà
intellettuale. Le aziende possono in questo modo trasferirli ad altri soggetti, mentre
tramite la fusione in un unico titolo dei flussi di royalties derivanti da diverse proprietà
161
intellettuali è possibile ridurne il rischio complessivo. In tema di rischi è da ricordare
inoltre lo sviluppo di forme di assicurazione della proprietà intellettuale (IP Insurance)
che, oltre a garantire i detentori di proprietà intellettuale, favoriscono le transazioni.
Infine questa tipologia di IP-Financing consente agli investitori interessati di partecipare
direttamente allo sviluppo di particolari nicchie tecnologiche, senza dover investire nelle
relative aziende98.
L’operazione è caratterizzata da alcuni elementi di insicurezza dovuti all’assenza di
certezza di flussi costanti e programmati. Pertanto il fattore chiave da considerare nella
strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione è la forza dell’originator quale autore
e destinatario, in senso economico e finanziario dell’operazione.
La cartolarizzazione degli titoli di proprietà intellettuale rimane una quota molto piccola
del mercato totale delle cartolarizzazioni garantite da attività sia in termini di numero dei
contratti sia in termini di valore dell’investimento99.
La cartolarizzazione dei titoli di Proprietà Intellettuale riguarda oltre a royalties nel
settore farmaceutico, elettronico, chimico e meccanico, anche royalties sulle canzoni e
sui film.
L’esempio più significativo di un finanziamento basato sui titoli di proprietà intellettuale
è quello attuato da David Bowie nel 1997 con i cosiddetti Bowie-Bonds, costruiti sulla
cartolarizzazione delle royalties di 25 album del famoso cantante, e più precisamente
sui diritti di pubblicazione e di vendita dei cd (8 centesimi di dollari a copia venduta). I
bond sono stati acquistati per 55 milioni di dollari da una società discografica, Prudential
Insurance Company, con una cedola del 7,9% e la durata dei titoli di stato era di dieci
anni. Questa transazione è stata votata con AAA dalla agenzia di rating Moody’s100
.Tuttavia, nel marzo 2004, Moody's ha declassato i Bowie Bonds da un rating AAA a
BBB. Una causa del declassamento è che la casa discografica che garantiva l'accordo,
EMI Group Plc, ha perso l'85 per cento del suo valore tra il 2000 e il 2003.
98
C. Kalanje, Role of IP in Raising Finance, WIPO-MOST Intermediate Training Course, Genova, 10-14 novembre
2003, pp.13-20.
99
E. Fishman, Securitization of IP Royalty Streams: Assessing the Landscape, Technology Access Report, Settembre
2003, pp. 6-7.
100
N. Fleming, “ Bowie: Man Whose Bonds Fell to Earth”, Daily Telegraph ( London), 2004, pp.11
162
Un altro caso interessante riguarda una società Royalty Pharma AG che dal 1996 fonda
il suo business sull’acquisto di diritti sulle royalties di invenzioni farmaceutiche da
inventori, università, compagnie farmaceutiche e biotecnologiche. Attualmente l’azienda
ha un portafoglio di 14 assets differenti da cui riceve royalties, soprattutto nel campo
della medicina. Ci sono due aspetti fondamentali su cui poggiano le mosse della Royalty
Pharma: l’acquisizione delle royalties e gli strumenti finanziari che permettano di
finanziare tali acquisizioni. Singoli inventori e piccole aziende hanno tutto l’interesse a
rendere liquide tecnologie di loro invenzione, senza doverne perdere la titolarità: un
singolo inventore ha ricevuto $5M per la partecipazione di Royalty Pharma, mentre la
EntreMed ha venduto loro una partecipazione su un medicinale anti-tumorale per $22M,
invenzione che la stessa EntreMed non riteneva un “core-asset”. Nel Giugno del 2000,
Royalty Pharma ha cartolarizzato un brevetto dell’Università di Yale, più precisamente di
un farmaco contro l’HIV denominato “Zerit”, che era stato licenziato alla Bristol-Myers.
Royalty Pharma ha pagato a Yale $100MM, che sono stati utilizzati per finanziare un
nuovo complesso ospedaliero. Royalty Pharma, in quanto SPV, ha convertito i flussi di
royalties in flussi di titoli negoziati sul mercato. Standard&Poor ha votato la transazione
con un punteggio AAA, grazie alla buona copertura di credito di Yale e di Bristol-Myers e
alle ottime previsioni di vendita dello Zerit101. Tuttavia, nel Novembre 2002, Royalty
Pharma ha dovuto liquidare prematuramente i titoli, a causa di tre report consecutivi che
mostravano che i cash-flow dalla vendita dello Zerit non raggiungevano il rapporto di
copertura stabilito durante gli accordi di transazione102. La ragione di questo fallimento
nella diffusione di tale tecnologia medica è risieduta nella significativa complessità
dell’asset e dagli altissimi costi necessari che ne hanno ridotto fortemente l’applicabilità.
Questa transazione è stata fortemente positiva per Yale, che ha liquidato una tecnologia
che si è rivelata inapplicabile, ma non si è verificata profittevole per gli investitori, che
molto difficilmente vedranno un ritorno del capitale103. Recentemente la compagnia
101
B. H. Fischer, New Patent Issue: BioPharma Royalty Trust., in Berman, B.( Eds.) ,From Ideas to Assets – Investing
Wisely in Intellectual Property,New York, John Wiley & Sons, Inc , 2002, pp. 485-495.
102
D. Edwards, “Patent Backed Securitization: Blueprint for a New Asset Class,” Gerling NCM, 2001, pp.7.
103
C. Odasso, M. Calderini, INTELLECTUAL PROPERTY PORTFOLIO SECURITIZATION: AN EVIDENCE BASED
ANALYSIS, the Summer Conference 2009 On CBS - Copenhagen Business School Frederiksberg DENMARK, 17 –
19 giugno, 2009, pp.7.
163
statunitense Marvel Entertainment ha fatto ricorso alla operazione di cartolarizzazione
sfruttando la propria library per un’operazione di autofinanziamento. In genere Marvel
partecipa alla produzione di film attraverso la licenza dello sfruttamento dei diritti dei
propri fumetti o dei personaggi degli stessi. Gli studios producono e distribuiscono i film
in cambio del pagamento a Marvel di royalty per il diritto di utilizzare i personaggi.
Normalmente Marvel riceve dagli studios royalty che vanno dal 2% al 10% a seconda
del margine di rischio dell’operazione. Nell’agosto 2005 Marvel ha completato il
finanziamento della produzione di 10 film basati su personaggi dei fumetti da essa
stessa creati e prodotti. Il finanziamento era pari a 525 milioni di dollari. L’operazione ha
ricevuto un rating AAA basato fondamentalmente sulla copertura ricevuta da Ambac
Assurance Corporation. Ambac ha condotto una due diligence accurata sugli asset di
proprietà intellettuale di Marvel che risaliva fino a 70 anni prima. I personaggi dei fumetti
che sono stati oggetto di questa operazione sono: Capitan America, The Avengers, Nick
Fury, Black Panther, Ant-man,Cloak & Dagger, Dr. Strange, Hawkeye, Power Pack. Era
previsto che ciascun film avesse un budget compreso tra i 45 e i 165 milioni di dollari e
che Paramount fosse indicata come futuro distributore delle pellicole. Lo SPV era una
subsidiary di Marvel, Marvel Studios, alla quale sono stati concessi in licenza i diritti di
proprietà intellettuale derivanti dai personaggi dei fumetti, che si è accollato il
finanziamento per la produzione dei nuovi film, costituendo pegno sui diritti di proprietà
intellettuale derivanti dai film come garanzia collaterale del finanziamento. La struttura
dell’operazione si presenta come un debito di sette anni durante il quale lo SPV può
prendere in prestito, ripagare e restituire i fondi; il rimborso prevede un piano di
ammortamento di quattro anni. Il debito sarà ripagato attraverso le revenue generate dai
film in produzione, dedotti i costi di stampa e pubblicità e gli altri costi di distribuzione. Il
caso Marvel è unico nel suo genere. I diritti di proprietà intellettuale derivanti dai
personaggi dei fumetti e detenuti da Marvel hanno sostenuto e garantito il
finanziamento. Tali diritti hanno generato un cashflow attraverso canali di sfruttamento
diversi da quello cinematografico e, pertanto, indipendenti dalle performance dei
rispettivi film basati sugli stessi personaggi. Il beneficio degli accordi di cartolarizzazione
sta proprio nel fatto che essi consentono una valorizzazione in termini di rating delle
164
library, scorporandole dal bilancio dell’originator e delegando a un terzo, in genere una
major, il compito della distribuzione, con tutti i benefici che ne derivano a livello di
riduzione dei relativi rischi104.
IP SALE AND LEASE BACK
È una tipologia di finanziamento con cessione di un asset di proprietà intellettuale ad
una società di leasing e stipula di un contratto di leasing che consente ai detentori di
proprietà intellettuale di finanziarsi mediante la vendita dell'asset con la possibilità di
riscatto. Il proprietario cede un diritto alla società di leasing ricevendo un certo
corrispettivo in denaro e riacquista in licenza il diritto all'uso di tale titolo di proprietà
intellettuale pagando un canone alla società di leasing e riscattandolo al termine del
periodo stabilito; è evidente che si tratta di un’operazione di leasing decisamente
anomala, in quanto il sale and lease back non è altro che una tecnica adottata
dall’azienda per autofinanziarsi, creandosi artificiosamente della liquidità, per consentirle
un riequilibrio della gestione finanziaria.
Uno dei primi casi di leasing che ha avuto per oggetto i brevetti è datato 1993, quando la
Aberlyn Capital Management ha completato una transazione di Sale & Lease Back
basata su un singolo brevetto posseduto dalla RhoMed, una industria biotecnologica
specializzata in prodotti radiofarmaceutici. RhoMed ha ottenuto un finanziamento di 1
milione di dollari della durata di 3 anni con un tasso di interesse del 15%, in accordo al
profilo di rischio delineato dalla transazione, il cui brevetto in oggetto era stato valutato 5
milioni di dollari. Il leasing sui brevetti è uno strumento che può quindi incrementare
significativamente la liquidità di un azienda, tramite la vendita dell’asset, permettendo
comunque all’azienda stessa di utilizzare tale brevetto per il business. La transazione
Rhomed tuttavia fallì, a causa dell’impossibilità della stessa RhoMed a coprire il debito,
e all’incapacità della Aberlyn Capital Management di vendere sul mercato secondario il
brevetto di cui era effettivamente venuta in possesso105.
104
105
http://www.worldip.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=139
K. P. Jarboe, R. Furrow, Intangible Asset Monetization, Athena Alliance, Aprile 2008, pp.38.
165
Scetticismo delle istituzioni creditizie
L’importanza degli asset intangibili, come fonte di valore corrente o futuro, non è
tuttavia ancora pienamente riconosciuta né dalle imprese né dalle istituzioni
finanziarie e l’utilizzo di queste forme di finanziamento risulta ancora limitato. Le
banche e gli altri finanziatori istituzionali erogano finanziamenti garantendosi
principalmente con le voci dell’attivo patrimoniale; dati facilmente reperibili da bilancio
e soggetti ad un basso livello di rischiosità, ma che sottostimano il reale valore delle
imprese. Sono poche le istituzioni finanziarie che hanno sviluppato strumenti per una
corretta valutazione degli asset intangibili. Questi ultimi, infatti, a causa della loro
natura e della maggiore rischiosità ad essi correlata, richiedono metodologie
adeguate ed una elevata esperienza nel campo della valutazione degli intangibili. Le
istituzioni finanziarie sono conservative nell’utilizzo degli asset intangibili quali
collaterali per i prestiti a causa delle difficoltà che si riscontrano nella valutazione e
nella attestazione di un giusto grado di rischio. Questa prassi tuttavia sottostima le
reali capacità di garanzia delle imprese in quanto non considera quelle forme che
derivano dal valore dei beni intangibili.
I principali benefici sono:
•
la possibilità di incrementare lo stock di impieghi;
•
l’aumento dei ricavi da commissioni e da margine di interesse;
•
l’ampliamento delle forme di garanzia su asset che sono i veri driver del valore
della azienda;
•
la possibilità di condivisione del rischio con altri operatori;
•
una base utile di valutazione del merito di credito106.
106
L. M. Campagna, IL VANTAGGIO DELL’IMMATERIALE: IMPLICAZIONI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA,
Convegno LES Finanza e Proprietà Intellettuale, Gli intangible assets come strumenti di assistenza al credito,
Milano,12 novembre 2009.
166
La sfida per banche e investitori è comprendere meglio il potenziale inespresso delle
PMI. Potenziale che è insito nel vero valore degli asset intangibili, a partire dal brand
che è parte significativa del valore d’impresa. Le banche trascurano il valore di questi
beni, sia a livello dell’analisi qualitativa per Basilea 2 sia in termini di soluzioni
finanziarie basate sul valore degli asset intangibili. Intesa San Paolo ha iniziato
un’attività in questa direzione. In UniCredit i finanziamenti vengono normalmente
erogati su attività materiali, in linea con il comportamento prevalente nel mondo
bancario ma vi è una attenzione crescente verso la realtà delle attività immateriali. Le
altre banche italiane sono ancora in una fase di riflessione, mentre le banche
straniere, americane ed inglesi in particolare, stanno già rafforzando il proprio knowhow nell’area dell’ Intellectual Property Finance.
Banca Intesa lancia IntesaBrand
Il 5 aprile 2006 Banca Intesa ha lanciato IntesaBrand, la prima offerta in Italia di
servizi finanziari e professionali studiata per sostenere e sviluppare la valorizzazione
del marchio e delle politiche di marketing delle piccole e medie imprese. IntesaBrand,
che si avvale della collaborazione di ICM Advisors e Robilant Associati, è un’offerta
completa e articolata che vuole affiancare le imprese nelle fasi di valorizzazione e
gestione evoluta del brand: valutazione delle opportunità, sostegno finanziario, e
assistenza nell’esecuzione.
In particolare IntesaBrand comprende:
•
finanziamenti a medio termine ( 36 mesi ) finalizzati agli investimenti e alla
copertura delle spese di marketing e di sviluppo del brand, con importi e
caratteristiche differenziati in funzione del valore e del potenziale del
portafoglio marchi dell’azienda cliente;
167
•
soluzioni Intesa Leasing dedicate all’acquisto sul mercato di marchi o al
finanziamento di progetti/iniziative tramite sale and lease back sui brand già in
portafoglio;
•
catalogo completo dei servizi professionali, forniti da ICM Advisors e Robilant
Associati.
Banca Intesa ha lanciato sul mercato una soluzione dedicata al sostegno dei progetti
di valorizzazione dei marchi aziendali.
La soluzione IntesaBrand si propone di affiancare l’impresa in tutte le fasi di una
gestione evoluta del marchio: è un’offerta completa che, grazie agli accordi presi con
i partner dell’iniziativa, offre a piccoli e medi imprenditori l’opportunità di avere una
valutazione economico-finanziaria dei propri marchi e di identificare progetti e
168
iniziative specifiche per il loro sviluppo, sostenuti da adeguate soluzioni finanziarie,
definite in accordo ai piani e agli investimenti dell’azienda107.
107
http://www.icm-research.com/images/Annuncio_IntesaBrand.pdf
169
Le aste di titoli di Proprietà Industriale
Nel corso degli ultimi anni accanto ai tradizionali fenomeni di sfruttamento economico
dei titoli di proprietà intellettuale si è andato affermando, sia in USA che in Europa, un
nuovo modello di commercializzazione basato sulle aste “live” dei brevetti.
I detentori di brevetti si sono così potuti avvalere di mezzi alternativi per monetizzare
il loro patrimonio di brevetti. Un coerente e solido market-place per gli asset
brevettuali dovrebbe fornire liquidità al mercato dei brevetti e consentire ai titolari di
brevetti di ottenere valore dai loro inutilizzati portafogli di brevetti.
Il modello Ocean Tomo
Il termine OCEAN riflette la natura trans-oceanica della proprietà intellettuale. Inoltre
l’acronimo indica la “adverse possession of property”: Open, Continuous, Exclusive,
Adverse and Notorious. Il termine “Tomo”di origine giapponese riflette il concetto
asiatico di
intelligente e “friendly” e integrato. La cultura di Ocean Tomo è
imprenditoriale, aperta e basata su scelte di maturata esperienza.
Il modello aste di Ocean Tomo, leader internazionale del Merchant Banking di
tecnologie e proprietà intellettuale, è sicuramente il più conosciuto e ha lo scopo di
facilitare il libero e pubblico scambio dei titoli di proprietà industriale tramite la
creazione di un market-place, che agevoli la chiusura delle transazioni, creando un
centro di liquidità, garantendo trasparenza e favorendo l’accesso ad un vasto
pubblico di acquirenti.
Le transazioni dei titoli di proprietà industriale sono caratterizzate, per loro natura, da
una elevata difficoltà di identificazione dell’acquirente, da lunghi periodi di
negoziazione e da infinite attività di “due-diligence” (valutazione preliminare
dettagliata del portafoglio di titoli).
Il modello aste ha il grande potenziale di ridurre tali caratteristiche negative, oltre a
permettere la creazione di un archivio di dati sul valore dei brevetti negoziati utile per
il metodo di valutazione basato sul mercato.
170
Il modello Ocean Tomo108 si articola sulle seguenti regole:
•
le aste dal vivo si svolgono tre volte ogni anno, in Primavera, Estate e Autunno;
•
il procedimento complessivo di durata di 6 o 12 mesi, dall'acquisizione del titolo di
proprietà intellettuale alla vendita durante l'asta;
•
la possibilità di includere tutte le categorie di titoli, sia come unità singole che
come lotti che raggruppano due o più titoli;
•
l’asta è unita ad un summit, conferenze e grandi eventi;
•
una estesa partecipazione e un ampio forum di discussione e presentazione della
tecnologia;
•
le commissioni sono suddivise tra un venditore (15%) e un acquirente(10%): in
linea con la prassi standard dell'asta il venditore riceve l'85% del prezzo di
aggiudicazione, mentre l’acquirente paga un premio del 10% ad Ocean Tomo;
•
un costo di accesso di 3000$ per portafogli di brevetti con un prezzo di riserva al
di sotto dei 200.000$, di 6000$ con un prezzo di riserva maggiore di 200.000$.
Storicamente il mercato della proprietà industriale è stato isolato in quanto le
operazioni sono state effettuate privatamente senza una discussione pubblica; le
aste di Ocean Tomo, invece, forniscono una piattaforma comune, su cui un venditore,
una grande o una piccola società o un inventore individuale, sono in grado di
diffondere il proprio capitale intellettuale a molti potenziali acquirenti raggruppatisi
tramite l'evento asta, all'interno di un contesto di una offerta competitiva (“competitive
bid”).
I Bidders, persone fisiche o giuridiche, stipulano un “bidder agreement” con Ocean
Tomo per delineare i termini e le condizioni di partecipazione all’asta e devono
pagare un “bidder registration fee”. Tali offerenti devono presentare almeno 10 giorni
prima dell’asta una Bank Letter of Guarantee, che garantisca la possibilità economica
di far fronte all’importo massimo di offerta.
Il banditore d’asta che coordina l’asta aggiudica un determinato lotto al bidder
registrato che ha fatto l’offerta più elevata per tale lotto.
Ocean Tomo impiega una serie di tecniche di valutazione basate su metodi
proprietari per determinare la qualità dei titoli che saranno battuti in asta. Per gli
108
www.oceantomo.com/auctions.html
171
asset brevettuali Ocean Tomo utilizza il suo sistema di rating proprietario, l'Intellectual
Property Quotient (IPQ) score, il quale valuta gli asset brevettuali assegnando loro un
punteggio sulla base di una consolidata metodologia statistica.
Una volta che un titolo è stato dichiarato idoneo per l'asta da Ocean Tomo, il
venditore firma due documenti: il “Seller Consignment Agreement”, ossia un accordo
tra il venditore e Ocean Tomo in cui il venditore si impegna a conferire il suo titolo a
Ocean Tomo allo scopo di vendita delineando i termini generali e le condizioni di
vendita e l' “IP sale agreement”, ossia un accordo tra il venditore e il compratore. Tutti
i venditori assegnano i loro titoli in anticipo rispetto alla chiusura dell'asta ma il titolo
di proprietà industriale viene rilasciato al vincitore della offerta d’asta al termine
dell’asta.
I potenziali acquirenti possono effettuare una due diligence relativa ai titoli di
proprietà industriale presentati all’asta.
Il catalogo d’asta fornito da Ocean Tomo prima della data di inizio dell’asta include
una descrizione dei lotti offerti all’asta basata sulle informazioni fornite ad Ocean
Tomo dai venditori. Il catalogo d'asta include i seguenti dati relativi ai titoli messi in
vendita:
•
brevetti, marchi, copyrights e nomi di dominio;
•
breve descrizione dei titoli presentati;
•
ulteriori informazioni fornite dal venditore.
I Bidders registrati avranno accesso ad una online secure data room specifica per
ciascun lotto protetta da una password che contiene informazioni dettagliate relative
ai titoli di proprietà industriale. L’online secure data room è gestita da un terzo
indipendente e consente ai potenziali acquirenti di utilizzare le informazioni lì
contenute per poter effettuare il processo di due diligence. Durante l'evento asta,
Ocean Tomo mette a disposizione una due diligence library costituita da documenti
forniti dal venditore per ciascun lotto. Prima dell’evento i potenziali acquirenti
interessati a contattare un venditore devono provvedere ad effettuare chiamate in
videoconferenza tramite Ocean Tomo per proteggere l’anonimato.
Il modello asta incorpora numerosi vantaggi sia per il venditore che per il compratore.
172
Dal punto di vista del venditore, l’asta è il primo modello per le transazioni di titoli di
proprietà industriale in cui l’onere di acquisto è ripartito non solo sul venditore ma
anche sull'acquirente, nelle percentuali di cui sopra. Inoltre, tale struttura consente ad
un venditore di fissare termini e condizioni che includono un prezzo minimo garantito,
sotto il quale il venditore non è tenuto a cedere il proprio titolo (“prezzo di riserva”).
Dal punto di vista dell'acquirente, l’asta prevede una serie differente di vantaggi. Il
vantaggio principale è un accesso aperto, con parità di informazione e pari
opportunità di acquisto, derivante dalla trasparenza del mercato e dalla conseguente
formazione di un prezzo reale di mercato per gli asset di proprietà industriale
(modello “price taker”).
Il modello Ocean Tomo, sostanzialmente pubblico, aumenta il numero complessivo di
brevetti disponibili per la vendita, ma soprattutto la visibilità di tali brevetti, facilitando
in tal modo acquisti strategici e non strategici alle aziende e garantendo loro la
possibilità di presentare un’offerta sui brevetti di potenziale interesse.
In un mercato tradizionale, i potenziali acquirenti sono generalmente all’oscuro delle
opportunità di acquisto di titoli di proprietà industriale e di conseguenza non sanno
quali siano le operazioni necessarie per individuare titoli di interesse e avviarne una
possibile transazione.
Nonostante la natura pubblica delle aste di Ocean Tomo, gli acquirenti hanno la
possibilità di fare offerte per lotti battuti in modo anonimo mediante un
rappresentante di Ocean Tomo che esegue le offerte per conto del proprio offerente
in conformità con istruzioni scritte.
Uno dei pochi svantaggi che il modello aste porta con sé è quello di richiedere la
presenza di più potenziali acquirenti in contemporanea e di lasciare limitato spazio
negoziale alla parte venditrice.
173
Risultati operativi
La prima asta di Ocean Tomo “live” si è tenuta a San Francisco, California il 5-6
aprile 2006. Sono stati offerti in vendita 430 brevetti in 78 lotti e 26 dei 78 lotti sono
stati venduti sul piano d'asta. Altri 5 lotti sono stati venduti al termine dell'asta con un
valore aggiuntivo di $5,420,000, portando l'ammontare totale delle transazioni d'asta
a 31 lotti ed a $8,446,100109. Il tasso di successo della transazione è stato di quasi il
40% e più del 50% dei venditori partecipanti è riuscito a vendere almeno un titolo di
proprietà intellettuale detenuto. Per rispettare il diritto di anonimato dell'acquirente,
Ocean Tomo non rivela i risultati che derivano dai lotti individuali collocati in una
negoziazione post-auction.
Nelle aste successive sono stati offerti lotti diversificati, brevetti, marchi, diritti
d'autore e nomi a dominio. Per quanto riguarda i brevetti, i più redditizi e adeguati per
un'asta sono quelli che coprono tecnologie attualmente in uso, con ancora una
buona porzione di vita utile davanti a sé. Per quanto riguarda i marchi, i più adatti ad
una vendita all’asta sono quelli che hanno notorietà nel mercato.
Il 26 ottobre 2006 Ocean Tomo ha tenuto un’asta a New York City che includeva,
oltre a brevetti, anche privative di marchio e di diritti d’autore, sebbene 73 dei 96 lotti
fossero puri lotti di brevetti. L’ammontare delle vendite è stato di $ 23.903.000110. I
risultati hanno mostrato un solido sviluppo rispetto all'evento inaugurale di aprile. Tra
i venditori di successo sono apparse diverse multinazionali, quali Agere, 3Com,
AT&T, BellSouth e IBM, oltre a diversi inventori, professionisti del settore e studi
legali. Doug Ballantyne ha ricevuto la più elevata offerta d’asta di $1,4 M per un
brevetto di video-on-demand. Inoltre, è stato venduto il nome a dominio
1800yellowpages.com per $1,320,000111.
A Chicago, il 19 aprile 2007 si è tenuta una nuova asta, organizzata in concomitanza
di una “Technology Expo”, durante la quale Ocean Tomo ha cercato di raccogliere
titoli di Intellectual Property focalizzati sullle aree del video-on-demand, dei servizi
finanziari informatizzati, dell’e-commerce, delle telecomunicazioni, incluso il WIMAX,
dei servizi internet e dei processi di audio/video encoding: il prezzo totale dei lotti
109
http://www.oceantomo.com/press/Post-Post-Auction_5.11.06.pdf
http://www.oceantomo.com/press/PostAuctionPressRelease.pdf
111
http://www.oceantomo.com/press/PostAuctionPressRelease.pdf
110
174
battuti è stato di $11,429,000. L'asta è stata caratterizzata dal verificarsi del record
mondiale per il più alto prezzo di vendita per i brevetti: il lotto 20, costituito da un pool
di brevetti che copre una tecnologia di video-on-demand, è stato venduto a
$3,025,000 e il lotto 25, un brevetto su un’applicazione di social network per la
telefonia mobile, è stato venduto a $2,860,000112. Il 75% dei 67 lotti sono stati
venduti sul piano d'asta con un tasso di successo della transazione del 51%; il 55%
dei venditori che hanno partecipato all'asta con successo hanno collocato i loro
brevetti. Tra i venditori di successo figurano grandi multinazionali, quali Eastman
Kodak, Sun Microsystems, Inc., e Iomega Corporation, oltre a piccole e medie
imprese e inventori professionisti.
Il 1 giugno 2007, a Londra, si è tenuta la prima asta europea di Ocean Tomo presso
l'Hotel Dorchester. 200 specialisti e investitori nel giro di 90 minuti hanno comprato
112
http://www.oceantomo.com/press/spring2007_results.pdf
175
invenzioni e l'ammontare totale delle vendite sul piano d'asta, è stato €6,040,977,
con un prezzo di vendita medio per lotto di €431,498. Il record per un singolo
brevetto, per 3,650,873113 di euro, se lo è aggiudicato Juliette Harrington, una
casalinga della Nuova Zelanda che ha inventato un sofisticato sistema di vendita
online in grado di interagire con i venditori. I brevetti nella lista dell' ”open call”
provengono dai settori: digital e home media ( inclusa la televisione interattiva e i
video-on-demand), e-commerce, WI-MAX, servizi Internet, tecnologie di convergenza
e soluzioni audio-video per l'entertainment, energia pulita, Automotive Systems &
Devices, medicina, telecomunicazioni, industria chimica e farmaceutica, oltre a dei
diritti di Copyright.
Ad Amsterdam, il 26 Giugno 2008, ha avuto luogo la seconda asta europea di titoli di
proprietà intellettuale su larga scala. MrGoodIDEA (MrGI),114unico partner italiano di
Ocean Tomo, ha assistito Ocean Tomo nell’organizzazione di tale asta. I risultati
hanno mostrato, così come avvenuto negli Stati Uniti, una costante crescita anche in
Europa: 29 dei 60 lotti offerti sono stati venduti sul piano d'asta con un tasso di
successo della transazione del 48%; l'ammontare totale delle vendite intermediato in
soli 90 minuti è stato di €8,085,000; il prezzo medio di vendita per lotto è stato di
€278,793, mentre il prezzo massimo per un singolo brevetto venduto, relativo ai
media digitali (lotto 7), è stato di €1.540.000. Il lotto 32, relativo a tecnologie di
113
114
http://www.oceantomo.com/press/euro_post_release_6.4.07.pdf
http://www.mrgoodidea.com/IMG/pdf/CommAsta08.pdf
176
messaggistica istantanea è stato venduto da un inventore individuale privato
finlandese, che ha ricavato € 1.072.500115.
L’Asta ha messo in evidenza la crescita dell’Unione Europea nella produzione di
proprietà intellettuale, il cui valore è risultato approssimativamente equivalente a
quello proveniente dal resto del mondo. Tale fattore è di estrema rilevanza per
l’ulteriore valorizzazione economica della Ricerca e Sviluppo, nonché dei brevetti
italiani. In conclusione, il totale intermediato in Europa tramite Aste in soli 12 mesi è
stato di € 15 Milioni (2 eventi), mentre il totale intermediato nel Mondo tramite aste in
soli 2 anni è stato di $ 86 Milioni ( 6 eventi).
IP Auctions GmbH
La IP Auctions GmbH, società tedesca costituita nell’agosto 2006, fa parte di una rete
aziendale specializzata nella valutazione e commercializzazione di brevetti e licenze
nei
115
seguenti
settori:
nanotecnologia,
costruzioni
meccaniche,
elettronica,
http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&newsId=20080630005646&newsLan
g=en
177
automobilistico,
life
science,
tecnica
della
medicina,
industria
farmaceutica/biotecnologia e tecnologia ambientale.
Il 15 maggio 2007 IP Auctions GmbH116 ha organizzato la prima asta europea per
brevetti e diritti di marchio che si è svolta presso il Kempinski Airport Hotel a Monaco
di Baviera, con modalità sostanzialmente identiche a quelle proposte nelle aste di
Ocean Tomo, comprese le commissioni del 15% dal venditore e del 10%
dall’acquirente. Sono stati venduti all'asta un diritto di marchio (al prezzo di 14.000
euro) e circa 400 brevetti relativi ai seguenti settori: industria meccanica, industria
farmaceutica, life science, automobilistico e tecnologia ambientale. E' stato venduto il
30% di tutti gli 83 lotti, il fatturato totale é stato di circa mezzo milione di euro; l'offerta
massima di 50.000 euro è stata raggiunta da un rivestimento speciale per superfici
del settore nanotecnologia, mentre l’offerta minima è stata di 5000 euro. Circa il 60%
degli oltre 70 titoli dell’asta sono stati offerti all’asta da sellers tedeschi117 , tra cui il
produttore di motori Rolls-Royce e l’industria farmaceutica Bayer Innovation.
116
117
www.ip-auction.eu/IP-AUCTION-ABOUT.htm
http://www.ip-auction.eu/pdf/070516_IP_Auction_NACHAUKTION_engl.pdf
178
Fonte: http://www.ip-auction.eu/pdf/Results_IP_Auction.pdf
L’asta che si è svolta a Monaco di Baviera si è mostrata deludente118 per il fatto che il
valore totale degli asset che sono stati offerti eccedeva $6.5 M, mentre il fatturato
totale è stato di circa 500.000 euro. Si sono verificati dei problemi, in primo luogo,
legati alla qualità dei beni intangibili che sono stati posti all’asta: molti brevetti che
sono stati offerti avevano una ridotta vita utile residua e non coprivano sufficienti
mercati principali. In secondo luogo troppi inventori individuali offrendo i lotti avevano
gonfiato il valore degli asset che stavano per vendere e così le offerte non si
chiudevano al minimo richiesto. Entrambi i problemi hanno una soluzione: per quanto
riguarda il primo, è necessario spendere più tempo e risorse cercando titoli di
maggiore qualità che coprano maggiori mercati, per quanto riguarda il secondo è
necessario indurre gli inventori ad essere più realisti o non coinvolgerli nella vendita.
Il maggior ostacolo è la cultura europea conservatrice che è restia a optare per
l’acquisto e la vendita dei diritti di proprietà intellettuale tramite un’asta. Alla prima
asta europea di titoli di proprietà intellettuale, brevetti in particolare, di IP Auctions
GmbH il fatturato totale dalla vendita del capitale intellettuale è stato di circa 500.000
euro.
Alla prima asta europea di titoli di proprietà intellettuale, brevetti in particolare, di
Ocean Tomo, invece, il fatturato totale ricavato dalla vendita del capitale intellettuale
intermediato in 90 minuti è stato di circa 6 milioni di euro.
118
J. Wild, Munich auction fails to excite but offers some hope for the future, IAM Magazine, 16 maggio 2007.
179
Conclusione
La proprietà intellettuale sta via via diventando, sull’onda di ciò che accade nei Paesi
ad elevato indice di industrializzazione (vedi Stati Uniti) e dei principi che si stanno
affermando in seno alla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, un
centro di profitto più che un centro di costo per le imprese. Si assiste, pertanto, ad
una graduale trasformazione del modo in cui vengono monitorati, protetti e gestiti i
diritti di proprietà intellettuale. L’approccio tradizionale legato alla sola individuazione
e mantenimento degli asset da tutelare è stato sostituito, negli ultimi anni, da un
atteggiamento più dinamico e business-oriented, che considera i diritti di proprietà
intellettuale come strumenti di supporto per le imprese nelle proprie strategie di
finanziamento o di espansione delle proprie attività industriali e commerciali.
I diritti di proprietà intellettuale costituiscono, per tutte le tipologie di imprese (grandi,
medie e piccole) importanti asset che le aziende dovrebbero non solo tutelare ma
anche
valorizzare,
poiché
possono
costituire
un
importante
strumento
di
finanziamento che può aiutarle a espandere le loro attività industriali e commerciali in
nuovi mercati esteri. Le possibilità di sfruttamento economico dei diritti di proprietà
intellettuale sono molteplici.
La prima possibilità consiste nello sfruttamento diretto, da parte dell’azienda titolare,
del diritto di monopolio, che si sostanzia nella possibilità di farne uso esclusivo e,
dunque, di trarne profitto tramite la commercializzazione dei beni e/o servizi oggetto
di tale diritto di privativa intellettuale.
La seconda possibilità consiste nel realizzare, in maniera indiretta, il valore
economico del diritto di proprietà intellettuale tramite la sua cessione in via definitiva con la quale il titolare si spoglia definitivamente del diritto di privativa intellettuale in
questione a fronte del pagamento di un corrispettivo per tale cessione - oppure
mediante la concessione di una licenza sul diritto a un terzo dietro corresponsione, a
scadenze prestabilite, di canoni fissi o di royalties legate alle revenues realizzate dal
licenziatario.
Anche se la cessione e la concessione in licenza costituiscono i due modelli
tradizionali di sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, si stanno anche
affermando nuove forme di sfruttamento che consentono di scambiare i titoli di
180
proprietà intellettuale tramite la creazione di un marketplace (aste di titoli di proprietà
intellettuale) e di trarre un beneficio da tali diritti nella forma di finanziamenti che
fanno leva proprio sul loro valore economico (IP Loan, IP securitization e Sale and
lease back). È necessario, pertanto, che le imprese prendano coscienza del valore
commerciale del proprio portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, in modo tale da
valutare correttamente gli asset intangibili aziendali e identificare in che modo tali
asset possano essere sfruttati economicamente ed utilizzati per finanziare le attività
commerciali dell’azienda.
Per poter determinare un congruo prezzo a fronte della cessione di un asset
intangibile, per poter determinare un prezzo equo a fronte della vendita all’asta di un
asset intangibile o per poterlo utilizzare come strumento di assistenza al credito, è
necessario attribuire un valore economico a tale asset ricorrendo a dei metodi di
valutazione.
La valutazione degli asset intangibili è il punto di partenza per attuare un percorso di
valorizzazione e monetizzazione di tali beni.
Una gestione efficace e consapevole di qualsivoglia risorsa, sia essa tangibile o
intangibile, presuppone un’adeguata procedura di misurazione e valorizzazione sia
ex ante che ex post, al fine di valutare, in chiave tattica e strategica, il contributo
offerto da tale risorse alla creazione di valore nell’impresa, ed al fine di offrire una
visione più fondata e veritiera del valore patrimoniale dell’impresa oltre che delle sue
prospettive economiche.
Adeguate procedure di misurazione degli asset intangibili di un’impresa e pertinenti
tecniche di diffusione, sia all’interno dell’impresa che al suo esterno, di informazioni
dettagliate su tale componente intangibile del capitale aziendale consentono, infatti,
di offrire una rappresentazione più chiara e realistica del valore patrimoniale e delle
prospettive di performances economiche future dell’impresa.
Un approccio efficace alla gestione strategica degli intangibles all’interno di qualsiasi
impresa, inoltre, presuppone il compimento delle seguenti quattro fasi, non
necessariamente secondo un ordine sequenziale:
•
individuazione degli asset intangibili dell’impresa;
•
misurazione e valorizzazione degli stessi asset;
181
•
comunicazione interna ed esterna di informazioni inerenti il patrimonio
intangibile dell’impresa;
•
gestione strategica degli asset intangibili dell’impresa;
•
sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e monetizzazione
dei diritti di proprietà intellettuale.
Le fasi di misurazione, valorizzazione e comunicazione interna sugli assets intangibili
devono, dunque, essere compiute sia “a monte” che “a valle” della fase di gestione
strategica di tali fattori, affinché il management dell’impresa possa fruire di un quadro
completo ed esauriente del patrimonio immateriale dell’impresa e del contributo
offerto alla fase di produzione di valore.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, le fasi di misurazione e di
comunicazione
sugli
intangibles
assumono
valore
strategico
sia
all’interno
dell’impresa, come necessità evidente per il management al fine di ottimizzarne la
gestione, che all’esterno della stessa, nella misura in cui consentono una visione più
consapevole e completa del valore attuale e prospettico dell’impresa per tutti gli
stakeholders.
Una valutazione adeguata e fondata del valore patrimoniale degli intangibles assets
di una impresa e del contributo offerto da tali asset al processo di creazione del
valore fornisce informazioni imprescindibili per il management aziendale, affinché
questi possa operare le proprie scelte strategiche e gestionali in maniera
consapevole. Solo attraverso un’informazione completa sulle caratteristiche qualiquantitative delle risorse a propria disposizione è possibile, infatti, perseguire una
gestione di tali risorse efficiente ed orientata alla massimizzazione del profitto. La
lacunosa percezione del management aziendale circa le caratteristiche e le
potenzialità del patrimonio intangibile in proprio possesso genera, da un lato, una
gestione inefficiente, perché non aggiornata e consapevole, degli assets intangibili da
parte del management aziendale ed, inoltre, una valutazione, da parte degli
stakeholders, poco conforme alla realtà circa il reale valore dell’impresa. Infatti, il
rilevante impatto delle risorse intangibili sui risultati economici di un’impresa, non
adeguatamente misurato e gestito e, dunque, non riflesso nei tradizionali report
aziendali e non comunicato all’esterno, genera lacune informative determinanti nella
182
valutazione, da parte degli stakeholders, del reale valore dell’impresa. Dimostrazione
di ciò è rinvenibile nelle differenze tra il valore di mercato ed il book value di molte
imprese quotate.
Politiche aziendali finalizzate alla valorizzazione ed alla comunicazione esterna delle
risorse intangibili sono, dunque, senz’altro in grado di favorire una valutazione più
fondata e fedele alla realtà del valore attuale e prospettico dell’impresa, stabilizzando
e rendendo più eque le quotazioni di borsa dei titoli ed agevolando e rendendo più
fondato il confronto con i competitors. Infatti, attraverso una comunicazione esterna
efficace sugli intangibles di un’impresa, si consente alle aziende:
•
un più agevole accesso al capitale di rischio, per via di un auspicabile
aumento di investitori a lungo termine, attratti da una reportistica aziendale più
chiara ed esaustiva oltre che da un patrimonio aziendale “arricchito” da assets
intangibili prima trascurati;
•
un più agevole ed economico accesso al capitale di debito, per via di un rating
migliore che influisca in misura diretta sul proprio pricing del credito;
•
un incremento della liquidità dei propri titoli azionari sui mercati secondari, per
via di una reputazione migliorata da una comunicazione esterna più ricca,
chiara ed esaustiva.
La misurazione e la comunicazione sugli intangibles agevola innanzitutto l’operato
del management aziendale, arricchendo la sua base informativa di dati quali
quantitativi imprescindibili al fine di perseguire una gestione più consapevole e,
quindi, più efficiente. Attraverso un’adeguata diffusione di informazioni inerenti il
patrimonio intangibile di un’impresa, inoltre, si favoriscono gli azionisti dell’impresa
stessa, che godono di una maggiore liquidità dei titoli sul mercato secondario, di una
riduzione del costo del capitale per l’impresa, oltre che di un incremento del valore
complessivo dell’impresa stessa.
Si favorisce, inoltre, la trasparenza del mercato e l’attività delle istituzioni finanziarie
in genere, oltre che l’opera degli analisti finanziari e delle società di rating, le quali,
fruendo di maggiori informazioni sulla capacità dell’impresa di creare valore nel
tempo, sono in grado di esprimere un giudizio più fondato e consapevole sul valore
attuale e prospettico dell’impresa, stabilizzando e rendendo più eque le quotazioni di
183
borsa.
Per concludere, i diritti di privativa industriale permettono la creazione di un circolo
virtuoso in base al quale i risultati della ricerca, protetti con i brevetti o con i marchi e
valorizzati economicamente con le licenze, con la cessione e con il modello aste
possono produrre un reddito atto a finanziarla in maniera continuativa. I ricavi
derivanti dalle royalty, i ricavi dalla cessione di asset intangibili e i ricavi dalla vendita
all’asta di asset intangibili possono essere reinvestiti all’interno di un’azienda e
possono sostenere gli investimenti in R&D, i quali consentiranno di migliorare la
qualità dei prodotti messi sul mercato dalle imprese. Tutto parte dalla ricerca e ad
essa ritorna in investimenti che permettono di rendere sempre migliori i frutti della
stessa.
La proprietà intellettuale è diventata uno strumento finanziario che consente alle
imprese di riequilibrare la propria gestione finanziaria e di creare liquidità
smobilizzando poste attive illiquide. Tale liquidità può essere reinvestita nella azienda
per finanziare nuova attività di ricerca e sviluppo.
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