I contratti di licenza di marchio
La seguente scheda analizza le clausola più frequenti presenti nei contratti di licenza di marchio,
vale a dire nei contratti che hanno per oggetto l’utilizzo del marchio di altra azienda, da apporre
sui propri prodotti.
Il modello di contratto proposto nella scheda non ha carattere di esaustività rispetto alle specifiche
clausole ivi contenute, potendo infatti venirne previste di ulteriori ad integrazione e completamento
del disposto contrattuale. Vuole quindi costituire unicamente uno strumento di aiuto per le imprese,
fermo restando che solo il concreto intervento di un professionista potrà consentire la
predisposizione di un contratto che tenga conto di tutte le effettive esigenze delle parti. In ogni
caso, è opportuno, in fase di stesura del contratto, prestare particolare attenzione al commento per
approfondire adeguatamente gli aspetti più delicati relativi al contratto stesso.
E’ inoltre opportuno evidenziare che detto modello di contratto è stato redatto secondo la legge
italiana e presuppone che entrambe le parti siano italiane. Nel caso di contratto con licenziataria
straniera (o, comunque, fra parti non della stessa nazionalità) si dovrà tener conto degli aspetti di
internazionalizzazione che il contratto presenta e, quindi, l’intervento del professionista diverrà
ancor più rilevante.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30(Codice della proprietà industriale), art. 23.
Codice civile, artt. 2573 e 2574.
Clausola
Commento
Testo
Parti, la Concedente
La concedente è un soggetto titolare
di uno o più marchi, solitamente
registrati, intenzionato ad
autorizzare altri all’utilizzo dei
marchi stessi.
La Società ....................... con sede in
...................., C.F. ................., P. Iva
n. ..................., in persona del Legale
Rappresentante sig. ............... (di
seguito denominata la Concedente)
Parti, la
Licenziataria
La licenziataria è un soggetto che
intende utilizzare il marchio di altri
per contraddistinguere i propri
prodotti/servizi, utilizzandone anche
la notorietà a fini commerciali.
La Società ....................... con sede in
...................., C.F. ................., P. Iva
n. ..................., in persona del Legale
Rappresentante sig. ................ (di
seguito denominata la Licenziataria)
Premesse
E’ opportuno nelle premesse
specificare bene il valido titolo di
proprietà del marchio, indicando
anche gli estremi della registrazione,
o della domanda di registrazione.
E’ inoltre utile indicare se e quando
il concedente abbia già concesso
licenza per lo stesso marchio.
Premesso:
- che la Concedente è proprietaria
del/i marchio /i …………. (farne
descrizione), registrato/i in data
………….;
Qualora il contratto riguardi più
marchi, è essenziale descrivere nel
dettaglio quali marchi sono
ricompresi nel contratto di licenza
- che la Concedente non ha ancora
concesso alcuna licenza con
riferimento a tale/i marchio/i
(oppure: - che la Concedente ha già
concesso licenze non esclusive con
riferimento a tale/i marchio/i);
e specificare altresì quali prodotti o
servizi.
- che la Concedente intende
concedere alla Licenziataria il/i
marchio/i……. per
contraddistinguere i seguenti prodotti
(oppure: ...servizi)…………….;
- che tutto ciò premesso costituisce
parte integrante ed essenziale del
presente contratto.
Oggetto del
contratto
Esclusiva
Specificare l’ambito della licenza in
particolare:
- il / i marchio/i oggetto del
contratto;
- l’ambito territoriale della licenza
- quali prodotti/servizi sono
ricompresi nel contratto
La Concedente concede alla
Licenziataria, che accetta, la licenza
d’uso del/i marchio/i specificato/i in
premessa, per il seguente territorio
………. (specificare l’ambito
territoriale), per contraddistinguere i
seguenti prodotti ………. /servizi
………..
Con il nuovo codice è ora solo
possibile e non più obbligatorio
come in passato, cedere anche il
ramo d’azienda, quando si cede il
marchio. Rimane tuttavia l’obbligo
di evitare ogni inganno nei
confronti del consumatore.
Tra le opzioni, dunque, le parti
possono scegliere se cedere o meno
anche il ramo d’azienda.
(eventuale): Contestualmente alla cessione
del marchio ……, la Concedente cede altresì
il ramo d’azienda ……….
Possibili alternative:
a. la concedente può concedere
la licenza del marchio in
esclusiva;
b. la concedente può concedere
la licenza del marchio anche
ad altri (o riservarsi la
possibilità di usarlo essa
stessa): in quest’ultimo caso
è opportuno specificare i
limiti e gli ambiti dell’uso
delle rispettive licenze.
La licenza d’uso oggetto del presente
contratto viene affidata alla
Licenziataria in via esclusiva.
La licenziataria non in esclusiva si
deve obbligare ad utilizzare il
marchio oggetto del contratto per
contraddistinguere prodotti o
servizi uguali a quelli
corrispondenti messi in
commercio con lo stesso marchio
da altre licenziatarie o dalla stessa
(oppure): La licenza d’uso oggetto
del presente contratto viene affidata
alla Licenziataria in via non
esclusiva, riservando la Concedente a
sé/a terzi il diritto d’uso del/i
marchio/i, secondo le disposizioni
........ (indicare le disposizioni) del
presente contratto.
concedente.
Le parti possono decidere di
consentire - o al contrario di vietare
- che la licenziataria affidi in
sublicenza la licenza ricevuta. In
quest’ultimo caso è opportuno
regolare l’ambito e le condizioni di
tale sublicenza.
La licenza non è cedibile, salvo
preventivo consenso scritto della
Concedente.
Caratteristiche del
prodotto/servizio
La concedente detterà le
caratteristiche tecniche che il
prodotto/servizio dovrà avere per
poter essere immesso sul mercato
con il marchio concesso in licenza.
I prodotti/servizi che saranno
contraddistinti con il marchio oggetto
della licenza, dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
- ……………………
- ……………………
- …………………….
Controlli
La concedente si riserva il diritto di
verificare con controlli puntuali il
livello di qualità del
prodotto/servizio (eventualmente
riservandosi controllo su campioni
forniti dalla stessa licenziataria).
Per consentire la rispondenza dei
prodotti alle caratteristiche richieste,
la Licenziataria dovrà, prima di
immettere i prodotti sul mercato,
inviare alla Concedente dei
campioni. Dopo avere ottenuto il
benestare alla prima produzione, la
Licenziataria dovrà consentire
l’accesso ai propri locali ai
rappresentanti della Concedente per
le verifiche del caso.
Resta inteso che la Concedente, nel
caso rilevi eventuali difformità, avrà
il diritto di bloccare l’apposizione del
marchio sui prodotti non conformi,
riservandosi altresì il diritto di
sospendere la licenza in caso di
difformità gravi e/o in mala fede.
Uso del marchio
Vengono, con la clausola in
commento, specificati i limiti di
utilizzo del marchio oggetto della
licenza. La clausola potrà essere
resa più incisiva se accompagnata
dalla clausola risolutiva espressa
prevista per le violazioni agli
obblighi imposti alla licenziataria.
La Licenziataria potrà utilizzare il
marchio nel territorio unicamente
allo scopo di esercitare i propri diritti
e di assolvere i propri obblighi in
virtù del presente contratto.
Per tutta la durata del presente
contratto la Licenziataria non potrà:
a) usare il marchio per scopi
differenti da quelli espressamente
previsti dal contratto stesso;
b) usare, per quanto riguarda i
prodotti, marchi diversi dal marchio,
se non previo consenso scritto della
Sublicenza
(oppure): La licenza è cedibile, salvo
preventivo accordo delle Parti che
stabilisca nel dettaglio le condizioni
del trasferimento.
Concedente;
c) registrare e/o usare, direttamente o
indirettamente, nel territorio o
altrove, alcun marchio, nome
commerciale, domain mane ecc. che
possa essere confuso con quelli della
Concedente.
Tutela del marchio
nel caso di
violazioni e
contraffazioni
Può essere prevista specifica
clausola sulla tutela del marchio nel
caso di sue violazioni o
contraffazioni, con obbligo della
licenziataria, venuta a conoscenza di
tali episodi, di darne pronta
comunicazione alla concedente.
La Licenziataria sarà tenuta ad
informare tempestivamente la
Concedente di qualsiasi presunta
violazione, contraffazione o
falsificazione del marchio licenziato
nonché di eventuali atti di
concorrenza sleale compiuti da terzi
nel territorio.
La Concedente ha facoltà di
decidere, a sua sola discrezione, di
intraprendere azioni (legale o di altro
tipo) o di resistere ed opporsi a
qualsiasi azione al fine di proteggere
il/i marchio/i licenziato/i. La
Licenziataria è tenuta a fornire alla
Concedente la sua più totale
collaborazione, assistendola anche
nella raccolta delle informazioni utili
ai fini di cui sopra.
Corrispettivo
Royalty minime
Potrà consistere in una somma fissa
o variare, ad esempio:
- somma fissa più royalty
calcolata in percentuale sul
fatturato dei prodotti;
- somma fissa per ogni
prodotto venduto
contraddistinto dal marchio.
Il corrispettivo per la licenza è fissato
in Euro ………. , somma alla quale
si aggiunge il ….% sul fatturato del
prodotti venduti.
Le parti potranno accordarsi per
prevedere royalty minime da
calcolarsi indipendentemente dal
volume dei prodotti/servizi venduti,
che potranno essere variabili nel
corso degli anni e riferibili a
parametri vari come ad esempio il
numero dei prodotti venduti
Resta inteso che la Licenziataria
verserà comunque alla Concedente
(es. ...per ciascun anno contrattuale)
la somma di …… Euro.
Le parti inoltre dovranno prendere
in considerazione anche il caso che
la durata del contratto sia inferiore
Qualora il contratto per qualsiasi
causa dovesse risolversi
anticipatamente, le somme da
(oppure): Il corrispettivo per la
licenza è fissato in ….. Euro per ogni
prodotto venduto contraddistinto
dal/i marchio/i.
al periodo preso in considerazione e
prevedere una corrispondente
riduzione delle somme.
corrispondere saranno
proporzionalmente ridotte.
E’ essenziale consentire alla
concedente la possibilità di
verificare i volumi di vendita nel
caso di royalty basate anche sulle
vendite effettivamente effettuate.
Questo è un aspetto particolarmente
delicato e, come tale, appare
importante che vengano bene
regolamentate le modalità di accesso
ai dati. Le clausole proposte
potranno anche essere implementate
prevedendo l’onere della segretezza
a carico della concedente (e dei suoi
incaricati) in merito alle
informazioni che questi venissero ad
acquisire in occasione di dette
verifiche.
La Concedente ha diritto di verificare
in ogni momento, tramite propri
professionisti di fiducia, la
contabilità della Licenziataria per la
verifica dei volumi di vendite
effettuate.
Termini di
pagamento
Dovranno essere stabiliti i termini di
pagamento delle royalty.
Le royalty saranno versate dalla
Licenziataria con cadenza ……….
Cessazione o
risoluzione del
contratto:
obblighi del
licenziatario
E’ importante regolare gli obblighi
della licenziataria in caso di
cessazione/risoluzione
del contratto:
- non utilizzo del marchio sui
prodotti;
- smaltimento dei prodotti esistenti;
- eliminazione da ogni riferimento
al marchio in capo alla
licenziataria.
Al termine, per qualsiasi causa del
presente contratto, la Licenziataria
dovrà interrompere tempestivamente
l’apposizione del marchio sui
prodotti, provvedendo a smaltire al
più presto i prodotti già marchiati.
Durata
Le parti stabiliscono la durata del
contratto e l’eventuale possibilità di
rinnovarlo per ulteriori periodi
Il presente contratto ha la durata di
….. anni a decorrere dal ……. .
Il contratto potrà venire rinnovata per
ulteriori periodi di …… anni, con
accordo espresso delle parti, che farà
parte integrante del presente
contratto. Non saranno ammessi
rinnovi taciti.
Clausola arbitrale
E’ preferibile che la risoluzione
delle eventuali controversie venga
demandata ad un arbitrato, così da
Qualsiasi controversia nascente dal
presente contratto sarà risolta dalla
Camera Arbitrale della Camera di
Modalità di verifica
delle royalty
(oppure): La Licenziataria deve
predisporre e tenere appositi registri
speciali per la gestione dei prodotti
realizzati in base alla licenza, cui la
Concedente può accedere e
verificarne la congruità anche con la
contabilità generale.
(eventuale): I prodotti realizzati dovranno
essere numerati progressivamente.
Dovrà inoltre sollecitamente provvedere
all’eliminazione di ogni riferimento al
marchio oggetto della licenza presso la
propria sede/stabilimento, carta intestata,
documenti, etc.
mantenere il dovuto riserbo sulle
attività inventive e di ricerca stesse.
Commercio di ………………..
mediante arbitrato ………….,1 con
lodo secondo …..,2 da n. ….
arbitro/i3 nominato/i in conformità al
Regolamento della stessa Camera
Arbitrale, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed
accettare.
Foro competente
(In alternativa alla
clausola arbitrale)
Qualora le parti preferiscano
rivolgersi all’autorità giudiziaria,
potranno indicare nel contratto il
foro competente, con la precisazione
che, trattandosi di materia che
presenta interferenze anche indirette
con l’esercizio dei diritti di proprietà
industriale, la controversia verrà
affrontata nella competente sezione
specializzata in materia di proprietà
industriali ed intellettuali istituita
col D.Lgs. n. 168 del 2003. Tale
decreto individua le competenze
territoriali delle sezioni specializzate
rispetto ai territori delle Corti di
appello; di conseguenza, per i
territori ricompresi nei distretti di
corte d’appello di Venezia
(competente su tutto il Veneto),
Trento e Bolzano, la sezione
specializzata viene indicata in quella
di Venezia. Mentre, per i territori
ricompresi nel distretto di corte
d’appello di Trieste (competente su
tutto il Friuli Venezia Giulia),
competente è la sezione
specializzata di Trieste. Di quanto
sopra detto dovrà essere
evidentemente tenuto conto
dall’azienda per individuare la
corretta competenza a cui far
dirimere la controversia.
Di ogni controversia nascente
dall’interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sarà competente
in via esclusiva il Foro di ................
(Venezia o Trieste).
Tasse
Regolare le spese e le tasse relative
al contratto
Es. Tutte le spese, anche inerenti alle
pratiche per l'eventuale trascrizione del
presente atto presso l' Ufficio italiano
brevetti e marchi (Ministero delle attività
produttive in Roma), saranno a carico della
Licenziataria.
Le parti devono scegliere se l’arbitrato sarà rituale o irrituale.
Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.
3 Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.
1
2
Data, Firme
E’ importante datare il contratto e
farlo sottoscrivere ai soggetti muniti
di potere negoziale. Porre altresì
attenzione alle clausole vessatorie
(es. clausola arbitrale o clausola sul
foro di competenza in esclusiva) che
necessitano di approvazione
specifica (cd. doppia firma) ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del
Codice civile.
n.b. Il contratto di licenza di marchio (se evidentemente relativo a marchio registrato) può essere sottoposto
a trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 138 del codice della proprietà industriale). La
trascrizione non è richiesta per la validità dello stesso contratto, ma è necessaria per l’opponibilità ai terzi
dell’atto stesso: infatti, gli atti non hanno effetto verso i terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio fino
a che non sono trascritti, e nel caso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, viene
preferito chi ha trascritto per primo il contratto o l’atto da cui deriva il suo diritto (art. 139). Per la
domanda di trascrizione si devono seguire le modalità e le forme degli atti da trascrivere indicate agli
articoli 195 e 196 del codice.
