guida pratica sul sistema di proprietá intellettuale negli stati

GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
Embassy of Italy
Washington D.C.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ
INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
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Questa guida intende fornire agli imprenditori italiani uno strumento pratico per
operare nel mercato degli Stati Uniti, nel rispetto delle normative sulla protezione
della proprietà intellettuale.
La pubblicazione, predisposta dal Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale
Embassy of Italy
e
anticontraffazione dell’ICE di New York in stretto coordinamento con
Washington D.C.
l’Ambasciata d’Italia a Washington, rappresenta il risultato di uno sforzo mirato
ad un duplice obiettivo: soddisfare un’esigenza pratica a beneficio degli imprenditori italiani e testimoniare la
capacità e la volontà delle Istituzioni italiane all’estero di “fare sistema” al servizio delle nostre imprese, in un
settore la cui importanza è destinata ad aumentare nel XXI secolo.
Giovanni Castellaneta
Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America
La difesa del Made in Italy passa anche attraverso il riconoscimento e la
successiva tutela dei marchi commerciali e dei brevetti. Nonostante il valore
intrinseco riconosciuto alla proprietà intellettuale, le problematiche sono
rilevanti. Esse scaturiscono sia dalla disinformazione sulle pratiche di tutela delle
invenzioni che dalla violazione dei diritti posti in loro difesa. Quest’ultima
fattispecie dà vita ai fenomeni della contraffazione e della pirateria. Violazioni di questo tipo sono in continuo
aumento ed assumono una dimensione sempre più ampia, con ricadute negative sulla capacità innovativa
delle imprese, sul volume dell’occupazione, sulla sicurezza dei consumatori e sulle entrate fiscali,
costituendosi, di fatto, come elementi destabilizzanti per i mercati internazionali. L’impegno del Ministero
dello Sviluppo Economico per assistere le imprese italiane in tal senso è testimoniato attraverso l’attivazione
della rete di 13 Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale, la creazione di un nuovo Dipartimento per la
lotta alla contraffazione e il lancio di una nuova rubrica sulla home page del sito www.mincomes.it.
Quest’ultima iniziativa costituirà una vera e propria finestra sulla P.I., aperta in 10 mercati strategici per le
imprese italiane. Anche la presente guida pratica è tra gli strumenti messi a disposizione delle aziende, con
l’auspicio che il suo impiego possa far incrementare il numero di concessioni di brevetti e marchi negli Stati
Uniti.
Adolfo Urso
Sottosegretario allo Sviluppo Economico
La competitività ed il successo di una nazione vengono sempre di più misurati,
non solo in base all’export di “prodotti”, ma anche per le conoscenze e per il
know how che un paese ha da offrire e che può valorizzare in termini economici.
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero svolge un ruolo di primo piano per il
sostegno e la promozione dell’export tecnologico e della proprietà intellettuale
italiana, facilitando le attivita’ imprenditoriali rivolte ai mercati esteri. A
testimonianza di ciò, vi e’ il supporto fornito dalla rete dei tredici Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale,
operativi prevalentemente presso le sedi degli uffici della rete estera dell’ICE, in grado di garantire servizi di
informazione e di consulenza legale in materia di P.I. alle aziende italiane. Un’attività, questa dei Desk, dal
piglio innovativo, che riconosce nella valorizzazione dei beni immateriali un aspetto focale per determinare la
consistenza di un’azienda. Il Desk dell’ICE di New York ha realizzato un manuale pratico sull’impianto
normativo della proprietà intellettuale negli Stati Uniti, che intende indicare, in modo chiaro e di agevole
comprensione, i possibili faux pas da evitare, permettendo agli imprenditori di affacciarsi sul mercato
statunitense armati di conoscenze specifiche e consapevoli delle diversità giuridiche.
Aniello Musella
Coordinatore Uffici ICE Rete USA
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SOMMARIO
INTRODUZIONE
Pag. 7
BREVETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Definizione
Normativa statunitense
Accordi internazionali
Cosa é brevettabile negli USA
Requisiti di brevettabilitá
Documenti a corredo della domanda
Iter d’esame
Durata
Domande provvisorie di brevetto
Procedura Internazionale PCT
Simbologia
Ciclo completo per ottenere un brevetto
Quanto costa brevettare
Istituto del Contingency Fees
Tutela
Trasferimento e licenza
9
9
9
10
11
12
13
15
15
16
17
18
20
22
22
24
MARCHIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Definizione
Normativa statunitense
Accordi internazionali
Cosa é registrabile come marchio: le tipologie
Indicazioni Geografiche: GIs
Requisiti per la registrazione di un marchio
Documenti a corredo della domanda
Iter d’esame
Durata
Procedura internazionale:il Protocollo di Madrid
Simbologia
Ciclo completo per registrare un marchio
Quanto costa registrare un marchio
Tutela
Diluizione e appannamento del marchio
Trasferimento e licenza
4
26
26
27
27
29
33
35
38
39
39
41
42
44
44
47
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MARCHIO NON TRADIZIONALE
1.
Descrizione della fattispecie
50
NOMI A DOMINIO
1.
2.
3.
Definizione
Iter di registrazione
Tutela
51
51
52
COPYRIGHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Definizione
Normativa statunitense
Accordi internazionali
Pre-registrazione
Cosa é registrabile come copyright
Documenti a corredo della domanda
Durata
Simbologia
Ciclo completo per registrare un copyright
Quanto costa registrare un copyright
Tutela
Trasferimento e licenza
55
55
55
56
56
57
57
57
58
60
60
63
P R O T E Z I O N E I P P R E S S O L E D O G A N E S TAT U N I T E N S I
1.
2.
Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio
Documenti a corredo della domanda di registrazione del copyright
64
65
TRADE SECRETS
1.
2.
3.
4.
5.
Definizione
Normativa statunitense
Tipologie di trade secrets
Iter d’esame
Tutela
67
67
68
68
68
CONCORRENZA SLEALE
1.
2.
Riferimenti normativi
Fattispecie di concorrenza sleale
70
71
TABELLE DI SINTESI
73
INDIRIZZI UTILI
75
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INTRODUZIONE
Con l’espressione proprietá intellettuale si intende, generalmente, quel settore del diritto volto alla
tutela delle opere derivanti dall’inventiva e dall’ingegno umano. La proprietá intellettuale consiste
in un insieme variegato di beni immateriali che, sebbene non siano tangibili, esistono e sono
meritevoli di protezione giuridica, nonché suscettibili di valutazione economica. Non raramente il
successo o il fallimento di un’impresa é strettamente connesso ad una piú o meno efficace tutela
dei propri diritti di proprietá intellettuale.
Il sistema giuridico della proprietá intellettuale negli Stati Uniti é il risultato di un secolare sviluppo
giurisprudenziale e normativo. Infatti, i diritti di proprietá intellettuale sono regolati sia dal sistema
di common law che da un piú recente apparato normativo. Dopo un primo periodo, in cui tali diritti
venivano riconociuti soltanto nelle aule di tribunale, successivamente sono stati oggetto di
regolamentazione sia federale che statale.
L’attuale disciplina giuridica statunitense relativa alla proprietá intellettuale é, pertanto,
caratterizzata dal concorso sia di regole giurisprudenziali di common law, i c.d. precedenti
giurisprudenziali, che di norme scritte (Statutes). La Costituzione degli Stati Uniti conferisce al
Congresso il potere di legiferare in materia di proprietá intellettuale al fine di garantire agli autori e
agli inventori il diritto ad uno sfruttamento esclusivo delle proprie opere ed invenzioni. Tale potere
si é concretizzato nell’emanazione di numerose leggi federali. Oltre alla normativa federale, un
ruolo di primissimo piano in questo settore é svolto dalle legislazioni dei singoli Stati. Le leggi
statali, che integrano il sistema nelle parti non coperte dalla legislazione federale, possono
divergere, a volte in maniera significativa, da Stato a Stato.
Le principali aree della proprietá intellettuale corrispondono al settore dei brevetti (Patents), dei
marchi (Trademarks) e del diritto d’autore (Copyright). In questi settori la legge é finalizzata a
garantire il riconoscimento dell’esistenza di diritti di proprietá intellettuale, nonché la loro
protezione, e ad assicurare all’inventore il diritto di usare e sfruttare in via esclusiva, trasferire e
concedere in licenza il proprio diritto. Il sistema della proprietá intellettuale negli Stati Uniti
garantisce, inoltre, la protezione dei segreti industriali (Trade Secrets), che consistono in tutte quelle
informazioni e dati segreti, non pubblici e spesso suscettibili di valutazione economica. Infine,
rientra nell’ambito della proprietá intellettuale anche la disciplina sulla concorrenza sleale (Unfair
Competition), che mira a reprimere tutte quelle condotte idonee a pregiudicare il corretto e regolare
funzionamento del mercato concorrenziale.
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I numerosi accordi e trattati internazionali stipulati negli ultimi decenni, cui hanno aderito sia gli
Stati Uniti che l’Italia, rappresentano indubbiamente un forte collante tra le discipline giuridiche dei
diversi Paesi, ed un fattore non indifferente di armonizzazione delle rispettive normative. In questo
contesto, un ruolo rilevante viene svolto dallo OMPI, l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (o WIPO, acronimo di World Intellectual Property Organization), un’organizzazione
specializzata delle Nazioni Unite, che si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia
ed è responsabile del registro internazionale dei brevetti.
I due sistemi di proprietá intellettuale negli Stati Uniti e in Italia presentano alcuni elementi
comuni, sebbene non si possa certo parlare di uguaglianza dei due impianti normativi.
Permangono, pur sempre, differenze dovute alle diverse tradizioni giuridiche nelle quali si é
sviluppato il diritto di proprietá intellettuale nei due Paesi. A mero titolo esemplificativo, si puó
osservare come negli Stati Uniti, al pari di altri Paesi di common law (U.K., Canada), in materia di
marchi valga il principio del “first to use”, il che implica che la proprietá del marchio venga
automaticamente acquisita per effetto dell’uso del marchio. In Italia, invece, si applica il diverso
principio del “first to register”, in forza del quale la proprietá del marchio é di chi registra per primo
il marchio, anche se questo era giá utilizzato, ma non registrato, da un altro soggetto.
In maniera speculare, in materia di brevetti gli Stati Uniti adottano il principio del “first to invent”,
in forza del quale il brevetto viene rilasciato a chi realizzi per primo l’invenzione. In Italia, invece,
vige il principio del “first to file”, per cui il brevetto viene rilasciato a chi deposita per primo la
domanda di brevetto.
Gli orizzonti normativi della materia rimangono comunque in continua espansione in entrambi i
paesi, alla luce delle esigenze di un mercato che lambisce ambiti sempre nuovi, economici e
tecnologici in primis, ma anche sociali. Il diritto, dunque, si fa espressione di tali bisogni e sancisce,
attraverso leggi interne e trattati internazionali, gli usi leciti, mentre stabilisce sanzioni piú
rispondenti ai nuovi comportamenti violativi.
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BREVETTO
BREVETTO
1.
Definizione
Il brevetto di un’invenzione (“patent”) é la concessione di un diritto di proprietà intellettuale
rilasciato dal Governo degli Stati Uniti attraverso lo U.S. Patent and Trademark Office (“USPTO”).
I diritti conferiti in seguito al rilascio del brevetto hanno efficacia su tutto il territorio degli Stati Uniti
e sono regolati esclusivamente dalla legge federale. Tali diritti precludono la produzione, l’uso o la
cessione non autorizzata dell’invenzione brevettata da parte di altri nel territorio statunitense per
un periodo di tempo limitato.
2.
Normativa statunitense
La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al Congresso il mandato di emanare leggi in materia di
brevetti, come si evince dall’ Art. 1, sezione 8. Avvalendosi di tale competenza legislativa, il
Congresso ha attuato varie disposizioni che regolano il sistema brevettuale. La prima legge risale al
1790; successivi emendamenti normativi sono stati attuati nel 1952 e sono entrati in vigore nel
gennaio del 1953. La legge é contenuta nel Titolo 35, dello United States Code, che raccoglie e
codifica le leggi federali negli Stati Uniti. Inoltre, il 29 novembre 1999, il Congresso ha emanato la
legge a tutela degli Inventori Americani (American Inventors Protection Act), che ha ulteriormente
modificato la disciplina in materia (vedasi Public Law 106-113, 113 Stat. 1501 del 1999).
La normativa sui brevetti specifica cosa costituisca oggetto di brevetto e i requisiti di brevettabilitá.
Una volta ottenuto il brevetto, spetta all’inventore far rispettare i diritti che ne conseguono senza
che possa avvalersi del supporto dello USPTO per garantirne la tutela.
Il dettato legislativo rimanda allo USPTO il potere di regolare il rilascio di brevetti e varie altre
disposizioni relative alla materia.
(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html#laws).
3.
Accordi internazionali
Gli Stati Uniti in materia di brevetti aderiscono all’Organizzazione Mondiale della Proprietá
Intellettuale (OMPI/WIPO), avendo firmato la convenzione nel 1974. Si tratta di un organismo
speciale, istituito in seno all’ONU, per garantire gli interessi degli inventori e dei titolari di diritti di
proprietá intellettuale. E’ responsabile del registro internazionale dei brevetti.
Al pari di altri 168 paesi, gli Stati Uniti aderiscono anche alla Convenzione di Parigi per la tutela della
Proprietá Industriale. Essa garantisce ai cittadini di ciascun paese facente parte della Convenzione gli
stessi diritti in materia di brevetti previsti per i propri cittadini. Sempre nel trattato, nell’articolo 4, si
stabilisce che ciascun cittadino che abbia regolarmente depositato una domanda diretta ad ottenere
un titolo di proprietá industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di prioritá a decorrere dalla
prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di
utilitá, di privativa di nuova varietá vegetale e di registrazione di disegno o modello. Il termine di
prioritá appena menzionato é di dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilitá e le
varietá vegetali, di sei mesi per i disegni industriali o modelli.
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Gli Stati Uniti hanno, inoltre, ratificato l’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO/OMC), stipulato nel 1994
in occasione dell’Uruguay Round e hanno aderito al Trattato di Cooperazione Internazionale (Patent
Cooperation Treaty: PCT) in materia di brevetti che agevola i depositi plurimi.
4.
Cosa é brevettabile negli USA
L’istituto giuridico del brevetto prevede tre tipologie di brevetti: l’”utility” patent, o brevetto di utilitá,
il “design” patent, o brevetto di design ed il “plant” patent, o brevetto per le varietá vegetali.
Utility patents vengono rilasciati a chiunque abbia inventato o scoperto un processo, una macchina,
un manufatto o una composizione di materia che rispondano al tempo stesso ai requisiti di novitá e
utilitá ovvero costituiscano un nuovo e utile miglioramento di prodotti giá esistenti. E’ necessario
evidenziare che la normativa statunitense non prevede l’istituto del brevetto per modello di utilitá, che
nella legislazione italiana si riferisce, invece, ai trovati che conferiscono particolare efficacia o
comoditá di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti o utensili, il cui diritto
di esclusiva dura soltanto 10 anni. Negli Stati Uniti, questi trovati sono considerati invenzioni e
ricadono sotto la normativa degli utility patents per cui il periodo di esclusiva é piú lungo.
Design patents vengono rilasciati a chiunque abbia inventato un qualsiasi disegno ornamentale nuovo
e non-ovvio per un manufatto. I brevetti sul design tutelano soltanto l’apparenza di un prodotto e non
gli aspetti strutturali o funzionali dello stesso.
Da ultimo, i plant patents vengono, invece, rilasciati a chiunque abbia inventato o scoperto e
riprodotto, in maniera asessuale, una nuova e distinta varietá di pianta.
Tabella riepilogativa
Utility patent
Invenzioni di prodotti e di processo
• processi
Procedimenti chimici e meccanici; metodi per raffinare il
petrolio, metodologie di business per processare dati e
calcoli; uso o applicazione di algoritmi ed equazioni
matematiche; tecniche usate in atletica
• macchine
Parti di motori; componenti
• manufatti
Strumenti per uso manuale
• composizione di materia
Componenti chimici, combinazioni o miscele come le
plastiche
Design Patent
Caratteristiche ornamentali o la forma di un prodotto o
parti di esse
Plant Patent
Nuove e distinte varietá di semi o di piante
Al fine di ottenere il rilascio del brevetto, la domanda deve contenere la descrizione completa del suo
oggetto (c.d. “subject matter”) e questo deve essere utile (c.d. “useful”). Di conseguenza, non si può
conseguire un brevetto per una mera idea, proposta o suggerimento. Giova ricordare che negli Stati
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BREVETTO
Uniti, a differenza degli altri sistemi guridici nei quali vige il principio del “first to file” per la
rivendicazione della titolarità del brevetto, in termini generali, e soggetto a talune eccezioni, vale il
principio del “first to invent”, per cui i brevetti vengono attribuiti, nel concorso di più domande, a chi
risulti essere il primo inventore.
Non sono brevettabili le invenzioni che offendono la morale pubblica o la salute, le idee astratte, i
fenomeni naturali, i principi scientifici e i procedimenti che riguardano l’uso di un meccanismo.
In un esame prima facie della domanda di registrazione di un brevetto, vi sono degli elementi, peraltro
giá in parte sopra menzionati, che risultano essere imprescindibili affinché sussistano gli adempimenti
richiesti dallo USPTO: i cosiddetti requisiti di brevettabilitá.
5.
Requisiti di brevettabilitá
Nella normativa statunitese, i requisiti di brevettabilitá di un’invenzione sono tradizionalmente tre:
novitá (c.d. “novelty”), non ovvietá (c.d. “unobviousness”) e utilitá (c.d. “utility”).
Per requisito di novitá si intende che:
I. l’invenzione deve essere nuova; questo comporta che non possa essere stata oggetto di
invenzione da parte di qualcun altro a meno che questi non l’abbia successivamente
abbandonata.
II. non deve essere stata pubblicata, né puó esservi conoscenza dell’invenzione stessa da parte di
altri per piú di un anno precedentemente alla data di deposito della domanda negli Stati Uniti
(in tutti gli altri paesi, compresa l’Italia, deve trattarsi di novitá assoluta; la domanda di deposito
deve essere presentata prima che l’invenzione sia resa nota al pubblico o ci sia un’offerta di
cessione).
Il requisito di non-ovvietá richiede che:
I. un’invenzione possa essere brevettabile soltanto qualora questa possieda una qualsiasi
differenza rispetto a quelle precedenti;
II. l’Esaminatore prenda in considerazione tutte le conoscenze anteriori - ma deve trattarsi di
conoscenze ovvie.
Per attestare che vi sia non-ovvietá dell’invenzione, si deve dimostrare che sia presente almeno uno
dei seguenti attributi:
- che si tratti di risultati inaspettati,
- che abbia un uso industriale,
- che abbia successo commerciale.
Il requisito di utilitá richiede che l’invenzione presenti una esplicita o implicita indicazione dell’uso
pratico e pertanto sia utile. Il rispetto di tale requisito deve fornire una serie di informazioni come:
I. la descrizione dell’invenzione e la conoscenza in possesso dell’inventore;
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II. la possibilitá alle persone esperte del settore di realizzare l’invenzione e di utilizzarla;
III. il modo migliore di fruire dell’invenzione.
Non é richiesto, invece, che l‘invenzione debba costituire una miglioria rispetto al metodo precedente
ed é sufficiente che consista in un metodo alternativo rispetto agli altri.
6.
Documenti a corredo della domanda
Nel sottoporre allo USPTO una richiesta per la concessione di un brevetto, il richiedente dovrá
presentare la seguente documentazione:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(iv)
6.1.
una domanda nella quale siano indicati il nome e l’indirizzo dell’inventore e del richiedente
(qualora vi sia un rappresentante, anche il nome di quest’ultimo); le informazioni sul diritto
di prioritá nazionale e su quello estero, e le informazioni pertinenti il trasferimento della
titolaritá di una domanda di brevetto1.
la descrizione dettagliata dell’invenzione e l’oggetto della tutela legale richiesta.
Normalmente, il contenuto della descrizione comprende le seguenti parti: il titolo
dell’invenzione (che deve essere breve e conciso), i disegni (laddove siano necessari per
capire l’oggetto dell’invenzione), la descrizione del campo tecnico dell’invenzione (questa
parte contiene ogni dettaglio dell’invenzione, cioé, di cosa si tratti, come sia fatta e l’uso
della stessa; si puó fare ricorso ad esempi di utilizzo per l’applicazione pratica
dell’invenzione) e le rivendicazioni desiderate2.
un riassunto dell’invenzione.
una procura, c.d. Power of Attorney.
modulo di pagamento delle tasse di registrazione.
dichiarazione giurata.
Documenti a corredo della domanda per Design Patents
Le procedure da seguire per ottenere un brevetto sul disegno sono soggette alle stesse regole elencate,
ma con delle piccole peculiaritá. A parte la durata del brevetto di per sé, che risulta piú breve (14
anni), non vi é obbligo di pagare tasse di mantenimento per prolungare la vita del brevetto. Qualora
lo USPTO dia esito favorevole alla richiesta di brevetto sul disegno, l’ufficio stesso inoltra l’avviso di
liceitá e sollecita il pagamento delle tasse di registrazione. I disegni che accompagnano la descrizione
di un brevetto di design ottemperano alle stesse regole previste per gli altri tipi di brevetti, con
l’eccezione che non sono permessi riferimenti a caratteri di scrittura e che il disegno deve illustrare
chiaramente l’aspetto, considerato che il disegno definisce lo scopo della tutela brevettuale. La
descrizione dettagliata contenuta nella richiesta deve essere breve e normalmente seguire un modulo
prestabilito, contenente una sola rivendicazione.
1 Vedasi il codice statunitense al 37 CFR § 1.76
2 Le rivendicazioni di un brevetto possono paragonarsi ai limiti decretati in un contratto per la compravendita di beni immobili; entrambi
stabiliscono lo scopo della titolaritá su un bene di proprietá, sia che si tratti della titolaritá di un diritto di proprietá intellettuale, sia che si tratti della
titolaritá di un diritto di proprietá immobiliare.
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BREVETTO
6.2.
Documenti a corredo della domanda per Plant Patents
Con riferimento al brevetto per le varietá vegetali, lo USPTO sottolinea che la domanda debba
contenere una descrizione dettagliata della pianta e delle sue caratteristiche che la distinguono dalle
altre varietá giá note, cosí come deve anche specificare i suoi antecedenti. Tutto ció deve essere
espresso in termini botanici, cosí come rinvenibile nei libri di testo ufficiali di botanica o in
pubblicazioni che si occupano del tipo di varietá vegetale in questione. Sempre nella descrizione,
deve essere indicata l’origine o la varietá della stirpe vegetale da brevettare e deve essere
espressamente evidenziata la provenienza di tale varietá e la modalitá con cui sia stata riprodotta
asessualmente. Il nome in latino del gene e della specie vegetale devono essere inclusi laddove il
colore sia indice di distinzione della pianta; quest’ultimo deve essere individuato attenendosi a
quanto contenuto in un dizionario sul colore riconosciuto come fonte. Il brevetto sulle varietá vegetali
viene concesso sull’intera pianta; da ció ne consegue che vi sia un’unica rivendicazione possibile e
ammessa dalla legge.
Nella dichiarazione giurata, in aggiunta agli stessi requisiti giá elencati e che riguardano tutte le
tipologie di brevetti, bisogna inserire un’affermazione del richiedente che asserisca trattarsi della
riproduzione asessuata di una nuova varietá di pianta.
I disegni, chiaramenti di natura non meccanica, debbono essere artistici ed eseguiti con competenza.
Tali disegni debbono, peraltro, divulgare tutte le caratteristiche distintive della varietá vegetale che
siano suscettibili di essere rappresentati visivamente. Se il colore costituisce un connotato essenziale
della pianta, il disegno deve essere eseguito a colori, in doppia copia, e con un margine superiore di
1 inch (1 inch=2,54 cm).
6.3
Come inoltrare una domanda di brevetto
Le domande per il rilascio di un brevetto possono essere presentate sia elettronicamente,
attraverso
l’Electronic
Filing
System
(“EFS”),
utilizzando
il
seguente
link
http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html oppure per iscritto, inviandole al Commissioner for Patents.
Alla domanda viene assegnato un numero di serie.
Anche se non vi è obbligo in tal senso, lo USPTO raccomanda a coloro che intendono registrare un
brevetto negli Stati Uniti di avvalersi della consulenza legale di un avvocato o di un agente autorizzato
a preparare nonchè a seguire tale tipo di richiesta.
7.
Iter d’esame
Le domande di brevetto vengono esaminate sia da un punto di vista formale che tecnico-legale dallo
USPTO.
L’ esame formale
Il controllo formale della domanda presuppone che lo USPTO proceda a vagliare che siano state
adempiute le seguenti procedure:
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- che la presentazione della domanda sia stata preceduta da una ricerca sui brevetti preesistenti
condotta presso la Patent Search Room dello USPTO o presso una delle Patent and Trademark
Depository Libraries presenti in tutto il territorio degli Stati Uniti;
- che si sia provveduto a completare una dichiarazione di paternitá dell’invenzione;
- che siano state versate le tasse3;
- che, laddove siano stati inseriti disegni o grafici, questi siano in conformitá con il dettato dello
USPTO in materia.
Dovranno essere documentati, inoltre, l’ideazione e l’uso dell’invenzione al fine di dimostrare che la
stessa sia stata effettivamente attuata.
Prima della pubblicazione della domanda, l’esaminatore compie indagini per accertare che non si
tratti di una conoscenza tecnica rilevante precedentemente disponibile (c.d. prior art)4.
Si procede, quindi, alla pubblicazione della domanda, che avviene entro 18 mesi dal deposito, e
all’esame di merito.
L’esame di merito
Dopo la pubblicazione della domanda, l’esaminatore dello USPTO apre l’esame di merito, la c.d.
Official Action, per la verifica dei requisiti di novitá, di utilitá di invenzione e di non ovvietá (non
evidenza per il tecnico medio del settore) della richiesta, dando la possibilitá all’avente diritto di
rispondere agli eventuali chiarimenti sollevati. Trascorsi tre mesi dalla notifica di tale richiesta di
chiarimenti (che possono essere posticipati fino a 6 mesi, previo pagamento di tasse che variano a
seconda del numero di mesi di estensione sollecitati), la domanda viene di nuovo presa in
considerazione dallo USPTO per un secondo esame.
Al termine di tale procedura, laddove si risolva con un esito favorevole per il richiedente, lo USPTO
invia l’Avviso di Liceitá ed il modulo per il pagamento delle tasse di registrazione.
Le tasse di registrazione devono essere pagate entro i 3 mesi dalla richiesta dello USTPO e, a questo
punto, il brevetto viene registrato in data conforme a quanto sancito nella c.d. Issue Notification e il
suo titolare puó disporre dei diritti spettanti.
Il brevetto viene concesso normalmente dopo due o tre anni dal deposito della domanda.
3 La procedura per ottenere un brevetto prevede il pagamento di tasse amministrative (c.d. “fees”), che possono variare di anno in anno, e che
sono consultabili sul sito dello USPTO: http://www.uspto.gov, all’interno della sezione “patents”, voce “fees”, a cui vanno aggiunti le spese legali.
4 Questo segmento della domanda si riferisce allo stato attuale dell’arte nell’ambito tecnico specifico nel quale il brevetto andrebbe ad operare,
evidenziando i problemi che non sono stati risolti con la prior art.
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BREVETTO
8.
Durata
La durata di un brevetto depositato negli Stati Uniti varia rispetto alla data di deposito della domanda
e alla tipologia di brevetto. La durata dei brevetti depositati a partire dall’8.6.1995 é di venti anni dalla
data di deposito della domanda. In caso di una domanda di brevetto con la procedura PCT, i 20 anni
decorrono dalla data di deposito della domanda internazionale. La domanda di brevetti depositati
prima dell’8.6.1995 é di 17 anni dalla data di pubblicazione o di 20 anni dalla data di presentazione
della domanda, a seconda del periodo che scade per ultimo.
Come sopra menzionato, la durata di un brevetto varia anche rispetto alla tipologia di brevetto: il titolo
di esclusiva per un brevetto d’invenzione o di utilitá o di nuove varietá vegetali é di 20 anni mentre
per i disegni ornamentali é di 14 anni.
9.
Domande Provvisorie di brevetto
Gli aventi diritto hanno la possibilitá di presentare negli Stati Uniti una domanda provvisoria di
brevetto. Come illustrato nel sitoweb dello USPTO5, lo scopo di tali domande é quello di offrire un
modo di registrare i brevetti, per lo meno inizialmente, piú economico e per conferire ai richiedenti
negli Stati Uniti una situazione di paritá con gli operatori stranieri. Infatti, per tali domande non sono
previste le rivendicazioni o le dichiarazioni o altri requisiti formali di questo tipo.
Le domande provvisorie costituiscono un modo per conseguire una data anteriore di presentazione
della domanda e di apporre la dicitura “patent pending” (in attesa di concessione di brevetto)
all’invenzione stessa. Giova sottolineare che queste domande provvisorie non possono essere
presentate in connessione ai brevetti sui disegni.
Si considera quale data di presentazione della domanda provvisoria quella nella quale lo USPTO
riceva una richiesta contenente la descrizione per iscritto dell’invenzione e che includa eventuali
disegni qualora questi siano necessari. Affinché la domanda risulti completa, bisogna includere le
tasse di registrazione e una lettera di accompagnamento nella quale venga indicato che trattasi di
domanda provvisoria.
Da questo momento, decorrono 12 mesi nei quali l’avente diritto puó procedere alla presentazione
della domanda definitiva, beneficiando peró della data anteriore conseguita a seguito della domanda
provvisoria, sempre che questa contenga tutti gli elementi utili in tal senso (vedasi il titolo 37, Codice
di regolamento federale, sezione 1.78(a)(5)).
Bisogna tener conto che le domande provvisorie non vengono prese in esame per la verifica dei
requisiti di novitá, non-ovvietá (non evidenza per il tecnico medio del settore) ed utilitá.
5 La descrizione di cui sopra relativa al patent pending costituisce una traduzione fedele di quanto pubblicato sul sitoweb dello USPTO:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html#provisional
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Da ultimo, una domanda provvisoria ha una durata limitata nel tempo; infatti se non si agisce,
presentando una domanda di brevetto definitiva entro 12 mesi, si ritiene che il richiedente non abbia
intenzione di continuare con la domanda e tale diritto decade. La durata temporale dei 12 mesi non
viene calcolata nel determinare i 20 anni di decorrenza della domanda definitiva ed é necessario
pagare una sovratassa laddove si proceda successivamente alla data in cui é stata presentata la
domanda provvisoria. Al riguardo, lo USPTO ha istituito il seguente numero verde 800-786-9199.
10.
Procedura internazionale PCT
Il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty),
entrato in vigore nel 1978, é un trattato multinazionale amministrato dall’Organizzazione Mondiale
per la Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.
Il PCT permette di ottenere la tutela per un’invenzione in tutti gli Stati firmatari, presentando una sola
domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare le richieste di brevetto nazionali in
ciascun Paese.
La procedura PCT é composta da due fasi: la fase internazionale e la fase nazionale6.
La fase internazionale ha inizio con il deposito presso l’Ufficio Ricevente (Receiving Office, RO) di
una domanda internazionale di brevetto. Il richiedente deve indicare i Paesi membri del PCT presso i
quali la domanda avrá effetto7.
L’Ufficio Ricevente, dopo aver assegnato alla domanda un numero ed una data di deposito, la
trasmette all’autorità incaricata della ricerca internazionale (International Search Authority, ISA). A
scelta del richiedente, l’autoritá di ricerca internazionale puó essere lo stesso USPTO oppure l’Ufficio
Brevetti Europeo (EPO).
L’autoritá di ricerca internazionale effettua una ricerca internazionale delle anterioritá finalizzata
all’accertamento dello stato della tecnica relativo all’invenzione, e redige un rapporto di ricerca
(International Search Report, ISR) ed una opinione relativa alla sussistenza del requisito di novità.
Entro 18 mesi dalla data di prioritá o di deposito, l’Ufficio Internazionale procede alla pubblicazione
della domanda internazionale di brevetto e del rapporto di ricerca, ed alla notifica della pubblicazione
agli uffici presso i quali il richiedente vuole ottenere il brevetto sulla base della domanda
internazionale di brevetto.
6 Un utile documento di consultazione é la guida disponibile sul sito del WIPO: http://www.wipo.int/pct/guide/en/
7 La designazione puó anche riferirsi a entitá regionali o gruppi di Stati: ARIPO (African Regional Industrial Property Organization), OAPI
(Organization Africaine pour la Propriété Intellectuelle), EA (Euroasian Paten Office), EPC (European Patent Convention).
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BREVETTO
Entro 19 mesi dalla data di prioritá o di deposito, il richiedente puó domandare che venga svolto un
Esame Preliminare Internazionale della domanda da parte di una delle Autoritá incaricate dell’esame
preliminare internazionale (International Preliminary Examining Authority, IPEA). In tal caso verrá
redatto da parte dell’Autoritá incaricata un Rapporto di Esame Preliminare (IPER), al fine di ottenere
una opinione non vincolante sulla brevettabilità. Questa fase viene generalmente indicata come
“Chapter II del PCT”.
Sulla base delle risultanze della ricerca effettuata durante la fase internazionale, il richiedente valuta
se procedere alla fase nazionale, ed in quali Paesi richiedere la protezione per la propria invenzione.
Per accedere alla fase nazionale il richiedente deve:
- inoltrare una apposita richiesta agli Uffici dei Paesi presso i quali intende ottenere il brevetto,
entro 30 mesi dalla data di prioritá rivendicata nella domanda internazionale8;
- pagare le tasse in ciascun Paese designato;
- fornire le traduzioni necessarie;
- nominare gli agenti locali (patent agent) che lo rappresentino in ciascun Paese designato.
La procedura PCT offre molteplici vantaggi, i principali dei quali sono i seguenti:
- il richiedente é tenuto al deposito di una sola domanda internazionale, nella lingua del Paese
presso il quale si trova l’Ufficio Ricevente;
- il richiedente deve inizialmente pagare soltanto le tasse di deposito internazionale;
- il richiedente ha più tempo per decidere in quali Stati ottenere la protezione;
- i costi per la registrazione all’estero dovranno essere sostenuti solo molto più tardi;
- il richiedente ha la possibilitá di chiedere un Esame Preliminare Internazionale per meglio
valutare i requisiti di brevettabilitá.
11.
Simbologia
Quando si deposita una domanda di brevetto, é possibile usare in via transitoria le seguenti diciture:
“patent applied for” o “patent pending” sulle invenzioni oggetto della domanda. A concessione
avvenuta, è possibile utilizzare la parola “patent” o “pat” con il numero del brevetto. Qualora non
sia possibile, a causa delle caratteristiche del prodotto, apporre tale dicitura, quest’ultima deve essere
indicata sulle confezioni, sugli involucri e sugli imballaggi.
Questa dicitura non é obbligatoria ma puó essere necessaria per ottenere un risarcimento danni in
caso di violazione e di contraffazione. Inoltre, negli Stati Uniti l’uso improprio di un’indicazione di
brevetto è considerato un illecito sanzionabile.
8 Il termine é di 20 mesi per alcuni Paesi. L’elenco di tali Paesi é consultabile sul sito web http://www.wipo.int/pct/en/index.html. Il termine é
esteso a 30 mesi in tutti i Paesi designati se il richiedente chiede che venga effettuato un esame preliminare internazionale; il termine é di 31 mesi
nel caso delle entità regionali EPO, EAPO, ARIPO ed OAPI.
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12.
Ciclo completo per ottenere un brevetto
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13.
Quanto costa brevettare
RIEPILOGO TASSE E SPESE LEGALI PER BREVETTI - PROCEDURA USPTO
Gli schemi a seguire riguardano i costi da sostenere per le domande presentate direttamente negli Stati Uniti, in
cui si rivendica una prioritá rispetto ad una domanda straniera o a una domanda presentata in base alla
procedura PCT.
(Valori espressi in dollari US)
Descrizione
Importo
Spese legali o amministrative
Preparazione e deposito della domanda per Utility Patent. Sono inclusi: deposito
della documentazione a supporto della domanda e rivendicazione della prioritá,
nonché descrizione, rivendicazione, abstract, disegni, dichiarazioni, cessione
1.090
*1.000
Preparazione e deposito della domanda per Design Patent. Sono inclusi: deposito
della documentazione a supporto della domanda e rivendicazione della prioritá,
nonché descrizione, rivendicazione, abstract, disegni, dichiarazioni, cessione
460
1.000
Preparazione e deposito della domanda per Plant Patent. Sono inclusi: deposito
della documentazione a supporto della domanda e rivendicazione della prioritá,
nonché descrizione, rivendicazione, abstract, disegni, dichiarazioni, cessione
720
1.000
52
-
Rivendicazioni indipendenti (“Excess Independent Claims Fees”) - oltre la terza
220
-
Rivendicazioni multiple accessorie (“Multiple Dependent Claim”) - una volta sola
390
-
Deposito tardivo della documentazione
130
100
40
250
Rivendicazioni in eccesso (c.d. “Excess Claims Fees”) – oltre 20
Preparazione e deposito dei documenti per la cessione
Preparazione della dichiarazione per la comunicazione delle informazioni
(“Information Disclosure Statement”) - non si applica se depositato entro 3 mesi dal
deposito della domanda
250
I costi del brevetto possono variare in caso di rigetto da parte dell’esaminatore; non
é possible valutare in maniera precisa il tempo necessario per replicare ad una
“Office Action”. Se la risposta ad una “Office Action” viene data entro 3 mesi, non
ci sono tasse da pagare relativamente a tale risposta
Pubblicazione (“Publication Fee”)
300
-
1.510
*500
Dopo 3.5 anni dal rilascio
980
300
Dopo 7.5 anni dal rilascio
2.480
300
Dopo 11.5 anni dal rilascio
4.110
300
Tassa di concessione (“Grant Fee”)
Mantenimento in vita del brevetto:
Le tasse ufficiali si riferiscono ai casi in cui il richiedente sia un soggetto di grandi dimensioni (Large Entity). Se il richiedente
é un soggetto di piccole dimensioni (“Small Entity Status”), la maggior parte delle tasse deve essere ridotta della metá.
Un soggetto viene considerato di piccole dimensioni (“Small Entity Status”) quando sia:
(1) un inventore che non abbia trasferito ad alcun titolo, né che sia obbligato a trasferire o a dare in licenza, la propria
invenzione. Un inventore che abbia trasferito parte dei diritti relativi ad una invenzione, o che sia obbligato a far ció, puó
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essere considerato di piccole dimensioni se tutte le parti che hanno ricevuto dei diritti sull’invenzione siano qualificabili
come soggetti di piccole dimensioni, sia come persone fisiche, che come impresa di piccole dimensioni, che come
organizzazione no-profit; o
(2) un’impresa con meno di 500 dipendenti che non abbia trasferito, né che sia obbligata a trasferire o a dare in licenza, la
propria invenzione ad alcuna persona, impresa o organizzazione che non sia qualificabile come entitá di piccole dimensioni
né come persona, né come piccola impresa o organizzazione no-profit; o
(3) una organizzazione no-profit che non abbia trasferito, né che sia obbligato a trasferire o a dare in licenza, la propria
invenzione ad alcuna persona, impresa o organizzazione che non sia qualificabile come entitá di piccole dimensioni né
come persona, piccola impresa o organizzazione no-profit.
* Si puó incorrere in ulteriori spese legali sulla base dello status e della condizione della domanda, o delle domande
connesse, al momento del deposito della domanda o della concessione. Il costo della prestazione professionale viene
calcolato su base oraria, e puó variare in base al livello dell’avvocato e al grado di esperienza necessaria.
RIEPILOGO TASSE E SPESE LEGALI PER BREVETTI - PROCEDURA PCT
(Valori espressi in dollari US)
Descrizione
Importo
Preparazione e deposito della domanda per Utility Patent. Sono inclusi: deposito
della documentazione a supporto della domanda e rivendicazione della prioritá,
nonché descrizione, rivendicazione, abstract, disegni, dichiarazioni (deposito per
via elettronica attraverso PCT Easy file)
Spese legali o
amministrative
1.028
1.500
15
-
240
-
Ricerca PCT – no prior US application (Autoritá di ricerca Americana)
2.080
-
Ricerca PCT – Autoritá di ricerca Europea
2.410
-
Ricerca PCT – Autoritá di ricerca Coreana
609
-
1.302
-
20
-
Domanda per “Chapter II” – Preparazione del deposito, deposito presso l’Ufficio
Ricevente americano (Stati Uniti come Autoritá di ricerca)
600
*1.000
Domanda per “Chapter II” – Preparazione del deposito, deposito presso l’Ufficio
Ricevente americano (Autoritá di ricerca Europea o Coreana)
750
*1.000
Tassa di trattamento (“Handling Fee”)
171
-
Supplemento (ciascuna pagina oltre 30)
Trasmissione
Ricerca PCT – Autoritá di ricerca Australiana
Copia autenticata del documento di prioritá – per ciascuna copia
I costi relativi alla procedura per la risposta all’Autoritá di ricerca e/o all’opinione
rilasciata dall’Autoritá stessa possono variare in base allo scopo della ricerca e ad
eventuali complicazioni dovute al rigetto da parte dell’esaminatore; non é possibile
fornire una indicazione precisa dei tempi necessari per il deposito di una risposta
* Si puó incorrere in ulteriori spese legali sulla base dello status e della condizione della domanda, o delle domande
connesse, al momento del deposito della domanda o della concessione. Il costo della prestazione professionale viene
calcolato su base oraria, e puó variare in base al livello dell’avvocato e al grado di esperienza necessaria.
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14.
Istituto del contingency fees
L’istituto del “contingency fees”, a ben vedere, é normalmente utilizzato nelle fattispecie di sinistro
stradale o di infortunio sul lavoro. In queste situazioni, l’attore spesso presenta una richiesta di
risarcimento danni, sia che si tratti di danni di natura pecuniaria, sia che si tratti di danni alla persona,
e il legale si offre di seguire la causa gratutitamente fino alla conclusione. Nell’eventualitá di un esito
favorevole, l’avvocato percepisce una parte di quanto versato all’attore, e comunque il legale non puó
ricevere piú di quanto sia ragionevole, cosí come previsto dal codice deontologico professionale9.
Giova sottolineare che negli Stati Uniti, negli ultimi anni, si é visto un ricorrere all’istituto del
“contingency fees” nel settore brevettuale, ma é facile dedurne le ragioni; laddove risulti chiara la
violazione ed ingenti i danni, é consuetudine che le parti patteggino un accordo economico
soddisfacente per entrambe, con grossi guadagni per gli studi legali che hanno condotto a buon esito
la transazione. In piú, anche qualora le parti non raggiungano un accordo extra giudiziale e decidano
di continuare con il contenzioso, c’é la consapevolezza che la posta in ballo sia davvero alta da un
punto di vista economico. L’utilizzo del contingency fees presuppone una conoscenza del danno
ricevuto in termini economici e la prova di un intervento tempestivo per bloccare la violazione del
diritto brevettuale. Il ritardo, infatti, di un’azione legale potrebbe inficiare l’esito giudiziale o renderne
il percorso piú contorto.
15.
Tu t e l a
Il brevetto, una volta concesso, conferisce al suo titolare il diritto di impedire a terzi, non autorizzati,
di realizzare, usare, cedere o importare l’invenzione brevettata negli Stati Uniti. Anzi, la legislazione
statunitense stabilisce che chi induce altri a compiere tali attivitá ne risponde come contraffattore.
La prima forma di tutela di un titolo brevettuale consiste nella descrizione corretta ed esaustiva della
parte relativa alle rivendicazioni, c.d. claims.
Una precisa redazione dei claims, che metta in evidenza tutti gli aspetti di rivendicazione
dell’invenzione, consente di difendere il brevetto e di attivare i possibili rimedi.
La legislazione statunitense, nei casi di violazione, prevede:
- l’inibitoria, che consiste nel divieto per il convenuto di proseguire nella propria condotta
violativa. Normalmente, si tratta di una misura che viene concessa a conclusione del dibattito
processuale. In taluni casi, qualora vi siano i requisiti, puó essere accordata in via preliminare;
- il risarcimento dei danni, nel qual caso l’avente diritto puó presentare una richiesta in tal senso,
laddove si siano verificati, a causa dell’illecito, mancati guadagni, o non siano stati percepiti i
diritti sulle royalties, o vi sia stata una riduzione del prezzo.
9 Vedasi a proposito quanto previsto dal codice ABA Model Rules of Professional Conduct (Ordine degli avvocati americano, regole modello di
condotta professionale, rinvenibili al seguente sito: http://www.law.cornell.edu/ethics/aba/)
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Il titolare ha diritto ad essere risarcito anche per danni riscontrati nei sei anni precedenti alla causa
giudiziale, sempre che non sia incorso in una condotta che si potrebbe definire negligente. Questa
deve intendersi come un ritardo ingiustificato nell’iniziare la causa giudiziale, nel qual caso tale
ritardo potrebbe precludere il risarcimento all’attore.
Per di piú, i danni possono essere triplicati qualora si ritenga che la condotta illecita sia voluta.
Giova ricordare che il titolare di un brevetto non ha diritto al risarcimento se non abbia provveduto
ad indicare il numero di concessione del brevetto sul prodotto.
15.1
Tipologie di violazione
Esistono diverse tipologie di violazioni brevettuali: la c.d. violazione letterale, che si verifica qualora
il prodotto in questione presenti tutti gli elementi distintivi di un altro brevetto, e la c.d. violazione per
equivalenza, che si verifica laddove non vi sia una differenza sostanziale fra gli elementi delle
rivendicazioni e il prodotto in questione10. Un esempio di quanto sopra illustrato é rinvenibile
nell’ipotesi in cui il prodotto in questione venga utilizzato per lo stesso scopo e ottenga
essenzialmente lo stesso risultato; si ritiene in tal caso che vi sia equivalenza fra le due invenzioni.
L’iter giudiziale del brevetto, inteso quale procedura seguita nonché documentazione presentata, puó
condizionare l’esito di un contenzioso avente ad oggetto una violazione per equivalenza.
La violazione, oltre ad essere letterale o per equivalenza, puó concretizzarsi anche come diretta o
indiretta. Si definisce violazione diretta quando il convenuto ha creato, usato, venduto, o messo in
vendita, o importato un’invenzione rivendicata. Si verifica, invece, una violazione indiretta laddove il
convenuto induca un’altra persona a commettere la violazione o laddove il convenuto abbia venduto
un prodotto pur sapendo che fosse risultato da un’invenzione usurpata oppure che fosse un
adattamento all’uso di un’invenzione usurpata.
15.2
Fattori da considerarsi prima di intraprendere una causa legale
Negli Stati Uniti é possibile intentare una causa in un qualsiasi distretto federale e la competenza
territoriale si basa sul luogo in cui il convenuto abbia la residenza o il domicilio.
Il titolare del brevetto puó presentare istanza all’International Trade Commission (ITC) come
alternativa al contenzioso giudiziale o in concomitanza con una causa dinanzi al giudice distrettuale.
Il convenuto puó provare a dimostrare la nullitá del brevetto chiedendo il riesame da parte dello
USPTO. In questi casi, il contenzioso puó essere sospeso in pendenza di riesame amministrativo da
parte dello USPTO.
15.3
Fasi processuali
L’attenzione deve essere rivolta all’oggetto da brevettare; cosí come un contratto di compravendita
contiene la descrizione della proprietá immobiliare, allo stesso modo il trovato di un brevetto definisce
l’invenzione patentata.
10 Vedasi art. 35 U.S.C. § 112
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La prima fase processuale prevede che il giudice proceda ad un’analisi interpretativa del trovato in
una udienza preliminare alla presenza delle parti.
Qualora non vi sia dissenso sulla struttura, composizione, o metodo di azione del prodotto sotto
accusa, il parere del giudice puó essere risolutivo. Spesso, peraltro, si raggiunge un accordo a seguito
dell’interpretazione del trovato da parte del giudice.
Una volta che il giudice abbia proceduto all’interpretazione del trovato, il prodotto oggetto di
contenzioso deve essere confrontato con l’invenzione rivendicata. Perché si concretizzi una
fattispecie illecita, come nell’eventualitá di prodotti contraffatti, é necessario che l’oggetto della
disputa debba contenere ogni elemento descritto nel trovato dell’invenzione.
15.4
Te o r i e D i f e n s i v e
Queste di seguito enunciate costituiscono le tesi difensive che si possono addurre, qualora si sia
chiamati a rispondere di violazione brevettuale.
La prima da considerarsi é l’ipotesi di nullitá. Un brevetto puó considerarsi nullo se contiene quanto
giá descritto nella conoscenza anteriore o se si riferisce a qualcosa di ovvio alla luce della conoscenza
anteriore. Il concetto di conoscenza anteriore si riferisce alla c.d. prior art, che comprende l’esistenza
di brevetti, pubblicazioni, usi e cessioni che precedano la domanda di brevetto.
La seconda tesi difensiva si puó sostanziare nei casi di condotta iniqua. Questa puó aver luogo
laddove il titolare o l’avente diritto non hanno divulgato la conoscenza anteriore o abbiano in ogni
caso deliberatamente tratto in inganno l’ufficio brevetti.
Un’altra tesi che potrebbe ovviare alla violazione é la c.d. dimostrazione adeguata secondo quanto
stabilito nel primo paragrafo dell’art. 35 U.S.C. 112; questa si concretizza nelle fattispecie in cui il
brevetto non dimostra in modo adeguato come utilizzare l’invenzione.
Due ulteriori elementi che possono contribuire alla nullitá del brevetto sono la mancata divulgazione
da parte dell’inventore del modo migliore di utilizzare l’invenzione, nonché la vaghezza, che si
verifica laddove le rivendicazioni sono troppo generiche.
15.5
Ricorso in appello
Nelle fattispecie giudiziali in cui si proceda con un ricorso in appello, la Corte Federale di Appello
degli Stati Uniti dará luogo ad un nuovo processo, con tanto di esame di merito, senza tener conto
della decisione presa dal tribunale di primo grado. Il giudizio di appello normalmente si svolge in un
arco temporale che va dai 18 ai 24 mesi.
16.
Tr a s f e r i m e n t o e l i c e n z a
La cessione (Assignment) puó riguardare sia il brevetto che la domanda di brevetto. Le stesse possono
venire trasferite anche per causa di morte. L’atto di cessione deve:
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- essere redatto per iscritto;
- indicare in maniera esaustiva i diritti che si intendono trasferire.
L’acquirente acquista la piena proprietá del brevetto ed ha il diritto di promuovere le azioni legali in
caso di violazione del brevetto.
L’atto di trasferimento deve contenere una chiara descrizione dell’invenzione, l’indicazione del
numero del brevetto e della data in cui é stato rilasciato.
Facoltativamente, possono venire indicati anche il nome dell’inventore e il titolo dell’invenzione
come descritto nel brevetto.
Se oggetto del trasferimento é una domanda di brevetto, deve essere indicato il numero e la data della
domanda, e/o il nome dell’inventore e il titolo dell’invenzione come descritto nella domanda.
Sebbene non sia obbligatorio, é fortemente consigliabile procedere alla registrazione del trasferimento
presso lo USPTO.
A tal fine, una copia dell’atto traslativo, insieme ad una lettera di accompagnamento e ad una tassa di
registrazione, devono essere inviate allo USPTO.
La registrazione deve essere effettuata entro tre mesi dal trasferimento e retroagisce alla data in cui é
avvenuta la cessione. Perché sia registrabile, é necessario che l’atto di trasferimento non sia sottoposto
ad alcuna condizione.
E’ opportuno che il trasferimento venga autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale. Il relativo
certificato costituisce presunzione semplice dell’avvenuto trasferimento.
Negli Stati Uniti, la licenza di trasferimento del brevetto consiste nel trasferimento del diritto di
sfruttamento del brevetto e non comporta la cessione della proprietá dello stesso.
Laddove si intenda agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del brevetto é necessaria la
presenza anche del titolare del brevetto; la mera presenza del licenziatario non é sufficiente. La
principale distinzione tra la concessione in licenza del brevetto (License) e la cessione del brevetto
(Assignment), infatti, é dovuta al fatto che solo in caso di cessione di brevetto il cessionario puó
promuovere autonomamente azioni legali contro le violazioni del brevetto da parti di terzi.
Per distinguere tra Assignment e License le Corti degli Stati Uniti fanno riferimento, piú che al nome
che viene dato all’atto di trasferimento, al contenuto effettivo dei diritti che le parti intendono
trasferire. Pertanto, se un contratto di licenza nella sostanza conferisce al licenziatario il diritto in via
esclusiva di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione senza limiti temporali o geografici, é probabile
che questo venga considerato alla stregua di un Assignment, invece che di un License.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
MARCHIO
1.
Definizione
Nella normativa statunitense, i marchi d’impresa si dividono in due grandi classi: trademark e service
mark. Un trademark é una parola, frase, simbolo, logo o un disegno, o una combinazione di questi,
volti ad identificare e distinguere l’origine dei prodotti di un individuo da quelli di altri. Un service
mark ha le stesse connotazioni di un trademark eccetto che identifica e distingue la fonte di un servizio
piuttosto che quella di un prodotto. Trademarks and service marks devono essere distintivi, non
generici e non descrittivi.
Non rientrano fra i marchi registrabili le seguenti fattispecie: un nome che abbia lo stesso significato
del prodotto o che suggerisca il prodotto; oppure un marchio che é principalmente un cognome; o un
marchio rappresentante la bandiera, la divisa delle armi ed altri emblemi degli Stati Uniti, dei singoli
Stati e di altre nazioni; o un marchio che raffiguri gli emblemi come quello della “Croce Rossa”;
ovvero un marchio che é semplicemente descrittivo di beni o servizi; o un marchio che é decettivo
sulla provenienza geografica, ad eccezione dei c.d. certification mark; o un marchio che, quando
apposto a prodotti o servizi, é cosí simile ad un marchio giá in uso da creare confusione sulla fonte
del bene o del servizio.
2.
Normativa statunitense
Lo USPTO é l’organismo che a livello federale é responsabile per la registrazione e concessione dei
marchi d’impresa. Differentemente dai brevetti e dal diritto di autore, un marchio é protetto sia a
livello federale che a livello statale. La differenza di maggior rilievo tra i due diversi tipi di
registrazione é data dalla protezione sull’intero territorio degli Stati Uniti di un marchio tutelato sotto
la normativa federale e dalla giurisdizione dei tribunali federali.
La materia dei diritti sui marchi é oggetto di disciplina normativa attraverso il Code of Federal
Regulation (37 CFR, Part 2, Part 3, Part 6, Part 7, Part 10, Rules of Practice in Trademark cases e sue
successive modifiche) http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.pdf.
Il Trademark Act, anche noto come Lanham Act, é stato emanato nel 1946 ed é contenuto nel Titolo
15, §§1051 e seguenti dello United States Code, che raccoglie e codifica le leggi federali negli Stati
Uniti. Il testo dell’Atto e le Procedure Federali sono consultabili al sito dell’USPTO:
http://www.uspto.gov.
All’interno del Lanham Act, la Sezione 32, 15 U.S.C. §1114 disciplina la tutela dei marchi registrati,
mentre la Sezione 43(a), 15 U.S.C. §1115(a) disciplina la tutela dei marchi che non sono stati registrati.
Negli Stati Uniti, infatti, un marchio puó essere usato anche senza aver provveduto alla registrazione
dello stesso, secondo il principio del “first to use”, che consente l’acquisizione dei diritti sulla base
del legittimo uso. Tuttavia, la registrazione vera e propria assicura maggiore tutela per la
rivendicazione della titolaritá e dell’uso esclusivo del marchio in caso di violazione.
Sempre rinvenibile nel Lanham Act, Sezione 43(c), 15 U.S.C. §1125(c), la materia relativa alla
diluizione della forza del marchio, revisionata da ultimo nell’ottobre 2006 con il “TDRA – Trademark
Dilution Revision Act”.
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MARCHIO
3.
Accordi Internazionali
Gli Stati Uniti aderiscono alle principali convenzioni internazionali in materia di tutela dei marchi. In
primo luogo, hanno ratificato il Protocollo di Madrid il 2 novembre 2003 (Madrid Protocol
Implementation Act - MPIA del 1989) sulla registrazione dei marchi internazionali; al riguardo, si puó
consultare il sito dello USPTO al http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm
ed anche il sito ufficiale dell’OMPI, all’indirizzo web: http://www.wipo.int/madrid/en/).
Come giá indicato in precedenza alla voce brevetti, gli Stati Uniti, al pari di altri 168 paesi, aderiscono
alla Convenzione di Parigi per la tutela della Proprietá Industriale. Essa sancisce che ciascun paese
facente parte della Convenzione deve garantire, ai cittadini degli altri stati, gli stessi diritti in materia
di marchi previsti per i propri cittadini. Sempre nel trattato, nell’articolo 4, si stabilisce che ciascun
cittadino, che abbia regolarmente depositato una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietá
industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di prioritá a decorrere dalla data della prima
domanda per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di marchio. Il termine di prioritá
appena menzionato é di sei mesi per i marchi.
Gli Stati Uniti hanno, inoltre, ratificato l’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) stipulato nel 1994 in occasione dell’Uruguay Round.
4.
Cosa é registrabile come marchio: le tipologie
Negli Stati Uniti, possono essere tutelati come marchi i c.d. brand names, vale a dire i nomi che
caratterizzano l’origine di un prodotto (come ad esempio Ford per l’industria automobilistica); oppure,
possono costituire oggetto di tutela i c.d. trade dress, che consistono nella grafica, nel colore o nella
forma della confezione di un prodotto e che, dopo un certo periodo di uso, identificano il prodotto
stesso (si pensi alla forma particolare di una bottiglia di Coca Cola, che nell’immaginario collettivo
individua quel marchio); oppure i c.d. service marks, laddove il marchio serve ad identificare i servizi,
a contraddistinguerli da quelli altrui, e ad indicarne l’origine, come avviene con i titoli, i nomi dei
personaggi ed altre caratteristiche distintive dei programmi televisivi che sono suscettibili di
registrazione quali marchi di servizio (come ad esempio nel caso di Oprah Winfrey e dell’ Oprah
Winfrey Show); oppure i c.d. certification marks, che servono ad individuare prodotti o servizi
rispondenti a dei requisiti specifici (si pensi al simbolo per indicare che si tratta di puro cotone);
oppure, da ultimo, i c.d. collective marks, che identificano i prodotti, i servizi o i membri di una
organizzazione collettiva (come ad esempio il marchio che identifica associazioni di categoria, quali
il CPA - Certified Public Accountant, che equivale all’albo professionale dei commercialisti). Le
indicazioni geografiche, c.d. GIs, sono considerate una sottocategoria del marchio e possono essere
tutelate come certification marks, collective marks e trademarks.
Infine, sebbene un marchio consista per lo piú in una parola o in un disegno oppure in una
combinazione di parole o disegni, possono esservi fattispecie di marchi che sono il risultato di suoni,
o di colori o del design del prodotto, nonché dell’odore.
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Alcuni esempi di marchi registrabili negli Stati Uniti:
Brand Name
Tr a d e D r e s s
Service Mark
Certification Mark
Collective Mark
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MARCHIO
5.
Indicazioni geografiche: GIs
L’assenza del riconoscimento di istituto giuridico da parte degli Stati Uniti alle indicazioni geografiche per i
prodotti del comparto agro-alimentare, o quanto meno la mancanza di un sistema di reciprocitá tra la normativa
comunitaria e quella statunitense é causa di una spinosa questione tra USA e UE, che prende il nome di Italian
Sounding. Trattasi, cioé, di quel fenomeno di contraffazione imitativa che negli Stati Uniti colpisce i prodotti
italiani del comparto agro-alimentare anche se protetti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine,
secondo la normativa UE. Il problema non riguarda, peró, soltanto le evocazioni imitative dei prodotti italiani,
che danno luogo sovente ad una distorsione del mercato, ma anche una sostanziale differenza nel “catalogare”
lo stesso prodotto: cosí alcuni prodotti italiani, noti perché espressione del legame tra tipicitá, territorio e
processo di lavorazione, negli Stati Uniti sono definiti generic o semi-generic. Inoltre, proprio il non
riconoscimento di alcune peculiaritá esclusive del prodotto, che ne costituiscono la componente di valore,
contribuisce alla dimunizione del valore stesso del prodotto sul mercato.
Gli Stati Uniti, anche nei contesti internazionali, come i negoziati del Doha Round, si oppongono alle richieste
europee in tema di indicazioni geografiche e al concetto stesso di indicazioni geografiche protette, perché
considerato contrastante con il loro sistema dei “trademarks”. E’ da evidenziare, inoltre, che la normativa
statunitense sul trademark si basa sul principio del “first to use” per la rivendicazione della titolaritá del marchio
e non sul principio del “first to file”. In altre parole l’uso dimostrato del marchio ha piú forza della registrazione.
Proprio per la peculiaritá di tale argomento, si é ritenuto necessario dedicare piú spazio al tema delle indicazioni
geografiche e, al fine di evitare interpretazioni errate, si é preferito riportare quanto contenuto nel documento
ufficiale pubblicato nel sito dello USPTO, consultabile in lingua inglese al seguente indirizzo:
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/geographicalindication.htm.
5.1
Cosa si intende negli Stati Uniti come “Indicazioni Geografiche”
L’Accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) del 1995 sugli aspetti commerciali
della proprietà intellettuale (Accordo TRIPs), definisce nell’articolo 22(1) le “indicazioni geografiche”
come “indicazioni che identificano un prodotto in quanto originario del territorio di uno Stato, oppure
di una regione o di una località dello stesso, qualora una sua certa qualità, rinomanza o altra
caratteristica siano essenzialmente attribuibili all’origine geografica”. Esempi di indicazione
geografica negli Stati Uniti: “FLORIDA” per le arance, “IDAHO” per le patate e “WASHINGTON
STATE” per le mele.
Negli Stati Uniti, le denominazioni di indicazione geografica vanno viste come una sotto-categoria dei
marchi registrati in quanto hanno la stessa funzione, ovvero:
1) identificano la provenienza,
2) garantiscono la qualità,
3) garantiscono ai prodotti un notevole valore commerciale.
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5.2
Il modo in cui gli Stati Uniti proteggono le indicazioni geografiche
Il sistema delle denominazioni di indicazione geografica in uso negli USA si avvale della struttura
amministrativa già operante per i marchi, ed offre la possibilità a chiunque ne abbia interesse di
opporsi o cancellare una registrazione di indicazione geografica, qualora si ritenesse danneggiato da
tale registrazione o dall’uso continuato della stessa. Lo USPTO, infatti, esamina sia le domande intese
ad ottenere la registrazione di un marchio che quelle per la registrazione di una indicazione
geografica.
Gli Stati Uniti non tutelano espressioni o segni di origine geografica che si ritengono generici per
l’indicazione di beni o di servizi. Un’espressione o un segno è “generico” quando il suo uso sia
talmente diffuso da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i
beni o i servizi dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica. Per esempio, la
parola “mela” non può essere protetta come il marchio di una certa qualità di mele perché è il nome
generico del frutto stesso. Le indicazioni generiche non godono di protezione negli Stati Uniti, né in
altri paesi, per il semplice fatto che si ritiene impossibile identificare una data fonte commerciale o
una data fonte collettiva di produzione. Negli Stati Uniti, quando una designazione di origine
geografica é divenuta generica può essere utilizzata da qualsiasi produttore per identificare i propri
beni o servizi.
Un’altra caratteristica del sistema statunitense di registrazione dei marchi o delle denominazioni di
origine geografica è il conferimento al titolare del diritto esclusivo di impedirne l’uso a terzi non
autorizzati quando, verosimilmente, ciò generi confusione tra i consumatori, errore o inganno
relativamente alla fonte dei beni o dei servizi. In tal modo, il primo detentore del diritto conserva la
priorità e l’esclusiva rispetto a successivi utenti dello stesso segno o di segni simili, ad indicare beni o
servizi simili, uguali o connessi e, in alcuni casi, anche non connessi, qualora ciò creasse confusione
tra i consumatori.
5.3
I vantaggi della protezione dell’indicazione geografica
nell’ambito della normativa sulla registrazione dei marchi
La protezione della denominazione di origine geografica come marchio o come marchio collettivo o
come certification mark avviene nell’ambito della normativa sulla registrazione dei marchi già noto
alle imprese sia americane che estere. Le indicazioni di origine geografica diverse dalla pura
denominazione di una località e composte di segni come parole, slogan, disegni, marchi
tridimensionali, colori, o anche specificazioni acustiche od olfattive possono trovare facilmente posto
nel sistema già in essere.
Il sistema, oltre ad assolvere a tutti i requisiti previsti per la tutela concreta della denominazione
geografica e dei marchi in termini di diritti TRIPs, risponde anche alle disposizioni previste per i propri
cittadini e agli obblighi contemplati nei TRIPs riguardo all’enforcement.
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MARCHIO
5.4
L’indicazione geografica come certification mark
La legge degli Stati Uniti sui marchi registrati (U.S. Trademark Act) prevede che nomi e segni
geografici, che di per sé sono mere descrizioni geografiche, e pertanto non suscettibili di essere
catalogate come marchi individuali o collettivi, a meno che non siano accompagnati da un tratto
distintivo acquisito negli Stati Uniti, possono essere registrati come certification mark.
Per certification mark si intende qualsiasi parola, nome, simbolo o accorgimento usato da uno o più
soggetti diversi dal titolare del marchio per certificare un elemento o una caratteristica di un bene o
di un servizio offerto dal soggetto. Sono previsti tre tipi di marchi di certificazione che usualmente
indicano l’origine regionale o di altro tipo dei beni o dei servizi, i materiali usati, il modo di
produzione, la qualità, l’accuratezza ed altre caratteristiche, l’indicazione che la lavorazione o la
manodopera sono opera di un appartenente ad un sindacato o altra organizzazione.
Lo stesso marchio può essere usato per certificare più di una caratteristica di un bene o di un servizio
in più di una categoria di certificazione: ad esempio, il marchio PARMIGIANO REGGIANO (n. reg.
1753059) indica che il formaggio é stato prodotto in Reggio Emilia nella zona che comprende le
province di Parma, Reggio-Emilia, Modena e Bologna, alla destra del fiume Po, e Mantova alla sinistra
del fiume Reno.
Secondo la normativa statunitense sui marchi, i certification mark si distinguono da quelli commerciali
o di fabbrica per due caratteristiche. La prima è che il titolare del certification mark non fa uso dello
stesso. La seconda è che il marchio non serve a individuare la fonte commerciale o a distinguere i beni
e i servizi di un soggetto da quelli di un altro. Ciò comporta che chiunque rientri negli standard di
certificazione ha il diritto di usare il marchio. I certification mark, comunque, identificano una fonte
in quanto attestano la natura e la qualità di un prodotto e la loro aderenza a standard ben definiti.
Il certification mark non può essere usato dal titolare in quanto questi non produce i beni, né è
prestatore dei servizi a cui il marchio fa riferimento. Il marchio può essere usato soltanto da soggetti
diversi dal titolare del certification mark, con il permesso di quest’ultimo, a cui spetta il controllo che
i beni e i servizi rispondano alle caratteristiche o ai requisiti che egli ha adottato o stabilito per il
rilascio della certificazione.
Scopo del certification mark è di informare il compratore che i beni o i servizi dell’utente autorizzato
del marchio rispondano a certe caratteristiche o garantiscano determinati standard o specificitá. Un
certification mark non identifica la loro origine in una singola fonte (impresa o titolarità). Il concetto
che il marchio intende affermare, quando riferito a beni o servizi, è che questi sono stati esaminati,
collaudati o ispezionati, o in qualche modo controllati dal titolare o dal certificante il quale non è il
produttore del bene o dei servizi anche se ha elaborato i requisiti di certificazione. E pertanto
l’affissione del certification mark su beni o in relazione a servizi non è determinata dal produttore dei
beni o dal somministratore dei servizi e sta solo ad indicare che le caratteristiche e le specifiche del
soggetto certificante sono state rispettate.
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Gli Stati Uniti hanno rilevato che, in molti casi, l’autorità che esercita il controllo sull’uso di un termine
geografico come certification mark è un ente statale o un ente che opera dietro autorizzazione statale.
Vi sono infatti due elementi da far rispettare: far salvo il diritto di coloro che operano nella stessa zona
geografica di far uso del termine, e prevenirne l’uso illegale o abusivo per evitare danni a coloro che
ne fanno uso legittimo. In via generale, un soggetto privato non è in posizione di dirimere queste
difficoltà in modo soddisfacente. Solo un governo regionale, direttamente o tramite un ufficio
delegato, ha il potere di far salvo il diritto di tutti e di prevenire abusi in materia.
Tutte le domande di registrazione federale di un certification mark (come pure i marchi individuali e
collettivi) vengono esaminate dallo USTPO. La documentazione sull’uso e le prove addotte vengono
esaminate per decidere se in effetti il segno viene usato come marchio di certificazione per indicare
l’origine geografica dei beni/servizi relativi. Se la documentazione o altri elementi addotti indicano
che il segno in questione ha primariamente un significato generico, riferito a un certo genere di beni
o di servizi, la domanda di registrazione viene rigettata.
Ove l’uso di un segno sia controllato dall’ente certificante e riferito a beni o servizi rispondenti agli
standard di origine geografica imposti dall’ente regionale, e ove i consumatori comprendano che
indica soltanto beni o servizi prodotti in una data regione e non altrove, in quel caso il segno ha
funzione di marchio di certificazione regionale (Vedi Institut National des Appellations d’Origine v. Brown-Forman
Corp., 47 USPQ2d 1875 [TTAB 1998], ove il giudice decretò che “COGNAC” era un’indicazione di denominazione
geografica riferita ad un’acquavite importata dalla Francia).
Se prima della registrazione lo USTPO si rende conto che il richiedente non ha autorità di controllo
sull’uso del marchio da certificare, la registrazione viene negata ex officio.
In riferimento all’esecutorietà dei criteri di certificazione, i concorrenti e i consumatori stessi, i
maggiori interessati al mantenimento di standard corretti ed esigenti, vigilano sull’ente certificante.
5.5
L’indicazione geografica come marchio collettivo
Negli Stati Uniti esistono due tipi di marchio collettivo: (1) Marchi collettivi o Marchi di servizio
collettivi e (2) Marchi collettivi di associazione. La distinzione ci viene dal Trademark Trial and Appeal
Board (TTAB), il tribunale amministrativo dello USPTO ed è la seguente:
“Un marchio collettivo o un marchio di servizio collettivo è quello adottato da un gruppo organizzato (ad
esempio, associazione, sindacato, cooperativa, confraternita o gruppi simili) per l’uso esclusivo da parte dei suoi
soci i quali, a loro volta, usano il marchio per identificare i loro beni o servizi e distinguerli da quelli dei non
soci. Il gruppo di per sé non vende prodotti né presta servizi sotto il marchio collettivo, ma può pubblicizzare o
promuovere i beni venduti o i servizi offerti dai suoi soci avvalendosi del marchio”.
Un marchio collettivo di associazione è un marchio adottato al fine di indicare l’appartenenza ad un
gruppo organizzato, ad esempio, un sindacato, un’associazione o altro tipo di organizzazione. Né il
gruppo né i suoi membri lo usano per identificare prodotti o servizi: la sola funzione del marchio è di
indicare che la persona che lo usa appartiene al gruppo.
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I marchi collettivi e i marchi collettivi di servizio indicano la fonte commerciale di un prodotto o di
un servizio secondo l’intendimento dei normali marchi commerciali e dei marchi di servizio,
indicando però l’appartenenza a un gruppo piuttosto che da un soggetto particolare.
Poiché tutti gli appartenenti al gruppo usano il marchio, nessun membro è titolare dello stesso: è il
gruppo ad essere il titolare del marchio collettivo che viene usato a beneficio dei soci. Esempio di un
gruppo organizzato è una cooperativa di commercianti di prodotti agricoli: la cooperativa non vende
prodotti propri né fornisce servizi, bensì commercializza i prodotti dei soci.
Il gruppo può fare pubblicità o svolgere programmi promozionali avvalendosi del marchio per
diffonderlo e in supporto dell’attività dei soci, ma ciò costituisce un mero uso informativo o
pubblicitario del marchio.
5.6
L’indicazione geografica come marchio
Infine, in base alle leggi degli Stati Uniti è possibile tutelare l’origine geografica proprio come se fosse
un marchio. La legge consolidata in materia ritiene non registrabili come marchi le espressioni o i
segni geografici se hanno una funzione puramente descrittiva o falsamente indicativa dell’origine
geografica dei beni (o servizi). Un segno è falsamente descrittivo quando induce i consumatori in
errore circa i beni ed i servizi che non provengono dal luogo indicato.
In ogni caso, se un segno geografico viene usato per indicare la provenienza di beni o di servizi e
questo avviene per un certo periodo di tempo, e laddove i consumatori inizino a riconoscere in quel
segno una particolare impresa o produttore o gruppo di produttori, il segno non è più puramente
descrittivo dell’origine geografica, ma descrive anche la “fonte” o provenienza dei prodotti o dei
servizi. A quel punto acquista un “significato secondario” o “un’acquisita particolarità”. I consumatori
percepiscono il significato primario del segno come mera origine geografica e il significato secondario
come la fonte di produzione dei beni o dei servizi. Un segno che abbia un “significato secondario”
per il consumatore diventa un elemento identificatore della fonte del prodotto o del servizio, e quindi
suscettibile di protezione come marchio. E’ proprio grazie a ciò che la normativa statunitense permette
la protezione dell’indicazione geografica, come marchio individuale o collettivo.
6.
Requisiti per la registrazione di un marchio
Negli Stati Uniti, sono considerati requisiti essenziali alla registrazione di un marchio:
- l’utilizzo in “buona fede” del marchio e l’effettivo uso dello stesso, secondo il principio del “first
to use”;
- una domanda di registrazione depositata da un richiedente straniero, che ha nazionalitá,
domicilio o altra sede della propria impresa in un Paese membro della Convenzione di Parigi o
altro trattato a cui aderiscono gli Stati Uniti, entro 6 mesi dal deposito della domanda nel paese
d’origine e che il richiedente, sempre in buona fede, abbia l’intenzione di usare il marchio nel
commercio relativamente ai prodotti e servizi rivendicati;
- una domanda di un richiedente straniero sulla base di una registrazione nel proprio paese
d’origine, allegando un certificato di tale registrazione e una traduzione dello stesso.
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Ai fini dell’uso, che dá diritto alla registrazione, la legislazione statunitense riconosce il diritto quando
il prodotto o il servizio siano effettivamente in commercio. La promozione e la pubblicitá di un
prodotto o di un servizio, prima della loro commercializzazione, non sono considerati requisiti
essenziali alla registrazione.
6.1
La registrazione federale e statale
In primo luogo, la registrazione di un marchio puó essere richiesta da una persona fisica e da una
persona giuridica dai requisiti sopradescritti.
Negli Stati Uniti é comunque possibile ottenere due tipi di registrazione di un marchio: statale e
federale, in relazione all’estensione territoriale dei diritti sul marchio, determinata dall’area geografica
dove é circoscritto l’uso.
La registrazione statale di un marchio conferisce al richiedente il diritto di usare quel marchio entro
il limite territoriale di un singolo Stato; tale registrazione non puó interferire con un marchio depositato
a livello federale. Ad esempio, nello Stato di New York, si puó presentare domanda al New York
Secretary of States Office, come previsto dal New York General Business Law § 360 B-C. In questo
caso, la richiesta deve contenere informazioni riguardanti i prodotti o servizi sui quali o in
connessione ai quali il marchio viene utilizzato, la data del primo uso di tale marchio, e deve essere
accompagnato da tre campioni. Il vantaggio di una registrazione statale é riscontrabile nel minor costo
della procedura e nella concessione piú veloce del diritto.
La registrazione federale é prevista qualora l’uso sia per il commercio interstatale o internazionale. Lo
statuto che regola sia la registrazione federale sia eventuali violazioni di marchi regolarmente registrati
con lo USPTO é il Lanham Act.
Nello specifico, i vantaggi di una registrazione federale sono i seguenti:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
essa conferisce il diritto di priorità della domanda su tutto il territorio statunitense dalla data
di deposito;
costituisce prova, anche se confutabile, del dichiarante di possedere tali diritti di proprietà
e pertanto spetterá a terzi dimostrare il contrario e l’onere della prova;
consente di ottenere dei rimedi in caso di contraffazione;
consente di adire le corti federali in caso di violazioni per contraffazione e concorrenza
sleale sotto la legge statale;
consente di applicare le leggi federali sulla diluizione;
costituisce la base legale per l’estensione del diritto in altri paesi;
consente la registrazione presso lo US Customs and Border Protection; in questo modo, le
unitá di servizio doganali hanno modo di contrastare l’importazione di prodotti contraffatti
o che siano in violazione dei diritti sul marchio o sul copyright.
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MARCHIO
6.2
Registro Principale e Registro Supplementare
Presso lo USPTO esistono due differenti registri relativi a tutto ció suscettibile di essere considerato
come marchio: il Registro Principale (c.d. Principal Register) e il Registro Supplementare (c.d.
Supplemental Register).
Quando un marchio è iscritto nel registro principale acquisisce tutte le forme di tutela previste dalla
normativa sui marchi. I vantaggi sono i seguenti:
1. avviso al pubblico del dichiarante della proprietà del marchio (15 U.S.C. Section 1072);
2. presunzione di prova del dichiarante sulla proprietà del marchio e sul diritto esclusivo di uso
dello stesso sul territorio nazionale o in connessione con le merci e/o servizi elencati nella
registrazione (15 U.S.C. 1057 punti (b) e 1115 ( a));
3. riconoscimento della data di effettivo uso del marchio a partire dalla data di deposito della
domanda (15 U.S.C. Section 1057 (c); TMEP Section 201,02);
4. possibilitá di ricorrere ad un tribunale federale su aspetti riguardanti il marchio (15 U.S.C.
Section 1121);
5. registrazione del marchio anche presso lo US Customs Service per impedire l’importazione di
merci contraffatte (15 U.S.C. Section 1124);
6. ”incontenstabilitá” del diritto esclusivo del dichiarante di utilizzare il marchio in commercio o
in connessione con i beni o servizi relativi alla registrazione, dopo 5 anni di uso continuo (15
U.S.C. 1065 punti e 1115 (b));
7. base legale per richiedere un’estensione del diritto in un altro paese straniero.
Il Registro Supplementare consente l’iscrizione di alcuni marchi che non sono eleggibili nel
Registro Principale, ma che sono idonei a distinguere i prodotti e i servizi del richiedente da quelli
di altri. Degli esempi in tal senso possono essere: il marchio “World Protection Group” (marchio
registrato nel Supplemental Register al Reg. No. 2.863.826) per indicare una compagnia di servizi
di protezione personale (Body Guard), piuttosto che il marchio “Medical Learning Systems”
(marchio registrato nel Supplemental Register al Reg. No. 3.166.847) per indicare delle guide
riguardanti il sistema sanitario.
A differenza di quanto é previsto per l’iscrizione nel Registro Principale, non é possibile motivare
la domanda di registrazione del marchio soltanto sull’intenzione in buona fede di usare il marchio
in commercio. Inoltre, tali marchi sono esclusi dai benefici previsti dal Trademark Act del 1946,
indicati nel 15 U.S.C. §1094.
7.
Documenti a corredo della domanda
Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio, lo stesso USPTO suggerisce di
effettuare una ricerca di anterioritá, preferibilmente tramite un legale, al fine di accertare se il marchio
non violi o sia in conflitto con un altro marchio già in uso negli Stati Uniti. Per facilitare tale ricerca,
puó giovare consultare la banca dati TESS (Trademark Electronic Search System), un sistema
elettronico di ricerca messo a punto dallo USPTO.
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Nella banca dati sono disponibili le informazioni e le immagini dei marchi registrati a livello federale,
o che sono in fase di esame presso lo USPTO, ovvero le domande di registrazione che sono state
abbandonate o rifiutate.
Per il richiedente italiano é certamente piú semplice la procedura di Registrazione Internazionale, che
si attua e si gestisce direttamente dall’Italia, interagendo con una sola Amministrazione Internazionale
a Ginevra. Tuttavia, qualora per motivi legati a strategie aziendali fosse necessaria la registrazione
diretta negli USA, l’interessato dovrá fornire i seguenti elementi allo USPTO, utilizzando un apposito
modulo (http://www.uspto.gov/teas/index.html):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7.1
nome, indirizzo e nazionalitá del richiedente;
nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (p.e. nome o indirizzo del legale a cui ci
si é affidati);
il disegno del marchio;
la descrizione dei prodotti/servizi da associare al marchio;
le classi internazionali alle quali appartengono i prodotti/servizi oggetto della domanda ( si
fa riferimento all’Accordo di Nizza);
il marchio stesso;
tre esemplari del marchio perfettamente identici tra di loro;
il pagamento delle fees di registrazione; la descrizione degli elementi necessari a
dimostrare il “current use”, e cioé l’uso in commercio del marchio o la volontá di
utilizzarlo in futuro;
la firma;
la procura, c.d. Power of Attorney, obbligatoria se la domanda viene inoltrata tramite un
legale o un mandatario.
Domanda multiclasse
Dal 1 Settembre 1973 la Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi prevista dall’Accordo di
Nizza rappresenta la classificazione principale utilizzata negli Stati Uniti. La versione piú aggiornata
dell’Accordo di Nizza (nona edizione del 2006) prevede 45 classi: le classi 1-34 si riferiscono ai
prodotti mentre le classi 35-45 riguardano i servizi11.
Per le domande depositate prima del 31 Agosto 1973, la classificazione principale di riferimento era
la Classificazione degli Stati Uniti. Il titolare di un marchio registrato sulla base della Classificazione
degli Stati Uniti puó fare domanda affinché la classificazione dei prodotti o servizi a cui il marchio si
riferisce venga aggiornata sulla base della Classificazione Internazionale. A tale fine, deve essere
versata una tassa di 100 dollari USA. E’ possibile che prodotti o servizi che, in base alla precedente
Classificazione degli Stati Uniti rientravano in piú di una classe, rientrino in una sola classe in base
alla Classificazione Internazionale.
11 Si consiglia di consultare la classificazione sul sito web http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm
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MARCHIO
Un marchio puó essere registrato per prodotti o servizi appartenenti a piú classi (combined or
multiple-class application). A tal fine il richiedente deve:
1.
2.
3.
4.
pagare una tassa per ciascuna classe;
indicare, in ordine crescente, il numero di ciascuna classe e i prodotti o servizi di ciascuna
classe per i quali intende chiedere la registrazione;
indicare, qualora siano diverse, le varie date in cui ha avuto inizio l’utilizzo del marchio
con riferimento ai prodotti o servizi di ciascuna classe;
fornire un campione da cui risulti l’uso del marchio con riferimento ai prodotti o servizi di
ciascuna classe.
Se con la domanda di registrazione il richiedente paga delle tasse relativamente ad un numero di classi
superiori a quello per il quale la registrazione viene effettivamente concessa, il richiedente puó
ottenere un rimborso per le tasse pagate in eccesso. Nel caso, peró, in cui il richiedente elimini una
o piú delle classi contenute nella domanda multiclasse, lo stesso non avrá diritto al rimborso della
tassa relativa alla classe eliminata.
Se, invece, le tasse pagate dal richiedente fanno riferimento ad un numero di classi inferiori a quello
individuato dall’Esaminatore, quest’ultimo richiederá che vengano pagate le tasse mancanti ovvero
che la domanda venga modificata in maniera tale da individuare prodotti o servizi appartenenti ad un
numero inferiore di classi.
Lo USPTO rilascia un solo certificato di registrazione per la domanda multiclasse. Il marchio registrato
sulla base di una domanda multiclasse viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in una sezione
separata rispetto ai marchi registrati sulla base di una domanda per una sola classe.
Per molte delle attivitá che seguono il momento di deposito della domanda, il richiedente é tenuto a
pagare una tassa per ciascuna classe per cui ha chiesto la registrazione. Fra queste, giova ricordare le
seguenti: il deposito di una dichiarazione di utilizzo del marchio, una richiesta di proroga del termine
per il deposito della dichiarazione di utilizzo, una autocertificazione (in inglese “Affidavit”) in base al
§ 8 ovvero al § 15, oppure una domanda di rinnovo del marchio.
7.2
Come depositare una domanda
La domanda puó essere inviata on-line, per via postale o direttamente a mano. L’inoltro on-line,
attraverso il Trademark Application System (TEAS), consente di ricevere immediatamente una
conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione della domanda da parte dello USPTO.
Se si preferisce l’invio per posta, sará necessario richiedere telefonicamente l’apposita modulistica
allo USPTO e successivamente indirizzare la domanda a:
Commissioner for Trademarks
P.O. Box 1451,
Alexandria, VA 22313-1451
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Per la domanda consegnata a mano va richiesta sempre la modulistica; il deposito sará presso il
seguente indirizzo:
Trademark Assistance Center,
James Madison Building
East Wing, Concourse Level,
600 Dulany Street,
Alexandria, VA 22314
8.
Iter d’esame
Dopo che la domanda é stata presentata, lo USPTO registra la data di deposito ed inizia l’iter d’esame,
sia di tipo formale che sostanziale, per la verifica di tutti requisiti.
Entro quattro mesi dal deposito, l’esaminatore dello USPTO (quasi sempre un profilo legale) si
pronuncia sulla registrabilitá o meno del marchio. Se il marchio non puó essere oggetto di
registrazione, verrá emessa una decisione di rigetto (c.d. Office Action) che evidenzierá gli elementi
che hanno determinato tale esito.
Generalmente, le ragioni di un rifiuto riguardano le domande di registrazione di marchi considerati
generici ovvero marchi che creano confusione con quelli giá esistenti, oppure marchi descrittivi,
geografici ed “immorali”.
Il richiedente dovrá fornire, entro 6 mesi dal ricevimento della decisione di rigetto, gli elementi
richiesti dallo USPTO oppure la domanda sará considerata abbandonata. Qualora le risposte addotte
non siano considerate sufficientemente esaustive, il funzionario dello USPTO emetterá un
provvedimento di rigetto definitivo.
Il richiedente avrá, peró, la possibilitá di appellarsi davanti al Trademark Trial and Appeal Board, un
tribunale amministrativo dello USPTO.
Se la domanda non suscita obiezioni da parte dell’esaminatore oppure il richiedente ha provveduto a
fornire tutti i chiarimenti richiesti, il funzionario dello USPTO notificherá al richiedente un avviso
indicante la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di registrazione del marchio.
La data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale é determinante in caso di contestazione del marchio
da parte di terzi che si considerano danneggiati dalla registrazione; questi possono presentare
un’opposizione (c.d. Opposition Proceeding) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, motivando
il ricorso a tale procedura.
Entro tre mesi dalla pubblicazione, lo USPTO provvede ad inviare al richiedente un certificato di
registrazione.
Per le registrazioni che si basano sul principio dell’ “intent to use”, lo USPTO provvede a notificare al
richiedente un avviso di liceitá (c.d. Notice of Allowance); entro 6 mesi, l’applicante é tenuto a
provare l’uso del marchio in commercio per ottenere il certificato di registrazione.
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9.
Durata
L’efficacia di un marchio decorre dalla data di registrazione e ha durata di 10 anni, rinnovabili, ogni
volta, per periodi di altri 10 anni.
Il rinnovo deve essere richiesto durante l’ultimo anno del decennio di validitá in corso o entro i 6 mesi
successivi alla scadenza del decennio, pagando una tassa supplementare.
10.
Procedura internazionale – Il Protocollo di Madrid
Il Protocollo di Madrid, entrato in vigore negli Stati Uniti il 2 Novembre 2003, é un Trattato
Internazionale in forza del quale il titolare di un marchio puó registrare il proprio marchio in qualsiasi
Paese o organizzazione intergovernativa firmataria12. Il sistema di registrazione internazionale viene
gestito dall’Ufficio Internazionale (IB – International Bureau) dell’Organizzazione mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra13.
Il titolare di un marchio registrato negli Stati Uniti ovvero di una domanda di registrazione negli Stati
Uniti puó tutelare il marchio negli altri Paesi firmatari del Protocollo di Madrid depositando attraverso
l’Ufficio Internazionale del WIPO una domanda di registrazione internazionale (“international
application”). In maniera speculare, il titolare di un marchio registrato o di una domanda di
registrazione in un Paese firmatario puó ottenere una registrazione internazionale del marchio da parte
dell’Ufficio Internazionale del WIPO ed ottenere un’estensione della tutela negli Stati Uniti.
E’ importante tenere presente che attraverso la registrazione internazionale non viene rilasciato un
marchio internazionale.
Per procedere alla registrazione internazionale di un marchio, il titolare del marchio deve essere
cittadino, oppure avere il domicilio, ovvero avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo
in un Paese o organizzazione intergovernativa firmataria del protocollo sopramenzionato.
I requisiti per la registrazione internazionale sono i seguenti:
- la domanda deve essere basata su un marchio registrato oppure su una domanda di registrazione
depositata presso un ufficio nazionale o regionale di orgine;
- il marchio per il quale si chiede la registrazione internazionale deve essere uguale a quello
d’origine;
- la domanda internazionale di registrazione deve includere una lista dei beni o dei servizi che
sia uguale o piú ristretta della lista contenuta nella registrazione o nella domanda di
registrazione d’origine;
- nella domanda si deve indicare almeno un Paese firmatario nel quale si vuole ottenere
l’estensione della tutela del marchio.
12 Per lista aggiornata dei Paesi o organizzazioni firmatarie, consultare il sito web: http://www.wipo.int/madrid/en/members.
13 Un utile documento di consultazione é la guida del WIPO per la registrazione internazionale dei marchi, consultabile sul sito
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/index.html
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I vantaggi della registrazione internazionale in base al Protocollo di Madrid sono i seguenti:
- deve essere inoltrata una sola domanda;
- si ottengono gli stessi effetti che si avrebbero presentando le domande in ciascun Paese
designato;
- la procedura é veloce;
- ci si avvale di un sistema centralizzato per il deposito dei documenti;
- non é necessario fare autenticare i documenti;
- per effettuare dei cambiamenti con effetto alle registrazioni in ciascun Paese designato, é
necessaria una sola procedura con pagamento di una sola tassa.
10.1
Iter per la registrazione internazionale del marchio
Per ottenere la tutela negli Stati Uniti di un marchio registrato in Italia, o per il quale sia stata depositata
la richiesta, é possibile presentare presso una qualsiasi Camera di Commercio in Italia la domanda di
registrazione internazionale: i relativi moduli (MM1, MM2 o MM3 e, con specifico riferimento agli
Stati Uniti, il modulo MM18) possono essere scaricati direttamente dal sito web
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/.
La Camera di Commercio procede quindi alla trasmissione della documentazione all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM), il quale, espletato un controllo amministrativo sulla validitá e completezza
della domanda, la trasmette all’Ufficio Internazionale (IB). Il richiedente, infatti, non puó procedere
direttamente all’inoltro della domanda di registrazione internazionale all’Ufficio Internazionale.
Tale procedura viene effettuata dall’Ufficio Internazionale, il quale provvede anche alla pubblicazione
della registrazione sulla WIPO Gazette of International Marks (disponibile in formato PDF sul sito web
http://www.wipo.int/madrid/en/gazette), alla trasmissione al richiedente del relativo certificato e alla
comunicazione della registrazione agli uffici dei Paesi nei quali é stata chiesta la registrazione.
La registrazione da parte dell’Ufficio Internazionale non garantisce ancora una adeguata protezione
del marchio; é infatti necessario che ciascun Paese designato proceda ad un esame della domanda
per l’estensione della registrazione. Tale esame viene condotto alla luce della normativa vigente in
ciascun Paese.
Ciascun Paese firmatario nel quale sia stata richiesta l’estensione della registrazione può rifiutare la
protezione del marchio nel proprio territorio, indicando specificamente le ragioni che ostano alla
registrazione del marchio. Se tale rifiuto non viene comunicato all’Ufficio Internazionale entro il
termine richiesto, la protezione del marchio é garantita automaticamente in quel Paese.
La validitá della registrazione internazionale dipende, per i primi cinque anni, dalla validitá della
registrazione o domanda di registrazione originaria, poi diventa indipendente. La validitá della
registrazione internazionale ha una durata di dieci anni, dopo i quali puó essere nuovamente
rinnovata per altri dieci anni.
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Il richiedente puó indicare, oltre a quelli inizialmente indicati al momento del deposito della domanda
di registrazione, ulteriori Paesi firmatari nei quali intende proteggere il marchio (subsequent
designation).
11.
Simbologia
I simboli “TM” (marchio) o “SM” (marchio di servizio) possono essere utilizzati per quei marchi che
rispondono ai requisiti stabiliti dalla common law e pertanto non sono stati oggetto di registrazione.
Per i marchi registrati a livello federale sono previsti le seguenti indicazioni:
• l’uso del simbolo “®”,
• la dicitura “Registered, U.S. Patent and Trademark Office”;
• la dicitura abbreviata “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off”.
L’utilizzo della simbologia ha un duplice obiettivo: informare i terzi sulle tutele conferite dalla legge
negli Stati Uniti al marchio registrato e, in caso di violazione e contraffazione, a rivendicare i propri
diritti.
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12.
Ciclo completo per registrare un marchio
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13.
Quanto costa registrare un marchio
RIEPILOGO TASSE E SPESE LEGALI PER MARCHI NEGLI STATI UNITI
(Valori espressi in dollari US)
Importo
Spese legali o
amministrative
Preparazione e deposito della domanda, incluso: determinazione del modo migliore per descrivere i
beni o i servizi; preparazione di un disegno per un marchio stilizzato; per una sola classe.
325
500
Per ogni classe aggiuntiva.
325
-
Preparazione e deposito di una richiesta di proroga per la dichiarazione di utilizzo (“Statement of Use”).
La tassa ufficiale é per classe, le spese amministrative non aumentano in base al numero di classi.
150
250
Preparazione e deposito della dichiarazione di utilizzo (“Statement of Use”). La tassa ufficiale é per
classe, le spese amministrative non aumentano in base al numero di classi.
100
250
40
250
Dichiarazione di uso e incontestabilitá (dopo 6 anni dalla registrazione). La tassa ufficiale é per classe,
le spese amministrative non aumentano in base al numero di classi.
300
500
Dichiarazione di uso e rinnovo (dopo 10 dalla registrazione, e poi ogni 10 anni). La tassa ufficiale é
per classe, le spese amministrative non aumentano in base al numero di classi.
500
500
Descrizione
Preparazione e deposito del documento di cessione.
I costi possono variare a seguito di complicazioni derivanti dal rigetto da parte dell’esaminatore; non
é possible valutare in maniera precisa il tempo necessario per replicare ad una “office action”.
14.
Tu t e l a
Il titolare di un marchio a cui sia stata accordata protezione ha diritto di impedire ai terzi un uso che
sia violativo dei diritti giá conseguiti dallo stesso.
Infatti, in una situazione di violazione, le norme applicabili al caso sono:
• la 15 U.S.C. §1114 (1) (a) (si tratta del Trademark Act del 1946, “Lanham Act”) che sanziona il
comportamento di coloro che usano in commercio qualsiasi riproduzione, contraffazione,
copia, o imitazione colorata di un marchio registrato in relazione alla vendita, all’offerta di
vendita, distribuzione, o pubblicitá di qualsiasi prodotto o servizio, qualora tale uso possa
ingenerare confusione o errori o ingannare il consumatore, nonché
• la Section 43 del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 (a), che sanziona per unfair competition chi
utilizzi, con le stesse modalità descritte dal precedente § 1114 (1) (a), una descrizione o
indicazione falsa ed ingannevole, fra cui parole o altri simboli allo scopo di descrivere o
identificare in modo ingannevole un prodotto, laddove vi sia la possibilitá che il pubblico sia
ingannato o confuso dalla somiglianza dei marchi 14.
14 Vedasi il Lanham Act, Sezione 32, 15 U.S.C. §1114 (questa sezione disciplina la tutela dei marchi registrati), come anche il Lanham Act,
Sezione 43(a), 15 U.S.C. §1115(a) (questa sezione disciplina la tutela dei marchi che non sono stati registrati).
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14.1
Le tipologie di violazione
La normativa in vigore considera l’utilizzo di un marchio che é talmente simile ad uno giá in uso o
precedentemente registrato come una violazione del marchio protetto, laddove l’uso da parte dei terzi
sia tale da poter generare confusione, fraintendimenti o truffa sull’origine del prodotto o servizio,
oppure laddove l’utilizzo di un marchio simile ad un altro protetto da marchio apposto su prodotti o
servizi simili puó dar luogo a confusione, fraintendimenti, o inganno sull’associazione, fonte,
sponsorizzazione o omologazione dei prodotti e/o servizi.
Per stabilire se vi sia o meno possibilitá che si crei confusione, la giurisprudenza statunitense
normalmente considera la sussistenza dei seguenti fattori:
- la somiglianza data dall’impressione complessiva creata dai due marchi (e questo include il look
dei due marchi, la somiglianza di suoni, e significati sottintesi);
- la somiglianza dei prodotti e dei servizi coinvolti (un giudizio in tal senso puó risultare dallo
esame dei canali di distribuzione del mercato);
- qualsiasi prova che attesti che vi sia confusione negli acquirenti circa l’origine del prodotto o
del servizio;
- la vicinanza fisica dei beni nel mercato di vendita (es. prodotti esibiti nella stessa scaffalatura);
- la forza del marchio del titolare;
- l’intento doloso di raggirare il consumatore.
Nessuno dei fattori sopra elencati é di per sé determinante per stabilire che si sia concretizzata una
ipotesi violativa; la giurisprudenza statunitense ha asserito che vengono valutati nel loro insieme,
come espresso nel caso fra Polaroid e Polarad 15.
14.2
Fattori da considerarsi prima di intraprendere una causa legale
Qualora si intenda intentare una causa per violazione del marchio, bisogna esaminare i fatti che
dimostrino il comportamento lesivo e valutare che le prove a disposizione aderiscano ai requisiti
previsti dalla legge. Il titolare di un marchio puó presentare istanza ad un tribunale statale o federale
per violazioni del diritto sul marchio o per fattispecie di concorrenza sleale.
Il titolare di un marchio puó, altresí, rivolgersi all’ITC (International Trade Commission) per impedire
l’importazione di beni contraffatti.
Qualora l’ITC emetta parere sfavorevole, é possibile presentare ricorso in appello presso la Corte
Statunitense preposta, ovvero la Corte D’Appello della Circoscrizione Federale.
15 Vedasi Polaroid v. Polarad, 287 F. 2d 492 (sentenza emessa dal secondo circuito nel 1961)
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L’inazione del titolare del marchio nel far valere i suoi diritti puó risultare in una riduzione della forza
e del valore del marchio stesso; il titolare ha l’obbligo di proteggere il suo marchio e di essere vigile
verso eventuali ipotesi dannose.
La parte ricorrente puó opporsi ad una domanda di registrazione sulla base della somiglianza fra i due
marchi in grado di ingenerare confusione o puó, nel caso si tratti di un marchio giá registrato,
richiedere la cancellazione dello stesso (“cancellation proceedings”) al Trademark Trial and Appeal
Board (“TTAB”).
ll TTAB, nei suoi procedimenti, non si occupa di stabilire se vi siano state violazioni sul marchio; il
controllo che svolge sulla domanda si limita ad un esame formale della stessa e non costituisce un
esame di merito.
Il vantaggio di avviare un procedimento dinanzi al TTAB risiede nel fatto che trattasi di un’azione
legale meno costosa di quanto non lo sia una causa intentata davanti ad un tribunale federale. In tali
casi, é possibile avvalersi della fase del “discovery” (esame della documentazione, obbligo di
esibizione delle prove, ammissibilitá della domanda, ecc.). Laddove si voglia contestare la decisione
resa dal TTAB si puó fare ricorso in appello al tribunale federale o al tribunale distrettuale.
14.3
Incontestabilitá
La registrazione federale di un marchio che sia stato utilizzato in modo continuativo per un periodo
di 5 anni consecutivi puó dar luogo all’incontestabilitá del diritto, laddove non vi siano procedimenti
in atto relativi a tale marchio o qualora non vi siano decisioni contrarie alla registrazione dello stesso.
L’incontestabilitá del marchio costituisce prova inoppugnabile che il marchio sia valido e che il
titolare abbia il diritto di farne uso esclusivo.
14.4
Te o r i e D i f e n s i v e
Varie sono le ragioni giuridiche che possono essere addotte per ribattere ad una accusa di violazione
o di contraffazione di un marchio che risulti altresí protetto anteriormente. Fra queste, bisogna
considerare in primis la decadenza per non uso (il mancato uso del marchio per tre anni consecutivi,
con l’intento di abbandonare il marchio, é una dimostrazione prima facie di decadenza).
Altra ipotesi che concorre a negare la presenza di una violazione é la decadenza per decettivitá ( il
titolare del marchio ha ingannato o nascosto informazioni allo USPTO).
Un altro fattore che viene preso in esame per stabilire l’ambito di protezione accordato ad un marchio
si estrinseca nella dottrina del “fair use” o uso corretto del marchio, laddove viene consentito, entro
certi limiti, l’uso di un marchio che sia descrittivo o che serva ad identificare un prodotto.
Ancora, costituisce una possibile difesa contro la presunta natura violativa del marchio in oggetto
l’acquiescenza, ovvero un ritardo ingiustificato da parte del titolare prima di vantare il diritto o di
intentare una causa contro l’usurpatore.
Altra tesi difensiva che potrebbe ovviare alla violazione concerne l’uso anteriore o l’utilizzo di un
marchio generico.
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14.5
Rimedi
Nell’eventualitá che venga accertata l’avvenuta violazione di un marchio oggetto di tutela giuridica
secondo la normativa previamente dissertata, l’avente diritto puó richiedere un’azione inibitoria;
questa viene emessa a favore del titolare qualora questi prevalga in sede giudiziale. Dimostrando il
danno subito, é possibile conseguire i mancati proventi. In tali fattispecie, inoltre, il convenuto é
tenuto a restituire i profitti illeciti ottenuti, a pagare le royalties e le spese legali.
Affinché venga elargito un indennizzo quale risarcimento danni, occorre dimostrare che il convenuto
sia riuscito a vendere il prodotto o servizio contraffatto solamente a ragione della violazione stessa;
per evincere tale elemento probatorio, puó risultare utile condurre un’indagine di mercato. In questo
caso, si applica un risarcimento danni inderogabilmente stabilito dalla legge che consiste in un valore
minimo di 500 dollari USA, fino ad un valore massimo di 100.000 dollari USA per ciascun tipo di
prodotto o servizio per il quale é stato utilizzato il marchio contraffatto.
Il giudice puó triplicare i danni se trattasi di una violazione perpetrata con la consapevolezza di agire
in modo lesivo. In questo caso, il risarcimento dei danni puó raggiungere fino al valore di un milione
di dollari USA, per la deliberatezza dell’atto.
Come sancito dall’art.18 U.S.C. §2320, le sanzioni federali aventi natura penale previste
nell’eventualitá che si riscontri una volontarietá nella contraffazione di etichette o altre confezioni si
concretizzano in una multa a carico degli individui coinvolti di un massimo di 2 milioni di dollari USA
(che possono salire fino a 5 milioni nel caso vi sia reiterazione di reato), oppure nell’incarcerazione
fino a 10 anni di detenzione (o fino a 20 anni nel caso di reiterazione), o entrambe le misure; nelle
fattispecie inerenti alla violazioni societarie, si possono infliggere alle aziende multe per un massimo
di 5 milioni di dollari (commutabili fino a 15 milioni nei casi di reiterazione).
15.
Diluizione e appannamento del marchio
Un’azione legale, in particolare un’inibitoria nei termini previamente descritti, puó essere intrapresa
contro l’uso del marchio laddove vi sia la probabilitá che questi diluisca la qualitá distintiva del
marchio anteriore ( in inglese “blurring”), o che ne offuschi la reputazione (in inglese “tarnishment”),
anche qualora non vi sia probabilitá di confusione fra i due marchi, o una effettiva concorrenza fra gli
stessi o anche un reale danno economico al marchio anteriore.
Trattasi di un ricorso a disposizione solamente dei titolari di marchi famosi16. Altri requisiti essenziali
consistono nell’utilizzo di un marchio famoso da parte del convenuto per scopi di natura
commerciale; in tali casi, l’atto lesivo deve avvenire successivamente all’acquisita notorietá del
marchio anteriore.
16 Viene definito marchio famoso quel marchio che sia ampiamente riconosciuto dal pubblico dei consumatori statunitensi quale origine dei
prodotti o dei servizi del titolare del marchio, come rinvenuto nel 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (A).
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Il risarcimento dei danni, nelle fattispecie di appannnamento, é possible soltanto laddove il
convenuto deliberatamente metta in commercio un prodotto approffittando della riconoscibilitá del
marchio anteriore, o con l’intenzione di arrecare danno alla reputazione del marchio del titolare.
Tale materia é regolata dal Trademark Dilution Revision Act (Legge di revisione della normativa
precedente sulla diluizione della forza del marchio), rinvenibile nel Lanham Act, Sezione 43(c), 15
U.S.C. §1125(c).
Nello stato di New York, la tutela contro la diluizione del marchio é oggetto di normativa statale, come
contemplato nella N.Y. Gen. Bus. L. sec. 360-I (legge generale commerciale di New York, sezione
360-I). Questa disposizione prevede che si verifichi violazione sia nell’eventualitá di “blurring” sia nei
casi di “tarnishment” e che sia sufficiente che esista la probabilitá di diluizione per il concretamento
della fattispecie lesiva.
Molteplici risultano essere le tesi difensive volte a rigettare l’impianto accusatorio circa la natura
violativa del marchio di terzi in fattispecie di “blurring” o di “tarnishment”.
La prima da considerarsi si delinea nel concetto giurisprudenziale di “fair use” o uso corretto di un
marchio famoso da parte di terzi, laddove consista in una analisi comparativa a scopo commerciale
o promozionale volta ad identificare i prodotti o servizi in concorrenza con quelli designati con il
marchio famoso.
Costituisce, altresí, fair use di un marchio famoso da parte di terzi l’utilizzo dello stesso al fine di
identificare o parodiare, criticare, o commentare sul titolare del marchio di rinomanza o sui beni o
servizi identificati dal marchio celebre.
Si ritiene ugualmente non lesivo dei diritti del titolare di un marchio famoso l’uso dello stesso per scopi
giornalistici ed editoriali.
Rientra, altresí, fra le ipotesi contemplate e che non sono oggetto di tutela, qualsiasi uso non
commerciale, come sancito dal Codice Statunitense al 15 U.S.C. § 1125(c) (3).
Da ultimo, non puó giudicarsi come una violazione del marchio famoso l’utilizzo di un marchio da
parte di terzi, qualora si tratti della titolaritá di un marchio validamente registrato.
16.
Tr a s f e r i m e n t o e L i c e n z a
Il marchio puó essere oggetto di cessione (assignment) cosí come puó essere concesso in licenza
(license), non solo quando sia stato registrato ma anche nel corso della procedura per la sua
registrazione. Il proprietario del marchio, inoltre, puó anche consentire un determinato utilizzo del
marchio da parte di un altro soggetto (consent to use).
La cessione del marchio puó anche essere parziale, qualora riguardi solo una parte dei diritti connessi
al marchio.
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Perché possa essere ceduto, il marchio deve esistere e deve essere effettivamente in uso in relazione
ad una determinata attivitá commerciale. Se il marchio non é in uso, infatti, non ci sono diritti che
possano essere ceduti.
In base al Lanham Act § 10, 15 U.S.C.A. § 1060 (a)(1), se é stata fatta una domanda di registrazione
del marchio basata sull’ “intent to use”, il proprietario del marchio non puó cederlo se non dopo aver
dimostrato di aver effettivamente iniziato ad utilizzare il marchio depositando un “amendment to
allege use” in base a quanto prescritto dal Lanham Act 15 U.S.C. §1051(d).
Sebbene ai fini della validitá della cessione del marchio non sia necessario che la cessione sia
documentata per iscritto, la forma scritta é altamente raccomandata. In tal modo, infatti, é piú agevole
procedere alla registrazione presso lo USPTO dell’avvenuta cessione.
La registrazione dell’avvenuta cessione offre i seguenti vantaggi:
- permette al cessionario di tutelarsi contro eventuali successive cessioni del medesimo marchio ad
altri soggetti;
- facilita l’adempimento dei successivi depositi (section 8 Affidavit of continuing use).
La registrazione, per la quale si richiede il pagamento di una apposita tassa, puó essere effettuata
online sul sito dello USPTO: http://etas.uspto.gov, mentre i documenti che devono essere spediti
possono essere inviati al seguente indirizzo:
Mail Stop Assignment Recordation Services
Director of the US Patent and Trademark Office
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
Se il cessionario non é domiciliato negli Stati Uniti, deve nominare un proprio rappresentante in loco,
comunicando allo USPTO nome ed indirizzo di tale rappresentante.
E’ bene tener presente che sebbene lo USPTO preveda anche un meccanismo di registrazione
automatica delle avvenute cessioni, ció non puó avvenire in relazione a cessioni che avvengano a
livello internazionale in base al Protocollo di Madrid; per tali cessioni deve procedersi alla
registrazione presso l’International Bureau del WIPO.
Conseguita la licenza del marchio, l’avente diritto ha solamente la possibilitá di utilizzare il marchio
per un determinato periodo di tempo, senza acquistarne la proprietá. La possibilitá di concedere in
licenza il marchio é riconosciuta negli Stati Uniti a condizione che il titolare del marchio controlli la
qualitá dei beni e dei servizi offerti dal licenziatario.
Il licenziatario di un marchio puó sub-licenziare il marchio solo se ció sia espressamente previsto dal
contratto di licenza.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
MARCHIO NON TRADIZIONALE
1.
Descrizione della fattispecie
Per rispondere ad esigenze di mercato, che si evolvono e che si riflettono nell’espansione della tutela
richiesta, i titolari di diritti sul marchio hanno insistito per assicurare protezione giuridica, attraverso
la registrazione, anche a fattispecie che esulano dai confini tipici del marchio tradizionale e si
spingono fino ad includere i c.d. marchi non tradizionali o non convenzionali (in inglese definiti “non
traditional marks” o “non conventional marks”).
Spesso si tratta di marchi che sfuggono alle esemplificazioni piú tipiche, come loghi o nomi, e si
concretizzano invece in forme tridimensionali ovvero in odori o suoni.
Il nodo da sciogliere, qualora si intenda registrare un marchio non tradizionale, é quello di mostrare
che abbia capacitá distintiva e che identifichi, nell’immaginario collettivo, l’origine di un particolare
prodotto o di un particolare servizio.
A questo riguardo, la normativa statunitense, cosí come profilata dallo USPTO e a differenza di quanto
si riscontra negli orientamenti del WIPO, é concepita in modo da lasciare maggiore spazio anche alla
concessione di marchi che si fondano sui giá menzionati odori, suoni o sul design del prodotto,
nonché su immagini in movimento (i c.d. “motion marks”).
Un esempio per tutti di come sfruttare il marchio non tradizionale per vantare una tutela piú vasta si
riscontra nella strategia operativa di cui si é avvalsa la societá americana Apple per garantirsi una
posizione solida sul mercato multimediale, in particolare con riguardo all’iPod e agli accessori di
questo stesso prodotto. Attuando una protezione che si estende dalla registrazione del modello fino
ad arrivare alla tutela del “marchio non tradizionale”, come per esempio il design tridimensionale
dell’iPod, la Apple si é assicurata l’uso del modello, l’identificazione del prodotto al marchio stesso,
e la possibilitá assai remunerativa delle licenze sugli accessori. Attraverso l’utilizzo del marchio non
tradizionale, la Apple ha avuto l’opportunitá di proteggere l’iPod per un periodo ben piú lungo e
possibilmente illimitato che se avesse adottato soltanto la semplice registrazione del brevetto.
Con l’impiego di uno schema di protezione giuridica allargato, la Apple ha la possibilitá di mantenere
inalterato l’uso esclusivo di questo modello e di impedire alle societá concorrenti di sfruttare l’idea
creativa, ma anche il design ed ogni elemento distintivo del marchio stesso.
Mentre i brevetti di inventiva e quelli di utilitá, preposti alla protezione dell’uso pratico ed
ornamentale del prodotto hanno una durata prestabilita, questi diritti “non tradizionali” sul marchio,
sebbene piú difficili da conseguire, hanno la possibilitá di una durata illimitata. Peraltro, la normativa
che regola i diritti di protezione del marchio consente di intraprendere azioni legali non solo nei
confronti di altre societá produttrici ma anche verso quei distributori di prodotti concorrenti, che
abbiano caratteristiche simili e che siano in grado di generare confusione per i consumatori.
La chiave per ottenere un marchio non-tradizionale consiste nel convincere l’esaminatore dello
USPTO che il consumatore medio associa quella caratteristica del design esclusivamente al prodotto
aziendale oggetto di richiesta di registrazione.
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NOMI A DOMINIO
NOMI A DOMINIO
1.
Definizione
Quando si parla di nome a dominio, si fa riferimento ad una parola seguita da un suffisso quale per
esempio .it o negli USA .com, .org, .net, .info, .biz, o altre sigle di natura simile. Si tratta di un indirizzo
IP (Internet Protocol) che puó essere utilizzato sia per localizzare un sito web sia per individuare un
indirizzo di posta elettronica, o per entrambi gli scopi. Negli USA, laddove si utilizzi, in tutto o in
parte, un nome a dominio primariamente come elemento identificativo di una pagina web oppure per
fini pubblicitari, si puó fare richiesta di registrazione di quel nome come se si trattasse di un marchio
e che, in quanto tale, ricadrebbe, al pari di un marchio, sotto la stessa tutela giuridica.
L’agenzia statunitense ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)17 é l’ente
preposto al servizio di gestione e coordinamento del sistema dei nomi a dominio (vale a dire Domain
System Name o DNS). Si tratta di un’agenzia in grado di garantire che ciascun indirizzo sia unico e
che dá modo a tutti gli utenti di Internet di verificare se si tratti di indirizzi validamente registrati. L’ente
in questione, infatti, controlla la distribuzione di indirizzi unici di protocollo internet e di nomi a
dominio. Fra gli altri compiti, l’ICANN ricopre anche quello di accertare che ciascun nome si
configuri correttamente con il suo indirizzo di IP.
2.
Iter di registrazione
ICANN stabilisce quali siano gli organismi abilitati alla registrazione. Per abilitazione (in inglese il
termine é “accredit”) deve intendersi che ICANN svolge il ruolo di identificare e fissare i criteri basilari
per l’adempimento delle funzioni di registrazione, di individuare le persone e le imprese che
presentino questi requisiti, nonché di negoziare gli accordi contrattuali di certificazione che
sanciscono le regole e procedure che disciplinano questi organismi.
Per poter registrare un nome a dominio negli USA, il richiedente, oltre ad informazioni di natura
tecnica, deve indicare all’agenzia selezionata i seguenti dati: nomi, indirizzi, numeri di telefono e
indirizzi di posta elettronica designati quali punti di contatto per quel particolare nome a dominio.
E’ compito dell’agenzia di servizi prescelta quello di tenere nota dei dati riguardanti i punti di contatto,
nonché di inviare le informazioni di natura tecnica alla direzione centrale denominata “registro”.
Questo organismo consente agli altri utenti di Internet di accedere alla posta elettronica o al sito del
richiedente. Il richiedente ha l’obbligo di stipulare un accordo contrattuale con il registro, nel quale
vengono definiti i termini e le condizioni della registrazione, nonché del proseguimento della stessa.
Un’ultima nota riguarda i costi di registrazione di un nome a dominio; gli oneri di registrazione, che
non includono eventuali spese legali, possono variare da un minimo di 10 dollari USA fino ad arrivare
a fees di 35 dollari USA annuali.
17 Le informazioni pertinenti sono oggetto di traduzione di quanto espressamente indicato nel sito ufficiale dell’ agenzia ICANN e sono consultabili
in lingua inglese al seguente indirizzo http://www.icann.org/en/faq/#dns
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3.
Tu t e l a
Laddove si profilino fattispecie violative che coinvolgono l’uso di nomi a dominio da parte di terzi, le
parti hanno a disposizione vari istituti giuridici dei quali avvalersi per vantare le proprie ragioni, sia
chiedendo la riassegnazione o la cancellazione del nome usurpato, sia procedendo attraverso la
giurisdizione ordinaria, che prevede l’inibitoria, il risarcimento dei danni e le spese legali e
processuali.
3.1
Arbitrato
Una volta che si sia provveduto alla registrazione di un nome a dominio, le parti acconsentono a che
eventuali dispute siano demandate alla giurisdizione dell’ ICANN, che adotta l’arbitrato quale sistema
di risoluzione di contenziosi. Infatti, dal 24 ottobre 1999, l’ICANN si avvale dello Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (UDRP), che dispone il ricorso obbligatorio alle procedure di
arbitrato nelle fattispecie di malafede18.
Il ricorrente, al fine di intentare causa attraverso ICANN contro il resistente che abbia proceduto alla
registrazione di un nome a dominio, deve poter dimostrare, secondo quanto sancito dallo UDRP 4(a),
la sussistenza dei seguenti requisiti:
(i)
(ii)
(iii)
che il nome registrato sia identico o talmente simile da ingenerare confusione sul marchio
di cui il ricorrente é il legittimo possessore;
che il resistente non vanta nessun “diritto o titolo” sul nome a dominio; e
che il nome a dominio é stato registrato e viene utilizzato in “malafede”.
Si ritiene, altresí, come registrato ed utilizzato in “malafede”, l’acquisto di un nome a dominio
principalmente con l’intento di rivenderlo al ricorrente o ad un suo concorrente; oppure la
registrazione di un nome a dominio per privare il titolare del marchio dell’uso del nome, laddove
questa sia una condotta ripetuta; ovvero la registrazione al solo scopo di creare scompiglio all’attivitá
commerciale di un concorrente; da ultimo, l’uso del nome a dominio per attirare i fruitori di Internet
creando la possibilitá di confusione con il marchio del ricorrente qualora il resistente ne tragga un
vantaggio commerciale.
Dal momento che il ricorso é stato presentato, l’atto viene velocemente inoltrato al resistente e questi,
a seguito della notifica, ha 20 giorni per rispondere. Una volta che il resistente abbia provveduto a
rispondere, un collegio arbitrale viene selezionato entro 5 giorni e una decisione sul caso in oggetto
viene normalmente resa in 14 giorni.
18 Vedasi quanto rinvenibile nel sito dell’ ICANN al seguente indirizzo http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm.
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NOMI A DOMINIO
Non é possibile ricorrere in appello dopo una decisione, ai sensi dell’ ICANN. Laddove sia stata
emessa decisione sfavorevole al ricorrente, la parte puó decidere di procedere attraverso la
magistratura ordinaria, presentando mozione al Distretto Federale, secondo quanto previsto
dall’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).
3.2
Anticybersquatting Consumer Protection Act
L’Anticybersquatting Consumer Protecion Act (ACPA) prevede la possibilitá per il titolare di un
marchio, che abbia capacitá distintiva o di un marchio di rinomanza, di intentare causa contro il
proprietario di un nome a dominio che sia “identico o simile al punto da ingenerare confusione” a
quel marchio, laddove il titolare del marchio famoso possa dimostrare che il proprietario del nome a
dominio ha “un intento in malafede di trarre un profitto da quel marchio”, come enunciato nell’
articolo 15 U.S.C. §1125(d)(1)(A). Qualora si tratti di un marchio di rinomanza e non semplicemente
“distintivo”, il titolare del marchio puó anche iniziare un’azione giudiziaria per diluizione.
Il proprietario di un nome a dominio puó addurre quale difesa, cosí come esplicitato in ACPA, che
aveva ragione di credere che l’uso del nome a dominio fosse corretto e altresí lecito.
I tribunali federali sono quelli aventi giurisdizione nei casi di violazioni a norma di ACPA. Qualora si
dimostri l’illecito, l’avente diritto puó conseguire la riassegnazione o la cancellazione del nome a
dominio, come giá visto qualora si ricorra alla procedura di arbitrato, ma puó anche ottenere la
copertura delle spese legali, il risarcimento dei danni, sia di tipo effettivo sia il risarcimento
inderogabilmente stabilito dalla legge, nonché un’inibitoria. Con riguardo al risarcimento,
l’ammontare puó variare da un minimo di 1.000 dollari USA ad un massimo di 100.000 dollari USA
per ciascun nome a dominio, come stabilito dall’articolo 15 U.S.C. § 1117(d).
3.3
Lanham Act
Il Lanham Act del 1946 disciplina, come indicato nell’ articolo 15 U.S.C. §§ 1051-1128, la protezione
dei marchi, come pure la tutela dei service marks, o marchi di servizio. Nonostante all’interno dell’atto
non venga dato pieno riconoscimento al concetto di nome a dominio, la protezione accordata
conferisce protezione al nome a dominio nei casi in cui questi venga utilizzato quale marchio. Il
titolare di un marchio puó intentare una causa, sia vantando una violazione del marchio sia
adducendo che si sia verificata una fattispecie di concorrenza sleale, come enunciato nell’articolo 15
U.S.C. §§ 1114(1)(a), 1125(a)(1).
I rimedi sanciti, oltre a quelli giá enunciati, vale a dire la riassegnazione o la cancellazione del nome
usurpato, si concretizzano nella possibilitá per il titolare di un marchio di conseguire un’inibitoria e/o
il risarcimento dei danni, qualora l’uso del marchio per scopi commerciali da parte di terzi generi la
possibilitá di confusione nei consumatori riguardo all’origine dei beni o dei servizi; affinché si
concretizzi l’atto lesivo, é necessario che vi sia l’uso del marchio in commercio.
Le difese che il convenuto puó vantare sono sia l’uso corretto del marchio (ad esempio, laddove sia
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una parodia o sia protetto dal primo emendamento della costituzione americana), ovvero l’inazione
del titolare, o ancora l’acquiescenza (quando si tratti di parti che hanno rapporti d’affari), nonché
l’abbandono.
3.4
F e d e r a l Tr a d e m a r k D i l u i t i o n A c t
Come giá analizzato in precedenza, l’atto in questione sancisce la tutela dalla diluizione dei marchi
famosi. L’atto risponde all’esigenza di proteggere il marchio famoso dal perdere la sua capacitá
distintiva laddove si abbia l’uso improprio dello stesso. Come giá visto nel Lanham Act, sono
disponibili vari rimedi in sede federale, fra cui l’inibitoria, il risarcimento dei danni, ma anche la
riassegnazione o la cancellazione del nome a dominio.
E’ importante sottolineare che il convenuto puó evitare qualsiasi responsabilitá qualora sia in grado
di dimostrare che si tratti di un nome a dominio valido.
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DIRITTO D’AUTORE
COPYRIGHT
1.
Definizione
Negli Stati Uniti, il copyright é un diritto federale che consente all’autore o agli autori di opere, che si
distinguono per l’originalitá della loro realizzazione, siano esse opere letterarie, musicali,
drammatiche o artistiche, di escludere altri dalla loro riproduzione, adattamento, distribuzione,
rappresentazione o esibizione.
Nell’ordinamento giuridico statunitense, il copyright o c.d. diritto d’autore tutela la forma creativa
dell’espressione, ma non l’idea espressa, la procedura seguita, il processo creativo, il metodo, il
sistema, la scoperta, il nome, lo slogan o il titolo.
2.
Normativa statunitense
Trattandosi di un ambito regolato dal Governo Federale, il primo riscontro normativo per la
disciplina del diritto di autore negli Stati Uniti si ha nella Costituzione stessa, dove la materia é
oggetto di legislazione all’Articolo 1, sezione 8. La tutela del diritto di autore é altresí regolata al
Titolo 17 del Codice statunitense (Title 17, US Code e successive modifiche,
http://www.copyright.gov/circs/circ1.pdf).
Nel 1976, é stato attuato il Copyright Act, a cui hanno fatto seguito il Digital Millennium Copyright
Act e il Sonny Bono Copyright Term Extension Act, entrambi del 1998 ed il Copyright Royalty and
Distribution Reform Act del 2004. Di recente emanazione, la nuova legge antipirateria, il c.d. Pro-IP
Act 2008 (Prioritizing Resources and Organization Resources for Intellectual Property Act 2008 - P.L.
110-403); questa normativa del 13 ottobre 2008 é diretta a sanzionare violazioni online che peraltro
erano giá riconosciute come illeciti, sia penali che civili, inasprendo le pene per la pirateria digitale
di film e musica.
3.
Accordi Internazionali
Gli Stati Uniti in materia di copyright hanno ratificato la Convenzione di Berna per la Tutela della
Proprietá Artistica ed Intellettuale del 1988. Anche se non esiste una tutela univoca che consenta di
proteggere il diritto d’autore nel mondo, la protezione contro l’uso non autorizzato in un determinato
paese dipende dalla sua normativa in materia.
Tuttavia, molti paesi garantiscono la tutela delle opere straniere, qualora vengano rispettate certe
condizioni, ed in questo senso i trattati e le convenzioni internazionali sono riusciti nello scopo di
semplificare le modalitá di protezione accordata. Ad esempio, la Convenzione di Berna prevede che
ciascun paese firmatario riconosca alle opere di autori provenienti da altri paesi gli stessi trattamenti
accordati alle opere create nel proprio, stabilendo un sistema paritario. Sulla durata della tutela, la
Convenzione garantisce, con l’eccezione delle opere cinematografiche e fotografiche, l’esclusivitá del
diritto ai lavori protetti per lo meno fino a 50 anni dalla morte dell’autore in tutti i paesi aderenti, ma
rimanda alle leggi nazionali per termini di durata maggiore. Per quanto concerne le opere
fotografiche, la Convenzione prevede che la protezione si protragga per un minimo di 25 anni dalla
creazione dell’opera; per quelle cinematografiche dispone che la tutela debba riconoscersi fino a 50
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anni dalla data in cui l’opera é stata mostrata in pubblico per la prima volta oppure laddove questa
non sia stata vista, fino a 50 anni dalla sua creazione.
Gli Stati Uniti sono anche firmatari dell’ Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) stipulato nel 1994 in occasione dell’Uruguay Round, nonché dello UCC (Universal Copyright
Convention) e degli accordi WIPO pertinenti al diritto d’autore.
4.
Pre-registrazione
La pre-registrazione di un’opera, che deve essere tenuta ben distinta dalla registrazione (v. paragrafo
successivo) e che non sostituisce in alcun modo la registrazione, consente all’autore di agire in
giudizio per far valere anche le violazioni che si siano verificate prima della registrazione
(http://www.copyright.gov/prereg/help.html#help15). Affinché l’autore possa avvalersi dei vantaggi
della pre-registrazione é necessario che l’opera, una volta pubblicata, sia registrata.
La pre-registrazione di un’opera é possibile qualora:
- l’opera non sia ancora stata pubblicata;
- sia stata almeno iniziata la creazione dell’opera;
- l’opera sia destinata alla distribuzione commerciale;
- si tratti di un film, di un’opera musicale, di una registrazione sonora, di un programma
informatico, di un libro o di una fotografia pubblicitaria.
La tassa di 100 dollari USA che deve accompagnare la domanda di pre-registrazione non é
rimborsabile, anche nell’eventualitá che l’autore decida, in un secondo momento, di non procedere
con la registrazione. Si tenga presente, infine, che il semplice fatto che un’opera venga preregistrata
non implica, necessariamente, che il Copyright Office consenta la successiva registrazione.
5.
Cosa é registrabile come copyright
La normativa statunitense prevede che il diritto di autore debba applicarsi a qualunque opera che
abbia un minimo requisito di originalitá e la cui forma espressiva sia tangibile. Non sono quindi
protetti i concetti. La titolaritá nasce con la creazione dell’opera stessa, per questo motivo l’idea di per
sé non é oggetto di tutela.
Il diritto d’autore protegge le idee solo nella forma (ad es. scritta) in cui esse sono espresse; in questo
modo il legislatore ha voluto evitare di ostacolare la diffusione e lo scambio di idee.
Per esempio, le opere letterarie, musicali, pittoriche, fotografiche, tridimensionali (come le sculture),
il software, le nuove forme di design industriale e da ultimo anche le suonerie per cellullari sono tutte
opere proteggibili e registrabili. Titoli, nomi, brevi frasi, slogan non possono costituire invece oggetto
di tutela di copyright.
Il diritto di autore si applica anche ad un’opera acquisita in via derivativa quando vi é il permesso del
titolare originario del copyright. Esso deve sempre sostanziarsi in un diritto rivendicato dall’autore,
oppure acquisito tramite rapporto contrattuale di cessione, oppure spettante al datore di lavoro in
quanto committente dell’oggetto del rapporto contrattuale (lavoro su commissione, c.d. “a work made
for hire”). E’ necessario che la registrazione federale del copyright avvenga anteriormente ad ogni
rivendicazione federale.
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DIRITTO D’AUTORE
6.
Documenti a corredo della domanda
Le formalitá per la registrazione sono facilmente espletabili inoltrando la domanda di registrazione
allo US Copyright Office (Ufficio per la tutela del diritto d’autore statunitense,
http://www.copyright.gov/), utilizzando la relativa modulistica disponibile all’indirizzo
http://copyright.gov/forms/.
Una domanda di registrazione deve essere corredata, oltre che dalla copia del lavoro da proteggere
(due copie in caso di opere pubblicate per la prima volta negli USA), dal pagamento delle tasse di
deposito, il cui importo é sempre consultabile sul sito dello US Copyright Office all’indirizzo:
http://copyright.gov/docs/fees.html.
L’iter procedurale per ottenere un certificato di registrazione varia dai 6 ai 12 mesi.
Esso fornisce la certezza di quanto vi viene riportato, in primo luogo chi sia l’autore e chi sia il titolare
del diritto, e consente varie agevolazioni di tipo procedurale in caso si debba adire le vie legali al fine
di proteggere il diritto stesso.
7.
Durata
La durata della tutela dipende da diversi fattori e varia considerevolmente a seconda di dove e di
quando si sia provveduto a pubblicare l’opera per la prima volta o dalla data di registrazione.
In linea di massima valgono le seguenti regole:
- la disposizione generale prevede che, per i lavori creati dal 1 gennaio 1978 in poi, la tutela duri
fino a 70 anni dopo la morte dell’autore o degli autori; tuttavia, qualora si tratti di un’opera
attuata nel corso di un rapporto di lavoro, o si tratti del lavoro di un anonimo oppure di un’opera
recante quale autore uno pseudonimo, la durata é di 95 anni dalla pubblicazione oppure di 120
anni dalla creazione, a seconda della data che risulti essere piú breve;
- un lavoro creato, ma non pubblicato o registrato prima del 1 gennaio 1978, é tutelato per tutta
la vita dell’autore (o laddove vi siano piú autori, per tutta la vita degli autori), e prosegue fino a
70 anni dalla morte dello stesso o degli stessi. Tuttavia, se l’opera viene pubblicata prima della
fine del 2002, il diritto dura almeno fino al 2047, anche laddove la durata composta dalla vita
dell’autore piú i 70 anni dalla sua morte terminasse prima del 2047;
- per le opere pubblicate tra il 1964 e il 1977, il diritto d’autore é automaticamente rinnovato per
un totale di 95 anni, senza bisogno che il titolare ne avesse fatto apposita richiesta;
- un lavoro pubblicato fra il 1923 e il 1964 é coperto dal diritto d’autore laddove il titolare del
diritto si sia preoccupato di rinnovarlo prima della decorrenza del vecchio termine, vale a dire
prima che siano trascorsi 28 anni dalla data iniziale di concessione del diritto;
- un lavoro che sia stato pubblicato o reso noto prima del 1923 si ritiene sia di dominio pubblico
(http://www.copyright.gov/title17/92chap3.pdf).
8.
Simbologia
La notifica che un’opera é oggetto di tutela del copyright non é obbligatoria, ma é preferibile;
dovrebbe essere apposta all’inizio del lavoro e rappresentata dal simbolo ©, accompagnato dal nome
del titolare del diritto d’autore e dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione. E’ un modo per
garantire il diritto d’autore nell’ipotesi che terzi sostengano di non esserne a conoscenza.
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9.
Ciclo completo per ottenere un copyright
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10.
Quanto costa registrare un diritto di copyright
(Valori espressi in dollari USA)
Descrizione
Importo
Preparazione e deposito della domanda
presso lo US Copyright Office
Pre-registrazione
11.
Spese legali o amministrative
35
300
100
300
Tu t e l a
Le azioni di natura giudiziale per la tutela del diritto d’autore negli Stati Uniti sono di competenza
delle corti federali, ma é necessario aver almeno depositato la domanda di registrazione dell’opera
che si desidera proteggere prima di poter procedere con una citazione in giudizio.
Per violazione di copyright deve intendersi la riproduzione non autorizzata, l’adattamento, la
distribuzione o la rappresentazione del lavoro oggetto di copyright.
Per dimostrare che si sia verificata una violazione di copyright occorre esibire prova che un lavoro sia
stato copiato e che vi sia stata una appropriazione indebita. Ció é dimostrabile tramite una prova
indiziaria, vale a dire che il convenuto avesse accesso al lavoro tutelato da copyright e che vi sia
similaritá fra le due opere, oppure attraverso una prova diretta (per esempio, un testimone oculare).
In caso di violazione di un diritto di copyright, la parte lesa puó ricorrere alle corti federali e
richiedere i seguenti provvedimenti:
1. l’inibitoria; é un provvedimento giudiziale generalmente emesso laddove il risarcimento dei
danni non sembri fornire una misura di per sé adeguata.
2. il risarcimento dei danni subiti dal titolare del diritto di copyright; la modalitá del risarcimento
normalmente consiste nel recupero dei mancati guadagni. A tale forma di risarcimento possono
aggiungersi i profitti indebiti conseguiti dalla controparte; la spiegazione di tale misura é da
rinvenirsi nella volontá normativa di scoraggiare la violazione. Non c’é peró un doppio
recupero, ovvero non si possono recuperare i mancati guadagni per le vendite effettuate dalla
controparte, e sommarli ai ricavi fatti dallo stesso sulle vendite oggetto di contenzioso. E’
possibile, comunque, recuperare guadagni indiretti - ad esempio concessioni di vendita che
risultino da una performance teatrale in violazione del copyright.
3. il risarcimento danni inderogabilmente stabilito dalla legge; trattasi di fattispecie nelle quali é
prevista la possibilitá, laddove non vi sia modo di dimostrare i danni subiti, ma esistano i
pressuposti previsti dallo statuto, che il giudice possa accordare un risarcimento in forma
pecuniaria, anche in mancanza di prove che si sia effettivamente arrecato un danno al
ricorrente.
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4. la condanna del convenuto, a discrezione del giudice, al pagamento delle spese legali e
processuali, qualora siano presenti nella fattispecie elementi di affinitá, complessitá e novitá
delle tematiche giuridiche e a seconda della condotta delle parti.
11.1
Tipologie di violazione
Affinché si verifichi una violazione non é necessario che l’azione del convenuto sia voluta; anche
laddove non vi fosse l’intenzione di ledere un diritto altrui si potrebbe verificare un illecito. Anche in
questa fattispecie, che si concretizza in una violazione diretta, si puó dimostrare facilmente che si
tratti di un’appropriazione indebita, qualora vi sia una sostanziale somiglianza con l’opera oggetto di
copyright.
A differenza di quanto sopra descritto, puó configurarsi, altresí, una violazione indiretta del copyright
in presenza di una delle due seguenti fattispecie:
nella responsabilitá dell’agente, laddove questi induca o contribuisca alla violazione di copyright, con
la consapevolezza della tutela apprestata all’opera oppure laddove questi induca, o provochi, o
contribuisca materialmente ad un’attivitá pregiudizievole ad altri;
ovvero nella responsabilitá vicaria dell’agente, laddove questi riceva dei vantaggi dalla violazione
diretta e non sia intervenuto per impedire tale violazione o limitarla.
11.2
Fattori da considerarsi prima di intraprendere una causa legale
Prima di adire le vie legali per risolvere un contenzioso in materia di diritto d’autore negli Stati Uniti
é necessario:
1.
2.
11.3
esaminare i fatti che dimostrino la violazione e valutare che le prove a disposizione
aderiscano ai requisiti previsti per intentare una causa statale o federale;
sapere che un’opera puó ricevere tutela sul copyright anche qualora non sia stata registrata
a livello federale; sebbene sia ipotizzabile una registrazione successiva al pregiudizio
subito, questo puó influire sul tipo e sull’ammontare dei danni.
Te o r i e D i f e n s i v e
In caso di contenzioso, la parte convenuta puó addurre le seguenti teorie difensive:
•
•
•
che l’opera non contiene materiale tutelato da copyright;
oppure puó giovarsi della dottrina del “First sale”, cioé del primo atto di vendita; il titolare
dei diritti non puó piú vietarne la distribuzione dopo che l’opera sia stata venduta per la
prima volta;
oppure puó vantare la dottrina del “De minimis”; in questa fattispecie, il giudice puó
ritenere ammissibili violazioni di poca entitá.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
Un discorso a sé stante merita la dottrina del “Fair Use”, il c.d. uso corretto che in termini statutori
consente:
1.
2.
3.
l’utilizzo di materiale protetto da copyright per una critica o un commento, per diritto di
cronaca, ai fini dell’insegnamento, per una borsa di studio, o per ricerca;
l’uso ragionevole di materiale protetto da copyright per una parodia. Questa fattispecie non
costituisce una violazione, a meno che non si tratti di una parodia a scopi pubblicitari, nel
qual caso questa non si considera “fair use”;
l’utilizzo di una copia ottenuta in modo lecito di un programma software per il computer
si puó ritenere una delle fattispecie contemplate nel “fair use”.
Per stabilire se si tratti o meno di un uso corretto é necessario valutare la ricorrenza di vari fattori, ad
esempio se l’utilizzo abbia scopo commerciale o didattico, oppure quale sia il tipo di lavoro che é
oggetto di copyright, ovvero se si tratti di un estratto di un’opera protetta da copyright, o ancora le
possibili conseguenze sul mercato o sul valore dell’opera oggetto di tutela.
11.4
Rimedi
Oltre ai rimedi sopra menzionati, di natura meramente civile, talune fattispecie giuridiche di
violazione di copyright possono comportare conseguenze penali a carico del convenuto, e perfino il
carcere. Quelli che seguono sono illeciti di carattere penale:
a.
b.
c.
la violazione da atto doloso per conseguire un vantaggio di natura economica o un
guadagno finanziario personale;
la riproduzione o distribuzione di registrazioni fonografiche che abbiano un valore
commerciale superiore a 1.000 dollari USA;
la diffusione di un lavoro preparato per la distribuzione commerciale su un computer
network accessibile al pubblico.
Come altresí menzionato, con l’attuazione della nuova legge antipirateria, il c.d. Pro-IP Act 2008, le
pene da comminarsi, sia in sede civile sia in sede penale, sono molto piú severe.
Le sanzioni possono prevedere nei casi di violazione piú gravi fino a 20 anni di reclusione e ammende
fino a 2.000.000 di dollari USA, queste ultime duplicate rispetto alla precedente normativa. La nuova
legge prevede inoltre la creazione di una struttura, denominata “IPEC” (Intellectual Property
Enforcement Coordinator), direttamente alle dipendenze del Presidente degli Stati Uniti, il cui compito
sará quello di elaborare strategie ed adottare misure, atte ad arginare la pirateria, sia a livello nazionale
che internazionale.
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DIRITTO D’AUTORE
1 2 . Tr a s f e r i m e n t o e l i c e n z a
In base al diritto statunitense (Copyright Act del 1976) il diritto d’autore puó essere oggetto di
trasferimento, sia totale che parziale (Transfer). Perché tale trasferimento sia valido, la legge richiede
un atto scritto, sottoscritto dal proprietario o da un suo rappresentante a ció autorizzato.
Il diritto d’autore puó anche essere concesso in licenza in via non esclusiva (Non-exclusive License).
In tal caso la legge non richiede la forma scritta, essendo sufficiente un accordo orale o per fatti
concludenti.
A differenza del trasferimento, che implica un passaggio di proprietá sul diritto d’autore a favore di un
solo soggetto, la Non-exclusive License non determina alcun passaggio di proprietá, ma solo una
autorizzazione a sfruttare il diritto d’autore. Mentre il proprietario del diritto resta libero di concedere
in via non esclusiva il medesimo diritto anche ad altri soggetti, ovvero di sfruttarlo lui stesso, il
licenziatario non puó sublicenziare il diritto senza l’autorizzazione del proprietario.
A seguito di un trasferimento (Transfer), il nuovo titolare del diritto é legittimato a promuovere le azioni
giudiziarie a tutela del diritto per eventali violazioni verificatesi successivamente al trasferimento,
mentre il licenziatario in via non esclusiva non é legittimato a promuovere tali azioni.
Sebbene non obbligatorio, é altamente raccomandabile procedere alla registrazione presso il
Copyrigh Office di ogni atto di trasferimento relativo ad un diritto d’autore.
Per la registrazione é possibile scaricare il modulo da compilare dal sito del Copyright Office al
seguente indirizzo: http://www.copyright.gov/circs/circ12.pdf.
I requisiti previsti per la registrazione sono i seguenti:
-
deposito di un originale dell’atto di trasferimento ovvero di una copia autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ció autorizzato;
l’atto deve essere completo in ogni suo aspetto e deve essere leggibile;
deve essere pagata una apposita tassa.
Dalla registrazione derivano i seguenti vantaggi:
-
a determinate condizioni, la registrazione tempestiva consente di prevalere nei confronti di
altri atti di trasferimento successivi da parte del proprietario originario;
rende pubblico il contenuto del trasferimento;
determina il sorgere di una presunzione di conoscenza del trasferimento da parte del
pubblico.
Se sussistono tutti i requisiti per la registrazione del documento che attesta l’avvenuto trasferimento, il
Copyright Office procede alla registrazione e rilascia un certificato di registrazione.
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P R O T E Z I O N E I P P R E S S O L E D O G A N E S TAT U N I T E N S I
Negli Stati Uniti é possibile registrare elettronicamente con lo U.S. Customs and Border Protection
marchi e copyright regolarmente rilasciati, facilitando l’attivitá di sequestro e confisca di beni e di
prodotti contraffatti.
Lo U.S. Customs & Border Protection (CBP), che é un ufficio del Department of Homeland Security,
mantiene uno schedario nel quale sono annoverati i marchi e copyright che sono stati previamente
registrati allo USPTO o regolarmente rilasciati. In questo modo, le unitá di servizio doganali hanno
modo di contrastare l’importazione di prodotti contraffatti o che siano in violazione di diritti sul
marchio o sul copyright. Infatti, le autoritá doganali, avendo l’immediata disponibilitá di questi dati,
possono in sostanza monitorare l’ingresso di spedizioni sospette e prevenire l’esportazione e
l’importazione di merci contraffatte.
Dal novembre del 2005, é possibile procedere alla notificazione elettronica del marchio
registrato
presso
le
autoritá
competenti
(vedasi
il
sito
USPTO
presso
http://www.uspto.gov/web/trademarks/notices/tmrecorduscustoms.htm).
1.
Documenti a corredo della domanda di registrazione del marchio
Nell’inoltrare la domanda di registrazione di un marchio all’agenzia doganale (gli unici suscettibili di
registrazione sono i marchi iscritti nel registro Principale), il modulo deve contenere la seguente
documentazione:
(i)
il nome, l’indirizzo completo della societá e la nazionalitá del titolare (se si tratta di
una societá semplice o di persone, occorre specificare la cittadinanza di ciascun socio;
se altresí, si tratta di una associazione o di una societá di capitali, deve indicare lo
Stato, il paese, nonché altre affiliazioni politiche sotto le cui regole é organizzata,
incorporata o creata l’impresa);
(ii)
il luogo di produzione dei beni sui quali é apposto il marchio;
(iii)
il nome ed il luogo principale.
E’ necessario, altresí, indicare il nome e l’indirizzo societario principale di ciascuna persona fisica
straniera o di ciascuna persona giuridica autorizzata o con licenza di utilizzare il marchio, nonché
una dichiarazione circa l’autorizzazione all’uso; va inoltre, specificata l’identitá di qualsiasi societá
capo gruppo o sussidiaria o di altra societá straniera di proprietá dei primi o controllata dagli stessi,
che usi il marchio all’estero (secondo quanto dispone l’articolo 19 CFR §133.2).
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PROTEZIONE IP PRESSO LE DOGANE STATUNITENSI
A parte le informazioni contenute nella richiesta, bisogna inserire anche dei documenti specifici e il
pagamento di alcune tasse. Fra i documenti, é necessario presentare il certificato originale di
registrazione autenticato dallo USPTO. Per di piú, il richiedente ha l’obbligo, con la domanda, di
inviare 5 copie del certificato originale di registrazione. Da ultimo, é indispensabile pagare una tassa
dell’importo di 190 dollari USA per ciascun marchio che si intenda trascrivere con l’agenzia doganale.
Inoltre, qualora il marchio sia registrato in piú di una classe internazionale, la tassa di 190 dollari USA
si applica su ciascuna classe che si desideri registrare con le dogane.
Dopo aver inoltrato tutta la documentazione necessaria ed aver pagato le rispettive tasse, la
registrazione con l’agenzia competente diviene effettiva e fa fede la data nella quale la richiesta é stata
approvata, cosí come riscontrabile nell’avviso di registrazione emesso dall’agenzia stessa. La durata
di questa registrazione é la stessa di quella prevista per un marchio che sia stato previamente registrato
con lo USPTO, per cui, laddove divenga necessario rinnovare la registrazione del marchio con lo
USPTO, la stessa procedura deve essere attuata con l’agenzia doganale (ció implica che non vi sia un
rinnovo automatico).
2.
Documenti a corredo della domanda di registrazione del copyright
Per ottenere la registrazione del diritto di copyright con l’agenzia doganale, occorre che il copyright
stesso sia stato previamente registrato con l’ufficio competente, vale a dire presso lo U.S. Copyright
Office. Le informazioni normalmente richieste nel compilare una domanda avente tale scopo sono le
seguenti:
(i)
il nome e l’indirizzo completo del titolare o dei titolari del diritto d’autore;
(ii)
una dichiarazione che spieghi le circostanze di un danno immediato o potenziale
dovuto all’importazione effettiva o possibile di copie o di registrazioni fonetiche di
materiale protetto, qualora il richiedente ritenga che vi possa essere tale danno;
(iii)
il paese di produzione delle copie originali o delle registrazioni fonografiche di
materiale protetto;
(iv)
il nome e l’indirizzo principale di qualsiasi persona straniera o entitá commerciale
autorizzata o con licenza di usare il materiale protetto, ed una dichiarazione sull’uso
esclusivo autorizzato;
(v)
il titolo straniero del lavoro, se diverso dal titolo proposto negli USA; e
(vi)
nel caso di una richiesta di registrazione del copyright riguardante una registrazione
sonora, una dichiarazione che indichi il nome o i nomi dell’artista/artisti, ed ogni altro
nome che appaia sulla copertina della riproduzione della registrazione sonora, o nella
sua etichetta o nella confezione (come espressamente indicato nell’articolo 19 CFR
§133.32).
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Come giá visto nella richiesta di registrazione di un marchio, la domanda deve essere accompagnata
dalla documentazione aggiuntiva e dalle corrispettive tasse. Il documento piú importante é il
certificato autenticato dell’avvenuta registrazione del copyright emesso dallo US Copyright Office, che
mostri che la titolaritá é nelle mani del richiedente. In piú, debbono includersi 5 copie del certificato
di registrazione stesso. Da ultimo, la domanda deve includere le tasse per l’importo di 190 dollari USA
per ciascun diritto di copyright da trascrivere.
La domanda diventa effettiva il giorno in cui viene approvata, e fa fede quella data cosí come
riscontrabile nell’avviso di registrazione emesso dall’agenzia stessa. La durata della registrazione
consiste in 20 anni, a meno che il diritto d’autore detenuto dal richiedente decada prima di quella
data, nel qual caso anche la tutela doganale diviene nulla19.
19 Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto pubblicato in lingua inglese al seguente indirizzo: https://apps.cbp.gov/e-recordations/
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TRADE SECRETS
TRADE SECRETS
1.
Definizione
Il “trade secret” consiste in qualsiasi informazione a carattere commerciale o tecnologico che possa
essere utilizzata nel corso di operazioni societarie o aziendali; deve trattarsi di informazione riservata
e che abbia un valore tale da poter costituire un vantaggio economico, sia presente sia ipotizzabile,
sugli altri concorrenti. Si distingue dalle altre forme di protezione della proprietá intellettuale perché
puó durare fino a quando il segreto non venga scoperto legalmente.
L’ importanza di disciplinare i “trade secrets” risiede nel fatto che questi consentono di proteggere
l’informazione a tempo indeterminato e non richiedono che si debba seguire una procedura
particolare, con requisiti specifici per l’ottenimento di tali diritti, comportando anche un risparmio
economico.
Infatti, al contrario delle altre forme di tutela della proprietá intellettuale, i trade secrets nulla
contribuiscono alla conoscenza pubblica ma proteggono un segreto il cui titolare o non vuole o non
puó brevettare o proteggere in altra forma. Proprio perché da un trade secret non deriva un beneficio
pubblico, la sua protezione é piú complessa. Negli Stati Uniti la legge sui trade secrets consente di
impedire a terzi, che ne siano venuti a conoscenza in modo illegale contravvenendo alla legge, di fare
uso di tali informazioni e di recuperare i danni sostenuti.
2.
Normativa statunitense
Negli Stati Uniti, la normativa che regola questa disciplina fa riferimento allo Uniform Trade Secrets
Act (UTSA), ratificato da 44 stati, con alcune eccezioni, tra le quali lo stato di New York, che non lo
ha adottato. A differenza di altri istituti giuridici di proprietá intellettuale, i trade secrets non sono
regolati da uno statuto federale, bensí sono soggetti alla normativa statale di common law. Tuttavia,
va sottolineato che a seguito dell’emanazione dello Economic Espionage Act del 1996, nel capitolo
18 U.S.C. §§ 1831-1839, esiste una tutela a livello federale che riguarda l’utilizzo dei trade secrets e
le fattispecie di appropriazione indebita e plagio, simile a quanto rinvenuto nello UTSA.
Il primo caso riconosciuto come trade secret risale al 1868 in Massachusetts.
In particolare, la normativa vigente nello stato di New York verte su decisioni di common law e sulla
sezione 757 della Torts Law (danno), che enuncia il seguente: “Il trade secret puó consistere in
qualsiasi formula, sequenza, strumento o compilazione di informazioni che vengono usate nel corso
delle operazioni aziendali e che conferisce la possibilitá di acquisire un vantaggio sui concorrenti che
non ne abbiano cognizione oppure che non ne conoscano l’utilizzo”.
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3
Tipologie di trade secrets
Negli Stati Uniti, le fattispecie che possono essere tutelate come segreti commerciali, c.d. trade secrets,
ricadono sotto le seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
le formule per prodotti chimici, medicinali, cosmetici, prodotti alimentari;
i processi industriali;
le informazioni tecniche relative ad applicazioni pratiche di invenzioni brevettate o ancora
da brevettare;
il progetto esecutivo (in inglese, blueprint) o le caratteristiche dei prodotti;
i software per computer;
l’identitá di fornitori o acquirenti, liste di clienti, informazioni sui prezzi, piani marketing.
Tra gli esempi piú famosi di tutela dei segreti commerciali vi é la formula della “Coca Cola”.
4.
Iter d’esame
Negli Stati Uniti non esiste la registrazione dei Trade Secrets. Quindi, per stabilire se si tratti di una
fattispecie di “trade secrets”, cioé avente diritto a tutela giuridica, deve essere presente per lo meno
uno dei seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
la misura in cui quella informazione era conosciuta dagli altri;
la misura in cui quella informazione era conosciuta dagli impiegati e da altri all’interno
dell’azienda;
l’entitá delle misure prese per salvaguardare la segretezza dell’informazione;
il valore dell’informazione per l’azienda e per le societá concorrenti;
gli sforzi e gli oneri economici sostenuti dalla societá per lo sviluppo di quella
informazione;
la facilitá o la difficoltá con la quale l’informazione puó essere acquisita o duplicata da
altri.
Tu t e l a
Per lo piú, le cause concernenti violazioni di trade secrets ruotano attorno ai rapporti di
collaborazione professionale con i dipendenti, a prescindere se vi sia un rapporto sancito da contratto,
ai rapporti commerciali con le societá concorrenti, all’accesso a documenti pubblici o a richieste
tutelate dalla legge sul diritto all’informazione.
Le misure cautelative da intraprendere sono di tipo logistico o contrattuale. Fra le prime, vale la pena
menzionare che puó essere utile limitare l’accesso all’informazione del personale interno all’azienda,
che é importante categorizzare l’informazione stessa, che si dovrebbero conservare sotto chiave le
liste dei clienti, le formule segrete e i campionari.
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TRADE SECRETS
Fra le misure contrattuali, si rilevano i contratti d’impiego, i contratti di licensing e gli accordi di non
divulgazione. Con riguardo alla prima misura contrattuale, e cioé ai contratti d’impiego, questi deveno
essere cogenti ed aggiornati; puó essere utile chiedere ai nuovi dipendenti se, in precedenza, abbiano
firmato accordi simili con i datori di lavoro anteriori. Importante é anche che l’azienda abbia in atto
un piano di sviluppo della proprietá intellettuale e che vi sia una procedura per la registrazione dei
dati ed una prassi consolidata per la raccolta dati durante la ricerca e sviluppo.
Laddove necessitassero misure di contenimento, si puó ricorrere ad un provvedimento d’urgenza,
oppure negoziare un contratto di licensing oppure iniziare un contenzioso, ottenendo un’inibitoria
preliminare, oppure presentare un atto di citazione e ricorso e procedere alla fase di richiesta di
divulgazione delle prove.
Normalmente i casi concernenti i trade secrets coinvolgono tre parti: l’attore, cioé l’azienda che si é
vista sottrarre i trade secrets; il convenuto, e qui puó trattarsi di un ex dipendente o di un imprenditore
che se ne sia impossessato ed il coimputato nella causa, cioé il nuovo datore di lavoro.
Alcuni possibili ricorsi nei confronti dell’ex dipendente possono essere l’ottenimento di un
provvedimento d’urgenza, una causa intentata per contravvenzione agli obblighi contrattuali, o per
violazione dell’obbligo fiduciario, o per appropriazione indebita di trade secrets, o per interferenza
contrattuale illecita, concorrenza sleale, ecc. Si puó ricorrere nei confronti del nuovo datore di lavoro
con provvedimenti d’urgenza, oppure intentando causa per concorrenza sleale nonché per
interferenza contrattuale illecita, ecc. D’altronde, l’azione dell’attore deve essere tempestiva e
supportata dai fatti e da una adeguata documentazione cartacea.
Bisogna tenere a mente che laddove venga rilasciato un provvedimento d’urgenza, negli Stati Uniti é
l’avente diritto a dover dimostrare la violazione, anche in conformitá con i dettami del CPLR (Civil
Practice Law Rules, cioé le Regole di Procedura Civile).
Il convenuto, d’altro canto, qualora si tratti di un ex impiegato, deve aver cura di esaminare
attentamente il contratto d’impiego precedente per dimostrare che non vi sia stata appropriazione
indebita di un trade secret. Laddove invece si tratti del datore di lavoro attuale, puó essere utile che
questi conduca una valutazione interna per stabilire se l’azienda abbia volutamente utilizzato
l’informazione a disposizione dell’impiegato accusato di appropriazione indebita di trade secret.
5.1
Sanzioni
Per la legge federale il furto di trade secrets é un crimine. Le sanzioni previste in caso di spionaggio
economico a vantaggio di un’entitá estera sono un’ammenda fino a 500.000 dollari USA per gli
individui e 1.000.000 di dollari USA per le organizzazioni ovvero la reclusione non superiore a 15
anni, o entrambe le sanzioni.
In caso di furto di segreti commerciali, é previsto il pagamento di una multa fino a 500.000 dollari
USA per gli individui e 5.000.000 di dollari USA per le organizzazioni, o 10 anni di reclusione, o
entrambe le sanzioni. Inoltre, il giudice può ordinare il sequestro, la confisca e la disposizione di tutte
le proprietà che costituiscono o sono frutto della violazione.
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CONCORRENZA SLEALE
1.
Riferimenti normativi
La disciplina sulla concorrenza sleale, c.d. “Unfair Competition”, é finalizzata a tutelare il corretto
funzionamento del mercato concorrenziale, impedendo comportamenti sleali che siano idonei ad
ingannare i consumatori. Il concetto di concorrenza sleale copre una vasta serie di comportamenti
illeciti (Tort). Non esistendo una teoria precisa e ben delineata sulla concorrenza sleale, é difficile
fornire una chiara definizione di tale concetto ed una elencazione esaustiva delle condotte che vi
rientrano.
La disciplina della concorrenza sleale negli Stati Uniti si é sviluppata inizialmente nelle corti di
giustizia, in un contesto di common law. In un primo momento il concetto di concorrenza sleale
veniva identificato con i casi in cui veniva sanzionato il comportamento di un concorrente che sviasse
la clientela creando confusione tra i segni distintivi propri e quelli di un altro concorrente (“passing
off”). Il concetto di “passing off” é piú vasto rispetto a quello di trademark infringement, che é limitato
alla contraffazione del marchio di un concorrente. Con il passare del tempo la nozione di concorrenza
sleale é andata via via ampliandosi, fino a ricomprendere anche condotte che non sono propriamente
confusorie.
Inoltre, la disciplina sulla concorrenza sleale é stata anche sia attraverso trattati internazionali, ai quali
hanno aderito gli Stati Uniti e nei quali vengono sanzionate le condotte di concorrenza sleale; sia
attraverso regolamenti a livello statale e federale.
Per quanto riguardo i trattati internazionali, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
-
Art. 10-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietá intellettuale;
Art. 20 del General Inter-American Convention for Trademarks and Commercial Protection.
Per quanto riguarda la normativa interna agli Stati Uniti, l’illecito concorrenziale viene regolato dalle
singole normative statali, che possono variare nei diversi Stati. Per fare un esempio, soltanto alcuni
Stati, tra i quali lo stato di New York, richiedono che venga dimostrata la mala fede del soggetto che
ha compiuto un atto di concorrenza sleale.
Molti degli Stati hanno adottato uno dei seguenti modelli per legiferare sul tema della concorrenza
sleale:
-
Uniform Deceptive Trade Practices Act
Model State Trademark Bill.
A livello federale, invece, le principali leggi sulla concorrenza sleale sono il Lanham Act e il Federal
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CONCORRENZA SLEALE
Trade Commission Act.
In base al Lanham Act, con particolare riguardo agli artt. 43(a) e 44(h), possono essere individuati tre
generi di illecito concorrenziale suscettibili di avere rilevanza a livello federale:
-
la falsa indicazione dell’origine di beni o servizi;
la falsa rappresentazione o descrizione di beni o servizi;
le pratiche sleali previste da convenzioni internazionali.
I possibili rimedi previsti dall’Art. 43(a) del Lanham Act sono i seguenti:
-
provvedimento inibitorio: per la concessione di questo rimedio é sufficiente dimostrare la
mera probabilitá (likelihood) di confusione;
risarcimento danni: per questo rimedio, invece, bisogna poter dimostrare che si sia
effettivamente verificato uno sviamento della clientela dal quale ne sia derivato un danno
economico.
Il Federal Trade Commission Act attribuisce alla FTC (Federal Trade Commission) ampi poteri per
tutelare i consumatori e gli imprenditori contro atti di concorrenza sleale. La FTC ha in piú occasioni
esercitato i suoi poteri proibendo svariate attivitá che altrimenti non sarebbero state sanzionabili.
Molte delle regole adottate dalla FTC sono rinvenibili nel Titolo 16 del Code of Federal Regulation.
In caso di conflitto tra normativa federale e statale, prevale la normativa federale.
2.
Fattispecie di concorrenza sleale
Non esiste una definizione precisa del concetto di concorrenza sleale, né le varie condotte che
possono essere considerate atti di concorrenza sleale possono venire catalogate in maniera precisa ed
esaustiva. Per l’individuazione di una condotta di concorrenza sleale é necessario fare riferimento al
contesto di volta in volta rilevante.
Per prima cosa, perché possa individuarsi una condotta di concorrenza sleale, é necessario che vi sia
un rapporto di concorrenza tra i soggetti. E’ pertanto necessario che i beni o servizi offerti abbiano
come destinatario la medesima clientela, e che tali beni o servizi siano finalizzati a soddisfare gli stessi
bisogni. In ogni caso, non é necessario che il rapporto di concorrenza sussista in concreto, essendo
sufficiente che sia meramente potenziale, purché si tratti di una probabilitá concreta.
In secondo luogo, nell’identificare le principali condotte che possono essere sanzionate come atti di
concorrenza sleale, si deve tenere presente una distinzione fondamentale.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
Da una parte, rientrano nel concetto di concorrenza sleale tutti quei comportamenti che siano idonei
a creare confusione nel pubblico circa l’origine dei prodotti commercializzati. Possono rientrare in
questa categoria le condotte idonee a creare confusione con il marchio o con qualsiasi altro elemento
distintivo che contraddistingua i prodotti di un altro concorrente: parole, frasi, colori, figure, ecc.
Dall’altra parte, rientrano nel concetto di concorrenza sleale anche condotte che non creano
confusione circa l’origine dei prodotti. Possibili esempi di questa categoria sono le condotte di
denigrazione o di screditamento dei prodotti o dell’attivitá di un concorrente, di diffusione di notizie
false, di pubblicitá falsa, decettiva o fuorviante del proprio prodotto e dello sfruttamento
dell’immagine altrui.
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TABELLA DI SINTESI
SISTEMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
MARCHI
BREVETTI
DIRITTO D’AUTORE
Code of Federal Regulation; Lanham Act; Titolo 35, United States Code; Copyright Act; Digital Millennium
Fonti normative TDRA - Trademark Dilution Revision Act. American Inventors Protection Act.
Copyright Act; Sonny Bono
Copyright Term Extension Act;
Copyright Royalty and Distribution
Reform Act.
Oggetto
Tipologia DPI
Tutela
Sono tutelabili segni distintivi come
parole, disegni, slogans, simboli e forme
attraverso i quali un’impresa rende
riconoscibili i propri prodotti e/o servizi.
Sono tutelabili nuove ed utili
invenzioni
ovvero
laddove
costituiscano un nuovo e utile
miglioramento di prodotti già esistenti.
Qualunque opera che abbia un
minimo requisito di originalitá e la
cui forma espressiva sia tangibile.
Non sono quindi protetti i concetti.
Sono tutelati come marchi i brand
names, che caratterizzano l’origine di un
prodotto; i trade dress, grafica, colore o
forma della confezione di un prodotto e
che con l’uso identificano il prodotto
stesso; i service marks, laddove il
marchio identifica i servizi e li
contraddistingue da quelli altrui; i
certification marks, che individuano
prodotti o servizi rispondenti a dei
requisiti specifici; i collective marks
(marchi collettivi).
Esistono 3 tipologie di brevetto: lo
”utility patent”, o brevetto di utilitá, il
“design patent”, o brevetto di design,
ed il “plant patent”, o brevetto per le
varietá vegetali.
Forme
di
espressione
che
costituiscono opere dell’ingegno
appartenenti alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, alla
cinematografia e al software.
Tutela il marchio dal rischio di Preclude a terzi la produzione, l’uso o Protegge contro l’uso, copia e
confusione o appannamento della sua la
cessione
non
autorizzata duplicazione non autorizzati.
distintivitá da parte di altri marchi.
dell’invenzione brevettata da parte di
altri nel territorio statunitense per un
periodo di tempo limitato.
Requisiti per la
registrazione
L’uso in commercio del marchio, Invenzione in forma tangibile secondo Registrazione federale.
secondo il principio first to use e/o il principio del first to invent; la
registrazione statale/federale.
registrazione rafforza la tutela dei
diritti.
L’uso in “buona fede” del marchio; Novitá,
Originalitá.
l’effettivo uso dello stesso ( “first to use”); Non-ovvietá,
il richiedente straniero, che ha Utilitá,
nazionalitá, domicilio o altra sede della
propria impresa in un Paese firmatario Liceitá.
della Convenzione di Parigi o altro
trattato a cui aderiscono gli Stati Uniti,
entro 6 mesi dal deposito della domanda
nel paese d’origine.
Vantaggi della
registrazione
Diritto di prioritá; dimostrazione della Rivendicazione della titolaritá;
titolaritá;
rimedi
in
caso
di maggiore
tutela
in
caso
contraffazione, registrazione presso le contraffazione.
Dogane USA.
Come ottenere
un DPI
Simbologia del
titolo
Durata del
diritto
Risarcimento danni e delle spese
di legali; registrazione presso le
Dogane USA.
TM o SM, opzionale per i marchi non Opzionale ma preferibile. Per i brevetti
registrati; ® o “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off”, pendenti, “Patent applied for” o
“Pat.Pending”; per i brevetti concessi
se i marchi sono stati registrati.
“Patent” o “Pat” con il numero di
registrazione.
Uso del marchio; durata di 10 anni, La durata dei brevetti depositati a
rinnovabili, ogni volta, per periodi di altri partire dall’8.6.1995 é di venti anni
dalla data di deposito dalla domanda.
10 anni.
Il titolo di esclusiva per un brevetto
d’invenzione o di utilitá o di nuove
varietá vegetali é di 20 anni mentre per
i disegni ornamentali é di 14 anni.
73
Dopo il 1.3.1989, opzionale. E’
preferibile apporre il simbolo © con
il nome dell’autore e l’anno della
prima pubblicazione.
Dal 1 gennaio 1978 in poi, la tutela
copre tutta la vita dell’autore o degli
autori ed oltre, fino a 70 anni dalla
loro morte; tuttavia, qualora si tratti
di un’opera attuata quale oggetto di
un rapporto contrattuale, la durata
prevista é di 95 anni dalla
pubblicazione oppure di 120 anni
dalla creazione, a seconda della
data che risulti essere piú breve.
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TABELLA DI SINTESI
SISTEMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN ITALIA
MARCHI
BREVETTI PER
DIRITTO D’AUTORE
INVENZIONI/MODELLI
D.L. 30/2005 (Codice della Proprietá D.L. 30/2005 (Codice della Proprietá Legge n. 633/1941; D.L. 68/2003
Fonti Normative Industriale, artt. 1 e 29) per marchi Industriale); Legge n. 296/2006; Legge per copia privata.
collettivi; (artt. 1-29) per indicazioni n.
78/2006
per
invenzioni
geografiche.
biotecnologiche.
Oggetto
Tipologia DPI
Tutela
Come ottenere
un DPI
Segni distintivi come parole, disegni, Soluzioni nuove ed originali di un
slogans, simboli e forme attraverso i quali problema tecnico con applicabilitá
un’impresa rende riconoscibili i propri industriale.
prodotti e/o servizi.
Opere dell’ingegno di carattere
creativo appartenenti a: letteratura,
musica, arti figurative, architettura,
teatro e cinematografia, in qualsiasi
modo o forma di espressione”; sono
compresi fra le opere letterarie “i
programmi per elaboratore”.
Marchi d’impresa; Marchi collettivi
utilizzati da un gruppo di imprenditori
aventi caratteristiche di processo o di
prodotto comuni; Indicazioni geografiche
e denominazioni di origine che
identificano un paese, una regione o una
località, il cui prodotto ne é originario e le
cui qualità, reputazione o caratteristiche
sono dovute all’ambiente geografico
d’origine, comprensivo dei fattori naturali,
umani e di tradizione.
La registrazione del marchio attribuisce al
titolare il diritto di far uso esclusivo del
marchio con la conseguente facoltà di
vietare a terzi l’utilizzo dello stesso.
Si distinguono due categorie di
diritti: morale (strettamente legato
alla persona dell’autore) e
patrimoniale (è originariamente
dell’autore, il quale può cederlo
dietro compenso, ma anche
gratuitamente, ad un acquirente
licenziatario).
Brevetto per invenzione industriale;
Brevetto per modello di utilitá (nuovi
modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione o
di impiego a macchine, o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti di uso in
genere); Brevetto per modelli e design;
Brevetto per nuove varietá vegetali;
Brevetto
per
topografie
di
semiconduttori;
Certificato
complementare per i farmaci.
L’oggetto del brevetto é un prodotto o
un procedimento. Il titolare preclude a
terzi la produzione, l’uso o la cessione
non autorizzata dell’invenzione
brevettata o del procedimento, nonché
l’importazione degli stessi per scopi
commeciali.
La registrazione consente di
proteggere
dal
plagio
e
dall’uso/copia non autorizzati le
opere
letterarie,
musicali,
cinematografiche, i disegni, le
fotografie ed i software.
Registrazione presso UIBM. Uso di fatto, Deposito
presso
UIBM
di Il diritto nasce con la creazione
ma la legge italiana garantisce tutela un’nvenzione in forma tangibile dell’opera, che é una «particolare
espressione del lavoro intellettuale»;
maggiore al marchio registrato.
secondo il principio del first to file.
la registrazione presso la SIAE o
alcune forme di pubblicazione.
Per i marchi i requisiti sono: astratta
Requisiti per la capacità
distintiva;
novità,
registrazione
rappresentabilità grafica; originalità;
liceità.
Per i brevetti i requisiti sono: novitá L’espressione
della
crezione
assoluta,
attivitá
inventiva, artistica e della sua estrinsecazione
applicabilitá industriale e liceitá. Per a terzi.
disegni/modelli i requisiti sono:
novitá, carattere individuale e liceitá.
Vantaggi della
registrazione
Diritto di prioritá, diritto di esclusiva e in Diritto di prioritá; diritto di esclusiva e
caso di violazione la richiesta dei in caso di violazione la richiesta dei
provvedimenti cautelari: descrizione, provvedimenti cautelari.
sequestro dei prodotti contraffatti,
inibitoria della produzione.
Rivendicazione della titolaritá;
maggiore tutela in caso di disputa.
In caso di pirateria sono previste
sanzioni penali.
Simbologia del
titolo
Il simbolo ® viene posto a fianco dei
marchi depositati. Costituisce un reato
l’apposizione del simbolo per un marchio
non registrato.
Per i brevetti le diciture “brevetto” o
“brevetto in corso di registrazione”;
per i disegni, le diciture “design
registrato”, “registered” o “RD”.
La ©, simbolo del “copyright”,
seguita dall’anno di prima
pubblicazione dell’opera e dal
nominativo della persona o società
che detiene i diritti di sfruttamento
esclusivi sulla stessa.
Un marchio dura 10 anni dal deposito e Dalla data di deposito: 20 anni per le
può essere rinnovato un numero illimitato invenzioni, 10 anni per i modelli di
utilita; Dalla concessione del brevetto:
di volte.
20 anni per le nuove varietá vegetali
(30 anni per alberi e viti), 5 anni
prorogabili per quinquenni successivi
fino a 25 anni per modelli e disegni.
In linea generale, ha una durata
limitata nel tempo che decorre dal
momento della creazione fino a 70
anni dalla morte dell’autore.
Durata del
diritto
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
INDIRIZZI UTILI
Uffici Governativi USA
Uffici e sedi diplomatiche italiane
US PATENT AND TRADEMARK OFFICE:
ICE - ISTITUTO NAZIONALE PER IL
COMMERCIO ESTERO
Madison Buildings, 600 Dulany Street
Alexandria, VA 22215
Phone: (571) 272-1000
Fax: (571) 273-8300
Toll Free: (800) 786-9199
www.uspto.gov
Sezione per la promozione degli Scambi del Consolato
Generale d’Italia
33 East 67th Street
New York, NY 10065
Tel. (212) 980-1500
Fax (212) 758-1050
e-mail:[email protected]
www.ice.gov.it
www.italtrade.com
US COPYRIGHT OFFICE
101 Independence Avenue, SE
Washington, DC 20559-6000
Phone: (202) 707-5959
www.copyright.gov
AMBASCIATA D’ITALIA
3000 Whitehaven Street, NW
Washington, DC 20008
Fax: (202) 518-2147
www.ambwashingtondc.esteri.it
US CUSTOMS AND BORDER OF PROTECTION
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20229
Phone: (202) 344-1770
Fax: (202) 344-1393
www.cbp.gov
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NEW YORK
Consulate General of Italy in New York
690 Park Avenue
New York NY 10065
Phone: (212) 439-8600 ext.09
Fax: (212) 439-8668
www.consnewyork.esteri.it
OFFICE OF THE US TRADE REPRESENTATIVE:
600 17th Street, NW
Washington, DC 20508
Phone: (202) 395-7360
www.ustr.gov
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
La stesura dei testi é stata frutto dell’intensa attivitá di collaborazione tra il Desk per la Tutela della Proprietá
Intellettuale di New York e lo Studio legale statunitense “Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP”.
In particolare, un sentito ringraziamento della Responsabile del Desk va all’avv. Alan D’Ambrosio, all’avv.
Marlene Zarfes, al dott. Lorenzo Fabbrini del prestigioso Studio Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP per
l’accurata assistenza fornita nella redazione della guida e all’avv. Sabina Lepre Leva, assistente legale del
Desk di New York, per la sapiente attivitá di ricerca e di analisi dei contenuti.
Intellectual Property Rights Desk - New York
33 East 67th Street,
New York, NY 10065
Tel. (212) 980-1500
Fax (212) 758-1050
e-mail: [email protected]
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www.italtrade.com
Responsabile: Donatella Iaricci
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
666 Fifth Avenue
New York, NY 10103-0001
Tel. (212) 506-5333
Fax (212) 506-5151
e-mail: [email protected]
www.orrick.com
Alan A. D’Ambrosio, Partner
Credits
Ideazione e sviluppo della struttura, redazione testi
Donatella Iaricci, Sabina Lepre Leva
Redazione testi e supervisione contenuti
Alan D’Ambrosio, Marlene Zarfes, Lorenzo Fabbrini
Grafica
Marc Littell
Disclaimer: Il contenuto di questa pubblicazione ha carattere meramente informativo e non costituisce una opinione
o un parere legale di natura professionale da parte degli avvocati che hanno collaborato alla preparazione di questa
pubblicazione.
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GUIDA PRATICA SUL SISTEMA DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE NEGLI STATI UNITI
Embassy of Italy
Washington D.C.