UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Divisione d’Opposizione
OPPOSIZIONE N. B 1 851 792
Alman Group S.r.l., Via San Nicolò, 33, 34121 Trieste, Italia (opponente), rappresentata
da Studio Tecnico S.A.I. S.A.S, Via Imbriani, 2, IV P, 34122 Trieste, (TS), Italia
contro
Preline D.O.O., Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenia (richiedente), rappresentato da
Andrea Pregarc, Preline D.O.O., Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenia.
Il 29/03/2012, la Divisione Opposizione ha emanato la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 1 851 792 è accolta parzialmente, ovvero per i seguenti
prodotti e servizi contestati:
Classe 3: Cosmetici; Olii essenziali, cosmetici; Creme cosmetiche; Set di
cosmetici; Cosmetici per la cura della pelle; Preparati cosmetici; Concentrati
cosmetici per la pelle; Lozioni per uso cosmetico; Profumeria, oli essenziali,
cosmetici, lozioni per capelli; Prodotti abbronzanti (cosmetici); Astringenti per
uso cosmetico; Decoloranti per uso cosmetico; Decalcomanie decorative per
uso cosmetico; Coloranti (cosmetici); Oli per uso cosmetico per il bagno;
Cosmetici per le sopracciglia; Preparazioni cosmetiche per trattamenti
dimagranti; Prodotti cosmetici per animali; Tinture cosmetiche; Nécessaires di
cosmetica; Cosmetici per il bagno; Cosmetici per le ciglia; Matite per uso
cosmetico; Adesivi per uso cosmetico; Latte di mandorle per uso cosmetico;
Grassi per uso cosmetico; Oli per uso cosmetico; Bastoncini per uso
cosmetico; Pomate per uso cosmetico; Fazzolettini imbevuti di lozioni
cosmetiche; Ovatta per uso cosmetico; Ovatta e bastoncini ovattati per uso
cosmetico; Gelatine di petrolio per uso cosmetico; Salviette umidificate per
uso igienico e cosmetico; Perossido d'idrogeno per uso cosmetico.
Classe 16: Temperini per matite cosmetiche.
Classe 18: Astucci per cosmetici; Astucci per cosmetici (vuoti); "vanity case"
(vuoti).
Classe 21: Utensili per la cosmesi; Pennelli per cosmetici;Spazzole per uso
cosmetico; Contenitori per cosmetici.
Classe 44: Cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in
materia di cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza.
2. La domanda di marchio comunitario n. 9 652 091 è respinta per tutti i prodotti
suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792
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MOTIVAZIONE:
L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della
domanda di marchio comunitario n. 9 652 091, che si basa, inter alia, sulla
registrazione di marchio Comunitario n. 9 511 701. L'opponente ha invocato l'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMC.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8(1)(b) RMC
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono
interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei
prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e
dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.
L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia
procedurale, la Divisione d’Opposizione procederà innanzitutto con l'esame
dell'opposizione in relazione al marchio anteriore Comunitario n. 9 511 701.
a) I prodotti e i servizi
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la
natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i
produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Creme solari; Prodotti cosmetici; Preparati per il corpo e di bellezza;
Profumeria (prodotti di -); Toilette (prodotti per la -);
Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori alimentari vitaminici e minerali;
Classe 30: Alimenti dietetici a base di farina di frumento e soia con predominanza di
vitamine, minerali ed oligoelementi.
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Class 3: Cosmetici; Olii essenziali, cosmetici; Creme cosmetiche; Set di cosmetici;
Cosmetici per la cura della pelle; Preparati cosmetici; Concentrati cosmetici per la
pelle; Lozioni per uso cosmetico; Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per
capelli; Prodotti abbronzanti (cosmetici); Astringenti per uso cosmetico; Decoloranti per
uso cosmetico; Decalcomanie decorative per uso cosmetico; Coloranti (cosmetici); Oli
per uso cosmetico per il bagno; Cosmetici per le sopracciglia; Preparazioni cosmetiche
per trattamenti dimagranti; Prodotti cosmetici per animali; Tinture cosmetiche;
Nécessaires di cosmetica; Cosmetici per il bagno; Cosmetici per le ciglia; Matite per
uso cosmetico; Adesivi per uso cosmetico; Latte di mandorle per uso cosmetico;
Grassi per uso cosmetico; Oli per uso cosmetico; Bastoncini per uso cosmetico;
Pomate per uso cosmetico; Fazzolettini imbevuti di lozioni cosmetiche; Ovatta per uso
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cosmetico; Ovatta e bastoncini ovattati per uso cosmetico; Gelatine di petrolio per uso
cosmetico; Salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; Perossido d'idrogeno per
uso cosmetico.
Class 16: Temperini per matite cosmetiche.
Class 18: Astucci per cosmetici; Astucci per cosmetici (vuoti); "vanity case" (vuoti).
Class 21: Utensili per la cosmesi; Pennelli per cosmetici; Spazzole per uso cosmetico;
Contenitori per cosmetici.
Class 42: Ricerche in cosmetica.
Class 44: Cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in materia di
cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza.
Prodotti della classe 3
I cosmetici e preparati cosmetici del richiedente sono identici ai prodotti cosmetici.
Gli olii essenziali del richiedente sono simili ai prodotti cosmetici dell’opponente in
quanto hanno identica natura, identici canali di distribuzione e identico consumatore
finale.
I contestati prodotti di profumeria sono molto simili ai prodotti cosmetici dell’opponente
in quanto hanno identica natura, identici canali di distribuzione, identico consumatore
finale ed identica origine produttiva.
Altrettanto sono considerati altamente simili ai prodotti cosmetici dell’opponente i
fazzolettini imbevuti di lozioni cosmetiche,e le salviette umidificate per uso igienico e
cosmetico del richiedente in quanto servono allo stesso scopo, possono avere la
stessa provenienza produttiva, condividono i canali di distribuzione e sono destinati allo
stesso consumatore finale.
Per quanto riguarda gli adesivi per uso cosmetico, i bastoncini per uso cosmetico,
l’ovatta per uso cosmetico, ovatta e bastoncini ovattati per uso cosmetico del
richiedente, essi sono considerati simili ai prodotti cosmetici per i quali il marchio
anteriore gode protezione perché possono coincidere nell’origine di produzione,
consumatore finale e canale di distribuzione.
Tutti gli altri prodotti della domanda e cioè creme cosmetiche; set di cosmetici;
cosmetici per la cura della pelle; concentrati cosmetici per la pelle; lozioni per uso
cosmetico; lozioni per capelli; prodotti abbronzanti (cosmetici); astringenti per uso
cosmetico; decoloranti per uso cosmetico; decalcomanie decorative per uso
cosmetico; coloranti (cosmetici); oli per uso cosmetico per il bagno; cosmetici per le
sopracciglia; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per
animali; tinture cosmetiche; nécessaires di cosmetica; cosmetici per il bagno; cosmetici
per le ciglia; matite per uso cosmetico; adesivi per uso cosmetico; latte di mandorle per
uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; oli per uso cosmetico; pomate per uso
cosmetico; gelatine di petrolio per uso cosmetico e perossido d'idrogeno per uso
cosmetico sono prodotti per uso cosmetico e quindi rientrano nella categoria generale
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dei prodotti cosmetici del marchio anteriore e devono pertanto considerarsi come
identici.
Prodotti della classe 16
I temperini per matite cosmetiche contestati oltre all’implicito rapporto di
“complementarietà”, anche se in senso lato, rispetto ai suddetti specifici prodotti
cosmetici dell’opponente, sono commercializzati attraverso gli stessi canali di
distribuzione ed hanno la stessa origine produttiva. Pertanto devono essere considerati
come simili.
Prodotti della classe 18
Anche con riferimento ai prodotti della classe 18 della domanda valgono le stesse
considerazioni di cui ai prodotti della classe 16, e cioè, anche in questo caso, oltre
all’implicito rapporto di “complementarietà” con i prodotti cosmetici dell’opponente che
deriva dalla loro specifica destinazione a contenere “per cosmetici” (ciò vale anche per
i prodotti “vanity case”), si deve rilevare che sono commercializzati attraverso gli stessi
canali di distribuzione, come le profumerie e i cosmetici dell’opponente ed hanno la
stessa origine produttiva. Pertanto devono essere considerati come simili.
Prodotti della classe 21
Anche nel caso degli utensili per la cosmesi; pennelli per cosmetici; spazzole per uso
cosmetico; contenitori per cosmetici di cui alla domanda di marchio, oltre all’implicito
rapporto di “complementarietà” con i prodotti cosmetici dell’opponente che deriva
dall’essere concepiti come specificamente destinati all’uso con prodotti cosmetici, si
deve rilevare che sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione,
come le profumerie e cosmetici, mentre possono avere la stessa origine produttiva.
Pertanto devono essere considerati come simili.
Servizi della classe 42
I servizi ricerche in cosmetica della domanda, benché offerti in relazione a prodotti
cosmetici, hanno natura intrinseca diversa dai prodotti cosmetici e tutti glie altri prodotti
dell’opponente nella stessa classe 3, procedono da diverse entità economiche e sono
destinati ad un pubblico diverso (produttori / consumatori finali). Inoltre, non vi è ne un
rapporto di complementarietà ne di concorrenzialità tra questi servizi e prodotti.
Pertanto devono essere considerati come dissimili.
Ancora meno esistono punti di contatto con i rimanenti prodotti nelle classi 5 e 30
dell’opponente. Pertanto anch’essi devono essere considerati dissimili dai suddetti
servizi del richiedente.
Servizi della classe 44
I servizi cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in materia di
cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza della domanda sono complementari a
tutti i prodotti in classe 3 del marchio anteriore. Inoltre, i prodotti del marchio anteriore
sono commercializzati attraverso gli stessi canali che offrono i servizi di cui alla
domanda e sono rivolti allo stesso consumatore finale. Infine, la fonte produttiva dei
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prodotti e servizi in questione è anche la stessa. Pertanto devono essere considerati
come simili.
b) I segni
ATTIVA BRONZ
Marchio anteriore
ACTIVEBRONZ
Marchio contro
opposizione
cui
viene proposta
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
A livello visivo, i marchi sono simili nella misura in cui la domanda di marchio
condivide con il marchio anteriore 9 lettere su undici, e cioè le lettere A-T-I-V-B-R-O-NZ. Le differenze fra i segni riguardano il fatto che la domanda è costituita da un’unica
parola rispetto al marchio anteriore che è costituito dalle due parole ATTIVA BRONZ e
dalla sostituzione delle lettere T e A del marchio anteriore con le corrispettive lettere C
ed E della domanda. Pertanto i segni sono visivamente molto simili.
A livello fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse
parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei marchi coincide nelle lettere “ATIV” e
“BRONZ” nonché, almeno in una parte rilevante del territorio, delle sillabe ti-bronz,
mentre è simile per le rimanti sillabe AC/AT o AC/A; VA/VE. Pertanto, in quei limiti, i
marchi sono simili dal punto di vista fonetico. I marchi si differenziano per quanto
riguarda le rimanenti lettere “T, A” nel marchio anteriore e “C,E” nel marchio contestato
A livello concettuale, la parola BRONZ presente in entrambi i segni, contiene, per una
parte del pubblico di riferimento, un’allusione al metallo “bronzo” ovvero al colore del
“bronzo” che tra l’altro, da parte del pubblico di riferimento (per es. quello italiano), viene
anche usato per descrivere il colore bronzeo della pelle quando esposta al solo. D’altra
parte, anche gli elementi verbali ATTIVA ed ACTIVE sono comprensibili per una parte
rilevante del pubblico di riferimento in quanto li assocerà al concetto di attività, espresso
con parole molto simili, in diverse lingue dell’Unione. Pertanto i segni sono
concettualmente molto simili per una parte rilevante del pubblico di riferimento. D’altra
parte, in altri paesi dell’Unione, come ad esempio la Germania, l’Inghilterra, piuttosto che
l’Ungheria o la Danimarca la parola BRONZ non ha alcun significato ovvero, un
significato limitato al riferimento bronzo inteso come metallo.
Di conseguenza, i segni, oggetto della comparazione, sono per una parte del pubblico di
riferimento concettualmente identici nel caso in cui tutti e due gli elementi dei quali sono
composti i rispettivi segni saranno associati allo stesso significato. Essi sono, invece,
concettualmente simili per la parte del pubblico che percepirà solamente il significato
degli elementi ATTIVA ed ACTIVE. Se una parte del pubblico di riferimento dovesse
associare un significato solo con uno dei segni o con nessun dei rispettivi elementi, i
segni sono da considerarsi non concettualmente simili.
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Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e (ove rilevanti)
concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.
c) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in
conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere
considerati chiaramente più dominanti (visivamente appariscenti) rispetto ad altri
elementi.
Rispetto alla distintività dei singoli elementi, invece, va rilevato che parte del pubblico di
riferimento (per es. quello italiano), assocerà l’elemento BRONZ, presente in entrambi i
segni, con il colore bronzeo della pelle quando viene esposta al solo. Riferendosi una
parte dei prodotti e servizi coperti dai marchi in questione a prodotti cosmetici e servizi di
cure d’igiene e bellezza, si considera che questo elemento sia allusivo e, pertanto,
abbia una valenza modesta per i prodotti e servizi nelle classi 3 e 44. La parte del
pubblico di riferimento che comprende il significato dell'elemento non presterà
maggiore attenzione a questo elemento di modesta valenza rispetto agli altri elementi
più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di questo elemento di modesta
valenza è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in
questione.
Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà un significato nell’elemento
BRONZ in riferimento ai summenzionati prodotti e servizi, lo stesso gode di una
normale distintività.
In quanto agli elementi ATTIVA ed ACTIVE che almeno da una parte dei consumatori
verranno associati al concetto di attività, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti
di termini che sono comunemente utilizzati nel settore cosmetico o dei prodotti della
cura del corpo, come suggestivo di una particolare efficacia dei prodotti stessi. Essi
sono, pertanto, da considerarsi deboli. La parte del pubblico di riferimento che
comprende il significato di questi elementi non presterà maggiore attenzione a questi
elementi deboli rispetto agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza,
l'impatto di questo elemento di modesta valenza è limitato in sede di valutazione del
rischio di confusione fra i marchi in questione.
Per la parte, ove ci fosse, del pubblico che non associa un significato alle parole
ATTIVA/ACTIVE, si deve riconoscere una normale distintività delle stesse.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L'opponente non ha rivendicato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà
sul suo carattere distintivo intrinseco. Innanzitutto, va sottolineato il fatto che la
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combinazione dei due elementi ATTIVA e BRONZ, di per se non particolarmente
distintivi se considerati separatamente in relazione ai prodotti di bellezza e cosmetici,
in relazione ad una parte del pubblico, è invece dotata di un certo grado di arbitrarietà
nel suo complesso ed è pertanto sufficientemente distintiva. D’altra parte, con
riferimento a tutti quei paesi dell’Unione in cui la parola BRONZ non suggerisce
nessun collegamento con prodotti cosmetici abbronzanti, il carattere distintivo della
combinazione ATTIVA BRONZ deve considerarsi come normale.
e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
Nel caso in esame, i prodotti e servizi, per i quali potrebbe sussistere un rischio di
confusione, sono rivolti al grande pubblico.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I segni a confronto sono caratterizzati da un’importante somiglianza visiva e fonetica e,
per una parte rilevante del territorio di riferimento, anche concettuale. Di conseguenza,
si ritiene che le differenze visive e fonetiche esistenti fra i segni non siano sufficienti
per controbilanciare le somiglianze visive, fonetiche e (ove rilevanti) concettuali.
Pertanto, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa
l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di
somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza
tra i prodotti, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da
parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base
della registrazione del marchio comunitario dell'opponente.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi
reputati identici o simili a quelli del marchio anteriore. L'opposizione non è accolta per
quanto riguarda i restanti servizi diversi.
L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi italiani anteriori, tutti
registrati per prodotti della classe 3:
-
registrazione n. 1 170 083 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ;
registrazione n. 1 170 084 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +40%;
registrazione n. 1 170 085 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +50%;
registrazione n. 1 170 084 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +60%.
Poiché questi marchi sono identici ovvero molto simili a quello che è stato messo a
confronto e coprono una gamma più ristretta di prodotti, il risultato non può essere
diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto,
non sussiste rischio di confusione in relazione a questi servizi.
Comment: Penso che dovresti
fare un riferimento alle sezioni c) e
d) per quanto riguarda la
distintività del marchio anteriore.
(magari del genere “nonostante
che fosse composto di elementi
deboli (attiva/active) ovvero
allusivi (bronz) per una parte del
pubblico di riferimento nella
composizione…”)
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SPESE
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento
d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra
parte.
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione
d’Opposizione decide una ripartizione differente.
Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati,
entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni.
Conseguentemente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
La Divisione d’Opposizione
Luca RAMPINI
Mauro BUFFOLO
Sarah WEBER
Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con
una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non
abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere
presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica
della decisione ed entro quattro mesi da tale data deve essere presentata una
memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.
