22 MARZO 2016
Il nuovo marchio
dell’Unione Europea
La normativa europea in materia di marchi subirà importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore
della Direttiva UE n. 2015/2436 e del Regolamento n.
2015/2424.
Il Regolamento, che integra e modifica il precedente
Regolamento sul marchio Comunitario (n. 207/2009),
entra in vigore domani 23 marzo 2016. Le novità introdotte dal Regolamento sono molteplici.
IL NOME
Il vecchio marchio comunitario verrà ribattezzato in
“Marchio dell’Unione Europea” e l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno nel più user-friendly “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale” (“EUIPO” – European Unione Intellectual Property Office).
LE TASSE
Le tasse per la registrazione e il rinnovo di un marchio ammonteranno ad euro 850,00 per una sola classe di prodotti/servizi. Per la seconda classe, dovrà essere corrisposto un
ulteriore importo di euro 50,00 e per ogni classe merceologica oltre la terza saranno dovuti ulteriori 150,00 euro.
Si avrà dunque una riduzione dei costi per i depositi di marchi per una classe merceologica (il precedente regime prevedeva una tassa base di euro 900,00 comprensiva di 3 classi
merceologiche) e un importante risparmio dei costi per ciò
che concerne i rinnovi.
Sintetizziamo nelle tabelle che seguono il confronto dei costi rispetto al regime precedente.
LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI
LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SEGNI
Il nuovo Regolamento richiede espressamente che i prodotti
e i servizi per i quali è richiesta l’esclusiva sul marchio, vengano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione
sufficienti a determinare il grado di protezione richiesto
(cristallizzando un principio giurisprudenziale affermato
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso IP
Translator del 19 giugno 2012).
Così, se nelle rivendicazioni di prodotti e servizi vengono
utilizzati termini generali (come, ad esempio, quelli contenuti nei titoli delle classi 9 o 35), tali termini verranno interpretati come comprendenti solo i prodotti e i servizi
“chiaramente coperti dal significato letterale dei termini”.
Al fine di uniformare la protezione dei marchi già depositati
a quella che verrà garantita ai marchi depositati a partire
dal 23 marzo, l’articolo 28 del Regolamento concede, ai titolari dei marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza (dunque utilizzando termini generali), di
poter specificare i prodotti e servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva all’origine intenzione di proteggere.
In mancanza di tale specificazione, la protezione accordata
al marchio si limiterà a ricomprendere solo quei prodotti e
servizi coperti dal significato letterale dei termini indicati
(con il rischio, in alcuni casi, di una limitazione della tutela).
La dichiarazione di cui sopra può essere presentata a partire
dal 23 marzo ed entro il 24 settembre 2016.
L’Ufficio ha anche fornito un elenco, non esaustivo, dei beni
e servizi che non sono coperti dal significato letterale dei
titoli della classificazione di Nizza e che quindi devono essere indicati nella dichiarazione di cui sopra.
Tra i requisiti per la registrabilità dei marchi non è più previsto il limite della riproducibilità grafica del segno ai fini della
registrazione.
Potranno, dunque, costituire valido marchio i segni che possono essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro
e preciso l’oggetto della protezione.
Ciò potrebbe facilitare la registrazione dei marchi olfattivi e
sonori, i cui limiti alla registrabilità dipendevano proprio dalla difficoltà di essere rappresentati graficamente.
L’USO IN COMMERCIO DEL NOME
Il titolare di un marchio dell’Unione Europea non potrà vietare a terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo solo
nel caso in cui tali terzi siano persone fisiche (nella vigenza
del precedente Regolamento i terzi che potevano fruire di
questa limitazione del diritto sul marchio potevano essere
anche persone giuridiche e, quindi, società).
Prima di adottare una determinata denominazione sociale
sarà dunque ancor più importante svolgere le opportune
ricerche di modo da evitare di violare eventuali diritti anteriori (atteso che l’eccezione di cui sopra non potrà più essere invocata dalle società).
IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE UE
Questa nuova categoria di marchi è destinata a contraddistinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti e ad altre caratteristiche (esclusa la provenienza geografica), e ciò al fine di distinguere tali prodotti
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IL CENTRO DI MEDIAZIONE
Il centro di mediazione è stato introdotto dalla normativa
ad esame e potrà essere adito volontariamente da ogni
persona fisica o giuridica al fine di risolvere bonariamente
le controversie basate sul Regolamento.
La richiesta di mediazione, che dovrà essere formulata dalle parti congiuntamente, può essere avanzata anche in
pendenza dei procedimenti di opposizione, di dichiarazione
di decadenza o nullità o nell’ambito di ricorsi contro decisioni delle divisioni di opposizioni o di annullamento. Tali
procedimenti verranno sospesi e i relativi termini interrotti
a partire dalla data di deposito della richiesta congiunta di
mediazione.
“certificati” da quelli che non lo sono perché non presentano tali caratteristiche.
La domanda di marchio di certificazione UE deve essere
accompagnata da un regolamento d’uso del marchio di
certificazione, che dovrà specificare (i) i soggetti abilitati
all’utilizzo del marchio, (ii) le caratteristiche che il marchio
deve certificare, (iii) le modalità di verifica e (iv) le caratteristiche di sorveglianza dell’uso del marchio.
Il marchio di certificazione, a differenza del marchio collettivo (che può essere depositato solo da associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico), può essere depositato
anche da persone fisiche e persone giuridiche, a condizione
però che “tali soggetti non svolgano attività che comportino la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato”.
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Gianluca De Cristofaro
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Federica Furlan
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