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Confindustria, Genova 17 Aprile 2012
“made in” e contraffazione: quadro normativo,
esperienze pratiche, problemi applicativi e
qualche suggerimento ...
a cura di Federico Pepè, Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di
Genova
[email protected]
In via generale, l'apposizione sui prodotti importati
dell'indicazione
del
paese
di
origine
è
obbligatoriamente prevista solamente dalle norme di
alcuni paesi (es. Giappone, USA), i quali
conseguentemente dispongono di regole precise per
l'attribuzione dell'origine ai fini della marchiatura del
prodotto; laddove invece non sussista in merito uno
specifico obbligo – come è il caso allo stato attuale
ad oggi nell'U.E. - apporre o meno l'indicazione di
origine sui prodotti è una libera scelta, da doversi
effettuare necessariamente in maniera ponderata ed
oculata ... vediamo come e perché …
perchè
…. il contesto normativo di riferimento
composto da norme a tutela della corretta
informazione dell'acquirente, che reprimono
la frode nell'esercizio del commercio, che
puniscono le importazioni o le introduzioni
nel territorio comunitario di prodotti con
segni mendaci (e tale è l'origine della
merce), che puniscono l'utilizzo malizioso
del proprio marchio ... fino a quelle che
sono poste a tutela della concorrenza sleale
… non sempre rendono facile l’applicazione
del MADE IN …
Infatti...
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Il quadro normativo in materia di made in
contempla:
art. 4 comma 49 Legge 350 del 24/12/2003,
Art. 4 comma 49 bis. L. 24 del 24/12/2003
come integrato dall'art. 16 del D.L. 25/09/2009
e 49 ter,
Codice del Consumo D. leg. 206 2006 art.. 6
(contenuto minimo delle informazioni al
consumatore), art. 18, 20 e ss. ,
C.D.C., regole sull'origine non preferenziale
artt. 22 e ss.
e, N.B. Art. 517 C.P. (violazione penale)
Oltre ad una serie di circolari e note …
Legge del 24 dicembre 2003 n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2004)". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2003 supplemento ordinario
Articolo 4
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero a commercializzazione o
la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del
codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci
non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,
l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della
disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,
ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della
normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o
del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi
errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca
a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla
provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta
indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i
prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
I COMMI 49bis e 49 ter SONO STATI INSERITI NELL’ART. 4 DELLA LEGGE 350 DEL 2003
DOPO IL COMMA 49 DALL’ART. 16 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE DEL 25 SETTEMBRE
2009 N. 135
Decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135 (Legge di conversione n.166 del 20/11/2009)
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee
Articolo 16 - Made in Italy e prodotti interamente italiani
49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del
licenziatario, con
modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana
ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da
indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza
essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa
le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine
estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al
comma
49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del
licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di
corredo
per il consumatore.
Codice del Consumo D. lgs. 206
2006
art 18: "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori“: qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
art. 20: “pratiche commerciali scorrette, una pratica
commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza
professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al
quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori;
Art. 22.
Omissioni
ingannevoli CODICE AL CONSUMO
1. E' considerata ingannevole una pratica
commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto
conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, nonche' dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in
tale contesto per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale e induce o e'
idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Del resto …
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Il marchio di origine assolve più funzioni:
➲
A) quella di fornire al consumatore
un'informazione aggiuntiva sul prodotto che
intende acquistare (in questo caso
costituisce uno strumento indiretto di
promozione delle vendite qualora i
consumatori colleghino l'origine da un
determinato paese a caratteristiche di
miglior qualità),
➲
B) quella di prevenire pratiche fraudolente
da parte di produttori ed importatori,
➲
La dicitura made in ha l'obiettivo di informare il
consumatore circa l'origine del prodotto, ma tale
indicazione di origine si riferisce al luogo dove
avviene la produzione o dove risiede il titolare del
marchio? Ed inoltre, tutte le merci sono uguali ai
fini della valutazione circa la corretta apposizione
del made in?
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Le novellazioni in materia ed il contributo
giurisprudenziale non sempre hanno dato luogo
ad un quadro giuridico-applicativo ben chiaro ... si
spazia dall' origine doganale a quella che la
giurisprudenza definisce origine imprenditoriale …
e da ultimo i rilievi più problematci sono sorti
relativamente al comma 49 bis
Art 49 bis
Pertanto, pur volendo mantenere una finalità di
tutela del prodotto italiano, il legislatore ha inteso
muoversi in un‘ottica di depenalizzazione
limitando le ipotesi di reato a tutti quei casi la cui
condotta attiva o omissiva lasci evincere un chiaro
intento fraudolento, relegando le ipotesi di minore
valenza decettiva al ben differente contesto
dell’illecito amministrativo.
considerato che la novella dell’art. 49 bis, riguardante
l’utilizzo fallace del marchio come in oggetto interpretata,
non può per ovvie ragioni di carattere logico sistematico
non riflettersi sui casi di fallace indicazione di origine ex
art. 49 cit. sin’ora oggetto di contestazione da parte di
quest’Ufficio e sulle interpretazioni che tale normativa
aveva subito nel tempo da parte della Direzione Centrale
Antifrode (vedi tra le altre la nota 20/d del 13/05/05 che
chiariva l’obbligo di procedere alla contestazione del reato
di cui al 517 C.P. a fronte al rinvenimento di tutti quei
prodotti recanti la scritta “Italy” o il nome di una città
italiana), è opportuno rivedere il quadro di insieme per non
incorrere nelle contestazioni doganali
Consiglio di strategia
Innanzi tutto in via generale un corretto approccio
all’accertamento doganale con riferimento al particolare aspetto
della fallace indicazione non può prescindere da una
valutazione di tutti gli indici sintomatici di una possibile
volontà’ fraudolenta quali ad esempio, la presenza di bandierine
o emblemi invocanti l’Italia, dimensioni della dicitura ritenuta
fallace e quanto altro possa indurre al meccanismo associativo
tra il prodotto e l’Italia ritenuto fraudolento e malizioso che
vada oltre il legittimo diritto da parte dell’importatore o
distributore della merce all’apposizione delle proprie generalità
o costituisca addirittura adempimento di obbligo di legge; la
tipologia di bene assume assoluta rilevanza in tale senso
(parlare di made in in relazione ad un prodotto di pelletetria non
assume la stessa valenza qualora la medesima dicitura sia
apposta su un tombino..)
In conclusione con il nuovo 49 bis
Rimangono fuori dall’ambito applicativo della normativa
penale a vantaggio di quella amministrativa le
contestazioni ex art. 49 bis aventi ad oggetto il fallace
utilizzo dei marchi registrati e non (senza la specifica del
luogo di produzione della merce o della dicitura “importato
da”) unitamente a tutta la casistica avente ad oggetto
l’indicazione
della
ragione
sociale
dell’azienda
distributrice o importatrice compreso l’ indirizzo della
stessa sede o delle sedi delle ramificazioni societarie in
Italia. È appena il caso di sottolineare che il marchio
unitamente all’indirizzo, o anche l’indirizzo isolatamente
considerato, nulla aggiungono o tolgono ai fini della
qualifica come illecito amministrativo dei casi de quibus le
cui modalità operative di regolarizzazione sono disciplinate
dalla circolare 2534/RI del 11/02/2010 dell’Area Verifiche
e Controlli e Attività Antifrode.
Consiglio di strategia
In sostanza, la condotta penalmente rilevante idonea ad
integrare l’ipotesi di fallace indicazione di origine o di uso
fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina
sulle cd pratiche ingannevoli sarà quella connotata da un quid
pluris che attribuisca (come del resto chiarito dalla nota prot.
n.155971/RU del 30.11.2009 della Dir. Centrale GT) alla
lacunosa indicazione sull’origine estera del prodotto, in
presenza del marchio italiano o della ragione sociale con
annesso indirizzo o meno, quel carattere malizioso di artifizio o
raggiro finalizzato ad ingenerare nel consumatore –
volutamente – l’erronea convinzione dell’origine italiana del
prodotto
Consiglio di strategia
Rimane inteso che l’utilizzo del solo marchio non
costituisce neanche illecito amministrativo richiedendo
la norma un uso fallace o fuorviante dello stesso
Che fare allora in caso di dubbio?
Suggerimenti:
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IMPORTATORI:
•
dare istruzioni chiare al proprio (affidabile) fornitore; infatti le
istruzioni fornite per iscritto relative ad una corretta etichettatura
del prodotto datate precedentemente allo sdogamento sono
sintomatiche della mancanza di una volontà fraudolenta,
•
controbilanciare in maniera proporzionata (compatibilmente con
le caratteristiche della tipologia di merce e degli imballaggi) la
presenza di scritte richiamanti l'italianità del prodotto od altre, con
le diciture made in Cina o con “la dicitura importato da ...”
•
considerare che le valutazioni dei casi problematici tengono
conto necessariamente della tipologia del prodotto di interesse: la
valutazione di una determinata dicitura dubbia in relazione ad un
prodotto tessile o calzaturiero verrà effettuata in maniera più
rigorosa da parte della Dogana vista la “PRIMAZIA” che l'Italia ha
nel mondo nei settori di interesse
•
tenere in debita considerazione che le indicazioni
di
tracciabilità obbligatorie per alcune tipologie dil prodotto (indirizzo
e ragione sociale del produttore – importatore) non sostituiscono
quelle all'origine della merce, ma si giustappongono alle medesime
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In generale rimane poi fermo il principio per cui
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qualora sussistano dubbi sull'attribuzione dell'origine ad un
prodotto per le trasformazioni subite in Italia o in un paese
dell'Unione Europea è possibile chiedere una I.V.O.,
”INFORMATIVA VINCOLANTE SULL'ORIGINE” AGLI UFFICIO
DOGANALI
COMPETENTI
([email protected])
➲
L’ufficio delle Dogane di Genova è a disposizione per qualunque
chiarimento
Operatori in dogana:
A) in caso di dubbio fare uso dell'istituto della visita preventiva in maniera
tale da visionare la merce antecedentemente al momento
giuridicamente vincolante della procedura doganale per formalizzare
(se del caso) la propria volontà di regolarizzazione della merce,
B) effettuare un reale contradditorio al momento dell'accertamento
antecedentemente alla verbalizzazione della contestazione da parte
del Funzionario che sta procedendo all'accertamento (ad es.
documentare la natura di bene composito del prodotto sottoposto a
valutazione, documentare con copie di contratti la destinazione finale
del prodotto se destinato non al consumatore finale ma ad altri tipi di
mercati ecc...
C) informarsi all'U.R.P. della Dogana o presso l'Ufficio Antifrode o presso
le Sezioni Doganali competenti per l’operazione di interessein via
preventiva
LOTTA alla CONTRAFFAZIONE
Nei controlli per il contrasto ai traffici illeciti i funzionari
dell’Ufficio delle Dogane di Genova hanno effettuato nel
2011, anche in collaborazione con i militari della Guardia di
Finanza, sequestri per oltre 630.000 articoli contraffatti dei
più svariati prodotti, in gran parte effettuati attraverso il
controllo dei flussi di traffico provenienti dall’Estremo
Oriente.
sequestri di 18.000 borse con marchi contraffatti (L.V. e G.) e di
24.000 pezzi di prodotti marcati A. M. e B.;
Sequestro di 14.980 pannelli solari con marchio contraffatto
“…”, per un valore di mercato pari a € 4.688.662, che vanno
ad inserirsi nelle frodi, in aumento, inerenti prodotti per
l’utilizzo delle energie rinnovabili;
violazione sul modello coperto da brevetto per n° 182 moto scooter;
fermati articoli religiosi con effigi di pontefici portati all’attenzione del
soggetto vaticano titolare dei diritti di P.I. con recupero dei «royalties»
inserite nel valore imponibile.
presso la Sezione Operativa di Rivalta Scrivia, l’attività antifrode ha
portato alla scoperta di 14 casi di contraffazione di merce varia
riconducibili a svariati marchi noti.
Fino ad importare quanto necessario a
radicare la struttura criminosa direttamente
nel nostro territorio …
Il termine contraffazione viene usato, nel linguaggio comune, per
indicare tutte quelle merci che – in generale – sono considerate “non
genuine” o pericolose, o che non rispondono ai requisiti minimi previsti
per la tipologia alla quale appartengono, ovvero che recano segni o
elementi distintivi falsi o mendaci.
Una merce è contraffatta quando - ai sensi del Regolamento CE
n.1383/2003 – alla stessa“ è stato apposto senza autorizzazione un
marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente
registrato o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da
tale marchio di fabbrica o di commercio” .
Il fenomeno della contraffazione ha gravi ripercussioni sull’economia del nostro
Paese e dell’Unione europea e interessa tutti i settori merceologici: farmaci,
prodotti alimentari, sigarette, giocattoli, abbigliamento e prodotti
elettronici sono i prodotti che maggiormente, e quasi giornalmente, vengono
sequestrati in Italia perché importati in violazione di un diritto di proprietà
.
intellettuale
Alcune note sulla contraffazione …
Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da
ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei
consumatori.
L’alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.
La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli
strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l’eliminazione o
l’aggiunta di elementi costitutivi marginali.
Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando il marchio altrui venga
riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato. Integra l’alterazione
la manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre
i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.
In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo da
condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di
"caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di
una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.
Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante la
comparazione tra marchio genuino e marchio "copiato" (diversamente che nell'art. 517 c.p. in cui
è sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali),
sicché basta una somiglianza generica e superficiale (Cass., V, 26 giugno 1996; V, 7 aprile 1995).
Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi
identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non
distinguendo beni provenienti da fonti diverse.
L’elaborazione civilistica individua l’affinità tra prodotti quando in concreto sussistano le condizioni per cui il
pubblico possa ritenere che il prodotto con il marchio imitato provenga dalla stessa impresa di quello
registrato, con il superamento, dunque, di comparazioni strettamente merceologiche.
In sintesi, in dottrina si ritiene che la valutazione in questione debba essere condotta sulla base di un esame
sintetico che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi ma, soprattutto,
dell'impressione di insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato.
Col
“regolamento
di
base”
Reg.
(CE)1383/2003 la normativa comunitaria di
base ha inteso rafforzare il contrasto al
commercio illegale, sul piano internazionale,
di merci contraffatte e/o usurpative,
precisando le misure da adottare alle
frontiere esterne dell’Unione Europea nel
quadro degli accordi a tutela dei diritti sulla
proprietà intellettuale e sui prodotti originali.
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Che cos’è FALSTAFF?
Il progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall’Agenzia delle
Dogane, si concretizza nella predisposizione di un portale web
informativo a disposizione di personale interno dell’Agenzia e dei
consumatori.
Il portale è alimentato direttamente dalle associazioni di categoria
per quanto concerne gli aspetti legati agli standard di qualità e di
sicurezza e dai titolari di diritti di proprietà intellettuale per quanto
concerne gli aspetti legati alla contraffazione di prodotti.
Il progetto tiene conto della regolamentazione comunitaria in
materia ed ha una propria base giuridica a livello nazionale, nella
legge finanziaria 350/2003 che ha previsto all'articolo 4, comma
54, la realizzazione di una banca dati multimediale, per la raccolta
dei dati caratteristici, idonei a contraddistinguere i prodotti da
tutelare nei confronti dei prodotti sospettati di contraffazione
Ad esempio con una sola domanda si possono coprire tutti i paesi
dell’Unione Europea, relativamente a qualunque forma di brevetto,
ritrovato vegetale …ecc…
Esistono strumenti specifici di tutela per i titolari di diritti
di proprietà intellettuale?
Sì, la base giuridica per l’intervento dell’Autorità doganale si
fonda sul Regolamento (CE) del Consiglio n.1383/2003 del
22 luglio 2003, entrato in vigore nell’Unione europea il 1°
luglio 2004. A tale strumento si è aggiunto il Regolamento
(CE) della Commissione n.1891/2004 del 21 ottobre 2004,
che ha dettato le modalità di attuazione dello strumento
normativo di base. A fronte della suddetta normativa
comunitaria, l’Agenzia delle Dogane ha poi impartito le
istruzioni operative per gli Uffici con circolare n. 32/D del 23
giugno 2004 e con circolare n.74/D del 3 dicembre 2004.
In ogni caso,
Sul sito dell’ Agenzia delle Dogane sono
disponibili tutte le informazioni necessarie per
beneficiare del servizio;
Altre iniziative di carattere europeo, per
esempio il PIANO D’AZIONE DOGANALE
EURO-CINESE
PIANO D’AZIONE DOGANALE EUROCINESE in materia di diritti sulla
Proprieta’ Intellettuale: la Dogana italiana
va all’attacco …
K.A. 1 nello scambio trimestrale di dati tra U.E. e Cina,
K.A. 2 nella creazione di una piattaforma - cd network di porti ed aeroporti cinesi ed europei attraverso cui
scambiarsi dati inerenti a prodotti coperti da I.P.R.
K.A. 3 nello sistematico scambio dei dati relativi ai
sequestri effettuati, anche con il contributo dei
Rightholders (formazione, “sharing best practise”,
scambio di funzionari ecc…) con le Autorità interne
ad ogni stato membro
K.A. 4 ed infine, in ipotesi di partnerariato tra Cina ed
Europa (presenti alcuni rappresentanti Indicam)
È importante registrare il marchio in Cina
affinchè la Dogana cinese possa effettuare in
esportazione i sequestri della merce il cui
marchio è registrato; n.b. la legge cinese non
permette che la Dogana possa sequestrare
prodotti che non siano stati registrati in Cina
Il caso A. M.: usurpazione del marchio
punita non con il 474 cp ma con il 517
ter cp …
Tra il 474 ed il 517 ter del C.C. …
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI
USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
L’art. 517-ter c.p. prevede la punibilità, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni e la multa fino a €
20.000, di chiunque fabbrica, adopera industrialmente, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o
mette in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di
proprietà industriale o in violazione dello stesso fatte salve le
fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il
reato “usurpativo” sia commesso in modo sistematico o
attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, è
prevista l’applicazione della confisca (art. 474-bis c.p.), delle
circostanze aggravanti (artt. 474-ter, comma 2 e 517-bis, comma
2, c.p.) nonché l’applicazione delle attenuanti (art. 517-quinques
c.p.) se il colpevole si adopera per aiutare concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto.
L’addentellato normativo
Del resto il 517 ter rinvia alla violazione delle
ipotesi
di
proprietà
industriale
che
ricomprende, come noto, e come conferma il
codice della proprietà industriale, anche la
disciplina dei marchi.
Probabilmente è quello l’addentellato
normativo che permette l’applicazione del
517 ter alle ipotesi di usurpazione di
marchio.
Le due norme …
IMPORTAZIONE
O
COMMERCIALIZZAZIONE
DI
PRODOTTI
CON
FALSE
E
FALLACI INDICAZIONI E TUTELA
DEL MADE IN ITALY – L’art. 474
c.p. punisce:
- la detenzione per la vendita, la
vendita e la messa in circolazione di
prodotti con marchi o segni distintivi
contraffatti
o
alterati
- l’introduzione nel territorio dello
Stato, al fine di trarne profitto, di
prodotti con marchi o segni distintivi
contraffatti
o
alterati
USURPAZIONE DI UN TITOLO
DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Il nuovo art. 517-ter c.p. prevede
la punibilità con la reclusione fino a
due anni di chiunque fabbrica o
importa o pone in vendita beni
realizzati usurpando un titolo di
proprietà industriale o in violazione
dello stesso, salvo che ciò non
comporti
la
contraffazione
o
l’alterazione di marchi o brevetti, di
segni, distintivi o modelli industriali
sanzionabili ai sensi degli artt. 473 e
474
c.p.
L’art 517 ter scatta quindi: a) sicuramente
nei casi di usurpazione illegittima di
brevetto, ma anche nei casi di … b)
… concorrenza sleale per imitazione servile cioè
quella che pur non potendo essere ascritta alla
contraffazione tout court, è in grado di generare
confusione nel pubblico circa la “provenienza
imprenditoriale” dei prodotti imitati
L’imitazione deve cadere sulla forma del prodotto o
della sua confezione (contorni, colori, superfici,
layout/caratterizzazione grafica) in maniera tale da
“comunicare” la provenienza da un’impresa del
prodotto stesso (c.d. forma distintiva o
individualizzante, come il marchio di forma)
Gli estremi della condotta illecita descritta
nell’art 517 cod. pen. si ravvisano nella
imitazione anche generica purchè idonea a
determinare l’effetto tipico in tale norma
prevista, consistente nella idoneità a trarre in
inganno
il
compratore
sull’origine,
provenienza o qualità del prodotto
Il principio stabilito dalla Cassazione è
chiaro, e sembra voler avvantaggiare i titolari
di quei prodotti che pur non essendo
sufficientemente imitati in maniera tale da
poter essere definiti contraffatti, subiscono il
pregiudizio
derivane
da
forme
di
parassitismo che in maniera subdola
determinano in inganno il compratore
sull'origine del prodotto
Gli articoli appaiono composti da un tessuto plastico
riproducente una cartina geografica stilizzata, riportante
parte del globo terrestre su sfondo maculato … alcuni
particolari del prodotto (presenza di meridiani e paralleli,
presenza di una vela ecc..) seppur riprodotti in maniera
differente integrano ipotesi usurpativa in quanto: i colori
sono comunque simili a quelli originali, l’effetto maculato è
quello tipicamente riconducibile ai prodotti di A.M., ci sono i
meridiani e paralleli, inoltre gli elementi decorativi
riscontrati sui prodotti supposti essere usurpativi (presenza
di piccoli fregi) essendo poco visibili, non sono idonei ad
escludere ogni rischio di confusione del prodotto
In sostanza (ed in senso atecnico) è un‘ ipotesi più
sfumata di contraffazione, vedi clausola di
sussidiarietà: contraffarre significa riprodurre un
marchio, anche figurativo, nei suoi elementi
essenziali, con l’effetto di confondere l’acquirente;
per cui anche se il prodotto tecnicamente non può
dirsi contraffatto in quanto CONRONTANTO
l’originale con il falso non si raggiunge un grado di
confondibilità sufficiente a poterlo definire
contraffatto, l’effetto confusione è comunque
garantito …
L’esemplare vero …
quello usurpativo …
Nuovo prodotto lancio A.M. ?
In sostanza, nel caso del prodotto Alviero
Martini
oggetto
di
usurpazione,
il
consumatore avrebbe potuto ritenere di
trovarsi di fronte ad una nuova linea di
prodotti lanciata dalla A.M. …
Il caso T. … l’esemplare usurpativo
La fantasia di quello vero …
La tutela del Diritto di Autore .
L’arte grafica di S.L. è il risultato di una fusione di elementi
orientali ed occidentali, prevalentemente ispirata da una forma di
espressione stilistica giapponese composta da figure femminili
fatte con
uno stile piatto e morbido come nelle tradizionali stampe giapponesi,
da
figure di fiori sorridenti, di stelle luccicanti, di ragazze riservate ed
appassionate, di colori dell’arcobaleno, di bambini, da una serie di
singoli
personaggi od oggetti stilisticamente ben caratterizzati e di molte
altre
uniche ed incredibili visioni artistiche che popolano il mondo di T.
L’originalità ed il buon gusto di detta forma espressiva, che
trasmette
un senso di ottimismo e serenità, sono stati apprezzati e
percepiti
dal gran pubblico che ne ha determinato il successo in tutto il
mondo.
Innanzi tutto il Tribunale di Milano ha riconosciuto a T. la
protezione da parte della legge sul Diritto di Autore al pari
di ogni altra opera dell’ingegno appartenente ad uno dei
linguaggi o generi artistici noti alla tradizione
occidentale, purchè frutto di creazione originale;
conseguentemente a T. deve essere riconosciuto il diritto
esclusivo di utilizzare economicamente lo stile grafico,
stile grafico che grazie al suo pregio estetico della creatività
ed individualità gode della doppia tutela della legge n. 633
del 1941 e dell’art. 239 del D.Lgs n. 30 del 10/02/2005;
ma anche del 2577 C.C. che recita “l’autore ha diritto
esclusivo di pubblicare l’opera e utilizzarla economicamente
e al secondo comma specifica che l’autore anche dopo l’
eventuale cessione di questi diritti può rivendicare la
cessione e opporsi a qualsiasi deformazione o
modificazione dell’opera che pregiudichi il suo onore o la
sua reputazione”.
l’usurpazione …
Questo è il classico caso di merce usurpativa, in
quanto, senza il consenso del titolare del diritto di
autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti
relativi al disegno o modello registrato o meno, si
importano prodotti che ad una semplice immediata
comparazione con gli originali appaiono fortemente
caratterizzati da uno stile grafico comune, e gli
elementi di dettaglio del prodotto usurpativo importato
oltre che non permettere la distinzione tra il prodotto
vero e quello falso non si può dire neanche possano
essere ritenuti frutto di apporto creativo … infatti nel
caso de quo, i personaggi T. apparivano riportati sulle
borse false che quindi, difficilmente le si può definire
contraffatte, ma usurpative sicuramente si.
Il principio riecheggia in altre pronunce
…
“…costituisce un rischio di confusione la
possibilità che il pubblico creda che i prodotti o
i servizi in questione provengano dalla stessa
impresa o, eventualmente, da imprese
economicamente collegate (sentenza del
Tribunale…” )
O ancora, di …
contraffazione cd evolutiva, in tutti quei
casi in cui il terzo apporti all'idea inventiva
dei miglioramenti … anche in questo caso
egli incorre nella sanzione prevista per un
atto di contraffazione che si sostanzia in una
aggiunta di particolari insufficiente rispetto
all’idea di base che viene di fatto sfruttata …
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Grazie per l’attenzione
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