NORMATIVA
I dipendenti
inventori
per caso
Mediazione
e arbitraggio:
come premiare
senza litigare
con i dipendenti
inventori
per caso.
Pierfrancesco C. Fasano
U
n caso non raro di controversia in materia di
proprietà industriale,
con profili rilevanti di diritto del lavoro, nel quale
anche la legge indica nella risoluzione delle controversie alternativa
al tribunale un metodo (mediazione e arbitraggio/arbitrato) da preferire, è l’invenzione del dipendente.
Con l’espressione “invenzione del dipendente” s’intende il brevetto, il modello di utilità,
il software, la banca dati, il design industriale, la fotografia e ogni altra forma di diritto
d’autore creata o scoperta da un lavoratore,
privato o pubblico, subordinato o parasubordinato (agente, rappresentante, consigliere d’amministrazione, sindaco, revisore dei conti), durante o in occasione dello
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Organi di trasmissione - dicembre 2012
svolgimento della propria attività in azienda
o in favore del datore di lavoro.
La legge e gli studiosi distinguono tre tipi
di invenzioni del dipendente: invenzioni di
servizio, invenzioni di azienda e invenzioni
occasionali o libere.
Le invenzioni di servizio
Sono quelle scoperte avvenute nell’esecuzione o adempimento di un contratto di lavoro,
nel quale l’attività inventiva o di ricerca rientra nelle mansioni o incarico, e per questo è
retribuita con un specifico importo: tipico
è il caso dei dipendenti addetti alle unità di
ricerca e sviluppo (R&S o R&D) di un’impresa. In tal caso i diritti di sfruttamento
economico dell’invenzione spettano al datore di lavoro e il lavoratore ha il diritto di
essere riconosciuto come autore.
Le invenzioni d’azienda
Capita che un lavoratore, non addetto ad attività di ricerca o invenzione, e non remunerato per questo, nello svolgimento delle proprie mansioni inventi qualcosa. In tal caso, se
il datore di lavoro ottiene il brevetto o altra
protezione giuridica, i diritti di sfruttamento
economico dell’invenzione spettano al datore
d lavoro e al lavoratore spetta sia il diritto ad
essere riconosciuto come autore, sia un cosidetto “equo premio”, calcolato sulla base dei
seguenti criteri previsti dalla legge:
• importanza della protezione conferita
all’invenzione dal brevetto;
• mansioni svolte dal lavoratore;
• retribuzione percepita dal dipendente;
• contributo che il lavoratore-inventore ha
ricevuto dall’organizzazione del datore di
lavoro.
L’equo premio è un’ indennità (e non una retribuzione) e il dipendente può chiedere al
datore di lavoro l’equo premio entro 10 anni (prescrizione) dalla data di concessione
della protezione giuridica.
Esistono due metodi di calcolo dell’equo
premio: una formula tedesca e una italiana.
Le invenzioni occasionali
Se l’attività inventiva non rientra tra le mansioni, non è retribuita con uno specifico importo, e non è avvenuta nello svolgimento delle mansioni, ma l’invenzione rientra
nel campo di attività del datore di lavoro,
quest’ultimo, a propria scelta, potrà ottenere una licenza o l’acquisto del brevetto o del
diritto di brevettare (cosidetto diritto d’opzione) entro 3 mesi (decadenza) dalla data
di deposito di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda
di brevetto. Il contratto di licenza concluso
tra il datore di lavoro (che ha esercitato il
diritto d’opzione) e il dipendente prevederà un compenso o canone, pari al valore
di mercato o di stima, dedotto il valore di
eventuali aiuti che il dipendente ha ricevuto dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro (licenziatario) non paga al dipendenteinventore (licenziante) tutto il compenso
concordato, il contratto si risolve.
Un’ invenzione si presume di un dipendente, e quindi si applicano le norme sulle invenzioni di servizio, di azienda e occasionali sopradescritte, se il brevetto è stato depositato entro 1 anno da quando il lavoratoreinventore ha lasciato l’azienda.
Le invenzioni dei dipendenti
delle Università e della Pubblica
Amministrazione
Queste scoperte hanno una disciplina differente. I ricercatori (anche i professori)
universitari dipendenti o parasubordinati (titolari di assegni o contratti di ricerca o borse di studio) di università statali o pubbliche amministrazioni (P.A.) con
scopo istituzionali di ricerca sono titolari
esclusivi dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui sono autori. In caso
di più autori, sono titolari in parti eguali, salvo patto contrario. Le università e le
P.A. possono, con regolamento, stabilire
Mediazione e Arbitraggio-Arbitrato
Gli studiosi sono concordi nel ritenere che le norme che regolano le invenzioni dei dipendenti
possono essere derogate per volontà di entrambi le parti, solo se in senso più favorevole al
lavoratore. Nel caso di una controversia tra datore di lavoro e un dipendente avente ad oggetto
una invenzione la legge prevede la competenza esclusiva del Giudice (Tribunale delle Imprese)
che deciderà se è sorto un diritto sull’invenzione; mentre sempre la legge lascia le parti libere
di raggiungere l’accordo sull’ammontare dell’equo premio (invenzione di servizio) o canone
(invenzione occasionale). In tal caso le parti in lite possono scegliere la mediazione ed essere
aiutate da un mediatore, professionale e esperto della materia, e da un organismo di mediazione
specializzato in controversie in materia di proprietà industriale.
Se la mediazione fallisce, la legge prevede che le parti possono (anche pendente la causa di
accertamento dell’esistenza del diritto all’equo premio o canone) rivolgersi ad un Collegio di
Arbitratori, che decideranno secondo i tempi e le regole dell’arbitrato previsto dal Codice di
Procedura Civile. Ciascuna parte potrà nominare un arbitratore e se le parti non trovano l’accordo
sul nome del Presidente del Collegio di Arbitratori, potranno rivolgersi ad un ente (pubblico
o privato poco importa, purché specializzato, serio, esperto affidabile ed efficiente) per tale
designazione tra i nominativi selezionati e iscritti in un apposito elenco, solo se le parti in lite
avranno inserito tale previsione nella lettera di assunzione o nel regolamento che disciplina
l’attività di ricerca e sviluppo o nell’accordo successivo al sorgere della controversia.
l’importo massimo del canone, relativo alle licenze a terzi per l’uso dell’invenzione,
spettanti alla stessa università o alla P.A.
ovvero ai privati finanziatori della rircerca.
In tal caso al ricercatore-inventore spetta
non meno del 50 % dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione e se le
università o le p.a. non provvedono con
regolamento ad esse spetta il 30 % dei proventi o canoni. Trascorsi 5 anni dalla data
di rilascio del brevetto, se il ricercatore-inventore o gli aventi causa non ne abbiano
iniziato lo sfruttamento salvo cause indipendente dalla propria volontà, la p.a.-datore di lavoro acquisisce il diritto gratuito,
non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e il
ricercatore-inventore ha diritto ad essere
riconosciuto come autore.
Un modello di clausola
contrattuale
Per facilitare la risoluzione delle controversie in materia di invenzioni dei dipendenti,
si raccomanda un modello di clausola contrattuale per:
• Controversie future:
[Qualsiasi controversia, contestazione o domanda derivante da, o relativa all’ammontare dell’equo premio o compenso o canone
di un invenzione avvenuta durante o in oc-
casione del rapporto di lavoro, così come le
domande extra contrattuali, sarà sottoposta
a mediazione amministrata da un organismo iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, in conformità con il Regolamento di Mediazione da essa adottato
e approvato dal Ministero della Giustizia.
Qualora la mediazione fallisse e le parti attivino la costituzione di un Collegio di Arbitratori e siano in disaccordo sulla nomina
del Presidente, quest’ultimo verrà nominato
dall’organismo e l’arbitraggio verrà amministrato da tale organismo secondo gli artt.
806 e seguenti c.p.c. e applicando le tariffe
previste per la mediazione. La mediazione
e l’arbitraggio avranno sede dove il lavoratore presta abitualmente le sue mansioni o
se le parti concorderanno presso una delle
sedi dell’organismo più vicina alle parti o
all’oggetto della controversia. La lingua da
utilizzare nella mediazione sarà l’italiano o
altra diversa lingua, previo accordo scritto
delle parti.]
• Controversie esistenti:
Per le controversie esistenti, si consiglia consultare e usare i moduli dell’istanza (anche
on line) di mediazione di organismi specializzati in materia di proprietà industriale iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero
della Giustizia.
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