Relazione presentata in occasione
del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it
S il e tendenze
Stile
d
La difesa del DNA dell’impresa
dell impresa
Massimo Introvigne - Jacobacci & Partners S.p.A.
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Il DNA dell’impresa
COS’E’ IL DNA DELL’IMPRESA
L’insieme
L
insieme degli “ELEMENTI
ELEMENTI COMPETITIVI”
COMPETITIVI di un’azienda
un azienda
INNOVAZIONE
ORIGINALITA’
SEGNI DISTINTIVI
TECNOLOGIA
ASPETTO ESTETICO
KNOW HOW
ALTRI ASPETTI CREATIVI
ASPETTO COMPLESSIVO DI UN PRODOTTO O DI UN SERVIZIO TUTELABILE SOLO IN PARTE
(O NON TUTELABILE) ATTRAVERSO LE SPECIFICHE NORME INDUSTRIALISTICHE E DI
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
N.B. non tutti questi elementi compongono il DNA, ma solo quelli più tipici e strategici
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Il Trade Dress
DNA DELL’IMPRESA
IL TRADE DRESS
Istit t di origine
Istituto
ri ine anglosassone
n l s ss ne
“IS THE TOTAL IMAGE OF THE BUSINESS”
(sentenza Two Pesos Inc. VS Taco Cabana Inc. 505 VS 763-1992)
Il complessivo ASPETTO COMMERCIALE di un prodotto o servizio
o anche
h
“la sintesi di più componenti visive e sensoriali che complessivamente considerate
rendono un bene od un servizio esteticamente esclusivo,
esclusivo individualizzante,
individualizzante attraente e
desiderabile dai potenziali clienti ed utilizzatori”
(Gradozzi, Il Diritto Industriale 6/2012 pag. 559 e ss.)
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
IL TRADE DRESS NEGLI U.S.A.
Taco Cabana Inc. titolare di una catena di ristoranti messicani in Texas (San Antonio)
chiama in giudizio Two Pesos Inc.
(che aveva aperto altra catena di ristoranti messicani a Huston , San Antonio ed Austin)
lamentando la violazione del proprio TRADE DRESS, che aveva così descritto:
“A FESTIVE EATING ATMOSPHERE, HAVING INTERIOR DINING AND PATIO AREAS
DECORATED WITH ARTIFACTS, BRIGHT COLORS, PAINTING AND MURALES.
THE PATIO INCLUDES THE INTERIOR AND EXTERIOR AREAS WITH THE INTERIOR
PATIO CAPABLE OF BEING SEALED OFF FROM THE OUTSIDE PATIO BY OVERHEARD
GARAGE DOORS. THE STEPPED EXTERIOR OF THE BUILDING IS A FESTIVE AND
VIVID COLOR SCHEME USING TOP BORDER PAINTS AND NEON STRIPS. BRIGHT
AWNINGS AND UMBRELLAS CONTINUE THE THEME.”
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
Taco Cabana vede riconosciuti i propri diritti sia in primo che in secondo grado.
Il TRADE DRESS ha diritto di essere protetto sebbene non sia dotato di “secondary meaning”.
L C
La
Corte stabilirà
bili à che
h il “secondary
“
d meaning”
i ” è richiesto
i hi
solo
l laddove
l dd
il TRADE DRESS
non abbia intrinseca capacità distintiva.
Negli U.S.A., il TRADE DRESS è disciplinato dalla stessa legge marchi (Lehman Act)
che ha introdotto ll’illecito
illecito del TRADE DRESS INFRINGEMENT
violazione del divieto di indurre in confusione il consumatore
attraverso l’utilizzo
l utilizzo in commercio di combinazioni di
PAROLE, ESPRESSIONI, NOMI, SIMBOLI, APPARATI o DENOMINAZIONI
confusoriamente collegati a prodotti e/o servizi commercializzati da altri.
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
Naturalmente non tutto è proteggibile come trade dress: nella saga che contrappone Apple e
Samsung i tribunali americani hanno stabilito (per ora) che Samsung viola il trade dress
d ll'iPh
dell'iPhone
ma non quello
ll ddell'iPad.
ll'iP d
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
Apple oltre a marchi registrati
Apple,
registrati, ha fatto valere il trade dress dell'iPhone
dell iPhone 3G,
3G NON coperto da
registrazioni.
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
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L'evoluzione del prodotto Samsung mostra (secondo Apple e la giuria) l'imitazione del trade dress.
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Ma lo stesso ragionamento nel caso dell'iPad non ha convinto la giuria.
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
Alla fine negli Stati Uniti decidono delle giurie, e i giurati si fanno guidare da un'impressione
d'i i
d'insieme
e dda una ""storia"
t i " più
iù o meno ben
b raccontata.
t t
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Mixed Chicks vs Sally Beauty Products (12 novembre 2012): Davide contro Golia, ma vince Davide
(e intasca $8.5M).
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Il TRADE DRESS negli U.S.A.
In un caso di grande risonanza mediatica per il tipo di prodotti, l'azienda più piccola prevale per
un'esemplare attenzione al suo DNA aziendale incentrata sul trade dress.
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Il TRADE DRESS in Italia
Non esiste una normativa specifica, nè una dottrina uniforme.
Tuttavia,, il TRADE DRESS è tutelabile attraverso:
MARCHI DI
FORMA
DISEGNI E
MODELLI
DIRITTO
D’AUTORE
CONCORRENZA
SLEALE
ex art. 7 C.p.l.
(
(con
i limiti
li i i imposti
i
i
dall’art. 9)
ex art. 31 C.p.l.
ex art. 2 (10) L.
633/1941
ex art. 2598 C.C.
-Tribunale di Torino, 21 febbraio 2003, Adhesion e Adhesion Italia / Meetings Italia
“Si è in presenza dell’illecito della concorrenza parassitaria ogni qual volta vi sia una imitazione continuata e
sistematica, ancorché non integrale degli studi, delle iniziative produttive, delle tecniche, delle strumentazioni, delle
scelte commerciali o pubblicitarie di un concorrente.”
“Sussitono gli illeciti dell’imitazione servile e dell’appropriazione di pregi nel caso in cui una società organizzi
manifestazioni ed incentivi di contenuto e struttura identici a quelli di un’altra società, pubblicizzandoli con identico
materiale.”
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Il TRADE DRESS in Italia
-Tribunale
Tribunale di Napoli,
Napoli 11 luglio 2000,
2000 Colussi / Elledi
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Il TRADE DRESS in Italia
I beni immateriali sono difendibili e valorizzabili se TUTELATI
SEGNI DISTINTIVI
MARCHI
NUOVA TECNOLOGIA
BREVETTI
ASPETTO ESTETICO
DISEGNI – MODELLI
(REGISTRATI)
ULTERIORE KNOW-HOW
POLICY AZIENDALE SUL
SEGRETO
ALTRI ASPETTI CREATIVI
DIRITTI D’AUTORE
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Il TRADE DRESS in Italia
TUTELA DEL DNA DELL’IMPRESA IN ITALIA
(La visita guidata)
Quando si azionano dei diritti (esplicitamente riconosciuto o meno) sia in ambito
giuridico che amministrativo, la giurisprudenza ci insegna che quanto più il
titolare degli stessi sarà in grado di trasmettere e trasferire a chi giudica (Giudice
o Esaminatore) l’evoluzione ed il percorso storico di tali diritti, tanto più sarà
probabile che le proprie pretese siano accolte.
IL FIL ROUGE
DIRITTO DI
FATTO
PROVA DI
NOTORIETA’
NOTORIETA
PROVA
DELL’USO
IMITAZIONE
SERIALE
SECONDARY
MEANING
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Da un MODELLO “REATTIVO” ad un MODELLO “ATTIVO”
TUTELA DEL DNA DELL’IMPRESA
- Da un MODELLO “REATTIVO”
REATTIVO ad un MODELLO “ATTIVO”
ATTIVO L’impresa
L
impresa dovrà passare da una gestione “in
in emergenza
emergenza” ad una strategica:
individuando gli “elementi competitivi ” degni di tutela;
selezionando
l i
d tempestivamente
i
glili strumentii di tutela
l di volta
l in
i volta
l più
iù idonei
id i (no
( per
divulgare, uso di fatto)
Utilizzando in modo sinergico gli strumenti di tutela (cumulo tutele)
individuando il perimetro geografico ove depositare in base a necessità attuali ma soprattutto
prospettiche
gestendo le esclusive nel tempo, curando il rapporto protezione-fatturato / investimenti in
tutela
controllando il flusso delle informazioni con dipendenti / fornitori / clienti / collaboratori e
negoziando tali rapporti con -> NDA
attivando servizi di sorveglianza doganale
adottando sistemi di anticontraffazione
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Da un MODELLO “REATTIVO” ad un MODELLO “ATTIVO”
creazione di un ARCHIVIO ((catalogazione
g
suddivisa cronologicamente
g
e territorialmente di
articoli di stampa e pubblicità)
conservazione di documenti contabili (fatture di vendite, fatture attestanti spese pubblicitarie)
oltre il periodo prescritto dalla legge
sorveglianza dell’attività avversaria (marchi, modelli, brevetti)
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Il ruolo del consulente
TUTELA DEL DNA DELL’IMPRESA
- Il ruolo
uo o de
del CONSULENTECONSU ENTE
In tale contesto, diviene cruciale impostare un
corretto rapporto con il proprio consulente
AZIENDA
CONSULENTE IP
Depositaria
D
p it i delle
d ll
informazioni sul DNA
Estrarre dal materiale grezzo
gli elementi rilevanti dandogli
forma utile ed efficace.
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Grazie per
l Vostra
la
V t attenzione
tt i
