licenza brevetto 12-2008

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO
Tra la società ……………. con sede in ……., P. Iva ......…… n. R.I. ……….………., rappresentata
da...………., in seguito denominata Concedente,
la società ……………. con sede in ……., P. Iva ......…… n. R.I. ……….………., rappresentata da...……….,
in seguito denominata Licenziatario.
Premesso:
- che il Concedente è titolare e proprietario esclusivo del/i brevetto/i 1 ……….. (indicare la natura dei brevetti:
nazionali, europei, internazionali), numero …....... depositato/i presso il ……….., in data …….. (riportare gli
estremi degli stessi brevetti e l’eventuale esistenza di know-how correlato);
- che il Concedente non ha ancora concesso alcuna licenza con riferimento a tale/i brevetto/i (oppure: - che
il Concedente ha già concesso licenze non esclusive con riferimento a tale/i brevetto/i);
(eventuale): - che il/i brevetto/i summenzionato/i ed il relativo know-how sono già stati sfruttati industrialmente dal detentore del/i brevetto/i;
- che il Licenziatario è interessato ad ottenere licenza per lo sfruttamento del/i su citato/i brevetto/i;
- che tutto ciò premesso costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
1. Oggetto
1.1 La licenza concessa copre l’intero ambito di applicazione delle invenzioni descritte nel/i brevetto/i citato/i
in premessa, ed anche ogni altra modalità di impiego che ne discenda, salvo l’obbligo del Licenziatario di
comunicare al Concedente eventuali nuove applicazioni non previste all’atto della stipulazione del contratto
(oppure: la licenza è limitata alle seguenti applicazioni ………………).
1.2 Il Concedente mette a disposizione tutta la documentazione tecnica necessaria e, altresì, specifiche
informazioni tecniche (eventualmente rinviare ad un allegato per la loro descrizione) costituenti know-how
aziendale, relative alla fabbricazione dei prodotti oggetto della licenza.
(eventuale): Il Concedente si impegna ad istruire presso il ……….. il personale del Licenziatario, alle
seguenti condizioni: …………………
2. Modifiche e perfezionamenti
2.1 Il Concedente si impegna a comunicare al Licenziatario e a mettergli a disposizione, senza incremento
delle royalties, qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza apportati dallo stesso
Concedente durante la vigenza del contratto.
2.2 Il Concedente ha il diritto di utilizzare gratuitamente le modifiche o i perfezionamenti proposti dal
Licenziatario
3. Territorio
La licenza è concessa per il seguente territorio: ..........................
4. Diritti di esclusiva 2
4.1 La licenza è esclusiva. Il Concedente si riserva tuttavia il diritto di fabbricare, utilizzare e vendere o
disporre altrimenti dei prodotti oggetto della presente licenza nell’ambito territoriale di cui al precedente art.3.
(oppure)
4.1 La licenza non è esclusiva, avendo già il Concedente concesso licenza ……… (riportare le
caratteristiche delle altre licenze o rinviare ad uno specifico allegato).
5. Sublicenze 3
5.1 Il Licenziatario è autorizzato a concedere sublicenze.
(oppure)
5.1 Il Licenziatario non potrà concedere sublicenze senza il preventivo consenso scritto del Concedente.
1
E’ opportuno nelle premesse specificare bene il valido titolo di proprietà del brevetto, indicando anche gli estremi del deposito
(o della domanda di deposito). E’ inoltre utile indicare se e quando il concedente abbia già concesso licenza per lo stesso brevetto.
2
Possibili alternative: a. il concedente può cedere la licenza in esclusiva; b. il concedente può cedere la licenza anche ad
altri (o riservarsi la possibilità di usarli lui stesso): in questo caso è opportuno specificare i limiti e gli ambiti dell’uso delle rispettive
licenze.
Si ricorda che il licenziatario non in esclusiva si deve obbligare a usare il brevetto per contraddistinguere prodotti uguali a
quelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio da altri licenziatari o dal titolare stesso.
3
Le parti possono decidere di consentire, o al contrario di vietare, che il licenziatario affidi in sublicenza la licenza ricevuta. In
quest’ultimo caso è opportuno regolare l’ambito e le condizioni di tale sublicenza.
6. Obblighi del Licenziatario
6.1 Il Licenziatario si impegna ad apporre su ogni prodotto fabbricato su licenza la dicitura: "Licenza
...................".
6.2 Il Licenziatario si obbliga a fabbricare i prodotti oggetto della licenza rispettando i requisiti tecnici e
qualitativi nonché seguendo le indicazioni a tal fine fornitegli dal Concedente.
6.3 Il Concedente ha diritto di effettuare verifiche della qualità dei prodotti, anche mediante controlli su
campioni forniti direttamente dal Licenziatario o messi a disposizione del Concedente a questi fini.
6.4 Il LIcenziatario autorizza fin d’ora il Concedente a procedere ad ispezioni presso i locali di produzione e
di stoccaggio dei prodotti.
6.5 Le partite di prodotti risultate non conformi agli standard qualitativi prefissati, su richiesta del Concedente
non potranno essere dal Licenziatario commercializzate.
7. Royalties 4
7.1 Il Licenziatario si impegna a corrispondere per tutti i prodotti venduti su licenza una royalty del .... % sul
prezzo fatturato ai propri clienti, dedotti gli sconti e le tasse sulle vendite.
(oppure)
7.1 Il Licenziatario si impegna a corrispondere la somma di Euro ................. per la vendita di ogni singolo
prodotto sottoposto alla licenza.
8. Royalties minime garantite 5
8.1 Indipendentemente dall'effettivo volume delle vendite realizzato dal Licenziatario, le royalties minime
garantite riconosciute al Concedente non potranno essere inferiori comunque a:
1° anno: ………….
2° anno: ……………
……………….
8.2 Per periodi inferiori all’anno solare, le royalties minime saranno proporzionalmente ridotte.
9. Verifiche contabili 6
9.1 Il Concedente ha diritto di verificare in ogni momento, tramite propri professionisti di fiducia, la contabilità
del Licenziatario per la verifica dei volumi di vendite effettuate.
(oppure)
9.1 Il Licenziatario deve predisporre e tenere appositi registri speciali per la gestione dei prodotti realizzati in
base alla licenza, cui il Concedente può accedere e verificarne la congruità anche con la contabilità
generale.
(eventuale)
9.2 I prodotti realizzati dovranno essere numerati progressivamente.
10. Maturazione royalties
10.1 Il diritto alle royalties matura alla data della fattura del Licenziatario al proprio cliente.
10.2 Il diritto alle royalties minime che non sono maturate in base alle fatturazioni, sorge alla fine di ogni
anno solare.
10.3 Il pagamento delle royalties si effettuerà alla fine di ogni ........... (es. trimestre, semestre, etc.) riferito
alle vendite effettuate in detto periodo. Il Licenziatario si impegna ad inviare contestualmente al Concedente
il rendiconto completo delle vendite.
11. Conseguenze alla cessazione del contratto
11.1 In caso di recesso di una delle Parti od alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa questa sia
4
Potrà consistere in una somma fissa o in percentuale o variare, ad esempio: somma fissa più royalty calcolata in percentuale
sul fatturato dei prodotti; somma per ogni prodotto venduto oggetto di brevetto.
5
Le parti potranno accordarsi per prevedere royalty minime da calcolarsi indipendentemente dal volume dei prodotti venduti,
che potranno essere variabili nel corso degli anni e riferibili a parametri vari. Le parti, inoltre, dovranno prendere in considerazione
anche il caso che la durata del contratto sia inferiore al periodo preso in considerazione e prevedere una corrispondente riduzione delle
somme.
6
E’ essenziale consentire al concedente la possibilità di verificare i volumi di vendita nel caso di royalty basate sulle effettive
vendite compiute dal licenziatario. Questo è un aspetto particolarmente delicato e, come tale, appare importante che vengano bene
regolamentate le modalità di accesso ai dati. Le clausole proposte potranno anche essere implementate prevedendo l’onere della
segretezza a carico del concedente (e dei suoi incaricati) in merito alle informazioni che questi venissero ad acquisire in occasione di
dette verifiche.
intervenuta, il Licenziatario si impegna a cessare immediatamente la fabbricazione dei prodotti sottoposti a
licenza, fermo restando l’esecuzione degli ordini già raccolti.
11.2 Le eventuali scorte di prodotto residue dovranno essere commercializzate entro il ........... .
(oppure)
11.2 Le eventuali scorte di prodotto residue dovranno essere acquistate dal Concedente al prezzo ............
12. Obblighi del Concedente
12.1 Il Concedente si impegna a mantenere in vita il brevetto oggetto di licenza.
12.2 Il Concedente garantisce la validità del brevetto; in caso di dichiarazione di nullità dello stesso, il
contratto si intenderà cessato, dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di nullità.
(oppure): Il Concedente non garantisce la validità del/i brevetto/i licenziato/i; tuttavia in caso di dichiarazione
di nullità dello stesso (oppure: ...degli stessi) il contratto potrà essere risolto, dal momento in cui passa in
giudicato la sentenza di nullità..
12.3 Qualora il/i brevetto/i venga/no dichiarato/i nullo/i su istanza di un terzo, le royalties già corrisposte o
maturate a favore del Concedente durante il periodo di utilizzo del brevetto fino alla data della dichiarazione
di nullità rimangono validamente riscosse o maturate (per l’ipotesi di assunzione di garanzia sulla validità del
brevetto da parte del Concedente: ..., fatti salvi i danni subiti a seguito della nullità dichiarata).
12.4 Qualora terzi agissero contro il Licenziatario a tutela di propri diritti lesi dall’uso del/i brevetto/i oggetto
del contratto, gli eventuali risarcimenti del danno imputati al Licenziatario, saranno sopportati dal ...............
13. Tutela del brevetto 7
13.1 Il Licenziatario è tenuto ad informare tempestivamente il Concedente di qualsiasi presunta violazione,
contraffazione od imitazione del/i brevetto/i o attività di concorrenza sleale compiuta da terzi nel territorio.
13.2 Il Licenziatario ha l’obbligo (oppure: il diritto) di intentare le azioni anche giudiziali contro i terzi a tutela
del/i brevetto/i. In tal caso il Concedente dovrà fornirgli assistenza, nonché le autorizzazioni necessari.
(oppure): Il Concedente ha l’obbligo (ovvero: il diritto) di intentare le azioni anche giudiziali contro i terzi a
tutela del/i brevetto/i. Se lo fa, il Licenziatario dovrà fornirgli tutta l’assistenza necessaria.
13.3 La parte che decide di intentare l’azione, sopporterà le spese relative. Qualora le parti si accordino per
intentare l’azione in comune, esse dovranno determinare le modalità di suddivisione dei relativi costi e
benefici.
14. Riservatezza
14.1 Le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del presente contratto o di cui le medesime
vengano a conoscenza in occasione e per effetto del contratto stesso, che costituiscano informazioni
segrete ai sensi degli articoli 98 e 99 del D.Lgs. n. 30/2005 e siano caratterizzate con apposite diciture quali
“riservato” o “segreto”, dovranno essere mantenute segrete. Tale obbligo opera anche successivamente alla
conclusione del presente contratto.
15. Durata
15.1 Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione (oppure ...dal ………) e dura …. anni
(oppure: ...e scade il ……….).
16. Risoluzione controversie 8
16.1 Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera
di Commercio di ……………….. mediante arbitrato ………….,9 con lodo secondo …..,10 da n. …. arbitro/i11
nominato/i in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare.
In alternativa:
7
E’ importante specificare che la licenza concessa comporterà anche l’onere di seguire particolarmente la tutela del brevetto e
obbligare il licenziatario a tutelarlo contro terzi o a collaborare alla sua tutela, nonché a concordare azioni giudiziarie e stragiudiziarie.
Può essere previsto anche che le azioni legali siano intraprese dal concedente.
8
E’ preferibile che la risoluzione delle eventuali controversie venga demandata ad un arbitrato, così da mantenere il dovuto
riserbo sulle attività inventive e di ricerca stesse.
9
Le parti devono scegliere se l’arbitrato sarà rituale o irrituale.
10
Le parti devono scegliere se la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.
11
Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.
16.1 Di ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà
competente in via esclusiva il Foro di ................ (Venezia o Trieste)12.
17. Spese per trascrizione
17.1 Tutte le spese, anche inerenti alle pratiche per l'eventuale trascrizione 13 del presente atto presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Ministero delle attività produttive in Roma), saranno a carico del
Licenziatario.
Letto, confermato e sottoscritto in ………….., lì ……………..
Firme del Concedente e del Licenziatario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Licenziatario approva espressamente i seguenti articoli
del presente contratto:
4. diritti di esclusiva
5. sublicenze
6. obblighi del Licenziatario
11. conseguenze alla cessazione del contratto
13. tutela del brevetto
14. riservatezza
16. risoluzione controversie
Firma del Licenziatario
12
Qualora le parti preferiscano rivolgersi all’autorità giudiziaria, potranno indicare nel contratto il foro competente, con la
precisazione che, trattandosi di materia che presenta interferenze anche indirette con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, la
controversia verrà affrontata nella competente sezione specializzata in materia di proprietà industriali ed intellettuali istituita col D.Lgs. n.
168 del 2003. Tale decreto individua le competenze territoriali delle sezioni specializzate rispetto ai territori delle Corti di appello; di
conseguenza, per i territori compresi nei distretti di corte d’appello di Venezia (competente su tutto il Veneto), Trento e Bolzano, la
sezione specializzata viene indicata in quella di Venezia. Mentre, per i territori compresi nel distretto di corte d’appello di Trieste
(competente su tutto il Friuli Venezia Giulia), competente è la sezione specializzata di Trieste. Di quanto sopra detto dovrà essere
evidentemente tenuto conto dall’azienda per individuare la corretta competenza a cui far dirimere la controversia.
13
Il contratto di licenza di brevetto può essere sottoposto a trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 138 del
Codice della proprietà industriale). La trascrizione non è richiesta per la validità dello stesso contratto, ma è necessaria per l’opponibilità
ai terzi dell’atto stesso: infatti, gli atti non hanno effetto verso i terzi che abbiano acquistato diritti sul brevetto fino a che non sono
trascritti, e nel caso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, viene preferito chi ha trascritto per primo il contratto o
l’atto da cui deriva il suo diritto (art. 139). Per la domanda di trascrizione si devono seguire le modalità e le forme degli atti da trascrivere
indicate agli articoli 195 e 196 del codice.