Disegni e Modelli Industriali 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 1 MODELLO Il disegno o modello viene protetto in quanto caratterizzante un prodotto o una sua parte. Lo si registra per creare un valore aggiunto, accrescere il proprio potere concorrenziale, controllare i mercati 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 2 MODELLI (DESIGN) Può essere registrato come design l’aspetto esteriore di un prodotto quale risulta dalle sue linee, dai colori, dalla forma, dai materiali utilizzati ovvero dal suo ornamento 2. Per prodotto di intende qualsiasi prodotto industriale (artigianale) compresi i componenti di prodotti, gli imballaggi, le presentazioni i simboli grafici 1. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 3 REQUISITI Un disegno o modello per essere valido deve: Essere NUOVO; Possedere CARATTERE INDIVIDUALE Non deve possedere caratteristiche estetiche che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 4 NOVITA’ - UN DESIGN E’ NUOVO SE NESSUN DISEGNO O MODELLO IDENTICO E’ STATO DIVULGATO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 5 NOVITA’ Il titolare o il suo avente causa possono tuttavia divulgare (usare) il design per 12 mesi prima del deposito Si reputano identici due modelli quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti. - 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 6 CARATTERE INDIVIDUALE Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 7 CARATTERE INDIVIDUALE SOSTITUISCE LO “SPECIALE ORNAMENTO” E SUSSISTE SE “L’IMPRESSIONE GENERALE” CHE IL DESIGN SUSCITA “NELL’UTILIZZATORE INFORMATO” E’ DIVERSA DA QUELLA CHE SUSCITANO I MODELLI PRECEDENTEMENTE DIVULGATI 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 8 DIVULGAZIONE Il disegno o modello si considera divulgato se è reso accessibile al pubblico nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda (o della data di priorità). 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 9 NON COSTITUISCONO DIVULGAZIONE La rivelazione ad un terzo in regime di riservatezza, L’accessibilità al pubblico da parte del suo autore (o avente causa) nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (cd. anno di grazia); L’accessibilità al pubblico nei 12 mesi precedenti se risulti da un abuso commesso ai danni dell’autore; La divulgazione in esposizioni ufficiali 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 10 LA MAGGIORE “STABILITA’” DELLE REGISTRAZIONI La sostituzione del requisito dello “speciale ornamento” con quello del “carattere individuale” nei modelli Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di modelli e design Tendenza al mutamento della funzione tipica delle registrazioni (in particolare di marchi e design) Costante incremento delle registrazioni internazionali Maggiore stabilità delle registrazioni Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 11 Registrazione all’estero Dove registrare: non solo nei paesi di sbocco, ma anche nei paesi da cui può originare la contraffazione. Come registrare: modello comunitario, modello internazionale, modelli nazionali 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 12 Registrazioni multiple Modello italiano: art.39 CPI ha abolito il numero massimo, purché i disegni o modelli siano inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale Modello comunitario: art 37 Reg. CE02/6 ammette domande multiple senza limiti numerici alle stesse condizioni del CPI Modello internazionale: max 100 disegni e modelli 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 13 Disegni e Modelli Industriali Disegni e Modelli COMUNITARI (Reg. CE 6/02 operativo dal 1.4.03). Durata massima 25 anni (di 5 in 5) Vantaggi: gli stessi del marchio comunitario Disegni e Modelli INTERNAZIONALI (Accordo dell’Aja del 1925 più volte revisionato fino all’ultima versione del 1960) Durata iniziale 5 anni, rinnovabile di 5 anni in 5 anni (la durata non può essere inferiore a 10 anni) Vantaggi: gli stessi del marchio internazionale con un’aggiunta: non è necessaria una registrazione nazionale di base Svantaggi: SISTEMA CHIUSO (cioè la cessione è ammessa solo nei confronti di soggetti che potrebbero esserne titolari) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 14 AMBITO TERRITORIALE DI TUTELA DEL DESIGN MODELLO ITALIANO = ITALIA MODELLO COMUNITARIO = UNIONE EUROPEA MODELLO INTERNAZIONALE = PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL’AJA 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 15 Modello comunitario DI FATTO Disegno o modello nuovo e dotato di carattere individuale non registrato è protetto per 3 anni decorrenti dalla data in cui è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. E’ protetto solo nei confronti della copiatura: il titolare deve dimostrare che non è stato oggetto di creazione indipendente (art.19 Reg. CE 02/6), quindi che è stato copiato dall’originale 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 16 Creazioni del design Art.2 n.10 LdA: Sono comprese nella protezione del diritto d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico Art.44 CPI: I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’art.2 n.10 LdA durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del 25° anno dopo la sua morte 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 17 Cumulo delle tutele Abbandono del principio della scindibilità, quindi l’arte applicata all’industria ha la sua individualità artistica mentre i modelli non hanno autonomo valore rappresentativo e non possono concepirsi come opere disgiunte dal prodotto. Durata inferiore al diritto d’autore, incompatibile con la normativa comunitaria: art.10 lett.c) Disegno di Legge sull’innovazione prevede l’adeguamento della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d’autore (70 dopo la morte dell’autore). 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 18 Protezione internazionale del diritto d’autore Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Art.2.7 CUB riserva ai legislatori nazionali di determinare i criteri di distinzione fra opere figurative applicate all’industria e disegni e modelli ornamentali. Stabilisce che per le creazioni di un paese unionista che beneficiano della sola tutela brevettuale non può essere rivendicata negli altri paesi la protezione per le opere dell’arte applicata. Le creazioni sono però protette per mezzo del diritto d’autore se il paese di protezione non prevede la tutela brevettuale per disegno o modello 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 19 Tutela del design come marchio Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da forme necessarie o tecnico-utili o “che danno valore sostanziale ai prodotti” (design) Divieto di registrare come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. REGOLE NON RISPETTATE 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 20 Modello COMUNITARIO OGGETTO: CATENINE TITOLARE: Ingo Telkmann (D) DATA DEPOSITO: 09.01.2005 classe di Locarno: 11.1 (gioielleria) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 21 MODELLO COMUNITARIO OGGETTO: DIAMANTI TITOLARE: Mordechai Torgeman (ISRAELE) DATA DEPOSITO: 21.06.2004 Classe di Locarno: 11.1 gioielleria 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 22 OGGETTO: BUSTINE FILTRI TITOLARE: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. DATA DEPOSITO: 16/10/2003 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 23 OGGETTO: CONTATORE TITOLARE: ABB Stotz-Kontakt GmbH DATA DEPOSITO: 29/04/2002 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 24 OGGETTO: GENERATORE DI CORRENTE TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd. DATA DEPOSITO: 03/12/2003 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 25 OGGETTO: MOTORE TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd. DATA DEPOSITO: 17/09/2003 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 26 OGGETTO: PRESA DI CORRENTE TITOLARE: Neutrik Aktiengesellschaft DATA DEPOSITO: 20/09/2001 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 27 OGGETTO: GIUNTO TITOLARE: National Coupling Company Inc DATA DEPOSITO: 04/04/2002 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 28 OGGETTO: CALANDRA VEICOLO TITOLARE: DaimlerChrysler Corporation DATA DEPOSITO: 29/04/1997 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 29 MODELLI E DISEGNI COMUNITARI NEGLI ANNI 2003-2004 SONO STATI REGISTRATI 77.661 MODELLI NEL PERIODO 1.1./30.5.2005 SONO STATI REGISTRATI 28.969 MODELLI 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 30 MODELLI E DISEGNI COMUNITARI PAESE 2003/2004 31.05.2005 % GERMANIA ITALIA USA REGNO UNITO FRANCIA SPAGNA 23.260 14.026 8.461 7.788 4.644 2.607 1.296 1.362 24,67 14,71 8,63 8,09 7.386 6.104 1.640 1.407 7,98 6,64 GIAPPONE OLANDA 3.863 3.781 565 551 3,92 3,83 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 31 REPUBBLICA POPOLARE CINESE Non è ammesso un deposito MULTIPLO. Durata massima 10 anni senza possibilità di alcun prolungamento Il preuso all’estero non intacca la novità. Manca ogni effetto provvisorio prima della concessione. Non aderisce alla Convenzione dell’Aja sul Modello Internazionale 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 32 INDIA Durata 10 anni rinnovabile per altri 5 Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale. Non sono considerate distruttive della novità le divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che precedono il deposito Per poter chiedere i danni da contraffazione è necessario apporre indicazione “modello registrato” 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 33 USA Durata 14 anni non rinnovabili Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale (ha sottoscritto l’atto di Ginevra non ancora entrato in vigore). Esame preventivo di novità del modello E’ richiesta l’indicazione “modello registrato” 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 34 TURCHIA Durata iniziale 5 anni rinnovabili fino a 25 Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale. Non vi è alcun esame preventivo di novità del modello Non sono considerate distruttive della novità le divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 12 mesi che precedono il deposito 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 35 GIAPPONE Durata 15 anni non rinnovabili Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale. Esame preventivo di novità del modello Non sono considerate distruttive della novità le divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che precedono il deposito Esiste una classificazione diversa rispetto a quella di Locarno L’indicazione “modello registrato” in lingua giapponese è obbligatoria 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 36 COREA del SUD E’ ammesso deposito multiplo fino a 20 modelli Durata: dal 1998 15 anni, per i modelli depositati prima del 1998 10 anni Aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale. Dal 1998 due diverse procedure d’esame: sostanziale o formale Non sono considerate distruttive della novità le divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che precedono il deposito Esiste una classificazione diversa rispetto a quella di Locarno 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 37 TAIWAN Durata massima 12 anni senza possibilità di rinnovo Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale. Non aderisce alla Convenzione sulla classificazione di Locarno, però la applica ugualmente E’ possibile depositare un “design associato” da parte del titolare del modello precedente simile, avrà la stessa durata del modello principale e subirà la stessa sorte. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 38 Rafforzamento legislativo (nazionale ed internazionale) della tutela del design Efficacia non assoluta dei motivi di nullità Protezione triennale del modello comunitario non registrato Possibilità di registrazione multipla Cumulabilità della tutela del design con quella del diritto d’autore (opere del disegno industriale dotate di carattere creativo e valore artistico) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 39 Cessioni e licenze di modelli e design Trasferimento della proprietà o del diritto d’uso di disegni/modelli dietro pagamento di un determinato prezzo o di un canone (royalty) Ambito territoriale Ambito temporale 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 40 VERIFICHE PRELIMINARI Esistenza ed estensione territoriale del disegno/modello ceduto o concesso in licenza Effettiva validità ed ambito protettivo del disegno/modello (ricerche di anteriorità) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 41 PATOLOGIE CONTRATTUALI Rifiuto di concessione o annullamento del disegno/modello Azioni di terzi per contraffazione di disegni/modelli Contraffazione del disegno/modello oggetto della licenza 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 42 Il cedente o licenziante è responsabile verso il cessionario / licenziatario (in mancanza di espressa esclusione) per: Rifiuto di concessione o annullamento del disegno/modello Contraffazione di disegni/modelli altrui attraverso l’uso del modello ceduto o concesso in licenza Pretese di terzi sul disegno/modello (rivendica) Mantenimento in vigore amministrativo del disegno/modello 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 43 Il cedente o licenziante non è responsabile verso il cessionario o licenziatario: Per contraffazioni del disegno/modello ceduto o licenziato da parte di terzi (il cedente o licenziante non è obbligato – in mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 44 Il licenziatario è responsabile nei confronti del licenziante Per le conseguenze derivanti da un uso illecito del disegno/modello 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 45 CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA Restrizioni territoriali Restrizioni di prezzo Restrizioni merceologiche o distributive (distribuzione selettiva) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 46 Clausole restrittive della concorrenza (regole comunitarie) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano: Restrizioni sulla determinazione dei prezzi; Obblighi di rifiutare richieste di fornitura dei prodotti coperti da design all’interno del territorio in licenza destinati al commercio all’esterno (importazioni parallele) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 47 Clausole restrittive della concorrenza (regole comunitarie) Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano Restrizioni di clientela Restrizioni sui quantitativi da produrre o vendere 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 48 CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”) Sono generalmente vietate le clausole Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commerciali Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 49 LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Norme nazionali inderogabili e libera scelta delle parti (nullità del titolo) La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale: criteri orientativi (legge applicabile - foro competente) L’arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi (Arbitrato Amministrato) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 50 IL TRATTAMENTO FISCALE INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES La tassazione alla fonte (withholding tax) I trattati internazionali contro le doppie imposizioni fiscali (controllare che esistano per evitare doppia imposizione) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 51 IL CONTROLLO DI MERITO SUI CONTRATTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza Approvazione del trasferimento di royalties all’estero Se manca l’approvazione il contratto è inefficace il che comporta l’intrasferibilità delle royalties 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 52 TRASCRIZIONE del CONTRATTO Di regola la mancata trascrizione del contratto non incide sulla validità dello stesso né fra le parti né nei confronti dei terzi. In alcuni paesi la mancata trascrizione incide sulla validità anche inter partes del contratto. Modello comunitario: la mancata trascrizione presso l’UAMI del contratto lo rende inopponibile ai terzi. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 53 CONTRAFFAZIONE E’ la violazione del disegno/modello altrui che si verifica con la realizzazione di un disegno/modello uguale o simile (che suscita nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 54 Azione di CONTRAFFAZIONE Legittimato a proporla è il titolare del disegno/modello e il licenziatario esclusivo. Il licenziatario non esclusivo (a meno che il contratto non preveda diversamente) può solo intervenire in giudizio (come il rivenditore o il distributore) per i danni subiti. L’azione si propone contro gli autori del comportamenti che costituiscono contraffazione 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 55 NORME PENALI Art.473 c.p. Chiunque contraffà disegni o modelli oppure senza concorso nella contraffazione fa uso di un disegno o modello contraffatto o alterato è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio. Art.475 c.p.c: pena accessoria della pubblicazione della sentenza. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 56 SANZIONI PENALI e AMMINISTRATIVE Art.127 CPI Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032. Chiunque appone indicazione mendace “modello brevettato” “modello depositato” è punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 57 I procedimenti giudiziari per contraffazione Cambiamenti processuali in tema di diritto industriale - Le Sezioni Specializzate (12.7.2003) - Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005) - Il rito societario (19.9.2005) Disegno di legge del 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinario - l’attuazione della direttiva “enforcement” (22.4.2006) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 58 Le Sezioni Specializzate - 12 Tribunali (anzichè 166, più le sezioni staccate e le preture), quindi: - specializzazione dei giudici - uniformità degli orientamenti 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 59 Codice della Proprietà Industriale Allargamento della categoria dei titoli di proprietà industriale (marchi di fatto, informazioni segrete, indicazioni geografiche, domain names) Uniformità di tutela per tutti i titoli Tutela più incisiva 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 60 Il processo industrialistico Rito societario: -fase predibattimentale (scambio memorie fra difensori) assenza del giudice - pretrial -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) presenza del giudice - trial Art.10 Disegno di legge sull’innovazione industriale del 22.9.06 stabilisce che il governo è delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge a modificare il CPI determinando il ritorno al rito ordinario, fatti salvi i procedimenti iniziati con il rito societario. 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 61 Decreto sull’enforcement Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a sequestro e inibitoria): - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commessa con atti di pirateria) - sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattore - interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma anche di rivenditori e intermediari - blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto contraffattore - risarcimento del danno morale 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 62 La responsabilità per contraffazione di brevetto dei rivenditori e degli intermediari Il rivenditore può essere citato in giudizio per contraffazione. Chiamerà in causa il produttore per essere manlevato. Con il recepimento della direttiva sull’enforcement sono state inasprite le misure nei confronti dei rivenditori e degli intermediari 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 63 Responsabilità dei rivenditori e degli intermediari Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci non solo presso il contraffattore ma anche presso ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle merci contraffatte; b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che consentono la violazione del diritto leso; c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella contraffazione 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 64 INFORMAZIONI Le informazioni che vengono fornite tramite interrogatorio comprendono il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di altri precedenti detentori dei prodotti o servizi contraffatti nonché le relative quantità e prezzo L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p. (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 65 INIBITORIA E ORDINE DI RITIRO In via cautelare possono essere chieste anche nei confronti degli intermediari e dei rivenditori che non siano parte del giudizio In via definitiva solo nei confronti degli intermediari parte del giudizio, mentre nei confronti dei rivenditori anche se non siano parte del giudizio 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 66 ATTI DI PIRATERIA Costituiscono atti di pirateria (art.144 CPI): “le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriali realizzate dolosamente in modo sistematico 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 67 Procedimenti cautelari Il procedimento ante causam: stabilizzazione della decisione (art.23 D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria Il procedimento in corso di causa: giudizio abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 68 La difesa ATTIVA nella cause di contraffazione Rimedi esperibili con una causa ordinaria: inibitoria alla produzione e al commercio ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei prodotti ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti sono suscettibili di uso legittimo se modificati assegnazione in proprietà condanna al risarcimento del danno pubblicazione della sentenza condanna in futuro 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 69 Rimedi esperibili in via cautelare d’urgenza Descrizione (precostituisce prova della contraffazione, poco usata in materia di design) Sequestro (evita la circolazione del prodotto) Inibitoria (sia con riferimento alle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente) Pubblicazione sulla stampa Penale per inadempimento 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 70 ORDINE DI ESIBIZIONE La parte che fornisca seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti detenuti dalla controparte a conferma di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini l’esibizione o che richieda informazioni alla controparte (discovery) Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre argomenti di prova 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 71 PUBBLICAZIONE dell’ORDINANZA CAUTELARE Anche al termine della fase cautelare d’urgenza è possibile ottenere la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani e riviste 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 72 Tutela del segreto e della riservatezza Possibilità di ottenere in corso di causa misure a tutela dei propri segreti 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 73 Possibilità di produrre documenti nel corso della consulenza tecnica Questa previsione normativa (art.121, 5° comma CPI) consente di superare le strette preclusioni del processo industrialistico 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 74 La condotta processuale della parte “Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini” (art.124, 4° comma CPI) 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 75 Efficacia erga omnes delle decisioni L’efficacia nei confronti di tutti delle sentenze definitive che dichiarano la nullità di un titolo di proprietà industriale consente al contraffattore di trarre beneficio dall’esito di cause di cui è estraneo 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 76 Risarcimento del danno 1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo conto: a) del mancato guadagno del soggetto leso b) degli utili realizzati dal contraffattore c) del danno morale arrecato al soggetto leso 2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza 3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli utili, in alternativa al mancato guadagno o nella misura in cui eccedono tale risarcimento 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 77 SEQUESTRO CONSERVATIVO Il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere il sequestro di beni mobili e immobili del preteso autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine il giudice può autorizzare la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni 9 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI 78