INDICE SOMMARIO pag. INTRODUZIONE PREMESSE

INDICE SOMMARIO
pag.
INTRODUZIONE
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA
DELL‟ANALISI
1
I – CAPITOLO PRIMO
INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE
INDIRETTA
1.
2.
3.
4.
Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione
all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale
e intellettuale.................................................................................
L‟importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema della sua
infungibilità...................................................................................
Le penalità di mora come rimedio indiretto alla ineseguibilità
forzata dell‟ordine inibitorio..........................................................
La sanzione penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione
all‟adempimento……....................................................................
9
12
15
20
II – CAPITOLO SECONDO
PROFILI COMPARATISTICI
1.
Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di
applicazione dell'istituto................................................................
1.1 Astreinte provisoire e astreinte définitive nel modello in due fasi
di applicazione della misura..........................................................
1.2. La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell'astreinte.........
1.3. La fase della liquidazione..............................................................
2.
La diffusione del modello francese: il recepimento dell'astreinte
nei paesi del Benelux……………………………………………
3.
Le zswangstraffen germaniche......................................................
4.
La recezione del modello tedesco nell'ordinamento austriaco;
cenni ai sistemi di esecuzione indiretta in altri Paesi di civil
law.................................................................................................
5.
Il contempt of court: origini e ambito di applicazione..................
5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal contempt...............
31
36
38
41
45
48
53
55
57
III – CAPITOLO TERZO
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
4.
5.
5.1.
La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia
postunitaria e l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della
“legge marchi”…………………………………………………... 63
Il limitato ambito di applicazione della “nuova” disciplina posta
dal r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42………………………………...
67
L‟iniziale mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni
dottrinali sulla natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86
del r.d. 1127/39 e 66 del r.d. 929/42……………………………..
72
Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 198/96, attuativo
dell‟accordo TRIPs……………………………………………… 78
La mutata concezione delle penalità di mora, da liquidazione
anticipata di danni futuri a sanzione per l‟inosservanza
dell‟inibitoria, e il problema della destinazione delle somme al
creditore…………………………………………………………. 84
Il codice della proprietà industriale: la parziale unificazione
della tutela e la definitiva affrancazione delle penalità di mora
dal risarcimento del danno …….………………………………..
91
L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa
applicabilità delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal
commercio e il problema
della strumentalità necessaria
dell‟injunction provvisoria………………………………………
98
La legge n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614
bis c.p.c., di una misura coercitiva indiretta nella disciplina
generale del processo civile: il riempimento delle lacune
dell‟ambito applicativo delle penalità di mora………………….. 107
Conseguenze dell‟introduzione della norma generale
sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica
applicabilità dei criteri di quantificazione e del requisito della
“non manifesta iniquità”………………………………………… 113
IV – CAPITOLO QUARTO
PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI
DETERMINAZIONE
1.
L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva……………….
1.1. Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una
misura esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione…….
2.
Conseguenze della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal
giudice della cognizione…………………………………………
2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al risarcimento
dei danni e la (dubbia) operatività del requisito del pericolo di
ripetizione dell‟illecito…………………………………………..
3.
La determinazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità
applicative delle astreintes………………………………………
3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio
di proporzionalità....……………………………………………..
119
125
131
134
142
148
V – CAPITOLO QUINTO
ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
1.
La pubblicazione della sentenza quale momento di acquisizione
di efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie…………….
2.
L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle
violazioni dell‟inibitoria…………………………………………
2.1. L‟applicazione delle misure coercitive pronunciate in via
cautelare…………………………………………………………
3.
La previsione, nell‟articolo 124 comma 7 del codice della
proprietà industriale, di uno specifico procedimento per la
risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione…………………..
3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive
e la ripartizione dell‟onere della prova………………………….
4.
Le vicende relative alle impugnazioni…………………………..
Indice della giurisprudenza.....................................................................
Bibliografia.............................................................................................
151
158
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195
INTRODUZIONE
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
Risale ormai a più di settant‟anni fa1 l‟introduzione in Italia di un
istituto, oggi disciplinato negli articoli 124, comma 2, e 131, comma 2, del
codice della proprietà industriale, nonché 156, comma 1, e 163, comma 2,
della legge sul diritto d‟autore2, che costituisce un efficace strumento per la
tutela della proprietà industriale e intellettuale, settore comprensivo delle
regole giuridiche concernenti “i diritti relativi: alle opere letterarie,
artistiche e scientifiche; alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle
esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di
radiodiffusione; alle invenzioni in tutti i campi dell‟attività umana; alle
scoperte scientifiche; ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica,
di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni
commerciali; alla protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri
diritti inerenti all‟attività intellettuale nei campi industriale, scientifico,
letterario e artistico”3. Solo in tempi recenti una misura analoga è stata
prevista in via generale dal nuovo articolo 614 bis del codice di procedura
civile4, introdotto dal primo comma dell‟articolo 49 della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale peraltro ha avuto importanti ricadute anche
1
E precisamente al 1939, anno di entrata in vigore del r.d. 1127/39, c.d. legge
invenzioni.
2
In base ai quali (con identica formulazione, per la parte che qui interessa)
“Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell‟esecuzione del
provvedimento”.
3
La definizione è tratta dalla nozione di «proprietà intellettuale» contenuta
nell‟articolo 2, viii) della Convenzione istitutiva dell‟Organizzazione Mondiale per la
proprietà intellettuale (WIPO), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28
settembre 1979, per la consultazione della quale si rinvia al sito internet dell‟organizzazione
stessa: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=1.
4
Il testo dell‟articolo, rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di
non fare» è il seguente: "Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta
dall‟obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell‟esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all‟articolo 409.
Il giudice determina l‟ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del
valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o
prevedibile e di ogni altra circostanza utile.".
1
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
sull‟interpretazione della disciplina speciale5.
Preliminarmente occorre osservare che manca in materia una
denominazione dell‟istituto che sia generalmente condivisa, poiché il
legislatore, nel trapiantare nell‟ordinamento interno il modello francese
dell‟astreinte6, in nessuna novella normativa ha colto l‟occasione per
orientare gli interpreti selezionando una fra le molteplici espressioni
utilizzate in dottrina7, ciascuna evocativa di un particolare aspetto della
disciplina. Alcuni autori hanno allora reimpiegato, in omaggio alla
tradizione, la nomenclatura d‟oltralpe, chiamando “astreintes” anche le
corrispondenti misure dell‟ordinamento italiano8, il che però non deve
indurre a ritenere che queste siano perfettamente sovrapponibili
all‟archetipo francese: fra i due istituti, infatti, sussistono certamente
notevoli affinità, ma anche rilevanti differenze9.
Fra le definizioni afferenti la nostra lingua, accanto ad appellativi
generici quali “sanzione pecuniaria” o “sanzione civile”10, si utilizza più
5
Aspetti di cui si darà conto nel corso della trattazione.
Come si vedrà infra, capitolo II, paragrafo 2.
7
Lo osservano FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza
sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si
ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510, con riferimento alle norme di
diritto industriale; e BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505, rispetto all‟articolo 614 bis del codice di
procedura civile.
8
Tra questi DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 54 e 59; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli
obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in
Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2550; ed altri interpreti indicati da FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora
nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le
astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510.
9
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 510; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 128; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra
Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741.
10
Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di
fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505 e 508; DE
STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 520; LUISO F.P.,
Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009,
235; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544.
Altri autori definiscono l‟istituto quale “pena privata”, in ragione della destinazione
della sanzione alla parte e non allo Stato, cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 7; BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62; AMADEI
D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in
6
2
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
specificamente l‟espressione “misura coercitiva”11 per incentrare
l‟attenzione sulla particolare ratio che sta alla base della previsione
dell‟istituto, volto ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del
destinatario di un ordine del giudice, disincentivando all‟inadempimento,
secondo un‟idea efficacemente resa con il concetto di “deterrence”12.
Nonostante anche queste locuzioni non si trovino in un rapporto di
corrispondenza biunivoca con l‟istituto, identificando in realtà la funzione
perseguita da una gamma più ampia di strumenti giuridici, sia civilistici che
www.judicium.it, 5; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il
nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA,
Macerata, 2009, 72; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile,
CEDAM, Padova 2009, 223; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009
delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz.
2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in
AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323;
LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai
provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in
Giur. merito 2010, n.2, 403. Si veda in proposito il capitolo III, paragrafo 2.1.
11
Fra i tanti, CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ,
Milano, 1980, 10; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza,
Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il
procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di
urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 26; SCUFFI M.,
FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio
2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; TEMPORIN M., Le misure
cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare
uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8, parla invece di “misura preventiva”; RICOLFI M.,
Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili
sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ,
Milano, 2005, 91, utilizza il termine «misure compulsorie»; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A.,
Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 94; GAMBINERI B.,
Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il
processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; MERLIN E., Prime note
sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili
nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in
Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B.
SASSANI, UTET, Torino, 2009, 197 usa la locuzione «condanna compulsiva»; CAPPONI
B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23;
CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge
n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 101, parla di «misura coercitivo-sanzionatoria»;
BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it.
12
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562.
3
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
penalistici, la sineddoche è comunque giustificabile, poiché di questa
categoria lo strumento in esame costituisce senz‟altro uno dei più importanti
esponenti. Alcuni autori utilizzano poi il termine “comminatorie”13, o
“multe giudiziali”14, per evidenziarne piuttosto il carattere di provvedimenti
emessi dal giudice; mentre con espressioni quali “condanna accessoria” o
“condanna in futuro” si intende dare risalto a particolari aspetti della
disciplina, quali nel primo caso il rapporto intercorrente con la pronuncia
dell‟inibitoria, a rafforzamento della quale le misure coercitive sono
disposte15, e nel secondo caso il momento, posticipato nel tempo rispetto
alla pronuncia, in cui sorge l‟obbligazione in esse insita16.
13
Cfr. ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 521; cfr.
FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello
francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510; ID., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza
sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614
bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009. Similmente SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, parla di “comminatoria delle penalità”.
14
Il termine è piuttosto risalente, e ad oggi poco utilizzato; cfr. SPOLIDORO M.S.,
Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 135; FURNO
M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di
rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; CHIAVEGATTI L., Le
penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a
Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 14.
15
Si veda ad esempio BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505. Di “misura additiva” parla
SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 543. Sul tema dell‟accessorietà si rinvia al capitolo IV, paragrafo 1.1.
16
Cfr. CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440;
DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120; FURNO M., La
« sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di
rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 330; CHIAVEGATTI L., Le
penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a
Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 11; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6;
BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44;
CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 100; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 104;
LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai
provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in
Giur. merito 2010, n.2, 398; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1549; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le
parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009,
1318; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 549; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di
esecuzione forzata, in www.judicium.it, 7 e 11, secondo cui ci si troverebbe di fronte ad uno
”schema che rammenta la condanna in futuro, sottoposta ad una sorta di condizione
sospensiva”; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della
4
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
Molto diffusa sia nei testi giuridici che nelle sentenze, oltre che nel
linguaggio comune, è la denominazione "penali"17, per la verità non molto
precisa, poiché costituisce il residuo di una delle ipotesi ricostruttive, ora
abbandonata, che erano state avanzate in passato dalla dottrina sul tema
della natura giuridica dello strumento, il quale veniva ricondotto
inizialmente all‟istituto della clausola penale18. Migliore è senz‟altro la
locuzione "penalità di mora", evocativa dell‟idea di progressione nel tempo
concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2502; CAPPONI B., Manuale di diritto
dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 38 e 43. Secondo altri autori si
tratterebbe di una condanna condizionale, tra questi RICCI E.F., Ancora novità (non tutte
importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363,; SALETTI
A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile,
a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 200; CONSOLO C.,
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2545; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art.
614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9. La questione è trattata nel capitolo V, paragrafo 1.
17
Utilizzata da autori quali FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2°
ed., CYA, Firenze, 1949, 252; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 520; MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE,
Napoli, 1965, 273; MINERVINI G., Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile,
diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 43; GRECO
P. e VERCELLONE P., Le invenzioni e i modelli industriali, UTET, Torino, 1968, 379;
GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 225;
CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; RAVÀ T.,
Diritto industriale, UTET, Torino, 1973, 183; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 357;
FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura
risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; SPOLIDORO
M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del
Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e
penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183; VANZETTI A., Brevi considerazioni in
tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; VANZETTI A. e DI CATALDO V.,
Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; RICCI E.F., Ancora
novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008,
1363; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi
di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del
titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 67; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 42. Altri autori sono indicati da
FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind.
1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello
francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510.
18
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al
modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510. Su questa tesi si veda il capitolo III,
paragrafo 1.2.
5
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
e di mancato adempimento, che costituisce peraltro una di quelle
maggiormente utilizzata dalla dottrina19: e questa, nonostante sia stata
anch‟essa criticata20, rappresenta probabilmente la migliore candidata a
costituire la denominazione ufficiale dell‟istituto, il che si rende sempre più
necessario col passare del tempo, in ragione del fatto che col fiorire delle
opere dottrinali le diverse locuzioni vengono a volte anche combinate,
dando così vita a una sovrabbondanza di denominazioni, rispetto alla quale
non può che auspicarsi una maggiore chiarezza concettuale.
La trattazione del tema dell‟esecuzione indiretta e delle misure
coercitive nel diritto della proprietà industriale muove innanzitutto
dall‟importanza che la pronuncia inibitoria riveste in questa materia, e dalle
difficoltà di portarla a concreta attuazione dovute alla sua infungibilità.
Opportuno è quindi confrontarsi con le diverse soluzioni poste in essere dai
vari ordinamenti che, prima di noi, hanno affrontato il problema; per passare
poi ad analizzare, in prospettiva storica, gli snodi normativi che hanno
19
Cfr., fra gli studiosi che si sono occupati delle misure di diritto industriale,
FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind.
1976, I, 207; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv.
dir. ind. 1974, I, 213; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al
modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510 e 521, il quale rileva che la locuzione è stata
adottata fra l‟altro in diversi progetti di legge, e dal legislatore comunitario nella lingua
ufficiale italiana; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 133; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto
d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed
effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181; MAYR
C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova
2001, 368; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice
della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; RICOLFI M., Le misure
compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e
processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005,
118; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale
e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex
art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n.
6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 15; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 42.
La denominazione è utilizzata anche fra la dottrina che si è occupata delle misure
coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c.; cfr. ad esempio CONSOLO C., Il processo di
primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM,
Padova, 2009, 100; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.: introduzione dell‟esecuzione
indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419; CAPPONI B.,
Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23.
20
In particolare secondo MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 968, si tratterebbe di una definizione “non troppo felice”, perché “abbastanza
neutrale sul fronte della natura e della funzione dell‟istituto”.
6
PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI
introdotto l‟istituto delle penalità di mora nell‟esperienza giuridica italiana,
mutandone a più riprese la fisionomia ed estedendone progressivamente
l‟ambito di applicazione, sino ad arrivare alla versione attuale della
disciplina di riferimento. A questo punto sarà necessario individuare i
presupposti di concessione dell‟istituto - in connessione all‟opzione
interpretativa accolta in merito alla sua natura giuridica - e i criteri cui il
giudice deve attenersi per la quantificazione e la determinazione delle
modalità applicative; per poi terminare con l‟esame delle vicende relative
alla fase esecutiva e alle impugnazioni.
7
I – CAPITOLO PRIMO
INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
Sommario: 1. Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione
all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale e
intellettuale. - 2. Importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema
della sua infungibilità. - 3. Le penalità di mora come rimedio indiretto
alla ineseguibilità forzata dell‟ordine inibitorio. - 4. La sanzione
penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione all‟adempimento.
1. Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione
all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale e
intellettuale.
La necessità di impedire la violazione dei diritti, piuttosto che limitarsi
a intervenire ex post con misure sanzionatorie e risarcitorie, rappresenta
un‟esigenza di carattere generale della disciplina dell‟illecito civile21. Già la
minaccia della condanna al risarcimento del danno costituisce uno stimolo
indiretto all‟adempimento - pur essendo questo uno strumento preordinato
principalmente alla reintegrazione della sfera giuridica dell‟offeso22 tuttavia, in un ordinamento come il nostro che non riconosce i punitive
damages, ma limita la misura massima del risarcimento al danno
effettivamente patito23, in molti casi esso si rivela un deterrente insufficiente
rispetto alla perpetrazione di atti antigiuridici.
Vi sono poi dei settori in particolare, e segnatamente il diritto della
21
Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 23; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 1; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3.
22
Lo riconoscono CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ,
Milano, 1980, 24; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 3.
23
Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei
marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 423.
9
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
proprietà industriale e intellettuale24, in cui, data la natura degli interessi
coinvolti, il tema delle misure preventive assume un‟importanza se possibile
ancora maggiore, in ragione del fatto che una tutela meramente risarcitoria
si rivela in quest‟ambito particolarmente inadatta a tutelare efficacemente le
situazioni giuridiche violate25. La delicatezza della questione risulta
immediatamente percepibile prendendo in considerazione il diritto di
esclusiva, connotato imprescindibile dei diritti sui segni distintivi affinché
questi possano identificare univocamente la provenienza imprenditoriale del
prodotto, e quindi adempiere efficacemente la loro funzione26; ma anche a
fondamento della tutela brevettuale, perché all‟imprenditore che realizza
un‟innovazione non interessa tanto essere il primo a realizzarla, quanto
essere l‟unico a poterne usufruire, altrimenti il vantaggio concorrenziale
conseguito innovando si perde non appena i concorrenti abbiano a loro volta
adottato la stessa invenzione27. Una tutela di questi diritti non preposta a
prevenirne la violazione, ma appiattita sulla riparazione del danno a seguito
del compimento dell‟illecito28, non può evidentemente risultare satisfattiva
24
Per una definizione di proprietà industriale e intellettuale si rinvia a quella
proposta supra, nel capitolo introduttivo.
25
Le stesse considerazioni sono svolte, trattando dell‟ambito di applicazione
dell‟injunction nella common law, da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 94, che osserva come “nelle
intangible choses (c.d. diritti immateriali, e cioè quella parte della personal property che
abbraccia le attività commerciali ed i diritti di privativa ad esse connessi) i damages
giocano un ruolo molto secondario. È talmente evidente che essi sono insufficienti
(inadeguate), che la loro trattazione è quasi trascurata dai manuali, il primo relief in ordine
di importanza essendo la injunction. I damages verranno in considerazione semmai solo per
gli illeciti passati.” (considerazioni analoghe per il diritto italiano vengono svolte a pagina
310). Con riferimento alla situazione italiana cfr. anche ASCARELLI T., Teoria della
concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 36; CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 26; SPOLIDORO M.S., Le misure
di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 1.
26
Si rinvia, in generale, a VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto
industriale, 5° ed. , GIUFFRÈ, Milano, 2005, 133.
27
Anche per approfondimenti relativi alla tutela del brevetto si rimanda a
VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2005, 318.
28
Pur nelle diverse voci in cui questo può sostanziarsi, ai sensi dell‟articolo 125 del
codice della proprietà industriale, così come modificato dall‟art. 17 del d.lgs. 16 marzo
2006 n. 140, in base a cui “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli
aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall‟autore della violazione e, nei
casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al
titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle
presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un
importo non inferiore a quello dei canoni che l‟autore della violazione avrebbe dovuto
10
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
per il titolare del diritto di esclusiva, il quale non otterrebbe ciò cui ha
realmente diritto: il suo monopolio dell‟invenzione o del marchio
decadrebbe in questo modo a una sorta di diritto a una royalty29. Senza
contare poi che spesso le attività lesive di diritti di proprietà industriale e
intellettuale, anche protratte per periodi di tempo brevissimi, possono
comportare danni irreversibili e di notevole, spesso crescente, entità, oltre
che di difficile accertamento30 (basti pensare, prendendo ad esempio alcune
fattispecie di concorrenza sleale, alle possibili conseguenze della
concorrenza denigratoria o della pubblicità menzognera 31). Alla luce di
queste considerazioni si rende evidente come in questa materia, ancor più
che in altre, i bisogni di tutela non possano contentarsi di una soddisfazione
per equivalente32, ma si concentrino prioritariamente sulla cessazione
immediata dell‟attività lesiva, salvo comunque l‟interesse alla richiesta di
risarcimento per i danni subiti in passato33. Ci si trova quindi in un ambito
dove la tensione all‟adempimento specifico si manifesta con particolare
evidenza, e in cui di conseguenza le misure di prevenzione devono trovarsi
in posizione di priorità, logica prima ancora che giuridica, rispetto a quelle
risarcitorie34.
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni caso il
titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall‟autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
eccedono tale risarcimento.”
29
L‟efficace espressione si deve a SPOLIDORO M.S., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186.
30
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575.
31
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 167.
32
Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 250.
33
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 310.
34
Ci si ricollega così alla premessa del ragionamento di CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 23; ripresa ed approfondita da
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3.
11
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
2. L‟importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema della sua
infungibilità.
A queste esigenze gli studiosi di diritto industriale non rimasero
indifferenti già a partire dagli inizi del Novecento. E‟ questo infatti il
periodo in cui questi incominciarono a interessarsi alle misure
“preventive”35, le quali ben presto ricevettero sul piano normativo un rilievo
e un‟autonomia particolari rispetto alle altre azioni concesse alla vittima
dell‟illecito. Ruolo centrale assunse in questo contesto una delle sanzioni
che più si ispira ad un principio di tutela preventiva: l‟inibitoria36, che
venne, per la prima volta in Italia, disciplinata in questa materia quale
misura complementare - e anzi, preliminare - rispetto alla tutela
risarcitoria37.
Nell‟accezione che qui interessa38 l‟inibitoria è definibile come il
divieto, posto dal giudice alla parte soccombente, di continuare o ripetere un
atto che viene dichiarato illecito o comunque lesivo di un diritto 39.
Nell‟ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale essa
è in particolare identificabile nell‟ordine del giudice rivolto al contraffattore
(ma considerazioni analoghe possono farsi nei confronti del concorrente
35
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 16. Considerazioni storiche più approfondite sono svolte nel
capitolo III, cui si rinvia.
36
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 6.
37
Cfr. ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ,
Milano, 1960, 256, secondo cui l‟inibitoria è sanzione “che ben si adatta al carattere
continuato e ripetibile dell‟attività imprenditoriale”; in senso analogo SCUFFI M., Diritto
processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488.
38
Accennano ad un secondo possibile significato dell‟inibitoria, che comunque
“esula totalmente dall‟oggetto di questo lavoro”, quale “provvedimento mediante il quale
viene revocata o sospesa l‟esecuzione di una sentenza provvisoriamente o immediatamente
esecutiva”, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 28; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile
e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 350; VANZETTI M., Contributo
allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 31.
39
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 29; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto
industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128. Si precisa che a queste ipotesi deve
aggiungersi, quantomeno a seguito della direttiva 48/2004/CE (le cui innovazioni sono
descritte nel capitolo III, paragrafo 4.), anche la possibilità di ottenere l‟inibitoria per
un‟attività che non sia stata nemmeno ancora posta in essere, il cui compimento appaia però
altamente probabile (di “violazione imminente” parla infatti l‟art. 131 c.p.i. in materia di
inibitoria cautelare): in questo caso il contenuto del divieto sarebbe semplicemente di “non
intraprendere”.
12
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
sleale) di cessare e non riprendere la fabbricazione, commercializzazione o
l‟uso di quanto costituisca violazione del diritto di privativa altrui40.
I problemi relativi a questo obbligo, di tipo negativo e rivolto al
futuro41, sorgono nel momento in cui questo non viene spontaneamente
rispettato, perché in questo campo trova applicazione il principio espresso
dal brocardo nemo ad faciendum praecise cogi potest42: il principio, di
natura logica prima che giuridica, esprime l‟impossibilità - che sussiste
rispetto ad alcuni obblighi di fare, quali ad esempio quelli che comportino
l‟esercizio di particolari qualità artistiche - di poter ottenere il risultato
dell‟obbligazione mediante costrizione del soggetto che deve compiere
l‟attività. Una simile impossibilità sussiste anche con riferimento ai doveri
di astensione, quale è l‟inibitoria, perché si può cercare di intervenire a
seguito di ogni violazione avvenuta, ripristinando più o meno efficacemente
40
Cfr. VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale
ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 32. Anche qui valgono le considerazioni, svolte nella nota
precedente, in merito all‟esperibilità del rimedio anche per le violazioni imminenti. Circa
gli altri possibili contenuti dell‟inibitoria cfr. RAVÀ T., Diritto industriale, 2° ed., UTET,
Torino, 1981, 148, secondo cui l‟inibitoria può essere chiesta indipendentemente dalla
contraffazione o dall‟uso abusivo, nei casi di decadenza e nullità e nei casi del preutente
che esorbiti dall‟ambito locale. Precisa inoltre SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto
industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela
sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 1, che
l‟inibitoria può essere richiesta anche da terzi “contro il titolare o chi abusi di prerogative
eccedenti la portata dei suoi diritti”.
41
Pur potendo essere eventualmente corredato, anche implicitamente, di ordini
positivi, anche impliciti, pregiudiziali all‟adempimento dell‟ordine di astensione, quali
l‟ordine di ritirare dal commercio i prodotti contraffatti che già si trovino sul mercato. Si
veda in proposito la nozione di inibitoria di BOVE M., Lineamenti di diritto processuale
civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 78; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis
c.p.c., in www.judicium.it, 3; Il tema è oggetto di specifica trattazione nel capitolo IV,
paragrafo 3.
42
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 542 e 574; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 509; CHIARLONI S.,
Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 54; CAPPONI B., Astreintes
nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 160; GHIDINI G. e DE BENEDETTI
F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; TARZIA G.,
Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 266;
VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167;
VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 128 e 548.
13
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
lo status quo ante43, ma non si può mai ottenere lo specifico risultato
dell‟obbligazione (l‟astensione futura e continuativa) senza la
collaborazione del soggetto passivo. Il comando del giudice trova il proprio
limite nella sfera di intangibilità della libertà fisica della persona, secondo
un‟idea efficacemente resa dall‟espressione inglese «one can bring a horse
to the water, but nobody can make him drink»44; allo stesso modo il
destinatario di un ordine di astensione non può materialmente essere
costretto ad adempiervi (salvo il caso, estremo e sproporzionato, della
costrizione fisica), né è possibile prescindere dalla sua collaborazione, e
quindi il titolare del diritto leso ottiene un provvedimento che non è
suscettibile di costituire titolo per avviare un processo esecutivo nelle forme
del libro terzo del codice di procedura civile45. Anche qualora poi la
violazione dell‟obbligo si concretasse in un opus materiale, suscettibile di
eliminazione ai sensi dell‟articolo 2933 del codice civile46, l‟ordine per il
futuro di cessare la condotta resterebbe comunque ineseguibile
forzatamente47.
Affinché la condanna all‟inibitoria48 sia realmente una forma di tutela
43
Anche se normalmente sono sottratti alla possibilità di esecuzione forzata anche
gli obblighi di “eliminazione degli effetti” di quel comportamento, come osserva TARZIA
G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 266.
Alcuni strumenti in un certo senso “ripristinatori” esistono, si pensi ad esempio alla
pubblicazione della sentenza che accerti l‟atto denigratorio, ma difficilmente si consegue
per tale via una tutela che sia davvero pienamente soddisfacente.
44
L‟espressione è tratta da FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508.
45
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia
di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198,
commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 97;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice
della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione
e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343.
46
In base al quale “Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l‟avente diritto può
ottenere che sia distrutto, a spese dell‟obbligato, ciò che è stato fatto in violazione
dell‟obbligo”; con rinvio alla disciplina processuale prevista dagli articoli 612 ss c.p.c..
47
Come osservano SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella
concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 25; ID.,
Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
543; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale
e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 32 e 43.
48
Sulle discussioni in merito alla natura condannatoria dell‟inibitoria si rinvia al
14
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
la sua attuazione non può evidentemente accontentarsi delle procedure di
esecuzione diretta, che qui risultano inefficaci, né fondarsi sull‟esecuzione
spontanea del debitore, con la sola possibilità di agire per il risarcimento del
danno in caso di inadempimento, ricadendo in questo modo proprio in
quella situazione descritta all‟inizio49 cui tramite la previsione dell‟inibitoria
si era cercato di rimediare. Essa deve mirare a realizzare l‟adempimento
specifico, e se questo obbiettivo non è raggiungibile a prescindere dalla
collaborazione del soggetto debitore, allora l‟unica via percorribile sarà
quella di incidere sulla volontà di questo, persuadendolo a dare esecuzione
al provvedimento50.
3. Le penalità di mora come rimedio indiretto alla ineseguibilità forzata
dell‟ordine inibitorio.
Dai limiti dell‟esecuzione diretta prende così vita il tema
dell‟esecuzione indiretta51, nel cui alveo rientrano gli strumenti giuridici che
capitolo V, paragrafo 1.
49
Come osserva infatti MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20, “quando la soddisfazione specifica non è possibile,
l‟ordinamento - qualora non voglia avvalersi di strumenti di coartazione della volontà, o
c.d. esecuzioni indirette - non può fare altro che reagire trasformando il diritto sostanziale
nella sua essenza e rendendolo più generico, tanto più generico quanto è necessario perché
lo si possa eseguire coattivamente” “fino a quel limite massimo di genericità e fungibilità
che è offerto dal denaro”, ritornando così all‟istituto del risarcimento del danno.
Dell‟inadeguatezza di una tutela meramente risarcitoria si è detto nel paragrafo 1. di questo
capitolo.
50
Di questa necessità, e di una revisione critica del principio nemo praecise ad
factum cogi potest in conseguenza alla “maturazione della riflessione dei giuristi intorno a
temi come l‟effettività e l‟adeguatezza della tutela esecutiva, la natura e la funzione della
tutela di condanna”, si discute in SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata.
III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 1.
51
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 75; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 132; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata.
III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 2;
VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc.
2004, 728; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608 e 636; PERAGO C. e MICCOLIS
G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 468; SCUFFI M.,
Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
543; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc.
civ. 2010, I, 74; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
15
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
non mirano, come la prima, ad attribuire direttamente l‟utilità derivante
dall‟adempimento, risultato questo impossibile da perseguire se l‟oggetto
dell‟obbligo è infungibile, piuttosto si rivolgono al soggetto passivo,
esercitando su di esso una pressione psicologica tale da indurlo a dare
attuazione “spontanea” all‟obbligo52, colmando così quel vuoto di tutela che
residuava dalla mera applicazione delle procedure ordinarie 53. Di questa
2010, I, 32 e 43.
52
Si richiama, per la particolare chiarezza, la definizione di CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 10, in base al quale “parleremo di
misure coercitive, o di esecuzione indiretta, o di coazione all‟adempimento onde
raggruppare una serie di fenomeni imperniati sulla messa in moto dell‟apparato coercitivo
dello Stato allorchè si verifica l‟inadempimento della obbligazione consacrata in una
sentenza civile: in essi l‟impiego della forza è diretto a premere sull‟obbligato affinché
adempia egli stesso l‟obbligazione, invece che volto ad ottenere il medesimo risultato della
prestazione ivi dedotta contro o senza la sua volontà, id est per surrogazione, come accade
nell‟esecuzione forzata vera e propria”. In termini sostanzialmente analoghi SPOLIDORO
M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 75 e 137, il
quale chiarisce che il concetto di esecuzione indiretta ha solo valore descrittivo della
funzione di un certo gruppo di norme, e non ha valore sistematico, non essendo una forma
di esecuzione nello stesso senso in cui lo è l‟esecuzione diretta, ed anzi potendo sotto
questo profilo trarre in inganno; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e
Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 728; SCUFFI M., Diritto processuale della
proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; BOVE M., La misura
coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 1.
53
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 2; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 728,
RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale,
Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12,
GIUFFRÈ, Milano, 2005, 104, secondo cui “non si deve pensare che le misure compulsorie
e gli altri rimedi reali della soggezione alle inibitorie siano strettamente dipendenti dal
carattere infungibile dell‟obbligo di astensione dei consociati, esse sono perfettamente
compatibili con qualsiasi provvedimento del giudice”. La residualità dell‟esecuzione
indiretta corrisponde pertanto a una scelta di politica legislativa, che BALENA G., La
nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 43, sembra esplicitare ove
dice che “perché l‟esecuzione indiretta abbia un senso e sia giustificabile, alla luce della
comparazione degli interessi in gioco, occorre pensare che l‟interesse del titolare del diritto
leso non possa trovare piena ed integrale realizzazione o soddisfazione – seppure,
eventualmente, ex post - per altre vie”. Si veda però anche lo svolgimento critico del
ragionamento di RICOLFI M., op. cit., 113 e 128, secondo cui la generalizzazione delle
misure compulsorie può portare talora più costi che benefici, in quanto vi sono ambiti, quali
il digitale, in cui la tutela reale non è la soluzione ma il problema. Secondo LUISO F.P.,
Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009,
12, è utilizzata solo per gli obblighi infungibili, “perché come tecnica esecutiva ha degli
inconvenienti” (i quali, rispetto agli strumenti civili, sono indicati dall‟autore nelle ipotesi
di inefficienza della misura, nei casi di indigenza patrimoniale oppure di ingenza tale da
comportare l‟insensibilità al pagamento della somma). La questione della limitazione delle
misure coercitive agli obblighi infungibili, e il conseguente problema della nozione di
infungibilità, sono ampiamente discusse dalla dottrina che si è occupata dell‟articolo 614
16
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
categoria fanno parte le penalità di mora, somme di denaro fissate dal
giudice a corredo dell‟ordine inibitorio, che sono dovute per ogni
violazione, inosservanza o ritardo nell‟esecuzione del provvedimento: si
incide così sulla volontà del debitore agganciando un‟obbligazione
pecuniaria – questa sì, eseguibile forzatamente - alla violazione dell‟obbligo
infungibile, in modo da rendere in ultima analisi non più conveniente il
perseverare nell‟illecito, e si permette al soggetto a vantaggio del quale il
provvedimento è stato disposto di conseguire, mediante l‟adempimento
specifico, l‟utilità attesa54. La misura risulterà pertanto inefficace solo
laddove quantificata in modo non sufficiente a rendere antieconomica la
prosecuzione dell‟illecito, oltre che nel caso limite in cui non vi sia un
patrimonio da aggredire55, rispetto al quale, del resto, ogni rimedio di tipo
bis c.p.c., essendo il suo ambito di applicazione espressamente delimitato dalla rubrica
all‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. Sul tema si rinvia a
CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 160 e 173;
ID., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506 e 514; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e
CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 93; ID.,
L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti
delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1; DE STEFANO
F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in
particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 530; IUORIO M.A., Il nuovo art.
614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in
Riv. es. Forz. 2009, 412 e 426; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 948 e 965; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1548; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18
giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 88; SALETTI A., Commento sub
art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A.
SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 194; ZUCCONI GALLI FONSECA E.,
Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 76; CONSOLO C.,
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2521.
54
Cfr. CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM,
Padova, 2008, 169; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 43.
55
In riferimento alle misure coercitive di cui all‟articolo 614bis c.p.c., alcuni autori,
tra cui LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata
riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 472; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis,
in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2530; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 2, rilevano che la misura può risultare inefficace non solo in caso di
17
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
civilistico è tendenzialmente destinato a fallire56.
“povertà”, ma anche qualora l‟obbligato non possa essere spaventato in quanto molto ricco,
o quando sia particolarmente determinato a non adempiere: il primo caso non sembra
presentare particolari problemi nella nostra materia, in quanto una quantificazione della
penalità di mora che renda antieconomica la prosecuzione dell‟illecito, e comporti in ultima
analisi delle perdite, pare idonea a costituire un deterrente sufficiente anche per un‟impresa
che versi in condizioni patrimoniali floride, la quale comunque tendenzialmente non ha
interesse alla perpetrazione di un illecito che non comporti lucro ma al contrario una
depauperazione patrimoniale, salvi intenti fraudolenti, i quali potrebbero semmai punirsi
penalmente, (sulla questione dell‟applicabilità della tutela penale si rinvia al paragrafo
successivo). Riguardo al secondo limite, di cui da conto anche, con riferimento al contempt
of court, FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 237, osservando come il convenuto possa addirittura in ultima
analisi preferire l‟imprisonement piuttosto che adempiere, questo costituisce senz‟altro il
confine teorico del concetto dell‟esecuzione indiretta, anche se non sembra che il caso
possa accadere con particolare frequenza nella prassi qualora si proceda ad un‟adeguata
quantificazione. Cfr. SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali
della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice
civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I,
2008; 179.
56
Come notano BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 630;
LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007,
194, secondo cui l‟ipotesi dell‟assenza di beni del debitore convertibili in moneta, è “una
ipotesi di fronte alla quale il diritto deve riconoscere la sua impotenza e rinunciare
irrimediabilmente a raggiungere il suo scopo”. Laddove dovesse però dimostrarsi
l‟approfittamento della propria situazione di indigenza, questa potrebbe dare luogo,
ricorrendone gli altri presupposti, all‟applicazione della sanzione penale, sulla cui
configurabilità si rimanda, come in nota precedente, al paragrafo successivo.
Si segnala che strumenti ispirati a questi principi sono stati adottati, successivamente
all‟introduzione delle penalità di mora nel diritto industriale, anche in altri settori
dell‟ordinamento, rispetto ai quali, date le rilevanti differenze di disciplina e la peculiarità
degli interessi coinvolti, non è possibile fornire un‟adeguata trattazione in questa sede.
Sulle misure previste dall‟articolo 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori) a garanzia dell‟effettiva reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato si
rinvia a FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in
Riv. dir. ind. 1974, I, 287; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 527; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela
dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 4 e 210; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione
nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 148; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 8; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999,
II, 160; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir.
proc. 2004, 732 e 770; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della
concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in
L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura
di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 107; CHIAVEGATTI
L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota
a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2;
DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in
18
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
www.judicium.it, 2; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura
accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre
2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III,
Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12; MANDRIOLI C., Diritto
processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20; MAZZAMUTO S.,
La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988; PAGNI I., La "riforma" del
processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo
di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 11; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione
forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 469; RATTI G., La contraffazione del
marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali,
processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009,
426; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione
forzata, in www.judicium.it, 16; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ.
2010, I, 77; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 1; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile,
GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 25; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice
di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2517 e
2550. Altre misure sono disciplinate nell‟articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) avverso i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori (cfr. AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul
comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in
www.judicium.it; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea,
in Riv. dir. proc. 2004, 732 e 769; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione
forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc.
Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 1; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in
L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura
di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 107; AMADEI D.,
Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in
www.judicium.it, 2; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; DE STEFANO F., Note a prima lettura
della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.:
l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a
Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; MAZZAMUTO S., La
comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1002; PAGNI I., La "riforma" del
processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo
di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 10; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione
forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 469; ZUCCONI GALLI FONSECA E.,
Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 16; ID.,
Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 77; BOVE M., La misura
coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 5; CAPPONI B., Manuale di
diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26; VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50). Altre ancora sono
previste dall‟articolo 8 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea,
in Riv. dir. proc. 2004, 733 e 769; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione
forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc.
19
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
4. La sanzione penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione
all‟adempimento.
Per risolvere il problema dell‟ineseguibilità forzata del provvedimento
inibitorio quella delle penalità di mora non era certo l‟unica via
immaginabile, come dimostrano le diverse scelte operate da alcuni
ordinamenti esteri, i quali hanno cercato di porre rimedio a questo problema
mediante la predisposizione di misure coercitive di natura non solo
civilistica, ma anche penalistica57. Anche senza affacciarsi verso l‟esterno
poi l‟attività del legislatore avrebbe potuto prendere in considerazione gli
Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 2; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art
614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1003). Nello stesso ordine di idee può poi collocarsi anche il
punto 4) del secondo comma dell‟articolo 709 ter c.p.c., introdotto dal secondo comma
dell‟articolo 2 della legge n. 54/2006, per il caso di inadempienze o violazioni inerenti
l‟esercizio della potestà genitoriale o le modalità dell‟affidamento di minori (cfr. VULLO
E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 734;
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 2;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del
2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es.
forz. 2009, 528; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
982; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per
l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1557;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 16; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I,
74; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010,
26). Similmente l‟articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, prevede delle sanzioni pecuniarie in
caso di mancato rispetto di termini in materia di assicurazioni (cfr. RICOLFI M., Le misure
compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e
processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005,
91). Ampia e articolata è poi la previsione di penalità di mora nel diritto comunitario, per
garantire l‟osservanza degli obblighi in tema di prelievi e di informazioni da fornire alle
autorità comunitarie, oppure comminabili dalla Commissione a sostegno di provvedimenti
in materia di diritto antitrust, così come disposto dall‟articolo 18 del regolamento n. 17/62
del Consiglio delle comunità economiche europee 6 febbraio 1962. Si rinvia a FRIGNANI
A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I,
218; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese,
in Riv. dir. proc. 1981, 518; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 22; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 149; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di
diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 645.
57
Sulle quali si rinvia al capitolo II.
20
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
strumenti già potenzialmente idonei allo scopo: fra le varie ipotesi58
l‟attenzione si sarebbe potuta focalizzare in particolare sulla rivalutazione
degli articoli 388 e 650 del codice penale, riempiendo così de iure condito il
vuoto di tutela lasciato dall‟esecuzione diretta, mediante l‟enucleazione di
un sistema generale di misure coercitive fondato sul ricorso a sanzioni
penali59.
Per quanto riguarda l‟articolo 650 c.p., che costituisce l‟erede
dell‟articolo 434 del codice Zanardelli60, esso dispone: "Chiunque non
osserva un provvedimento legalmente dato dall‟autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica o d‟ordine pubblico o d‟igiene, è punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con l‟arresto fino a tre mesi o con
l‟ammenda fino a euro 206”. Un‟interpretazione estensiva della nozione di
“provvedimento legalmente dato dall‟autorità per ragione di giustizia”, al
fine di intendere la norma come posta a garanzia dell‟effettivo rispetto delle
decisioni giurisdizionali, era già stata tentata rispetto alla disposizione
58
Un‟opinione risalente vedeva ad esempio nell‟istituto della cauzione un mezzo
efficace di coazione diretta. In proposito dubita FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 545, che possa ricorrersi, in
via generale, a questo istituto allo scopo di rendere più efficaci gli ordini di non fare
emanati dal giudice, a causa della limitata applicazione dell‟istituto a fattispecie tipiche, ma
soprattutto perché la cauzione è sempre collegata al danno, rispetto al quale svolge una
funzione di garanzia, restando invece ad esso estranea qualunque funzione coattiva
indiretta. Si è sostenuta anche la natura di misura coercitiva dell‟ipoteca giudiziale, oltre
alla funzione tipica di garanzia, pur se la tesi non ha incontrato molti consensi in dottrina.
Sul tema, ampiamente, CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ,
Milano, 1980, 161. Si veda inoltre la proposta di VANZETTI A., Brevi considerazioni in
tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 170, il quale, passando attraverso una
ricostruzione della pubblicazione della sentenza anche in chiave dissuasiva, oltre che
risarcitoria-restitutoria, giunge a ritenere opportuno, “non essendo vietato da nessuna
norma, accompagnare la domanda di inibitoria con una domanda di pubblicazione del
provvedimento una o più volte, ogniqualvolta l‟inibitoria risulti violata”. Fra le altre
possibili ipotesi una sentenza (Trib. Napoli, 19 dicembre 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind.
2000, 4186.) ritiene ammissibile in sede di attuazione dell‟inibitoria cautelare il sequestro
dei prodotti e dei mezzi destinati alla ulteriore attuazione dell‟illecito, con ciò aderendo alla
tesi di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 241; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind.
1994, I, 410; cfr. sul punto anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Per una
notazione comparatistica sui mezzi a disposizione del giudice di equity per ottenere
l‟esecuzione coatta della sentenza, tra cui comunque il contempt of court riveste la
maggiore importanza, si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 211.
59
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al
modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 509; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 8; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM,
Padova, 2008, 169.
60
In vigore dal 1° gennaio 1890.
21
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
vigente nel codice Zanardelli, ma aveva incontrato l‟atteggiamento negativo
della Cassazione61. Le ragioni a fondamento di un tale orientamento
negativo sono analoghe a quelle opponibili all‟applicabilità dell‟articolo 650
c.p., in quanto, a prescindere dalla considerazione circa le conseguenze
negative che una simile interpretazione estensiva comporterebbe 62, si ritiene
che la norma sia riferita all‟inosservanza del provvedimento
«oggettivamente amministrativo» (in genere a contenuto di «polizia») pur se
emanato da organi giudiziari, e non del mero atto di giurisdizione a tutela di
interessi privati63, secondo un ragionamento fondato sia sulla lettera, sia
sulla sedes materiae della norma64. A questa osservazione si aggiunge poi
che diversamente sarebbe di difficile comprensione la riserva dell‟articolo
650 c.p., reato meno grave ma perseguibile d‟ufficio, a favore dell‟articolo
388 c.p. che invece è più grave ma, in base all‟espressa previsione
dell‟ultimo comma, perseguibile a querela65.
61
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 592; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei
diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 195; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 254.
62
In particolare, nell‟affermare che le conseguenze sull‟effettività della tutela
sarebbero di enorme rilievo, osserva come in questo modo l‟ordinamento italiano sarebbe
caratterizzato da un eccesso di repressività rispetto agli altri stati europei CHIARLONI S.,
Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 192; cfr. anche
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 275; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C.,
Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 170.
63
Si rinvia sul tema a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria
nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 315 e 593; CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 195, che puntualizza la non
necessaria corrispondenza fra “provvedimento per ragione di giustizia” e “provvedimento
giurisdizionale”; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 270, che critica la proposta interpretativa di CORRADO R., I
marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 429, basata sulla considerazione
dell‟inibitoria come una fattispecie complessa composta dall‟accertamento dell‟obbligo
negativo e dall‟ordine di astensione del giudice, quest‟ultimo di natura amministrativa e
quindi rientrante fra i provvedimenti emessi per ragioni di giustizia di cui all‟articolo 650
c.p.; cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C.,
Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169; SCUFFI M.,
Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
545.
64
In quanto questa si trova nel libro III, titolo I, capo I, sezione I del codice penale,
intitolata «Delle contravvenzioni concernenti l‟ordine pubblico e la tranquillità pubblica».
65
L‟osservazione è ampiamente sviluppata da CHIARLONI S., Misure coercitive e
tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 198; e condivisa da SPOLIDORO M.S., Le
misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 275.
22
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
Dell‟articolo 388 c.p., introdotto con il codice penale del 193066,
rilevanti ai fini del discorso sono i primi due commi, che disciplinano due
figure di reato fra loro indipendenti67. In base al primo comma, nella
formulazione attuale, “Chiunque, per sottrarsi all‟adempimento degli
obblighi nascenti da un provvedimento dell‟autorità giudiziaria, o dei quali
è in corso l‟accertamento dinanzi all‟autorità giudiziaria stessa, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso
scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla
ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o
con la multa da euro 103 a euro 1.032.”68. La sussumibilità in questa
fattispecie dell‟inosservanza dell‟ordine inibitorio è sostenuta da coloro i
quali ritengono che il bene giuridico tutelato dalla norma sia tout court
l‟autorità delle decisioni giurisdizionali69, valore suscettibile di essere offeso
da qualunque inottemperanza al provvedimento emesso dal giudice, a
prescindere dal fatto che si sia proceduto - o sia anche possibile procedere all‟esecuzione forzata70. Di diverso avviso è però la parte prevalente della
66
Sotto la rubrica «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice»,
nel capo II (Dei delitti contro l‟autorità delle decisioni giudiziarie) del titolo III (Dei delitti
contro l‟amministrazione della giustizia), del libro II (dei delitti in particolare) del codice
penale.
67
Secondo FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 602, non potrebbe parlarsi nemmeno del medesimo
reato, stante la radicale differenza degli elementi della fattispecie, pur riconoscendo l‟autore
che la tendenza della prevalente dottrina è di considerare unitariamente le due figure.
68
Il comma, così sostituito dall‟art. 3, comma 21, della Legge 15 luglio 2009, n. 94,
nella formulazione originaria disponeva "Chiunque, per sottrarsi all‟adempimento degli
obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l‟accertamento
dinanzi l‟Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non
ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.”.
69
Si veda in particolare sul tema DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica,
GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52, il quale considera analoghi il contempt of court e l‟art. 388
c.p. (pur presupponendo quest‟ultimo la mancata esecuzione «dolosa» di un provvedimento
del giudice, caratterizzata dal compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni)
stante l‟identità dell‟oggetto immediato di tutela, che si identifica nell‟autorità delle
decisioni giudiziarie, quindi “un interesse pubblico, che prescinde dall‟interesse privato
leso dall‟inadempimento, avendo per oggetto unicamente la decisione del magistrato come
atto proveniente da una pubblica autorità”. Nel senso dell‟analogia tra art. 388c.p. e
contempt of court si esprime anche CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124
C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in
Riv. dir. ind. 2007, I, 13.
70
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 594; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della
proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e
registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; VANZETTI A. e DI CATALDO V.,
Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 129.
23
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
dottrina71, secondo cui non è tanto l‟autorità delle decisioni giudiziarie a
essere tutelata, quanto la eseguibilità forzata72: secondo costoro quindi la
norma non si applicherebbe a seguito della mera inottemperanza al
provvedimento, ma solo previo esperimento infruttuoso di un processo
esecutivo73, con conseguente esclusione dalla tutela di tutti quei
provvedimenti che prescrivano obblighi non suscettibili di essere eseguiti
forzatamente, come l‟inibitoria74. Anche ove si accogliesse peraltro il primo
orientamento dovrebbe comunque concludersi nel senso dell‟inidoneità
71
Come testimoniato da SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata.
III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8.
Fa riferimento anche alla prevalente dottrina penalistica UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 608. Della contrapposizione da conto inoltre VANZETTI M., Contributo allo studio
delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali
dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 47.
72
Spostando così l‟attenzione dall‟interesse pubblico all‟interesse del creditore,
seguendo il ragionamento di DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ,
Milano, 1953, 52, esposto alla nota 69. A sostegno della tesi si rileva principalmente che
non ha senso punire il debitore per atti fraudolenti laddove vi sia comunque un patrimonio
su cui potersi soddisfare mediante le procedure esecutive. Altre considerazioni si trovano in
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 177;
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 254, il quale trae ulteriore conferma circa l‟inapplicabilità del delitto di cui all‟art.
388 c.p. dalla previsione, nell‟articolo 28 dello statuto dei lavoratori, di una semplice
contravvenzione (e precisamente di quella di cui all‟articolo 650 c.p.) per un‟ipotesi grave
di inesecuzione di un ordine di carattere infungibile, quale quello di cessazione della
condotta antisindacale; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della
Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice
civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I,
2008 182; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C.,
Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169. In senso
conforme anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 34. Diverso è il ragionamento di SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 546, il quale parte dalla stessa
premessa ma arriva a conclusioni diverse, con riferimento all‟inibitoria cautelare, come si
vedrà infra.
73
I sostenitori della tesi fanno riferimento alle procedure di esecuzione diretta.
Osserva però FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575 e 595, che in questo modo si finisce per togliere
rilievo all‟esecuzione indiretta. Può ipotizzarsi infatti il compimento di atti fraudolenti per
sottrarsi all‟applicazione di misure coercitive, e qualora questo ne comporti il fallimento
dovrebbe ritenersi, a pieno titolo integrato il requisito.
74
Riferisce però di un orientamento giurisprudenziale contrario in materia di
reintegrazione del posto di lavoro UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. Si ribadiscono
comunque le precisazioni fatte nella nota precedente sulla possibile applicabilità della
norma qualora siano previsti istituti di esecuzione indiretta.
24
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
della norma penale, così come è formulata75, a costituire una misura
coercitiva di portata generale per l‟inosservanza dell‟inibitoria definitiva,
dato che la necessità che siano posti in essere “atti simulati o fraudolenti”
taglierebbe comunque fuori dall‟ambito di applicazione della disciplina
numerose ipotesi di condanne non eseguite, e precisamente tutte quelle
fattispecie in cui “il rifiuto di adempiere sia semplicemente schietto e
frontale”76.
In parte diverse sono le questioni che si pongono per la fattispecie
prevista dal secondo comma, in base al quale: “La stessa pena si applica a
chi elude l‟esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero
amministrativo o contabile, che concerna l‟affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della
proprietà, del possesso o del credito.”. Che l‟assetto della proprietà
industriale e intellettuale rientri nella categoria della «proprietà» è ormai
una constatazione pacificamente accettata dalla dottrina, soprattutto a
seguito dell‟entrata in vigore del codice della proprietà industriale77, anche
se pure in precedenza non incontrava forti obiezioni chi riteneva una tale
assimilazione desumibile dal modo di tutela, sostanzialmente analogo, dei
diritti immateriali rispetto alla proprietà “materiale”78. Così chiarito l‟ambito
di applicazione della norma, questa può ritenersi applicabile
all‟inosservanza dell‟inibitoria dalla violazione di diritti di proprietà
industriale, pur se limitatamente alle pronunce attinenti la fase cautelare,
75
Pur caldeggiandone l‟applicabilità infatti lo stesso FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 607,
riconosce le notevoli perplessità esegetiche che comunque l‟articolo pone.
76
Come osservano FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria
nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 601; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 8. In giurisprudenza Trib. Milano, 7 marzo 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977,
929. L‟espressione utilizzata nel testo è tratta da CONSOLO C., Le tutele: di merito,
sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169. Cfr. sul tema, ampiamente,
SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul
delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze
e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 182.
77
Lo osservano SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed
intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545; e VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema
di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; il quale esclude però dall‟ambito di applicazione
dell‟articolo in esame (oltre che dalla disciplina delle penalità di mora) gli atti di “mera
concorrenza sleale”, sui quali si rinvia al capitolo III, paragrafo 1.1. Cfr. anche
SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul
delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze
e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 172.
78
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 594 e 606. Testimonia però l‟incertezza sulla questione
nella giurisprudenza dell‟epoca VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria,
in Riv. dir. ind., 2007, I, 167.
25
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
qualora qualsiasi inosservanza di questa possa farsi rientrare nel concetto di
«elusione». Ed è proprio sul significato di questo termine che si riscontrano
i maggiori dubbi interpretativi79: nella contrapposizione fra chi ritiene sia
necessaria un‟attività ulteriore rispetto alla mera inosservanza del
provvedimento80 e chi ritiene invece quest‟ultima sufficiente81, è
recentemente intervenuta, a favore di una tesi intermedia, una sentenza della
Corte di cassazione82, la quale ha espressamente riconosciuto il carattere di
elusività al mero rifiuto di ottemperare solo qualora il provvedimento esiga
un intervento agevolatore del soggetto obbligato, in difetto non essendovi
ragione di assegnare rilevanza al suo atteggiamento di trasgressione ove non
venga ostacolata l‟attività esecutiva affidata ad altri: di conseguenza,
secondo la pronuncia, la mera inosservanza del provvedimento del giudice
rientra o meno nel concetto di «elusione» a seconda che in sostanza la
condanna sia eseguibile forzatamente oppure no, in quanto, laddove alla sua
inosservanza sia possibile rimediare attraverso le procedure esecutive
ordinarie, il soggetto leso può comunque conseguire le utilità ad esso
spettanti; qualora invece il provvedimento non possa essere attuato senza la
collaborazione del debitore, anche il semplice rifiuto di adempiere risulta
idoneo, di per sé, a impedire al creditore di ottenere la soddisfazione delle
proprie pretese, e diviene perciò un comportamento penalmente rilevante,
punito ai sensi della norma in esame. Una tale situazione sembrerebbe
essere proprio quella dell‟inibitoria, la quale quindi, laddove oggetto di una
pronuncia cautelare, dovrebbe ritenersi assistita dall‟articolo 388, secondo
comma, del codice penale anche in caso di mera inosservanza. Nello stesso
senso sembrerebbero porsi anche altre pronunce giurisprudenziali83, che pur
79
Cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636.
80
Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 113; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 267.
81
Tra questi FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel
diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 602.
82
Cass. 27 settembre 2007, n. 36692, per l‟analisi della quale si rinvia a
SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul
delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze
e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008; SCUFFI M.,
Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
545.
83
Cfr. App. Bologna, 19 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4661; Trib.
Monza, 10 maggio 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3314; Trib. Milano, 7 marzo 1977, in
Giur. ann. dir. ind. 1977, 929. Conformemente, in dottrina, RATTI G., La contraffazione del
marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali,
processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009,
420; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545, anche rispetto all‟ordine di ritiro dal commercio;
VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
26
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
sono complessivamente scarse nel numero, in quanto, nonostante
l‟incertezza della sua applicabilità alla materia, di fatto il timore della
sanzione penale induce quasi sempre all‟esecuzione spontanea84.
Rispetto al ricorso alla tutela penale complessivamente considerata
vengono però mosse anche altre critiche, di taglio più generale: accanto a
chi ne sostiene l‟inidoneità a fungere da deterrente rispetto
all‟inottemperanza agli ordini del giudice85, vi è chi d‟altra parte ritiene che
essa non tutelerebbe nemmeno efficacemente il soggetto che subisce la
violazione del provvedimento, il quale, a seguito di instaurazione del
processo penale, avrebbe l‟onere di costituirsi parte civile e, come spesso
accade, di dover iniziare poi un giudizio civile tendente a ottenere il
risarcimento, al fine di procurarsi la sentenza mediante cui dare finalmente
corso all‟esecuzione forzata per espropriazione86. Si osserva poi che il
legislatore, dove ha voluto, ha espressamente previsto l‟applicabilità
dell‟articolo 388 c.p. o dell‟articolo 650 c.p. in conseguenza
dell‟inadempimento di uno specifico provvedimento giurisdizionale 87,
Milano, 2009, 548. Più dubitativo è GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della
proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e
registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343.
84
Lo notano DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993,
118; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I,
167; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 129 e 548. Delle conseguenze di questo effetto, unitamente alla formulazione
deplorevolmente generica degli ordini di non fare, che “si traduce in una concreta ed
ingiustificata (perché incerta) limitazione della libertà della persona”, parla SPOLIDORO
M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di
elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e
riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 177.
85
In particolare MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 376.
86
Cfr. TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A.,
Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 573. Parlano di “problematica
applicazione” anche SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 278; e CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I.
come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv.
dir. ind. 2007, I, 3 e 14.
87
Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 31 e 199; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 278; TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA
G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 574.
Tra gli esempi di espresso richiamo alle norme penali, oltre al già menzionato
articolo 28 dello statuto dei lavoratori (su cui cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 148,265/269/272/275-278;
VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc.
2004, 733; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di
rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I,
13; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 1;
27
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
oppure ha addirittura creato delle norme ad hoc per sanzionare penalmente e
in via diretta un comportamento disapprovato 88: questo rilievo dovrebbe
quindi, a contrario, condurre a evitare di ritenere le norme penali di
applicazione generale solo perché astrattamente applicabili 89, soprattutto
quando la medesima tutela è offerta da istituti quali le penalità di mora, in
quanto il carattere di ultima ratio che connota la tutela penale, in base al
principio di sussidiarietà90, dovrebbe imporre che a questa si ricorra nei soli
in casi in cui essa sia indispensabile, per via dell‟assenza di strumenti meno
offensivi idonei ad assicurare una tutela efficace91. Nel solco di questa linea
di pensiero può probabilmente ricondursi la scelta del legislatore della prima
metà del „900, il quale ad una rivalutazione delle norme penali esistenti ha
preferito la creazione di un sistema di misure coercitive patrimoniali civili,
inedito in Italia, selezionando come modello quello dell‟astreinte francese
rispetto agli istituti propri di altre tradizioni giuridiche, dove tali misure
convivono invece con strumenti penalistici. Questa scelta sembra
AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in
www.judicium.it, 2; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20); altre ipotesi sono ad esempio l‟articolo 37 del decreto
legislativo 198/06 (Codice delle pari opportunità), che richiama l‟articolo 650 c.p.; oppure
l‟articolo 44 del decreto legislativo 286/98, e l‟articolo 736 bis c.p.c. introdotto dall‟articolo
6 della legge 154/2001, che rinviano entrambi all‟articolo 388c.p.. cfr. VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 733;
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 3;
LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 12; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
996.
88
Come osservano SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 280; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto
d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 380, riferendosi alle fattispecie di
reato che sanzionano autonomamente le possibili violazioni dei diritti d‟autore, ai sensi
degli articoli 171 ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633.
89
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9. Si veda anche
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 224.
Osserva TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2007, 261, che “non si può ammettere una generalizzata criminalizzazione
dell‟inadempimento o dell‟illecito, per il tramite di sanzioni penali (ex art. 388 o 650 c.p.)
ricollegate alla inottemperanza alla sentenza”.
90
Sul principio di sussidiarietà e sulla legittimazione del ricorso alla pena da parte
del legislatore cfr. MARINUCCI G. e DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte
generale, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2006, 8.
91
Cfr. SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della
Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice
civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I,
2008, 178.
28
I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA
riconducibile alla precisa intenzione di evitare il ricorso alla tutela penale
per punire la semplice inosservanza dell‟inibitoria, e dovrebbe portare di
conseguenza ad escludere l‟applicazione dell‟articolo 388 c.p. per
un‟“elusione” dell‟inibitoria cautelare che si sostanzi nel mero rifiuto di
adempiere, rispetto alla quale l‟ordinamento ha predisposto lo specifico
rimedio costituito dalle penalità di mora92. Ciò non significa che la norma
penale debba restare lettera morta, perché questa interverrà proprio nel
momento in cui si rende necessario il ricorso alla tutela penale, ossia quando
l‟applicazione dello strumento meno invasivo, e quindi la penalità di mora,
venga impedita da comportamenti della controparte: ad esempio
l‟approfittamento della propria indigenza patrimoniale, per porre in essere
violazioni dell‟ordine sulla base della consapevolezza della propria
insensibilità all‟applicazione delle penalità di mora ad esso correlate, ben
potrebbe integrare quell‟elusione che giustifica l‟applicazione della norma
penale93.
92
Si veda in merito l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle
sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e
possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto
industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 178, il quale esclude il cumulo di tutele e restringe
l‟ambito di applicazione della sentenza esaminata (Cass. 27 settembre 2007, n. 36692) alle
inibitorie cautelari prive di mezzi che ne assicurino l‟adempimento, diverse quindi da
quelle di diritto industriale.
93
Come si era già anticipato nella nota 56, al termine del paragrafo 3. di questo
capitolo. L‟osservazione trae spunto da una considerazione di FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575 e 595,
svolta in merito al primo comma dell‟articolo 388 c.p., riportata supra, nota 73.
29
II – CAPITOLO SECONDO
PROFILI COMPARATISTICI
Sommario: 1. Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di
applicazione dell‟istituto. - 1.1. Astreinte provisoire e astreinte
définitive nel modello in due fasi di applicazione della misura. - 1.2.
La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell‟astreinte. - 1.3. La
fase della liquidazione. - 2. La diffusione del modello francese: il
recepimento dell‟astreinte nei paesi del Benelux. - 3. Le
zswangstraffen germaniche. - 4. La recezione del modello tedesco
nell‟ordinamento austriaco; cenni ai sistemi di esecuzione indiretta in
altri Paesi di civil law. - 5. Il contempt of court: origini e ambito di
applicazione. - 5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal
contempt.
1. Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di applicazione
dell‟istituto.
Il termine astreinte deriva dal latino astringere, ossia costringere94, e
identifica una misura coercitiva, propria dell‟ordinamento francese, che
consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro, pronunciata
dal giudice, per indurre il debitore ad adempiere la sua obbligazione95. Essa
viene fissata in linea di principio per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione
del provvedimento96, perciò il suo ammontare aumenta col perpetrarsi
94
La notazione si deve a VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e
Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741, il quale riconosce però che l‟affermazione
dell‟uso del termine risale soltanto alla fine del diciannovesimo secolo, quindi in un
momento successivo rispetto alla nascita dell‟istituto, le cui prime applicazioni
giurisprudenziali risalgono già all‟inizio del secolo anzidetto.
95
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 562; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 123; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 6.
96
Pur non essendo il giudice vincolato alla connessione della misura a questa
modalità temporale, né più in generale rispetto al trascorrere del tempo comunque
31
II - PROFILI COMPARATISTICI
dell‟inadempimento, così da evocare “l‟antico principio crescente
contumacia poena quoque crescere debet”97.
L‟istituto è di origine giurisprudenziale e la sua prima applicazione
nota risale a una sentenza del tribunale di Cray del 25 marzo 181198, cui fece
seguito dopo pochi anni il riconoscimento in una pronuncia della Cour de
cassation, con sentenza del 28 dicembre 1824, dopo la quale la
giurisprudenza prese a farne un uso sempre maggiore 99. Il tutto avvenne
inizialmente nel silenzio della legge 100, e per questo motivo le prime
pronunce dell‟astreinte incontrarono il disfavore della dottrina, unitamente
al fatto che la misura veniva in principio considerata una exagération du
taux des dommages intérêts ed una tale costruzione non era compatibile con
il dogma della necessaria equivalenza dell‟ammontare del danno rispetto al
pregiudizio subito101. Il primo intervento legislativo in materia sopraggiunse
considerato, è anche possibile ad esempio la previsione dell‟astreinte per ogni successiva
violazione del provvedimento, pur se statisticamente meno frequente, come riporta VULLO
E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 742;
cfr. anche DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della
giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 39; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul
processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 520.
97
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980,
86. Si precisa che il termine contumacia è qui utilizzato in un‟accezione che proviene dal
diritto canonico, descritta da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria
nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 215, nota 14, laddove si utilizzava per
significare “un atteggiamento di ingiustificata resistenza del peccator (delinquens) alla
correptio o correctio da parte dell‟autorità ecclesiastica”.
98
Riporta VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea,
in Riv. dir. proc. 2004, 742 l‟opinione di alcuni autori secondo i quali le origini dell‟istituto
sarebbero “assai più remote, in quanto già a partire dal XIII secolo i giudici avevano il
potere di pronunciare comminatorie pecuniarie a garanzia dell‟esecuzione dei propri
provvedimenti”.
99
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 563; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per
l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 1; DE STEFANO F. e
CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista
della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO F.,
Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in
particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521; GAMBINERI B., Attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile
(l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321.
100
Di “audace operazione praeter legem condotta dalla giurisprudenza” parla
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 87.
101
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 564; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario,
francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 254; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 512; SPOLIDORO M.S.,
Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 124, i quali
ritengono però che già allora esistessero elementi sicuri per non assimilare l‟astreinte al
32
II - PROFILI COMPARATISTICI
con gli articoli 5-8 della legge n. 72-626, del 5 luglio 1972, successivamente
riformati dagli articoli 33-37 della legge n. 91-650, del 9 luglio 1991102:
queste novelle normative posero fine alle discussioni in merito alla natura
giuridica dell‟astreinte103, stante l‟espressa costruzione nei termini di misura
coercitiva estranea a qualsiasi funzione compensativa, con conseguente
emancipazione rispetto agli interessi di mora ed al risarcimento del
danno104.
risarcimento del danno, tra i quali in particolare la commisurazione della misura alle
condizioni economiche del debitore invece che al possibile pregiudizio a questi arrecabile
dalla violazione del provvedimento.
102
La consultazione di entrambi i testi normativi, in lingua originale, è possibile sul
sito http://www.legifrance.gouv.fr.
103
In un quadro su cui aveva peraltro già inciso una sentenza della Corte di
cassazione (20 ottobre 1959, rec. Dalloz) in cui si statuì la funzione compulsoria
dell‟astreinte provvisoria. L‟astreinte definitiva si caricava però ancora di finalità
prevalentemente riparatorie, fino all‟intervento sul tema delle leggi in questione, in base al
quale è ora espressamente previsto (cfr. articolo 6 legge 72-626, riproposto integralmente
nell‟articolo 34 legge 91-650 per la parte che qui interessa) che «L‟astreinte est
indépendante des dommages-intérêts.». Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione
nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; CAPPONI B., Astreintes nel processo
civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; ID., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile,
GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614
bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 974; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura
civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2516.
104
Si veda sul tema in particolare VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia,
Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 746, il quale descrive la situazione anche
attuale della dottrina francese sull‟argomento, divisa tra chi definisce l‟astreinte una misura
coercitiva e chi una vera e propria pena privata, oltre a chi vi attribuisce natura mista:
misura coercitiva quando viene pronunciata, pena privata quando viene liquidata. L‟autore
riconosce poi come definitivamente superata l‟opinione di chi considerava l‟istituto une
voie d‟exécution. Nello stesso senso, pur ammettendo che, funzionalmente, la misura possa
ritenersi assimiliabile alle misure esecutive, CAPPONI B., Astreintes nel processo civile
italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 521, in cui si osserva che l‟astreinte non è una misura di esecuzione, dando
anzi luogo a sua volta, quando viene liquidata, ad un ulteriore titolo esecutivo verso il
debitore dell‟obbligazione principale. Osserva poi MAZZAMUTO S., La comminatoria di
cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto
privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 983, che l‟indipendenza dal risarcimento dei danni trova
conferma anche nel fatto che l‟astreinte conventionelle, variante dell‟istituto di fonte
pattizia, anch‟essa tendente a prevenire l‟inadempimento contrattuale mediante la minaccia
di un aggravio economico, è cumulabile con la clause pénale, cui si riconosce funzione
rigidamente indennitaria, a differenza della prima cui si assegna la sola funzione
comminatoria. Sul tema della natura dell‟astreinte, oltre agli autori citati alle note
precedenti cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6; BRECCIA U., Le
33
II - PROFILI COMPARATISTICI
La destinazione di queste somme alla persona del creditore105, in
aggiunta a quanto percepito a titolo di risarcimento, è stata però criticata da
una parte della dottrina, la quale ritiene che questo comporti un
arricchimento ingiustificato106; secondo questa linea di pensiero più
razionale sarebbe stata invece la destinazione allo Stato (come del resto
previsto in alcuni progetti di legge, oltre che nel campo della giustizia
amministrativa107) accentuando in questo modo la funzione pubblicistica
dell‟istituto, quale strumento tendente a garantire il rispetto delle decisioni
giurisdizionali108, accanto alla tutela dell‟interesse del privato
all‟adempimento109.
Originariamente la misura era prevista esclusivamente per le
obbligazioni di fare o non fare infungibili, al fine di superare i limiti
obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale
e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI
M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563; SCUFFI M., Diritto processuale della
proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490.
105
Pur nel silenzio della legge gli interpreti sono concordi sulla questione, come
osserva SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e
misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6.
106
Tra questi VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione
Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762. A sostegno delle critiche SILVESTRI E. e TARUFFO
M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur.
Treccani, XIII, Milano, 1989, 6, aggiunge che questa disposizione appare difficilmente
conciliabile con la pronunciabilità d‟ufficio della misura.
107
Per approfondimenti si rimanda a FRIGNANI A., La penalità di mora e le
astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 518;
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6.
108
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 748, che parla di una “funzione anche pubblicistica di conservazione
della pace sociale”.
109
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 58; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 127; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione
Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 759; contra FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto
comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 260; ID., La penalità di mora e le
astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 514,
secondo cui questo non è centrare il problema, perché non vi è mai una totale soddisfazione
tramite il risarcimento del danno, pertanto l‟astreinte come forma supplementare di
risarcimento non è incoerente ma anzi legittima, quale misura satisfattoria delle
conseguenze negative per cui non è previsto il risarcimento. La questione è ripresa nel
capitolo III, paragrafo 2.1., in quanto anche in Italia si discute in merito all‟opportunità che
i pagamenti a seguito delle violazioni siano a beneficio della parte privata.
34
II - PROFILI COMPARATISTICI
dell‟esecuzione diretta110, successivamente essa è stata invece estesa a tutte
le condanne emesse da qualunque giudice, salve le obbligazioni di natura
trés personnelle111. Il sistema di competenze è imperniato su di un criterio
generale del giudice che emette la pronuncia di merito, cui si aggiunge una
competenza speciale del giudice dell‟esecuzione, per qualunque decisione
resa nel merito che non sia stata munita di astreintes, qualora ne risulti
necessaria l‟applicazione alla luce delle circostanze del caso concreto112. Si
tratta quindi di una misura che opera a tutto campo, a beneficio di qualsiasi
creditore e pronunciabile nei confronti di qualsiasi debitore 113, sia in sede
cautelare114, sia per la violazione di obblighi endoprocessuali115, sia in sede
110
Di questi si è dato conto nel capitolo I, paragrafo 2.
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 752.
112
Quest‟ultimo criterio costituisce una delle novità della legge 91-650, il cui
articolo 33 (che ha sostituito l‟articolo 5 della legge 72-626) ora dispone che “Tout juge
peut, même d‟office, ordonner une astreinte pour assurer l‟exécution de sa décision. Le
juge de l‟exécution peut assortir d‟une astreinte une décision rendue par un autre juge si
les circonstances en font apparaître la nécessité.”. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta
tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 752; GAMBINERI B.,
Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il
processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. Parla di uno stato
oscillante della giurisprudenza in merito all‟esclusività di tale competenza DE STEFANO
F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in
vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 46; DE STEFANO
F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in
particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525.
113
E‟ ad esempio pronunciabile sia a favore della Pubblica Amministrazione (pur se
vi sono maggiori resistenze a concederla rispetto ai privati), sia nei suoi confronti, a seguito
della legge n.539 del 16/7/80, su cui cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes
nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 506 e 517; DE
STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza
francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39; DE
STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 524, il quale
precisa che non sono assoggettabili all‟astreinte pronunciata nei confronti del debitore
principale il debitore solidale e il garante.
114
Come oggi espressamente previsto dall‟art. 491 n.c.p.c, secondo cui «le juge
statuant un référé peut prononcer des condamnations à des astreintes». Cfr. VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 751;
SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta
all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di
attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto
industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il
28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice
della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563;
SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 490.
115
Costituisce anzi strumento esclusivo di coercizione verso le parti e i terzi che non
111
35
II - PROFILI COMPARATISTICI
di arbitrato116, e perfino per indurre all‟adempimento di obbligazioni
pecuniarie; l‟astreinte non è quindi limitata a supplire all‟inefficacia degli
altri mezzi di esecuzione, ma diviene utilizzabile in concorrenza a questi, se
non anche in preferenza117, dati i vantaggi pratici che comporta118.
1.1. Astreinte provisoire e astreinte définitive nel modello in due fasi di
applicazione della misura.
Il sistema francese si compone di un‟astreinte provisoire e di
un‟astreinte définitive, la prima delle quali consiste in una minaccia, da parte
del giudice, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di
mancato o tardivo adempimento della sentenza; essa ha lo scopo precipuo di
intimidire il debitore, ed è quindi liberamente rivedibile o modificabile fino
alla liquidazione, non suscettibile di appello né idonea a costituire cosa
giudicata. Di natura diversa è invece l‟astreinte définitive, la quale, pur
condividendo con la prima lo scopo, e quindi la natura comminatoria, non è
però più modificabile una volta pronunciata119. Le due forme non sono
ottemperino ai provvedimenti del giudice in materia di prove, come osserva SILVESTRI E.
e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in
Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6.
116
Pur essendo l‟esecutorietà del provvedimento subordinata all‟exequatur del lodo.
Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163;
VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc.
2004, 750;
117
Si veda VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea,
in Riv. dir. proc. 2004, 753, che ha proposto l‟adozione della medesima scelta di principio
per il nostro ordinamento, il suggerimento però non è stato colto, essendo in Italia (come si
è detto supra, capitolo I, paragrafo 3.) l‟astreinte pronunciabile solo a corredo della
pronuncia inibitoria, per quanto concerne il diritto industriale, mentre le misure coercitive
di cui all‟art. 614 bis c.p.c. sono limitate agli obblighi infungibili. Può immaginarsi che
questo costituisca una consolazione per coloro i quali criticano la destinazione delle somme
al creditore, in questo modo limitandosi l‟avversato “ingiustificato arricchimento” alle
ipotesi in cui esso sia strettamente necessario, ossia ai casi in cui non possa ottenersi una
tutela effettiva mediante altri strumenti, in particolare quelli caratterizzanti l‟esecuzione
diretta.
118
Evitando al creditore “di affrontare i tempi e costi delle procedure esecutive
ordinarie e soccorrendo alla frequente indisponibilità della forza pubblica di dare attuazione
ai provvedimenti giurisdizionali”, come osserva VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra
Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 748 e 753, il quale la considera la
misura “di grande efficacia” ed aggiunge che essa ha dato luogo ad “una casistica davvero
sterminata”.
119
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
36
II - PROFILI COMPARATISTICI
legislativamente poste sullo stesso piano, poiché la misura pronunciata dal
giudice dev‟essere considerata provvisoria a meno che il giudice stesso non
ne abbia espressamente precisato il carattere definitivo 120; inoltre la figura
definitiva può essere disposta solo dopo la pronuncia di un‟astreinte
provvisoria, oltre che per una durata determinata, ed in assenza di una di
queste condizioni la misura deve essere liquidata come provvisoria121.
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata.
III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6;
CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; VULLO
E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 749;
AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3
L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in www.judicium.it; ID., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 10;
CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge
n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le
astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione
nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 321; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione
dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 974;
PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 474. La distinzione non è stata trasposta nell‟ordinamento italiano, che ha modellato
le misure coercitive esclusivamente in termini definitivi, come meglio si dirà nel capitolo V,
paragrafo 2.
120
Questo in base all‟articolo 34, comma 2, della legge 91-650, per questa parte
identico al precedente articolo 6 della legge 72-626, in base al quale “L‟astreinte est
provisoire ou définitive. L‟astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le
juge n‟ait précisé son caractère définitif.”. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 749;
DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza
francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39 e 46;
DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 526.
121
Questa previsione costituisce invece una novità della legge 91-650 (articolo 34
comma 3) secondo cui “Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu‟après le prononcé
d‟une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l‟une de ces
conditions n‟a pas été respectée, l‟astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”.
Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163;
PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 474 e AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi
infungibili, in www.judicium.it, 10; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40 e 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
37
II - PROFILI COMPARATISTICI
Costituisce una peculiarità del sistema d‟oltralpe che la liquidazione
avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui l‟astreinte viene
pronunciata, con la conseguenza che solo al compimento della seconda fase
si integri un titolo esecutivo idoneo a fondare l‟esecuzione122. Questo
modello bifasico può apparire a una prima impressione macchinoso, ma
l‟opinione è destinata a mutare nel momento in cui esso viene osservato
nella realtà sociale in cui opera, caratterizzata da un tendenziale rispetto
delle decisioni giudiziali, di modo che la minaccia dell‟astreinte è
generalmente di per sé sufficiente a indurre all‟adeguamento rispetto al
dictum del giudice, cosicché la fase di liquidazione il più delle volte non
risulta nemmeno necessaria123.
1.2. La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell‟astreinte.
Un‟altra caratteristica peculiare del sistema francese è l‟attribuzione al
giudice di ampi poteri discrezionali, che gli consentono di emanare un
provvedimento il più possibile aderente alle circostanze del caso, il che
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 526.
122
Nelle more del giudizio è però possibile ottenere una misura di tipo conservativo,
simile al sequestro, oppure la pronuncia di una provvisionale da parte del giudice
competente per la liquidazione. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e
Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 759; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le
astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione
nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 322; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 989.
123
Cfr. CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2010, 31; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle
norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009,
532. Diversa è la situazione italiana, in cui la liquidazione della misura avviene al momento
dell‟irrogazione. Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli
obblighi infungibili, in www.judicium.it, 10; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui
all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1001, che osserva come anche nel regolamento CE 2001/44, si
ripudi l‟applicabilità delle misure provvisorie; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis,
in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2520. Sul tema si rinvia nuovamente al capitolo V, paragrafo 2.
38
II - PROFILI COMPARATISTICI
contribuisce alla tendenziale inusualità delle impugnazioni124: questa
discrezionalità, nell‟astreinte di fonte giudiziale125, si manifesta in primo
luogo nella possibilità della pronuncia d‟ufficio, oltre che su istanza del
creditore126 - istanza comunque proponibile con grande libertà, anche per la
prima volta in appello o nell‟ambito dell‟esecuzione forzata, non integrando
la domanda di astreinte una domanda nuova 127 - cui si aggiunge un‟ampia
124
Cfr. DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme
sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 532.
125
Che rappresenta l‟ipotesi di maggiore rilievo ai fini del nostro discorso, ma non
l‟unica forma di astreinte concepita nell‟ordinamento francese: oltre all‟astreinte
conventionelle, menzionata nella nota 104, esistono anche delle ipotesi di astreintes di
origine legale, rispetto alle quali però il giudice non fa che applicare la legge, non essendo
qui consentito l‟esercizio di potere discrezionale come per le pronunce giudiziali. Per
approfondimenti in merito si rinvia a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 566; ID., La penalità di mora nel
diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 256; ID., La penalità di
mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981,
513; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir.
proc. 2004, 746; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione
della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es.
Forz. 2009, 46; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme
sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 524.
126
Già prevista dalla legge 72-626 (articolo 5) secondo una scelta mantenuta anche
in sede di riforma (articolo 33 legge 91-650). Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 127; SCUFFI M., L‟inibitoria
nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema:
«La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare
riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000,
27. Diversamente le misure coercitive italiane sono pronunciabili solo su istanza di parte.
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir.
proc. 2004, 750; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
989 e 1006; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in
AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321;
DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza
francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 46; DE
STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525, IUORIO
M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento
giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 517, CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis,
in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2526.
127
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 752. Sull‟istanza aggiunge poi DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M.,
Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro
introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526, che è incerta la computabilità della domanda di
39
II - PROFILI COMPARATISTICI
libertà di determinazione dei contenuti, senza dover attivare il
contraddittorio né fornire motivazione128. Spesso saranno previste delle
somme in un ammontare a maturazione progressiva 129 e successiva,
rapportate ai giorni di ritardo, o altre unità di tempo, nel dare esecuzione alla
sentenza, oppure ricollegate alle successive violazioni delle prescrizioni
contenute nel provvedimento, ma non è esclusa in linea di principio neppure
la pronunciabilità di una condanna forfetaria130; per quanto concerne il
termine di decorrenza questo può essere liberamente fissato, purché non sia
retroattivo131; anche la quantificazione è discrezionale, ma non
completamente esente da limiti, perché essa non deve avvenire sulla base
del probabile pregiudizio che possa derivare dal ritardo o dalla violazione
del provvedimento, bensì tenendo conto delle condizioni patrimoniali
dell‟ingiunto, al fine di determinare un ammontare che sia sufficiente 132 ad
esercitare una pressione psicologica tale da indurlo ad eseguire la condanna,
astreinte ai fini della determinazione della competenza per valore.
128
A queste libertà fa da contraltare la tendenziale persistente rivedibilità delle
decisioni, anche in assenza di fatti nuovi, prima che si attivi la fase della liquidazione. Cfr.
VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc.
2004, 758; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della
giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul
processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526.
129
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 755.
130
Cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare,
in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V,
321.
131
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 754; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 525. Le ragioni di una tale previsione sono ovvie se si considera che la
funzione perseguita dall‟istituto è essenzialmente dissuasiva, poiché questa non può
validamente esplicarsi che per il futuro. Diverso ragionamento sta alla base del contempt of
court, nel quale è forte anche la componente punitiva, come dimostrato dalla
pronunciabilità anche nei confronti di past disobediences, testimoniata da MILLER C. J.,
Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44; il tema è
ripreso nel paragrafo 5.1. di questo capitolo.
132
La discrezionalità non deve essere esercitata per emettere condanne
sproporzionate, bensì il più possibile adatte a garantire il rispetto della decisione nel caso
concreto. Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 564; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile
italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 525.
40
II - PROFILI COMPARATISTICI
con possibilità eventualmente anche di aggravare o comunque modificare la
misura qualora dovesse rivelarsi insufficiente ad espletare tale funzione133.
Si ritiene che la sentenza sia appellabile anche limitatamente al capo
che commina l‟astreinte, e ove l‟istanza sia rifiutata questa sia liberamente
riproponibile allo stesso giudice o al giudice dell‟esecuzione134. In ragione
della natura di condanna accessoria poi, qualora oggetto di impugnazione
sia la domanda principale, il venir meno di questa travolge di conseguenza
anche la condanna alla misura coercitiva 135.
1.3. La fase della liquidazione.
Una volta pronunciata la misura, qualora se ne integrino i presupposti
di attivazione – e quindi decorra infruttuosamente il termine per il ritardo,
oppure intervengano le “successive violazioni” dell‟obbligazione principale
– previa istanza del creditore (in verità non espressamente richiesta dalla
legge, ma la dottrina è comunque incline ad esigere questo requisito), sarà
necessario procedere alla liquidazione136, che è di competenza generale del
133
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 754; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come
misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir.
ind. 2007, I, 12.
134
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 755; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 526, il quale aggiunge che è però dubbio se l‟indeterminatezza dell‟astreinte
possa da sola comportare l‟appellabilità della decisione.
135
Oltre alla trasmissione dell‟effetto sospensivo che dovesse colpire la condanna
principale. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999,
II, 164; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della
giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul
processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 522 e
526.
136
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 49; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 527; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
41
II - PROFILI COMPARATISTICI
giudice dell‟esecuzione, salvo che il giudice che l‟ha ordinata si sia
espressamente riservato tale potere137.
La discrezionalità in questa fase non è più ampia come nel precedente
momento della pronuncia, il provvedimento di liquidazione deve essere
infatti motivato e preceduto dal contraddittorio fra le parti138: la liquidazione
dell‟astreinte provvisoria avviene sulla base della valutazione del
comportamento tenuto dall‟ingiunto, in particolare della gravità della sua
resistenza colposa all‟adempimento, tenendo conto anche eventuali
difficoltà di esecuzione non imputabili al debitore, dalle quali può
eventualmente discendere una pronuncia di annullamento totale o parziale
dell‟astreinte per sopravvenuta impossibilità di adempiere; oltre alla
possibile pronuncia di non luogo a provvedere alla liquidazione, qualora si
accertasse che l‟adempimento è invece avvenuto139. La misura può anche
essere oggetto di revisione, sulla base di considerazioni fondate su un senso
di giustizia sostanziale, che possono portare alla modifica del tasso o di altre
989. Gli autori precisano che l‟istanza non da luogo ad una fase distinta, ma prolunga
quella iniziata con la pronuncia dell‟astreinte.
137
Ex articolo 35 della legge 91-650, che dispone “L‟astreinte, même définitive, est
liquidée par le juge de l‟exécution, sauf si le juge qui l‟a ordonnée reste saisi de l‟affaire ou
s‟en est expressément réservé le pouvoir.”. La scelta è frutto di un ripensamento rispetto
all‟articolo 7 della legge 72-626, che assegnava la liquidazione al giudice del
provvedimento, come fa notare MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 989; cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in
Giust. civ., 1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione
Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 756; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 49; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 527; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009,
V, 321.
138
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 758.
139
Come dispone infatti l‟articolo 36 della legge 91-650, che ha riformato l‟articolo
8 della legge 72-626, “Le montant de l‟astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du
comportement de celui à qui l‟injonction a été adressée et des difficultés qu‟il a rencontrées
pour l‟exécuter.”. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ.,
1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39 e 50; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 527, GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 321; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 989.
42
II - PROFILI COMPARATISTICI
modalità di calcolo, fino ad arrivare anche ad una liquidazione meramente
simbolica o all‟annullamento: in questo modo l‟applicazione della misura
consente di tenere conto anche di elementi quali ad esempio l‟iniquità
dell‟arricchimento del creditore o la malafede del debitore140, tra i quali non
può però mai includersi l‟effettivo pregiudizio causato dal comportamento
antigiuridico, quantomeno a seguito della già citata pronuncia della
Cassazione del 1959141, prima della quale l‟astreinte si rivelava poco più che
“un‟arma spuntata”142, in quanto misura coercitiva solo apparente: tale al
momento della pronuncia, ma appiattita sul semplice risarcimento del danno
al momento della liquidazione143. Diversamente dalla provvisoria l‟astreinte
definitiva non è più modificabile ed è liquidata mediante un semplice
calcolo aritmetico, pur essendo anche questa sopprimibile qualora sia
inadempiuta per una causa non imputabile144.
Il provvedimento di liquidazione da finalmente luogo ad un credito
certo, liquido ed esigibile. Esso è idoneo al giudicato145 ed immediatamente
140
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 758; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 50; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 527; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009,
V, 321. La mancata espressa previsione di un analogo procedimento in Italia è oggetto di
critiche da parte dottrina, cfr. il capitolo V, paragrafo 3.1.
141
Precisamente del 20 ottobre 1959, rec. Dalloz, citata nella nota 103.
142
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 125.
143
Proprio da questo elemento infatti CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei
diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 87, desumeva la ricomprensione della misura nell‟ambito
del risarcimento del danno.
144
Ex articolo 36, commi 2 e 3, della legge 91-650, in base a cui “Le taux de
l‟astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L‟astreinte
provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s‟il est établi que l‟inexécution ou le
retard dans l‟exécution de l‟injonction du juge provient, en tout ou partie, d‟une cause
étrangère.”. La formulazione è diversa rispetto al precedente articolo 8 della legge 72-626
che faceva riferimento esclusivamente a “cas fortuit” e “force majeure” per la
modificabilità dell‟astreinte definitiva. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione
nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528.
145
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 51; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 528.
43
II - PROFILI COMPARATISTICI
efficace146, quindi suscettibile di fondare l‟esperimento di una procedura di
esecuzione forzata; salvo però il temperamento che deriva dalla natura di
condanna accessoria delle astreintes, per cui gli effetti non possono
decorrere da una data anteriore rispetto al giorno in cui diventa esecutivo il
provvedimento dell‟obbligazione cui esse accedono147: solo una volta
decorso questo termine sarà infatti possibile procedere per la riscossione
delle somme, senza peraltro che questo faccia venir meno l‟obbligazione
principale. E‟ anzi concepibile, dato l‟ambito di applicazione generale
dell‟istituto, la coesistenza di due procedimenti esecutivi: uno per
l‟attuazione diretta della condanna principale (nei casi in cui questa sia
possibile) l‟altro avente ad oggetto il credito maturato a seguito della
violazione della condanna accessoria148. Il provvedimento è appellabile,
senza però effetti sospensivi, e da luogo alle restituzioni ove riformato149.
146
Dispone infatti l‟articolo 37 della legge 91-650 che “La décision du juge est
exécutoire de plein droit par provision.”
147
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 755, secondo cui è poi comunque necessaria la previa notifica al
debitore. Sulla questione si vedano anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile
italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art
614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 322; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes
nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 525.
148
Come nota CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ.,
1999, II, 163.
149
Cfr. DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della
giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 51; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul
processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528.
44
II - PROFILI COMPARATISTICI
2. La diffusione del modello francese: il recepimento dell‟astreinte nei paesi
del Benelux.
L‟istituto francese ha costituito il modello di ispirazione per il
legislatore italiano, ma anche per i legislatori di altri ordinamenti, sia
europei, come Olanda, Belgio e Lussemburgo 150, sia extraeuropei, come
Libano, Brasile e Argentina151. Una tale fortuna è in gran parte dovuta ad un
atteggiamento culturale di ritrosia verso le sanzioni penali caratterizzanti
altri sistemi, a differenza dei quali la Francia ha previsto una misura
esclusivamente civile, che costituisce “il punto d‟incontro fra la tensione
verso l‟effettività della tutela e i valori della libertà personale”152. La
legislazione francese quindi, arricchita dalle pronunce giurisprudenziali e
dai contributi della dottrina, ha costituito e continua a costituire un utile
riferimento interpretativo per colmare le lacune del nostro sistema153, pur
nella consapevolezza che la disciplina non è stata mutuata integralmente dal
legislatore italiano: i sistemi divergono infatti su alcuni punti
fondamentali154, dall‟esame dei quali sembrerebbe che le penalità di mora
siano anzi più vicine alla versione dell‟astreinte disciplinata dalle
legislazioni dei paesi dell‟unione economica del Benelux (Belgio, Olanda e
Lussemburgo) piuttosto che all‟originaria misura di stampo francese155.
150
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 739; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e
il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano,
2009, 1006.
151
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 516; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra
Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739.
152
Sulle ragioni della preferenza per il modello francese si veda inoltre VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 761;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. Di
“modello meno illiberale di efficace coercizione indiretta” parla CONSOLO C., Commento
sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2520.
153
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 128; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e
Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741.
154
Cogliendosi così il suggerimento di VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia,
Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762, che segnalava l‟opportunità di un
accoglimento dell‟istituto francese “con prudenza, scartando alcuni profili della disciplina
normativa in vigore oltralpe, vuoi perché contrastano con i principi sottesi al nostro sistema
processuale, vuoi perché, più semplicemente, non appaiono condivisibili nel merito”.
155
Cfr. PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?,
in Giust. civ., 1999, II, 169.
45
II - PROFILI COMPARATISTICI
Tali misure sono state introdotte con una legge uniforme156, recepita
dapprima in Lussemburgo, con legge del 21 luglio 1976, poi in Olanda, con
legge del 3 agosto 1978, ed infine in Belgio, con legge del 31 gennaio 1980.
Pur con alcune differenze fra le diverse normative (in Olanda è previsto ad
esempio il cumulo con l‟arresto, pur se questo costituisce un remedium
ultimum157) queste condividono in via generale molti aspetti di assonanza,
sia fra loro, sia riguardo al modello di ispirazione francese: primo fra tutti
quello dell‟estraneità rispetto al risarcimento dei danni, in virtù
dell‟attribuzione all‟istituto di una funzione strettamente compulsoria e non
riparatoria; analoga poi è la scelta del creditore quale destinatario delle
somme, “restando così a mezzo guado fra la tutela degli interessi della parte
lesa e dell‟interesse pubblico all‟attuazione delle decisioni del giudice, con
conseguente riproposizioni in dottrina dei dubbi circa l‟opportunità di una
tale scelta rispetto alla destinazione dei pagamenti allo Stato” 158. Un altro
elemento in comune si deve infine ad una pronuncia della Corte di giustizia,
che ha stabilito che l‟esecutorietà della condanna alle misure accessorie
debba necessariamente seguire la condanna principale159.
A differenza dell‟astreinte però la misura coercitiva propria degli Stati
del Benelux è pronunciabile solo a fronte di condanne contenenti obblighi di
fare o non fare, e non anche per quelle pecuniarie160. Differenze ancor più
radicali si hanno a livello strutturale, a causa della scomparsa della figura
dell‟astreinte provvisoria, modellandosi il sistema esclusivamente sulla
versione definitiva dell‟istituto, con la conseguente elisione della fase di
156
Mediante Convenzione sottoscritta il 26 novembre 1973, che ha il proprio
antecedente storico negli articoli 611a-611b del codice di rito olandese, introdotti con legge
del 29 dicembre 1932. La Convenzione detta le regole fondamentali dell‟istituto, lasciando
ai governi nazionali discrezionalità nella predisposizione della disciplina di dettaglio, con
attribuzione della competenza, in sede di procedura pregiudiziale, ad una corte
sovranazionale (la Corte di giustizia del Benelux) circa le questioni di interpretazione della
Convenzione, al fine di garantirne l‟uniforme applicazione. Cfr. CAPPONI B., Astreintes
nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta
tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739.
157
Così riferisce CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust.
civ., 1999, II, 166.
158
FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al
modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517; cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel
processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165.
159
Lo rileva ancora una volta CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?,
in Giust. civ., 1999, II, 165.
160
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7. Secondo
CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165 e 173, si
tratta di una “ingiustificata esclusione”. L‟autore rileva inoltre che la misura non si applica
in sede di arbitrato. Osserva invece PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata
riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473, che essa non si applica alle controversie
aventi ad oggetto rapporti di lavoro.
46
II - PROFILI COMPARATISTICI
liquidazione successiva, la quale avviene direttamente al momento della
pronuncia161. Tra le altre differenze poi i casi di revisione sono limitati al
sopraggiungere della dichiarazione di fallimento o della morte del debitore,
oltre che alla sopravvenuta impossibilità dell‟esecuzione della prestazione
principale162. Rispetto al modello francese l‟intento sembra essere stato
quello di ridurre la discrezionalità del giudice163, come suggeriscono anche
altre “correzioni” operate nel‟ambito del recepimento: la misura è
pronunciabile infatti solo su istanza di parte, e non anche d‟ufficio164, ed è
determinabile secondo uno dei tre criteri legislativamente previsti, in specie
la fissazione in una somma globale, oppure per unità di tempo di ritardo
nell‟esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione di
quest‟ultimo165.
161
Come del resto si è disciplinato in Italia. Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora
e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517;
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; CAPPONI B., Astreintes nel
processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra
Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 771; PERAGO C. e MICCOLIS
G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474.
162
Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II,
165; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 474.
163
A questa conclusione giunge FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes
nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517.
164
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 516; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 7; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999,
II, 165; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 473.
165
Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II,
165.
47
II - PROFILI COMPARATISTICI
3. Le zswangstraffen germaniche.
A garanzia dell‟attuazione dei provvedimenti del giudice
l‟ordinamento tedesco ha previsto un sistema di misure coercitive indirette
di tipo misto, caratterizzato dal concorso di sanzioni pecuniarie e detentive.
La disciplina si trova contenuta nel codice di procedura civile
(Zivilprozessordnung, o ZPO) il cui § 888 concerne gli obblighi aventi
contenuto positivo, e dispone che “se un atto non può essere eseguito a
mezzo di un terzo e dipende esclusivamente dalla volontà dell‟obbligato, il
tribunale di prima istanza deve, su domanda, dichiarare che il debitore è
tenuto al compimento dell‟atto sotto la minaccia del pagamento di una
somma di denaro (Zwangsgeld) e, per il caso che questa non possa essere
riscossa, di arresto (Zwangshaft)»; il § 890 concerne invece gli ordini di non
fare, e prevede che «se l‟obbligato contravviene all‟obbligo di astenersi da
un atto o di tollerare che un atto sia compiuto esso, su istanza del creditore,
viene, per ogni singola contravvenzione, condannato dal tribunale di prima
istanza ad una sanzione pecuniaria (Ordnungsgeld) e, per il caso che questa
non possa essere riscossa, ad una sanzione detentiva (Ordnungshaft) fino a
sei mesi»166.
Dall‟esame di queste due disposizioni si evince che scelta del
legislatore tedesco è stata nel segno della residualità del ricorso alle misure
di coazione indiretta, poiché queste si applicano solo a fronte di prestazioni
aventi contenuto infungibile: l‟ambito di applicazione del § 888 è infatti
limitato alle obbligazioni di fare la cui attuazione non possa prescindere
dalla collaborazione del debitore, non essendo possibile procurarsene il
risultato per mezzo dell‟attività di un terzo e a spese dell‟obbligato167;
oggetto del § 890 sono invece gli obblighi di astensione o di pati, cui
166
I testi tradotti sono tratti da CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 88; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 322. Cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione
forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano,
1989, 5; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di
rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I,
12. In particolare poi MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
1006, osserva che il § 890 è utilizzato specialmente (ma non solo) per le inibitorie in
materia di proprietà, concorrenza, brevetti e diritto d‟autore.
167
Fa notare CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ,
Milano, 1980, 92, come invece, precedentemente alla ZPO, molte leggi processuali
preunitarie prevedessero la possibilità di scelta per il creditore fra la richiesta di
autorizzazione a procurarsi il risultato per surrogazione e l‟applicazione di misure
coercitive sulla persona al fine di costringerlo ad adempiere.
48
II - PROFILI COMPARATISTICI
ontologicamente nessuno può efficacemente surrogarsi168. All‟interno di
questa cornice però le misure coercitive indirette si applicano in maniera
tendenzialmente generale, qualunque sia il contenuto degli obblighi, e a
prescindere dall‟esistenza per questi di una particolare tensione
all‟adempimento in natura169, salva solo l‟esclusione, nel secondo comma
del § 888, di alcune obbligazioni in ragione del loro carattere strettamente
personale, quali la condanna al matrimonio o a dare attuazione alla vita
coniugale, oppure di prestare opera in base ad un contratto di servizio170. A
queste eccezioni legislative si è aggiunta l‟opera della dottrina e della
giurisprudenza, che nel solco della medesima linea di pensiero ha escluso
dall‟applicazione della disciplina anche le prestazioni caratterizzate da
particolari qualità artistiche o scientifiche, oltre ai casi in cui l‟adempimento
non dipenda esclusivamente dalla volontà dell‟obbligato ma dall‟opera di
terzi171.
Il modello di rilascio della misura si articola in una prima fase in cui il
giudice minaccia il pagamento di una somma di denaro, da destinarsi allo
Stato172, (in via prioritaria rispetto all‟arresto, stante l‟espresso riferimento
168
Secondo quanto si è detto supra, capitolo I, paragrafo 2.
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 50; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980,
89; FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello
francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione
forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano,
1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv.
dir. proc. 2004, 737;
170
Parla in proposito CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 90, di una “recezione, sia pure contraddittoria e faticosa, dei
valori liberali” che ha portato a dichiarare espressamente non coercibili “proprio quegli
obblighi che, precedentemente, costituivano il movente della previsione di misure di
coazione al facere e che hanno continuato a costituirlo in pieno XVIII secolo”. Cfr. anche
SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure
coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; GAMBINERI B., Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18
giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322.
171
Come osservano CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 97; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata.
III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006.
172
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 50 e 59; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; SCUFFI M.,
L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di
studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione
con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale»,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1
Marzo 2000, 27; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea,
169
49
II - PROFILI COMPARATISTICI
normativo all‟applicazione di questo “per il caso in cui non possa essere
riscossa la pena pecuniaria”). L‟ammontare massimo della misura è
legislativamente fissato in 250.000 Euro per gli obblighi di non fare173, ed il
pagamento è ricollegato alla futura violazione dell‟obbligo infungibile
oggetto della condanna principale, disposta nel medesimo provvedimento
oppure anche in un provvedimento precedentemente reso ma sprovvisto
della condanna accessoria, così da ottenere una sorta di “rafforzamento”
successivo. Verificatosi l‟inadempimento, o il ritardo nell‟adempimento,
questo viene accertato dal giudice che ha pronunciato la misura174, il quale a
questo punto liquida anche l‟ammontare dovuto a titolo di sanzione. Il
procedimento è così articolato secondo una struttura bifasica simile a quella
prevista per il rilascio dell‟astreinte175, in base a quanto dispone il secondo
comma del § 890, a mente del quale «la condanna dev‟essere preceduta da
una corrispondente minaccia (Androhung) la quale, ove non sia contenuta
nella sentenza dichiarante l‟obbligo viene, su domanda, emanata dal
tribunale di prima istanza»176; le differenze rispetto al modello francese
riemergono però considerando che il giudice può disporre anche la misura
dell‟arresto (per un massimo di due anni) sia immediatamente, qualora la
riscossione della sanzione pecuniaria appaia già impossibile all‟atto della
liquidazione, sia in un momento successivo, qualora l‟esecuzione della pena
in denaro si riveli infruttuosa177.
in Riv. dir. proc. 2004, 738; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come
misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir.
ind. 2007, I, 13; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009,
V, 322; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai
provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in
Giur. merito 2010, n.2, 400; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 1003; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura
civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519.
173
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 737,
che fanno riferimento ai precedenti limiti edittali in Marchi: cinquantamila per gli obblighi
di fare, cinquecentomila per gli obblighi di non fare.
174
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5.
175
Su cui si veda supra, paragrafo 1.1. e seguenti di questo capitolo.
176
Cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare,
in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V,
322.
177
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 738;
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
50
II - PROFILI COMPARATISTICI
La possibilità che vengano applicate pene detentive, unitamente alla
destinazione delle sanzioni pecuniarie alle casse dello Stato 178, conducono a
ritenere che le misure in questione siano scevre da qualsiasi finalità
risarcitoria, e rivestano un carattere spiccatamente pubblicistico179: sono
sanzioni in senso proprio, dirette alla tutela dell‟autorità delle decisioni
giurisdizionali, rispetto alle quali l‟interesse del privato all‟adempimento nel
caso concreto viene in rilievo solo come riflesso dell‟interesse generale a
che si dia attuazione ai provvedimenti del giudice 180. La dottrina non è però
pacifica sulla funzione dell‟istituto, contrapponendosi chi ritiene che esso
rivesta esclusivamente una funzione repressiva a chi invece vi attribuisce
natura mista, coercitiva e repressiva; vi è pure chi distingue fra il § 888 e il §
890, e sostiene la prevalente finalità punitiva solo delle misure a tutela degli
obblighi di non fare181. Negli ultimi anni l‟opinione maggioritaria sembra
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519.
178
Cui si aggiunge, secondo CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 93, anche l‟ambito di applicazione generalizzato delle misure
(pur nei limiti indicati sopra).
179
Sul tema FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si
ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 582; SILVESTRI E. e TARUFFO M.,
voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani,
XIII, Milano, 1989, 5; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza,
Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il
procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di
urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M.,
FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio
2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; CHIAVEGATTI L., Le penalità
di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24
marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12; MAZZAMUTO S., La comminatoria di
cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto
privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1005; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 322; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale
misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19
ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400;
180
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 59.
181
Tra questi in particolare DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica,
GIUFFRÈ, Milano, 1953, 50. Le ragioni di una tale distinzione sembrerebbero essere
traibili dall‟esame del caso Gompers v. Bucks Stove & Range Co., esaminato da FRIGNANI
A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano,
1974, 228, nel quale, pur se a fini completamente diversi (su cui si rinvia al paragrafo 5.) si
osserva che qualora al trasgressore sia ordinato di eseguire un atto positivo ed egli rimanga
inerte, la sanzione non è volta alla punizione ma alla riparazione, cercando di costringere il
trasgressore a fare ciò che egli ha rifiutato di fare, qualora invece abbia compiuto un atto
che gli era stato inibito di compiere allora la prigione sarebbe inutile e sopratutto non
porterebbe alcun vantaggio alla parte lesa.
51
II - PROFILI COMPARATISTICI
comunque propendere per l‟impostazione in termini misura coercitiva182,
ferma restando come prevalente finalità quella della tutela dell‟interesse
pubblico, anche se rispetto a questa non sembra molto coerente che tanto la
concessione della misura, quanto la successiva liquidazione, siano
subordinate all‟istanza di parte183: la situazione appare qui curiosamente
rovesciata rispetto al modello francese, in cui le somme pagate a titolo di
sanzione sono destinate al creditore (il che sembrerebbe suggerirne la natura
privatistica) ma la pronuncia dell‟astreinte può avvenire anche d‟ufficio184.
182
Lo sostiene SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III)
Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5,
laddove ritiene che “oggi si dia maggior rilievo alla coazione all‟adempimento”;
183
La notazione è di MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 1006. Sulla questione invece DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma
specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 59, parla dell‟iniziativa per l‟applicazione della
sanzione come “mera imploratio judicis officii”. Cfr. sul tema anche SILVESTRI E. e
TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in
Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia,
Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 737;
184
Alla critica, per così dire speculare, rivolte alla pronunciabilità d‟ufficio
dell‟astreinte si è dato cenno nel paragrafo 1. di questo capitolo, nota 106.
52
II - PROFILI COMPARATISTICI
4. La recezione del modello tedesco nell‟ordinamento austriaco; cenni ai
sistemi di esecuzione indiretta in altri Paesi di civil law.
La caratterizzazione del modello incentrata sulla possibile
applicazione, pur se in via subordinata, della sanzione penale, ha incontrato
le maggiori critiche nella dottrina italiana185, ed ha costituito probabilmente
la ragione principale della mancata recezione all‟interno del nostro
ordinamento186.
Similmente alla Germania invece i §§ 354 e 355 della EO austriaca
prevedono delle misure coercitive pecuniarie da destinarsi allo Stato 187: il
sistema prevede anche la possibilità di ottenere, unitamente alla misura
patrimoniale, un provvedimento di distruzione o abbattimento di quanto è
stato fatto in violazione di un obbligo di non fare, con l‟assistenza di un
organo esecutivo188. Inoltre la sanzione pecuniaria è oggetto di progressivo
185
Tra cui in particolare CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 89 e 93, contrappone l‟attenzione per il rispetto della libertà
personale posta dei conditores del Code Napoléon alla mancata preoccupazione del
legislatore tedesco verso la messa in opera di “une violence qui ne peut pas être un mode
d‟exécution del contrats”. Egli si riferisce poi al modello tedesco quale “residuo
semifeudale”, criticandone l‟ambito di applicazione generale, a prescindere da una
particolare tensione all‟adempimento per le obbligazioni tutelate, oltre alla confusione fra
diritto civile e penale che questo istituto comporta, ritenendo che per questi motivi dottrina
e giurisprudenza ne abbiano gradualmente svuotato dall‟interno il campo d‟applicazione,
“riducendolo a ben poca cosa”. Diversamente SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 5, ritiene che il giudizio negativo circa le sanzioni detentive (di cui
comunque presume una applicazione non frequente, data la loro residualità) non debba
estendersi alle sanzioni pecuniarie, delle quali apprezza la predeterminazione legislativa del
limite massimo, che consente di limitare l‟efficacia coercitiva. Egli inoltre sostiene che il
legislatore abbia dimostrato che esse rivestono un ruolo centrale nel sistema
dell‟esecuzione, e nega che dottrina e giurisprudenza ne abbiano svuotato l‟ambito
applicativo o che il fenomeno rivesta un‟importanza marginale. Una visione positiva del
sistema tedesco, preferito a quello anglosassone, si riscontra inoltre in DENTI V.,
L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 51. Osserva poi
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1004, che
questo è il modello che ha prevalso a livello europeo, riferendosi però limitatamente alla
destinazione allo Stato dei pagamenti.
186
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 760.
187
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 5.
188
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela
dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 92; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124
53
II - PROFILI COMPARATISTICI
inasprimento in dipendenza dell‟aumentare del ritardo nell‟adempimento,
con ciò connotandosi il modello di una severità maggiore, almeno per
quanto riguarda la formula legislativa, rispetto a quello tedesco in cui invece
è prevista la determinazione in un ammontare fisso e limitato nel massimo.
Il sistema austriaco si avvicina quindi maggiormente, per questo aspetto, al
sistema francese189.
Vi sono anche altre legislazioni di civil law che hanno adottato
modelli di esecuzione indiretta assimilabili a quelli testé rammentati, a
cominciare dalla Svizzera, anch‟essa ispirandosi al modello tedesco190; in
Grecia invece l‟influenza è stata “mista”, perché è prevista l‟applicazione di
una sanzione pecuniaria da versarsi al creditore, come nel sistema francese,
unita però alla possibile comminabilità della pena detentiva, ed è
pronunciabile solo per la violazione di provvedimenti dell‟autorità
giudiziaria di condanna ad un facere infungibile o ad un non facere, come
nel modello tedesco. Figure di misure coercitive a carattere pecuniario
esistono poi in Slovenia ed in Romania (in quest‟ultimo Stato solo per le
condanne ad un fare o non fare di carattere infungibile: articolo 350 c.p.c.
rumeno); mentre in Spagna non è previsto un sistema generale di misure
coercitive indirette a presidio dell‟adempimento delle decisioni giudiziarie,
ma viene sanzionato l‟inadempimento al diverso obbligo di collaborare
all‟attuazione dell‟esecuzione delle decisioni dell‟autorità giudiziaria, che si
compendia nel fornire le informazioni e consegnare i documenti richiesti
dall‟organo preposto all‟esecuzione, e adottare i provvedimenti di garanzia
eventualmente imposti, a pena dell‟applicazione di una multa, in alternativa
o in aggiunta alla condanna per il reato di disobbedienza al comando
giudiziale191.
C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in
Riv. dir. ind. 2007, I, 12.
189
Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano
al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex
art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n.
6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12.
190
Come nota SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 74.
191
Le notazioni sono tratte da CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice
di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2159.
Per ulteriori informazioni in merito ai sistemi di esecuzione delle sentenze degli Stati
facenti parte dell‟Unione europea si rimanda alla consultazione del sito internet
http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_ec_it.htm.
54
II - PROFILI COMPARATISTICI
5. Il contempt of court: origini e ambito di applicazione.
Negli ordinamenti di common law192 il contempt of court costituisce
“lo strumento più efficace per la realizzazione concreta delle pretese di una
persona i cui diritti sono stati lesi e il cui rispetto sia affidato a una
obbligazione infungibile del convenuto”193. La fattispecie dell‟istituto è
traducibile in un atto di “disprezzo della corte” o di disobbedienza a un
ordine del giudice194, e le sue origini risalgono a epoche remote, fino ai
primi anni della storia dell‟Inghilterra e della Corona195, in cui la
disobbedienza agli ordini del re, depositario e amministratore della giustizia,
ma anche vicario di Dio, costituiva un‟offesa gravissima che non poteva
restare impunita196. Questa visione teocratica a fondamento del potere
sovrano successivamente si tramandò anche alle decisioni dei giudici di
equity, che della coscienza del re costituivano l‟emanazione197. Essa col
tempo è mutata, e si è tradotta in un “senso di rispetto per l‟autorità, che è
192
Principali esponenti di questo sistema sono Regno Unito, Stati Uniti d‟America,
Canada e Australia, le cui pronunce giurisprudenziali in tema di contempt of court sono
oggetto di numerosi riferimenti da parte di MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed.,
OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000.
193
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 213. Cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce
Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII,
Milano, 1989, 7, secondo cui l‟efficacia dello strumento è tuttora tale “relegare in secondo
piano le forme di esecuzione ordinaria sia per gli obblighi di fare che non fare”.
194
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 213; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124
C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in
Riv. dir. ind. 2007, I, 13.
195
Secondo alcuni autori si tratterebbe addirittura di un istituto già noto ai tempi del
diritto romano, altri ne rinvengono invece le origini nel diritto canonico, altri ancora in
antichi istituti risalenti ai popoli germanici, pur concordando che lo sviluppo dell‟istituto
non è comunque in nessun caso paragonabile a quello conosciuto nei sistemi di common
law, cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 215 e 551; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 38; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 9.
196
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 214; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione
forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano,
1989, 7; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv.
dir. proc. 2004, 738.
197
Per notazioni in merito all‟origine della giurisdizione di equity, alle principali
caratteristiche e alle differenze rispetto alla common law, si rinvia all‟opera di FRIGNANI
A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano,
1974, 21; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980,
236.
55
II - PROFILI COMPARATISTICI
sempre stato peculiare della società inglese”, il quale ha resistito, assieme al
contempt of court, al “lungo e travagliato passaggio dall‟idea del sovrano
come emanazione dell‟autorità divina all‟idea del sovrano che governa per
autorità del popolo”198.
Fin dalle sue prime applicazioni l‟istituto ha rivestito grande
importanza in quanto sanzione per l‟inesecuzione di un rimedio proprio
della giurisdizione di equity, l‟injunction, qualificabile come «an order of
the court directing a person to do or refrain from doing a particular act»,
che presenta molte analogie con l‟inibitoria199. L‟ambito di applicazione
della misura coercitiva è però decisamente più vasto 200, potendo conseguire
all‟inottemperanza di qualsiasi equitable remedy, oltre che essere
pronunciabile anche dalle corti di common law: queste ultime tuttavia hanno
a disposizione anche altri strumenti per la realizzazione coattiva delle loro
sentenze, tra cui la condanna ai damages, mentre per le pronunce delle corti
di equity, che assumono la forma di ordini di fare, non fare o dare qualcosa,
non è normalmente previsto alcun rimedio diretto che consenta di
prescindere dalla collaborazione del debitore, e di conseguenza diviene
essenziale il ricorso all‟istituto del contempt of court, che agisce sulla
persona del debitore201 ed ha come scopo principale quello di fare ottenere
all‟attore la realizzazione delle proprie pretese mediante la collaborazione
del destinatario del provvedimento202.
198
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 216.
199
La definizione è riportata da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 59. Sulle differenze fra injunction
e inibitoria si veda sempre FRIGNANI A., op. cit., 3 e 611, cui si rimanda anche per
ulteriori approfondimenti in tema di injunction. Cfr. anche CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 235.
200
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 52; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 225 e 236; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il
codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005,
562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519.
201
Sul tema si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria
nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 210, 216 e 237, il quale aggiunge che il
contempt of court, come quasi tutti gli equitable remedies, costituisce un‟actio in
personam, in quanto diretto alla persona del convenuto: in caso di mancato adempimento il
giudice potrà agire sulla persona ma non direttamente sul patrimonio, a differenza delle
actiones in rem, caratteristiche del common law. Vero è che ormai “nessuno mette più in
dubbio il fatto che oggi la equity agisca anche in rem” tuttavia, “essendo la sanzione del
contempt più efficace di ogni altra, le azioni in personam rimangono pur sempre le più
frequenti”.
202
La notazione è da riferirsi in particolare al civil contempt, il quale non è però
immune da una coloritura anche punitiva, come meglio si vedrà nel paragrafo successivo.
56
II - PROFILI COMPARATISTICI
L‟istituto è talmente legato e connaturato alla tradizione di common
law da renderne impensabile la trasposizione in un sistema giuridico
diverso203, ed inoltre la sua efficacia dipende massicciamente dalla
particolare posizione istituzionale che, molto diversamente dal nostro
sistema, i giudici rivestono nei Paesi nei quali questo opera204. A causa di
tali radicali differenze la dottrina italiana non ha tratto ispirazione da questo
modello205, e per gli stessi motivi non è qui possibile esaminare ex professo
l‟istituto, per poterlo poi adeguatamente comparare con le penalità di mora
italiane, giacché la questione, pur di indubbio interesse comparatistico206, è
di ampiezza tale da richiedere una trattazione ad hoc, ed esorbiterebbe
dall‟oggetto dal presente lavoro207.
5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal contempt.
Nel tentativo di fare ordine nell‟amplissimo campo di applicazione
dell‟istituto la dottrina ne ha proposto alcune classificazioni, da cui discende
l‟applicazione di diverse regole procedimentali, che non sono tanto fondate
su differenze di tipo strutturale della misura, bensì sulle diverse modalità
concrete in cui può integrarsi la fattispecie. Fra queste la principale è quella
tra civil contempt e criminal contempt208: il primo punisce la disobbedienza
203
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 212. Sul tema di veda ampiamente CHIARLONI S.,
Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 237.
204
Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in
Riv. dir. proc. 2004, 760.
205
Cfr. però anche le critiche, analoghe a quelle rivolte contro le misure coercitive
tedesche, svolte da CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ,
Milano, 1980, 28, citate nel paragrafo 3. di questo capitolo, nota 185.
206
Si condivide qui quanto afferma FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law
e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 212, sulla base della
convinzione che il contempt of court costituisca “uno degli istituti più interessanti ed
originali della common law”.
207
Per approfondimenti sull‟istituto del contempt of court si rimanda in particolare a
MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York,
2000.
208
Sulla base di un‟altra distinzione si utilizza invece la denominazione di direct
contempt per delimitare gli atti compiuti in presenza della corte o del giudice, rispetto a
tutti gli altri casi che costituiscono invece indirect contempt, e tra i quali può senz‟altro
ricomprendersi l‟inottemperanza all‟injunction; cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella
Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 224, che accenna
anche alla distinzione fra constructive e consequential contempt, di valore ormai
esclusivamente storico.
57
II - PROFILI COMPARATISTICI
in quanto tale ad un ordine del giudice, tutelando così l‟interesse del
creditore a ottenere il conseguimento della prestazione dovuta mediante il
comportamento del debitore; il secondo ha invece ad oggetto quelle
condotte che costituiscono un vero e proprio ostacolo all‟amministrazione
della giustizia, o comunque integrano una grave offesa all‟autorità del
tribunale, operando quindi solo sul piano dell‟interesse pubblico209.
Originariamente concepita la sola forma del criminal contempt 210, da questa
si è gradualmente enucleata la figura del civil contempt, ed è quest‟ultima
che qui maggiormente interessa211, nonostante la distinzione col passare del
tempo abbia perso d‟importanza212 e sia anche piuttosto vaga, dato che a ben
vedere pure la “semplice” inesecuzione di un comando del giudice potrebbe
considerarsi di per sé un atto lesivo dell‟autorità della corte213. Sul punto un
ulteriore elemento distintivo è stato messo in luce dal caso americano,
giustamente considerato leading case in materia, Gompers v. Bucks Stove
209
Si veda in particolare MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD
UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 43, che riporta la chiara distinzione operata da
Lord Scarman nel caso Home Office v. Harman, il quale si riferisce ai criminal contempts
“such as „scandalising the court‟, physically interfering with the course of justice, or
publishing matter likely to prejudice a fair trial”, contrapponendoli a “those contempts
which arise from non-compliance with an order made, or undertaking required, in legal
proceedings.”. Cfr. sul punto anche FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 222; SILVESTRI E. e TARUFFO
M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur.
Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 970 e 1005.
210
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 232, che osserva che l‟istituto è nato in un tempo in cui
non esisteva la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Solo alla figura penalistica
sembra inoltre fare riferimento DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica,
GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52, laddove sostiene che l‟istituto “ha carattere penale ed ha per
fine immediato la protezione di un interesse pubblico, che prescinde dall‟interesse privato
leso dall‟inadempimento, avendo per oggetto unicamente la decisione del magistrato come
atto proveniente da una pubblica autorità”.
211
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 738.
212
Lo sostiene in particolare MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD
UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 43 e 50, riportando la considerazione operata nel
caso Home Office v. Harman, in base a cui “The distinction between „civil‟ and „criminal‟
contempt is no longer of much importance”.
213
Testimonia l‟insoddisfazione della dottrina nei confronti della distinzione così
concepita FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 222 e 225, il quale aggiunge che sintomo di questa situazione è
che ancora oggi i giudici, specialmente negli Stati Uniti, utilizzino promiscuamente i due
istituti, anche nello stesso procedimento. Cfr. anche CHIARLONI S., Misure coercitive e
tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 236.
58
II - PROFILI COMPARATISTICI
and Range Co.214, in cui si fa riferimento in particolare al fine che si
propone il provvedimento, osservando che “It is not the fact of punishment
but rather its character and purpose that often serves to distinguish between
the two classes of cases. If it is for civil contempt the punishment is
remedial, and for the benefit of the complainant. But if it is for criminal
contempt the sentence is punitive, to vindicate the authority of the court”. A
differenza del criminal contempt, di intento meramente punitivo, il civil
contempt avrebbe quindi di mira la riparazione, costituendo in chiave
teleologica anche un mezzo di coazione indiretta all‟ubbidienza del
comando del giudice215. Quest‟ultima considerazione è suggerita anche dalla
possibilità, ammessa in linea di principio, della condanna a suspended fines
per il caso di violazioni future, secondo diverse modalità, alcune delle quali
ricordano persino la pronuncia delle misure coercitive proprie degli
ordinamenti di civil law216. Nemmeno questo criterio però appare risolutivo,
seppur indubbiamente utile, poiché costituisce una oversimplification217: il
civil contempt non è infatti sempre e solo diretto alla riparazione, ma
persegue anche finalità punitive, come risulta evidente dalla sua
comminabilità nel caso di avvenuto adeguamento all‟ordine del giudice, per
sanzionare le violazioni prima di questo intercorse; oltre alla conservazione
di operatività pure in casi in cui l‟attore originario non abbia più interesse
all‟adempimento, oppure quando questo sia stato reso ormai impossibile da
una condotta del convenuto. Del resto lo stesso giudice del sopracitato caso
214
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 226; MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed.,
OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44.
215
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 238.
216
Si veda MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY
PRESS, New York, 2000, 52, che riporta una sentenza australiana (Australasian Meat
Industry Employees Union v. Mudginberri Station Pty. Ltd.) in viene pronunciata una
condanna “in futuro” che molto somiglia alla pronuncia delle astreintes, poiché “the court
upheld both a fine of $10.000 for past disobedience and a further fine of $2.000 for each
day that a picket line was maintained by the defendant union in breach of an injunction”.
Una misura invece di ammontare fisso e non a maturazione progressiva è stata disposta nel
caso americano United Mine Workers del 1947, in cui la Corte Suprema ordinò il
pagamento di $2.800.000 per il caso in cui si fosse mancato l‟adempimento, nel termine di
cinque giorni, alla labour injunction pronunciata. Differente approccio è stato adottato nel
caso inglese Con-Mech (Engineers) Ltd. v. Amalgamated Union of Engineering Workers, in
cui, con una logica assimilabile al dualismo provisoire/définitive, venne inizialmente
predisposto un sequestro dei beni di £100.000, posticipando la decisione sull‟ammontare
della sanzione al momento in cui si fosse verificato l‟inadempimento, al persistere
dell‟inosservanza all‟ordine della corte venne poi quantificato il totale “definitivo” da
pagare in £75.000.
217
Si riporta qui testualmente il termine usato da MILLER C. J., Contempt of court,
3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44, da cui si sono tratte anche le
esemplificazioni a sostegno dell‟assunto.
59
II - PROFILI COMPARATISTICI
Gompers v. Bucks Stove and Range Co. premette al ragionamento che
“contempts are neither wholly civil not altoghether criminal”218, poiché
ambedue hanno un effetto incidentale, dato che in una pronuncia di civil
contempt, punizione prevalentemente riparatoria, si rinviene comunque una
implicita difesa dell‟autorità della corte; d‟altro canto anche da una
carcerazione unicamente punitiva il ricorrente può a volte ricavare un
beneficio per il fatto che tale punizione previene “fisicamente” la ripetizione
della disobbedienza219. Questo rilievo non è comunque ritenuto dalla
pronuncia sufficiente ad escludere le conclusioni raggiunte in merito alla
natura del provvedimento, ma le precisa, caratterizzando a questo punto il
contempt dallo scopo perseguito “in prevalenza”. Da questo ragionamento si
trae che, pur avendo natura quasi-criminal220, la ricognizione di un elemento
punitivo non sia sufficiente a far ritenere che ogni civil contempt integri un
crime221.
Del resto si è già sopra accennato che l‟importanza pratica della
distinzione è diminuita, perché al civil contempt - nell‟ambito del quale
sono comminabili l‟ammenda, il sequestro dei beni (particolarmente
indicato per gli illeciti commessi da corporate bodies) e l‟obbligo di
prestare cauzione222 - sono state estese delle garanzie proprie della figura
“penalistica”, tra le quali è significativa la necessità di fornire prova
“beyond reasonable doubt” della violazione del provvedimento ai fini
dell‟inflizione della sanzione223. Molte altre differenze fra i due istituti sono
218
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 227.
219
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 229 e 608.
220
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; MILLER C. J.,
Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 46; SCUFFI
M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della
proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; MAZZAMUTO S., La
comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 970 e 1005.
221
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 229; MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed.,
OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 45, ove citazioni di giurisprudenza
concorde sul punto, tra cui si riporta il caso Scott v. Scott, nel quale si osserva che “if a
person be expressly enjoined by injunction, a most solemn and authoritative form of order,
from doing a particular thing, and he deliberately, in breach of that injunction, does that
thing, he is not guilty of any crime whatever, but only of a civil contempt of Court.”
222
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7.
223
Come osserva MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD
UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 46, riferendosi in particolare all‟ordinamento
inglese (cui si sono conformati l‟ordinamento canadese e australiano), in cui una tale
60
II - PROFILI COMPARATISTICI
poi progressivamente venute meno: per esempio anche rispetto al civil
contempt è prevista ora la possibilità che il giudice applichi la sanzione
pecuniaria in un momento successivo alla commissione della violazione, il
che precedentemente si riteneva invece inappropriato, in quanto in contrasto
con la funzione di induzione all‟adempimento224; è inoltre in entrambi i casi
pronunciabile l‟imprisonement, subordinato al medesimo limite massimo di
due anni, cristallizzato nel Contempt of Court Act del 1981225. Una
differenza fra civil e criminal contempt permane circa l‟instaurazione della
causa: d‟ufficio per il criminal contempt; rimessa all‟istanza di parte per il
civil contempt, in quanto “no sufficient public interest is served by
punishing the offender if the only person for whose benefit the order was
made chooses not to insist on its enforcement”226.
Per quanto riguarda il civil contempt esso non corrisponde in ogni
ipotesi ad un‟unica e predeterminata sanzione, poiché il giudice titolare del
«contempt power», a differenza del giudice tedesco227, gode di ampia
discrezionalità, sotto alcuni aspetti maggiore anche di quella di cui gode il
giudice francese, poiché opera nello scegliere sia il se che il quomodo nel
punire il contemnor, modulando l‟intensità della sanzione sulla base della
gravità dell‟offence e del grado di resistenza all‟autorità della corte
considerazione si è imposta a partire dal caso “Re Bramblevale Ltd.”. Lo stesso autore
precisa che negli Stati Uniti invece è ritenuta sufficiente una “clear and convincing proof”
per l‟applicazione del civil contempt, comunque superiore allo standard civilistico in base
al quale si richiede una prova “on the balance or preponderance of probabilities” pur se
“according to a flexible scale which recognizes the gravity of the decision which is being
taken”.
224
Il mutamento di opinione è ricondotto da MILLER C. J., Contempt of court, 3°
ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 52, al leading case “Heatons
Transport (St. Helens) Ltd. v. Transport and General Workers‟ Union”. Diversamente si era
sempre ritenuto per il criminal contempt, data la ratio essenzialmente punitiva.
225
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7. Sul tema,
ampiamente, MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS,
New York, 2000, 51, che nota come originariamente si ritenesse che per il civil contempt
fosse preferibile non definire il termine massimo della carcerazione “as carrying the
maximum incentive to comply with the original order”.
226
La citazione di Lord Diplock, nel caso AG v. Times Newspapers Ltd., si deve
ancora una volta a MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY
PRESS, New York, 2000, 53; cfr. anche VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia,
Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739; CHIAVEGATTI L., Le penalità di
mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo
2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13. Sembra critico sul punto MAZZAMUTO S., La
comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006.
227
Osservazioni sul raffronto fra i due sistemi si trovano in DENTI V., L‟esecuzione
forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 51; CONSOLO C., Commento sub
art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2519.
61
II - PROFILI COMPARATISTICI
ravvisabile nella condotta228. Da tutte queste considerazioni risulta un
modello che sfugge alle rigide classificazioni tipiche dei sistemi di civil law,
poiché gli strumenti di coercizione all‟adempimento di cui si compone si
caratterizzano per una notevole elasticità di contenuto, oltre che per la non
predeterminabilità della funzione perseguita. Le misure sembrano infatti
generalmente tendenti alla coercizione, anche se in alcuni casi questa è
assente, quando ad esempio sono pronunciate a violazione avvenuta; la forte
connotazione punitiva di cui si vestono si accompagna poi frequentemente
al richiamo del concetto della riparazione e del risarcimento del danno, il
che è tipico anche di altri istituti propri di tali ordinamenti, in particolare dei
punitive damages, in cui i confini tra riparazione e punizione sfumano,
dando vita ad istituti tendenzialmente molto efficaci sul piano concreto, che
però non sono agevolmente classificabili da un punto di vista dogmatico.
228
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739;
SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs.
10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale
della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; MAZZAMUTO
S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1005; CONSOLO C., Commento sub
art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2519.
62
III – CAPITOLO TERZO
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Sommario: 1. La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia
postunitaria e l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della
“legge marchi”. - 1.1. Il limitato ambito di applicazione della “nuova”
disciplina posta dal r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42. - 1.2. L‟iniziale
mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni dottrinali sulla
natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86 del r.d. 1127/39 e 66
del r.d. 929/42. - 2. Le novità introdotte dal decreto legislativo n.
198/96, attuativo dell‟accordo TRIPs. - 2.1. La mutata concezione
delle penalità di mora, da liquidazione anticipata di danni futuri a
sanzione per l‟inosservanza dell‟inibitoria, e il problema della
destinazione delle somme al creditore. - 3. Il codice della proprietà
industriale: la parziale unificazione della tutela e la definitiva
affrancazione delle penalità di mora dal risarcimento del danno. - 4.
L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa applicabilità
delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal commercio e il problema
della strumentalità necessaria dell‟injunction provvisoria. - 5. La legge
n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614 bis c.p.c., di una
misura coercitiva indiretta nella disciplina generale del processo
civile: il riempimento delle lacune dell‟ambito applicativo delle
penalità di mora. - 5.1. Conseguenze dell‟introduzione della norma
generale sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica
applicabilità dei criteri di quantificazione e del requisito della “non
manifesta iniquità”.
1. La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia postunitaria e
l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della “legge marchi”.
“Nonostante il punto di partenza fosse comune (il Code
Napoléon)”229, si è dovuto attendere più di un secolo in Italia, dal primo
229
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 566; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario,
francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
63
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
riconoscimento dell‟astreinte in una sentenza della Cour de cassation230,
affinché si introducesse un sistema di misure coercitive indirette ispirato a
medesimi principi. Non che sia mancato il tentativo da parte di qualche
giudice, sull‟esempio dei colleghi francesi, di adottare, tra il 1870 e il 1915,
delle comminatorie a sostegno di obblighi incoercibili231, ma qui,
diversamente che oltralpe, questo intento innovatore non trovò seguito nella
giurisprudenza. Ed anche per questo esso non resistette alle critiche mosse
dalla maggioranza della dottrina, che, muovendo dalla considerazione che la
“multa giudiziale”232 fosse una pena, per quanto attenuata, ne negava
l‟ammissibilità sulla base del principio nulla poena sine lege233: la materia
del diritto industriale era allora regolata dalla legge 30 ottobre 1859 n. 373
sulle privative brevettuali, e dalla legge 30 agosto 1868 n. 4577 in tema di
marchi e segni distintivi di fabbrica, e in nessuna di queste, né in altre
norme234, si faceva riferimento all‟inibitoria, né tantomeno a misure che ne
garantissero l‟attuazione, sicché l‟unica tutela fruibile era tipo risarcitorio235.
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520.
230
Con sentenza pronunciata il 28 dicembre 1824, citata nel capitolo II, paragrafo 1.
231
Per l‟esame analitico di queste sentenze si rimanda a FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 567; ID., La
penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261;
ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv.
dir. proc. 1981, 520.
232
Questa era la denominazione prevalentemente usata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza del periodo.
233
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 54; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 570; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e
italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 265; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che
si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. Il ragionamento è il medesimo
di quello che poi costituirà la ratio decidendi del caso Rabarbaro Zucca, come avrà modo
di notarsi infra.
234
Sull‟assenza di misure coercitive nel codice civile del 1865 cfr. CHIARLONI S.,
Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 99;. Non diversa la
situazione con il codice civile del 1942, come testimoniano FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 573;
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 110. Taluni
ravvisavano un‟ipotesi positiva di comminatoria nell‟art. 170 del codice di procedura civile
del 1865, che puniva l‟omessa restituzione dei documenti di causa da parte del procuratore
con il pagamento di una somma, a titolo di danni, per ogni giorno di ritardo. Sul punto
osserva però DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953,
55, che la norma, come i successivi artt. 177 e 180 c.p.c., che prevedevano invece
un‟ammenda per ogni giorno di ritardo in caso di mancato deposito degli atti di causa,
disciplina semplicemente un potere disciplinare del presidente del collegio, analogo a
quello di sospensione del procuratore disciplinato dal comma secondo dello stesso articolo
170 c.p.c..
235
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 16, che aggiunge che una tale impostazione era in linea con
64
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Nonostante alcuni autori cercassero già in questo contesto normativo di
trovare una giustificazione dogmatica all‟istituto, dimostrandone la non
incompatibilità con i principi generali, la maggioranza degli interpreti, pur
condividendo che fosse opportuna de iure condendo l‟introduzione di un
sistema di esecuzione indiretta a garanzia dell‟attuazione degli obblighi
infungibili, ne escludeva l‟operatività de iure condito236. Fotografia di
questo atteggiamento negativo è una sentenza della Corte di cassazione, nel
caso Rabarbaro Zucca (Cass. 13 dicembre 1946, n. 1357237) la quale, per
giustificare l‟annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano
del 17 giugno 1941, in cui erano previste penali di 100 lire per ogni giorno
di ritardo nell‟esecuzione di un ordine di modifica concernente due marchi
dichiarati illegittimi238, addusse una duplice motivazione: principalmente
dichiarò la sentenza viziata di ultra petita, avendo il giudice pronunciato le
astreintes in assenza di una domanda di parte in tal senso;
“indipendentemente da ciò” poi la corte aggiunse che, a differenza dei
codici italiani preunitari239 e delle legislazioni straniere240, “nel nostro
ordinamento positivo non vi è alcuna disposizione di legge che, sia pure
indirettamente, faculti il giudice alla comminatoria di una penale per ogni
giorno (o per altro determinato periodo) di ritardo, al fine di costringere il
debitore all‟adempimento della sua prestazione”, “ciò basterebbe per
quanto previsto dall‟articolo 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi in materia di
concorrenza sleale (testi dell‟Aia del 1925, di Londra del 1934 e di Lisbona del 1958) in cui
si trovano riferimenti alla «repressione» ma non alla «prevenzione» degli atti contrari agli
usi onesti del commercio.
236
Sulle diverse posizioni in dottrina si rinvia gli autori citati alla nota 233, ed anche
CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 21 e103,
favorevole all‟introduzione di misure coercitive pecuniarie, ma critico verso chi proponeva
il riaccredito della tutela penale.
237
Cass. 13 dicembre 1946, n. 1357, in Giur.it. 1947, I; in materia di contraffazione
di marchio. Per l‟esame analitico del caso si rinvia a FRIGNANI A., L‟injunction nella
Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 548; ID., La
penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 267;
ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv.
dir. proc. 1981, 522.
238
La quale a sua volta era intervenuta a parziale mitigazione della sentenza del
Tribunale di Milano del 3 marzo 1941, in cui le penali per ogni giorno di ritardo erano di
400 lire (invece che 100) e corredate ad un ordine di ritiro dal commercio (invece che di
modificazione) dei marchi contraffatti.
239
Riferisce sul punto CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 99, che mentre i codici sardo-piemontesi non contenevano
misure di esecuzione indiretta per assicurare l‟adempimento degli obblighi infungibili, il
Regolamento generale del processo civile per il Lombardo-Veneto del 1815 prevedeva che,
qualora l‟obbligazione imposta non fosse eseguibile per mano di un terzo e a spese del
debitore, il giudice dovesse, a richiesta di parte, “compellere il reo con pene pecuniarie od
anche corporali all‟adempimento dell‟obbligo.”
240
Cui è dedicato il capitolo II.
65
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
convincere, essendo la multa giudiziale una pena, per quanto attenuata, della
impossibilità della comminatoria di essa in mancanza di una disposizione di
legge che la contempli. Nonostante dunque il contrario avviso di parte della
dottrina, devesi ritenere fermo che al nostro diritto positivo sono estranee le
cosiddette astreintes”.
Il ragionamento della corte era espressione dell‟orientamento fino ad
allora prevalente in dottrina, ma già nel momento in cui venne formulato
non trovava più riscontro nel substrato normativo 241, poiché nel frattempo,
dopo un fallito tentativo di predisporre una disciplina unitaria per marchi e
brevetti con il r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 - che comunque ancora
difettava di riferimenti all‟inibitoria ed a “multe giudiziali” che ne
garantissero l‟attuazione242 - erano intervenute sul tema alcune novelle
normative, segnando un momento di svolta per la tutela della proprietà
industriale. Il primo intervento si è avuto in tema di brevetti per invenzioni
industriali con il r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, (c.d. “legge invenzioni”, in
seguito l.i.)243, cui fece seguito pochi anni dopo il r.d. 25 agosto 1940 n.
1411 sui brevetti per modelli industriali244; la disciplina dei marchi invece
(denominati allora “brevetti per marchi d‟impresa”) si ebbe con il r.d. 21
giugno 1942, n. 929, (c.d. “legge marchi”, d‟ora in poi l.m.)245. Questi testi
legislativi disciplinarono per la prima volta in Italia 246 l‟istituto delle
241
Considera la sentenza affetta dal vizio di ignorantia legis FRIGNANI A.,
L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974,
551; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind.
1974, I, 268 e 270; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al
modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 522 e 526, il quale però rileva anche che “poteva
forse esserci un problema di carattere intertemporale, essendo l‟atto di citazione in primo
grado stato introdotto nel 1937.” Diversa è l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 134; secondo cui nella
sentenza si intende solo negare la possibilità de iure condito di emettere un‟astreinte
d‟ufficio.
242
Cfr. PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G.
PIROLA, Milano, 1940, 149; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria
nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 351 e 578; ID., La penalità di mora nel
diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 271; SPOLIDORO M.S.,
Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 15.
243
In G.U. 14 agosto 1939, n. 189, in vigore dal 1 maggio 1940.
244
In G.U. 21 Ottobre 1940, n. 247, in vigore dal 1 novembre 1940, il cui articolo 1
richiamava la normativa sulle invenzioni, in quanto applicabile, cfr. FRIGNANI A.,
L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974,
321 e 579.
245
In G.U. 29 agosto 1942, n. 203, in vigore dal 1 settembre 1942. La
denominazione di “marchio registrato” si è poi sostituita a quella di brevetto per marchio
d‟impresa” con il d.lgs. 480/92; cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al
diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546;
246
Come osservano PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L.
di G. PIROLA, Milano, 1940, 149 e 154; DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma
66
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
penalità di mora e dell‟inibitoria, mentre la legislazione francese ancora
nulla prevedeva in merito247: in Francia non era però necessario legittimare
l‟esistenza dell‟istituto, infatti quando la legge intervenne fu solo per
regolamentarne l‟applicazione, essendo l‟astreinte già da tempo ormai
costantemente applicata nelle pronunce giudiziali.
1.1. Il limitato ambito di applicazione della “nuova” disciplina posta dal
r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42.
La tutela della proprietà industriale e intellettuale presentava in questa
fase storica differenze di non poco conto a seconda della tipologia di diritto
preso in considerazione, perché le novelle normative si applicavano
esclusivamente ai brevetti per invenzione, ai modelli, ai disegni ed ai marchi
registrati248, cui si aggiunse il diritto d‟autore con l‟emanazione della legge
22 aprile 1941, n. 633 (di seguito l.a.)249, la quale però prevedeva l‟inibitoria
all‟articolo 156 ma non la possibilità di fissazione di penalità di mora per
successive violazioni o ritardo nell‟esecuzione del provvedimento250. Al di
fuori dell‟ambito di applicazione delle leggi speciali restavano la ditta e
l‟insegna, per cui era prevista una peculiare forma di tutela nell‟articolo
specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 55; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 578; ID., La penalità di mora nel
diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261; ID., La penalità di
mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981,
271; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 20.
247
Il primo riconoscimento normativo dell‟astreinte risale alla legge n.72-626 del 5
luglio 1972, su cui si veda il capitolo II, paragrafo 1.
248
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 579; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario,
francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 272.
249
In G.U. 16 luglio 1941, n.166, in vigore dal 3 dicembre 1942.
250
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 330; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto
d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 379; UBERTAZZI L.C. (a cura
di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 1586;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 1875; contra ASCARELLI T., Teoria della
concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 870, che ammette anche per
il diritto d‟autore la possibilità “della fissazione di una somma paganda per ogni futura
violazione”. Per uno sguardo alla modalità di tutela del diritto d‟autore nel Regno Unito si
veda invece FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 96.
67
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
2564 del codice civile251; parimenti esclusi dalla tutela erano i marchi non
registrati252 e tutti gli altri segni distintivi253, cui si applicavano le norme
previste dal codice civile per le fattispecie di concorrenza sleale. Tra queste
l‟articolo 2599 c.c., rimasto immutato fino ai giorni nostri, dispone: "La
sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione
e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli
effetti.”254. Esso contempla la pronunciabilità dell‟inibitoria nella sentenza di
251
Il quale, in vigore dal 21 aprile 1942 ed invariato fino ai giorni nostri, sotto la
rubrica «modificazione della ditta», al primo comma dispone che “Quando la ditta è uguale
o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l‟oggetto
dell‟impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con
indicazioni idonee a differenziarla.”. Questo obbligo può vedersi come una particolare
applicazione dell‟inibitoria, come ritengono FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 321 e 329; SPOLIDORO
M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 21. Cfr.
anche DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 185; MAYR
C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova
2001, 390; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni
civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I,
27. Ritengono invece possibile la fissazione di penali ASCARELLI T., Teoria della
concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 428; RAVÀ T., Diritto
industriale, 2° ed, UTET, Torino, 1981, 150.
252
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 109; ID., Le nuove norme sui provvedimenti
cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 88;
SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed.,
CEDAM, Padova, 1999, 223; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 1993, 121; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 391; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al
diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F.,
Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27.
Ritiene “forse” possibile la fissazione delle penalità di mora anche in questo caso
ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano,
1960, 428.
253
Sull‟emblema e i segni atipici si veda DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 1993, 193.
254
L‟inibitoria cautelare è invece generalmente ammessa applicando l‟articolo 700
c.p.c. (tramite il quale non erano però pronunciabili penalità di mora disciplinate dalle leggi
speciali) secondo cui “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha
fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere
con ricorso al giudice i provvedimenti d‟urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”. Cfr. MOSCO
L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 268; MINERVINI G., Concorrenza e
68
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
merito, ma non prevede la fissazione di somme da pagare per il caso della
sua violazione, e per supplire a questa carenza la dottrina prevalente si è
costantemente espressa nel senso della possibilità di applicare in via
analogica255 le penalità di mora previste dalle leggi speciali, pur se sulla
base di premesse differenti256: taluni semplicemente riconoscendo e
dichiarando di appoggiare l‟orientamento prevalente in materia257, altri
rilevando che la misura non è connessa con l‟esistenza di un cosiddetto bene
immateriale e non ha natura eccezionale258; altri ancora hanno trovato
fondamento nella complementarietà della disciplina della concorrenza sleale
rispetto ai marchi d‟impresa, alla base delle quali stanno le medesime
esigenze concrete, in entrambe le discipline risultando inadeguata la
semplice sanzione risarcitoria259; un‟altra proposta è stata poi quella di
consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed.,
VALLARDI, Milano, 1965, 44; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi,
UTET, Torino, 1970, 224; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di
diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 389; GHIDINI G. e
DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui
diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316;
VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 562; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della
concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1539.
255
Secondo l‟articolo 12, comma 2, delle preleggi “Se una controversia non può
essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
principi generali dell‟ordinamento giuridico dello Stato.”. Per nozioni in merito
all‟analogia si rimanda a D‟ELIA G. e RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del
diritto, CAROCCI, Roma, 2008, 176.
256
Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 388.
257
I primi esponenti dell‟orientamento dominante di cui si riferisce sono FERRARA
F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 332; ASCARELLI T.,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256; MOSCO
L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 272; ROTONDI M., Diritto industriale,
5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 521. Dichiarano semplicemente di aderirvi MINERVINI G.,
Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro
Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 44; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza
e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 225; PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale,
GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 233; AGHINA G., La utilizzazione atipica del marchio
altrui, GIUFFRÈ, Milano, 1971, 63; CIAN G. e TRABUCCHI A., Commentario breve al
codice civile, CEDAM, Padova, 2007, 3141; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di),
Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1538 e 1540.
Incerto invece è RAVÀ T., Diritto industriale, UTET, Torino, 1973, 183.
258
ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ,
Milano, 1960, 256, il quale però arriva a conclusioni diverse per la tutela cautelare, in cui
“soccorre quella eccezionalità che invece vieta di estendere alla disciplina della
concorrenza sleale la speciale normativa in tema di misure cautelari per i marchi registrati”.
259
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 589; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario,
69
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
interpretare estensivamente gli “opportuni provvedimenti”, pronunciabili dal
giudice ex articolo 2599 c.c. per l‟eliminazione degli effetti della
concorrenza sleale, pur se questi sembrerebbero diretti al passato e non al
futuro, al fine di farvi rientrare la fissazione delle penalità di mora 260;
secondo altri invece, sostenitori della natura risarcitoria, l‟accesso sarebbe
legittimato per il tramite dell‟articolo 2600 c.c.261. Vi è anche chi ha assunto
posizione contraria a queste interpretazioni, ritenendo eccezionale la natura
dell‟istituto in quanto “costituzione eteronoma di un‟obbligazione del
convenuto a favore dell‟attore, il che costituisce una deroga al principio per
cui l‟obbligo in caso di illecito è limitato al risarcimento del danno”;
confortando questa posizione con la constatazione che tutti i primi progetti
di legge in materia di concorrenza sleale contenevano l‟esplicita previsione
delle penalità di mora, ad eccezione del solo progetto Asquini, da cui
proprio fu tratta la disciplina degli articoli 2598 e seguenti del codice
civile262 (seppure secondo altri quest‟ultimo ragionamento rischierebbe
francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 284; ID., Ancora sulle penalità di mora nella
concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 214; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 531. Al medesimo
ragionamento è pure assimilabile una delle considerazioni a favore dell‟applicazione
analogica svolte da MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 390, che rileva l‟eadem ratio fra i due settori e nota come
la normativa in tema di concorrenza rappresenti “l‟elemento unificante delle singole
discipline in materia di proprietà industriale”, nonostante la tradizione giuridica italiana non
classifichi le seconde quali partizioni della prima al contrario di quanto avviene all‟estero,
riferendosi in particolare a Germania e Paesi di common law. Per un‟analisi della
concorrenza sleale nella common law si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 115.
260
Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 389, questa sembra essere peraltro la soluzione cui si sono
ispirate alcune delle rare pronunce in giurisprudenza a favore dell‟applicazione delle
penalità di mora in fattispecie di concorrenza sleale (a partire da App. Milano, 21 novembre
1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 759. Altre sentenze in questo senso sono citate nella nota
265)
261
Dedicato appunto al risarcimento del danno. Cfr. GHIDINI G., La concorrenza
sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET,
Torino, 2001, 357.
262
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 143, il quale premette al proprio ragionamento la considerazione
che le penalità di mora non costituiscano una forma di preliquidazione del danno, e osserva
che qualche chance in più si potrebbe avere ritenendo la misura una anticipazione dei
danni, ma è comunque difficile superare tesi secondo cui le condanne in futuro sono
eccezionali (sul dibattito in merito alla natura delle misure si rinvia al paragrafo
successivo). L‟autore riconosce però la soluzione così prospettata come contraria alla logica
e all‟equità, ed auspica perciò un intervento del legislatore. Considera inapplicabili le penali
anche VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I,
168; conformemente GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà
industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione,
IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
70
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
forse di provare “addirittura il contrario”263). Nonostante un tale
orientamento negativo fosse minoritario in dottrina, in giurisprudenza la
situazione appariva - e pare tuttora - rovesciata: l‟orientamento prevalente
considera infatti le penalità di mora una sanzione estranea alla disciplina
della concorrenza sleale, e ritiene costantemente che a tale ambito essa non
sia applicabile in via analogica264, con pronunce in senso contrario
nettamente inferiori nel numero265. Di conseguenza l‟inibitoria in materia di
concorrenza sleale “semplice”, ossia nei casi in cui non siano coinvolti titoli
di proprietà industriale e intellettuale266 - viceversa potendosi cumulare la
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27.
263
In particolare secondo MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in
Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 389.
264
Tra le molte pronunce Trib. Milano, 4 gennaio 2007, in Giur. ann. dir. ind. 2007,
5126; Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4795; Trib. Catania, 9
settembre 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4181; Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (ord.), in
Giur. ann. dir. ind. 2000, 4169, che però in motivazione sembra fare salva la “applicazione
analogica della normativa sulle privative in materia di concorrenza sleale”; Trib. Ancona,
12 aprile 1999 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3994; Trib. Milano, 21 novembre 1991, in
Giur. ann. dir. ind. 1991, 2714; Trib. Firenze, 11 dicembre 1990, in Giur. ann. dir. ind.
1991, 2638; Trib. Milano, 15 settembre 1988, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 2330; Trib.
Milano, 12 giugno 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2048; Trib. Milano, 4 giugno 1984, in
Giur. ann. dir. ind. 1985, 1863; Trib. Catania, 15 aprile 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980,
1302; Trib. Roma, 16 luglio 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1187; Trib. Torino, 26 marzo
1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1176; Trib. Torino, 20 dicembre 1975, in Giur. ann. dir.
ind. 1975, 763; Trib. Milano, 13 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 998; Trib.
Milano, 3 ottobre 1974, in Giur. ann. dir. ind. 1974, 626; App. Milano, 16 luglio 1974, in
Giur. ann. dir. ind. 1974, 598; Trib. Milano, 18 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973,
407 (adde Trib. Milano, 5 maggio 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975,722); Trib. Milano, 18
ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 406; Trib. Milano, 1 marzo 1973, in Giur. ann.
dir. ind. 1973, 303; Trib. Treviso, 8 gennaio 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 273; Trib.
Milano, 13 novembre 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 199. Cfr. FRIGNANI A., La
penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 283;
ID., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 208;
DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 121; UBERTAZZI
L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,
CEDAM, Padova, 2007, 2119; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di
diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 374.
265
Da ultimo, senza particolare motivazione, Trib. Milano, 22 settembre 2007 (ord.),
in foro.it. 2008, I, 280; Trib. Bolzano, 22 aprile 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998,
3808; Trib. Ancona, 5 agosto 1994 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3144; Trib. Milano,
23 aprile 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1990, 2532; App. Milano, 21 novembre 1975, in Giur.
ann. dir. ind. 1975, 759; Trib. Milano, 20 maggio 1965, in RAVÀ, Diritto industriale,
UTET, Torino, 1973, 536.
266
Ci si riferisce in particolare ai casi di cui ai numeri 2) e 3) dell‟articolo 2598 c.c.,
sempre che non siano coinvolti diritti di proprietà industriale. (Si riporta per chiarezza il
testo dell‟articolo: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi
idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da
71
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
tutela per questi prevista dalle leggi speciali con quella del codice civile - è
sempre rimasta priva di mezzi che ne garantissero l‟attuazione267 almeno
fino all‟introduzione dell‟articolo 614 bis del codice di procedura civile268.
1.2. L‟iniziale mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni
dottrinali sulla natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86 del r.d.
1127/39 e 66 del r.d. 929/42.
Sia nel r.d. 1127/39 che nel r.d. 929/42 l‟inibitoria e le penalità di
mora non erano inizialmente collegate: la prima era infatti testualmente
prevista solo dall‟articolo 63 l.m.269, riferito alla fase cautelare270, a mente
del quale “Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per
marchio, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con
altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l‟attività di un concorrente; 2) diffonde
notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull‟attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell‟impresa di un concorrente; 3) si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l‟altrui azienda.”)
267
Cfr. VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind.,
2007, I, 168, che aggiunge che non è nemmeno applicabile alla concorrenza l‟articolo 388
c.p. (su cui si veda il capitolo I, paragrafo 4.) ed auspica perciò l‟unificazione delle
sanzioni, estendendo quelle previste nel codice della proprietà industriale alla concorrenza
sleale semplice, “senza porsi troppi problemi di natura dogmatica”.
268
Si veda in proposito il paragrafo 5. di questo capitolo.
269
E dall‟art.83 l.i., di contenuto sostanzialmente analogo, se non per il riferimento
in questo anche alla “fabbricazione”, oltre che all‟uso, come possibile contenuto
dell‟inibitoria. La precisazione, opportuna in tema di brevetti, è stata considerata superflua
in tema di marchi, per il quali il concetto di “fabbricazione” appare meno appropriato. Cfr.
TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in
Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316.
270
Cfr. PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G.
PIROLA, Milano, 1940, 150. Già la dottrina tendeva però a trarre dalla pronuncia cautelare
la legittimità della pronuncia di inibitoria nella sentenza definitiva, che troverà poi espressa
previsione nel codice della proprietà industriale, come si vedrà nel paragrafo 4. di questo
capitolo. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 110, FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 309; GHIDINI G. e DE
BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti
derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316;
VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28.
72
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria
dell‟uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia
pronunciato sul merito. La inibitoria può essere revocata con la sentenza
che pronuncia sul merito.”271. A sostegno di questa non erano però previste
le penalità di mora272, che si trovavano invece disciplinate nel secondo
comma dell‟articolo 66 l.m., secondo cui (con formulazione perfettamente
sovrapponibile a quella dell‟art. 86, comma 1, l.i.): “La sentenza che
provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e
alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni
ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza
stessa.”273.
I primi interpreti che si occuparono dell‟istituto274 lo considerarono
una “specie di clausola penale collegata all‟ordine del giudice”, come tale
271
Per l‟analisi della inibitoria cautelare nel vigore di questa disposizione si rinvia a
PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G. PIROLA, Milano,
1940, 150; FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949,
253; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2°
ed., CEDAM, Padova, 1999, 226; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà
industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di
FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale,
fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1315.
272
Cfr. FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2° ed, GIUFFRÈ, Milano,
2000, 215 e 236. Diversa la situazione dell‟inibitoria definitiva (sulla cui configurabilità,
pur nel silenzio della legge, si è detto nella nota 270) a corredo della quale ammetteva la
fissazione di penali ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali,
GIUFFRÈ, Milano, 1960, 520 e 634. Si vedano anche FERRARA F. JR, La teoria giuridica
dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 252, e VANZETTI M., Contributo allo studio
delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali
dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28, che sulla base del tenore testuale della norma
osservano che la penale poteva essere disposta per l‟esecuzione di qualsiasi provvedimento
contenuto nella sentenza, quindi a prescindere dalla infungibilità. A sostegno di questa
impostazione cfr. Trib. Milano, 10 gennaio 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1384, che
ammette la fissazione di una penale “anche” quando sia stata respinta la domanda di
inibitoria.
273
La formulazione di queste ultime disposizioni è rimasta immutata fino al codice
della proprietà industriale, su cui infra. Cfr. FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2°
ed, GIUFFRÈ, Milano, 2000, 217 e 332.
274
Unitamente a coloro che, ancora prima dell‟entrata in vigore della “legge
invenzioni” e della “legge marchi”, discutevano della legittimità dei tentativi di
applicazione giurisprudenziale di “multe giudiziali” analoghe alle astreintes francesi, come
fanno notare DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953,
54; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 570; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e
italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 265; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che
si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. La questione è trattata al
paragrafo precedente.
73
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
dovuta a prescindere dalla prova del danno ma limitante il risarcimento alla
prestazione prestabilita, salvo che la sentenza non avesse espressamente
ammesso, a fronte di conforme richiesta di parte, la risarcibilità del danno
ulteriore275. Più numerosi erano coloro che invece ritenevano, in analogia
con la prima impostazione della giurisprudenza e della dottrina francesi 276,
che la misura fosse una liquidazione anticipata e forfettaria dei danni
derivanti da successive violazioni che non erano prevedibili al momento
della condanna, con la conseguente subordinazione ai presupposti previsti
per ottenere il risarcimento del danno277 e la soggezione al riesame in caso
di divergenza del danno reale rispetto al danno accertato. Secondo questo
orientamento la misura aveva quale proposito precipuo quello di rendere più
agevole e immediata la reazione del giudice in caso di prosecuzione o
reiterazione dell‟illecito, garantendo quindi una migliore soddisfazione della
pretesa risarcitoria, il che, ma solo di riflesso, costituiva anche un impulso
all‟adempimento278. A conforto di una tale costruzione si adduceva il dato
275
Fra questi FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA,
Firenze, 1949, 252 (da cui si è tratta la definizione adottata nel testo); CASANOVA M.,
Impresa e azienda, UTET, Torino, 1970, 604; contra FRIGNANI A., L‟injunction nella
Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 580; ID., La
penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 274;
ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv.
dir. proc. 1981, 523, che critica anche la visione di coloro che consideravano l‟istituto una
«pena privata», ritenendo “dubbio che tale figura sia ammessa nel nostro ordinamento
giuridico”, e che “nel caso in esame, questa pena sarebbe inflitta dal giudice, e perciò non
sarebbe più privata.” Sul tema si tornerà infra, nel paragrafo 2.1. Aggiunge SPOLIDORO
M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 129, che
“la tesi è oggi passata di moda, effettivamente sembra più il frutto dell‟impressione di
primo acchito che di una riflessione meditata profondamente. Del resto è comprensibile che
i primi commentatori, nel tentativo di trovare una sistemazione dogmatica dell‟istituto, si
siano indotti a far riferimento alle figure meglio note che presentassero delle caratteristiche
identiche oppure analoghe. Sotto questo profilo la clausola penale serviva egregiamente:
anch‟essa è una figura ambigua, in bilico fra le misure risarcitorie e quelle punitive,
certamente caratterizzata da una netta funzione preventiva”. Rilevano la poca fortuna della
teoria anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza,
CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893, 552 e 900; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui
all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 982. Sull‟istituto della clausola penale si rinvia in generale a
BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 662; SACCO R. e DE NOVA G.,
Il contratto, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, X, 3° ed, UTET, Torino,
2002, 441; TRIMARCHI P., istituzioni di diritto privato, 18° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009,
304.
276
Come nota SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 129.
277
Quali la commissione del fatto da parte del soggetto agente con colpa o dolo (la
buonafede poteva quindi escludere l‟applicazione delle misure), nonchè la sussistenza di un
pregiudizio economico, motivo per cui si riteneva fosse necessario che nella sentenza fosse
accertato e liquidato un danno.
278
In questo senso DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ,
74
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
letterale, poiché la fissazione delle somme per il caso di successiva
violazione o ritardo era testualmente legata alla “sentenza che provvede sul
risarcimento del danno” 279. Sennonché da questo poteva semmai trarsi che
fosse necessaria la presenza della pronuncia sul risarcimento dei danni nella
stessa sentenza che commina le penalità di mora, il che però non comporta
Milano, 1953, 56; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali,
GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256; GRECO P. e VERCELLONE P., Le invenzioni e i modelli
industriali, UTET, Torino, 1968, 379; PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale,
GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 110; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 357.
Apparentemente contraddittorio CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET,
Torino, 1972, 439, che da un lato parla di “preventiva liquidazione dei danni derivanti da
successive violazioni in una somma forfettaria” ma ritiene che questa sia “una sanzione
pecuniaria che prescinde dalla verificazione di un danno come conseguenza delle
violazioni”, in tal modo introducendosi “l‟istituto delle «astreintes»”. Favorevole ma solo
rispetto alle somme fissate “per ogni successiva violazione” e non per quelle “da ritardo”
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 581; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e
italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 275; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che
si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 524. Nella giurisprudenza che si è
pronunciata nel vigore di queste disposizioni la questione era tutt‟altro che pacifica: a
favore Trib. Firenze, 23 gennaio 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3458; Trib. Milano, 15
dicembre 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3276; Trib. Catania, 29 marzo 1994, in Giur.
ann. dir. ind. 1994, 3117, che ritiene non accoglibile la domanda di fissazione di astreintes
se il convenuto ignorava in buonafede di ledere l‟altrui diritto; Trib. Vicenza, 8 ottobre
1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2633; Trib. Napoli, 4 aprile 1986, in Giur. ann. dir. ind.
1986, 2031; App. Bologna, 21 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2018; App.
Genova, 14 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2015; Trib. Velletri, 25 febbraio
1985, in Giur. ann. dir. ind. 1985, 1905; App. Catania, 12 settembre 1984, in Giur. ann. dir.
ind. 1984, 1789; Trib. Reggio Emilia, 11 aprile 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1662;
App. Firenze, 25 ottobre 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1383; App. Milano, 8 aprile
1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 937; App. Bari, 22 aprile 1972, in Giur. ann. dir. ind.
1972, 117; Trib. Varese, 26 gennaio 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 19. Per l‟analisi della
giurisprudenza più risalente si rinvia alle trattazioni di FRIGNANI A., La penalità di mora
nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 280; ID., La penalità di
mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981,
526; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 135; cfr. anche MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in
Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 369. La giurisprudenza in senso contrario è
citata infra, alla nota 283 di questo capitolo.
279
A conclusione opposta giunge invece FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 581; ID., La penalità di
mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 275; ID., La
penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir.
proc. 1981, 525, secondo cui l‟utilizzo della locuzione al plurale di “provvedimenti” può
riferirsi o “ad un‟altra sentenza con contenuto diverso dalla condanna al risarcimento dei
danni, oppure si riferisce globalmente ad una pronuncia con pluralità di contenuti
(risarcimento, inibizione, rimozione, distruzione, penalità di mora, e così via).”
75
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
necessariamente che anche queste abbiano natura risarcitoria 280. Né
all‟opposto, anche provando ad accogliere l‟assunto che queste costituiscano
una preliquidazione dei danni derivanti dalle future violazioni, da questo
dovrebbe discendere l‟indispensabilità che sia liquidato in sentenza il danno
per l‟illecito commesso per la pronuncia delle penali (al punto da non
ritenere sufficiente nemmeno una condanna in forma generica), perché
queste concernerebbero i danni per gli illeciti futuri, non identificandosi con
il danno cagionato dalla violazione “attuale”, e quindi dovrebbero restare
insensibili alla mancanza di una liquidazione, e anche dell‟accertamento
stesso, di un danno attualmente patito281.
Del resto già allora vi era chi criticava questa teoria282 e assieme ad
una parte della giurisprudenza283 sosteneva che le penalità di mora non
280
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 136. Si noti ad esempio DI CATALDO V., I segni distintivi, 2°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120, che ritiene che solo la sentenza che contenga una
condanna specifica al risarcimento del danno, ancorchè con liquidazione equitativa, possa
contenere anche la “condanna in futuro”, ma d‟altra parte qualifica quest‟ultima in termini
di “sanzione”.
281
A favore della natura risarcitoria ma non in ragione della formulazione letterale è
infatti ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ,
Milano, 1960, 520, il quale anzi, nel giustificare l‟ammissibilità della pronuncia della
penale anche a corredo dell‟inibitoria definitiva, osservava che “invero, esegeticamente, il
riferimento alla « sentenza che provvede sul risarcimento del danno » non importa trattarsi
di una sentenza che condanni a un risarcimento di un danno; sistematicamente, pronunciata
che sia l‟inibitoria, soccorre colpa o dolo nella sua violazione e non v‟è allora ragione di
negare la possibilità di una liquidazione forfetaria dei danni indipendentemente da una
verificazione del loro ammontare nel caso concreto; la circostanza che una prima violazione
si sia tradotta in danno non giustifica invero di per sè una liquidazione forfetaria dei danni
per violazioni successive: ammessa questa liquidazione (come appunto sancisce l‟art. 66)
essa risulta però giustificata indipendentemente dalla circostanza che una prima violazione
si sia o meno tradotta in un attuale danno.”. Cfr. anche FRIGNANI A., La penalità di mora
e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 525;
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 136.
282
Senza particolare motivazione, ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed.,
CEDAM, Padova, 1965, 521. Più ampiamente FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 584; ID., La penalità di
mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 278; ID., La
penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir.
proc. 1981, 524, che però limita l‟assimilazione alle astreintes alle penalità di mora previste
per il ritardo. Una visione globalmente ispirata alla emancipazione dal risarcimento del
danno è invece quella di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 136.
283
Cfr., prima dell‟attuazione dell‟accordo TRIPs, Trib. Milano, 13 marzo 1995, in
Giur. ann. dir. ind. 1996, 3404; Trib. Milano, 17 novembre 1994, in Giur. ann. dir. ind.
1995, 3271; Trib. Bologna, 14 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3131; App. Milano,
31 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3238; Trib. Terni, 31 maggio 1989, in Giur.
ann. dir. ind. 1990, 2494; Trib. Milano, 18 settembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1987,
76
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
fossero da considerare liquidazioni anticipate di danni futuri, bensì
costituissero misure di esecuzione indiretta indipendenti dal risarcimento,
sulla scorta degli orientamenti dottrinali che andavano ormai consolidandosi
riguardo all‟astreinte francese284. Ed è questa la linea di pensiero che
prevalse a partire dall‟attuazione dell‟accordo TRIPs285, trovando poi
ulteriori conferme nell‟entrata in vigore dei successivi testi legislativi in
materia286.
2133; Trib. Roma, 28 settembre 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1689; Trib. Milano, 17
novembre 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1350; Trib. Roma, 6 febbraio 1980, in Giur.
ann. dir. ind. 1980, 1279; Trib. Milano, 18 maggio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1052;
Trib. Bologna, 13 novembre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 415.
284
Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 376 che trae anche dal diritto comparato conferme circa la
natura di misura coercitiva.
285
Come si vedrà nel prossimo paragrafo.
286
Ci si riferisce in particolare al codice della proprietà industriale (cfr. infra,
paragrafo 3.) e alla direttiva enforcement (cfr. infra, paragrafo 4.) e tale impostazione
caratterizza anche le misure coercitive generali di cui all‟articolo 614 bis del codice di
procedura civile (cfr. infra, paragrafo 5.)
77
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
2. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 198/96, attuativo
dell‟accordo TRIPs.
Le novità di maggior rilievo per la tutela processuale dei diritti di
proprietà industriale, successive alle importanti novelle normative della
metà del secolo scorso287, sono intervenute nell‟ambito di un‟importante
riforma a impulso sovranazionale, resasi necessaria per l‟adeguamento della
legislazione interna alle norme dell‟accordo TRIPs (Agreement on Trade
Related Aspects of Industrial Property Rights), conclusosi a Marrakech il 15
aprile 1994, avente ad oggetto la fissazione di “standards minimi di
protezione” dei diritti di proprietà intellettuale da assicurare in tutti gli Stati
membri, con la previsione anche di procedure e sistemi per garantirne
l‟osservanza288. L‟accordo ha avuto un impatto molto rilevante sulla materia
287
Fra gli altri provvedimenti legislativi entrati in vigore in questo periodo si segnala
il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (emanato per adeguare il nostro ordinamento alla
convenzione sul brevetto europeo) il cui articolo 34 ha introdotto l‟articolo 83 bis nella
legge invenzioni, che ha esteso la tutela cautelare al brevetto in corso di registrazione. Una
previsione analoga in tema di marchi è stata introdotta dall‟articolo 58 del decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 (attuativo della direttiva 89/104/CE) che ha modificato
l‟art. 63 l.m., anche adeguando il dettato normativo alla scelta terminologica di non parlare
più di “brevetto per marchio” ma di “marchio registrato”. Cfr. VANZETTI A., La nuova
legge marchi: codice e commento alla riforma, GIUFFRÈ, Milano, 1993, 179; SANDRI S.,
La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM,
Padova, 1999, 224; FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2° ed, GIUFFRÈ, Milano,
2000, 215 e 329; VANZETTI A. e GALLI C., La nuova Legge marchi : commento articolo
per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92, 2° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2001, 299; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale
e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V.,
nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET,
Torino, 2003, 1316; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della
concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in
L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura
di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 99; FERRARI F.,
Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà
industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366.
288
L‟accordo è un allegato dell‟accordo istitutivo della WTO (World Trade
Organisation). Per approfondimenti sulle sue disposizioni si rinvia a SANDRI S., La nuova
disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999;
TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e
procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001; MAYR C.E., Le penalità di
mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 371; SCUFFI
M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di
studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione
con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale»,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1
Marzo 2000, 7; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 558; FERRARI F.,
78
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
già sotto il profilo definitorio, perché nell‟articolo 1.1 ricomprende sotto
l‟unica nozione di “proprietà intellettuale” sia il diritto d‟autore e i diritti ad
esso connessi, sia il marchio e il brevetto289. Questa disposizione ha indotto
molti Stati europei ad unificare le due tutele nell‟attività di recepimento,
diversamente da quanto è avvenuto in Italia, in cui l‟accordo, ratificato con
la legge 29 dicembre 1994 n. 747, è stato attuato in principio mediante il
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198290, che non si applicava al diritto
d‟autore. Solo successivamente, “con grande ritardo”, mediante la legge 18
agosto 2000, n. 248, è stata adattata alla normativa internazionale la
disciplina della legge n. 633/41 concernente il diritto d‟autore, con
modifiche peraltro non dissimili rispetto a quelle che erano state apportate in
tema di marchi e brevetti dal d.lgs. 198/96291.
Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà
industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340. Il testo dell‟accordo è consultabile sul sito della
WTO, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm.
289
Oltre alle indicazioni geografiche, i disegni industriali, le topografie di prodotti a
semiconduttori, la protezione delle informazioni segrete e il controllo delle pratiche
anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali. Sull‟ambito di applicazione del
TRIPS cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 223; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme
processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 343.
Sulle discussioni in merito all‟applicazione della disciplina al marchio di fatto SANDRI S.,
op. cit., secondo cui non possono trarsi elementi certi dall‟accordo TRIPS; MAYR C.E., Le
penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 391;
SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta
all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di
attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto
industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il
28 Febbraio-1 Marzo 2000, 8, che segnala la giurisprudenza a favore dell‟assimilazione
della tutela prevista per il marchio registrato, anche se ritiene forse più appropriata
l‟applicazione della tutela prevista per la concorrenza sleale. Nello stesso senso
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546; cfr. anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei
diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA,
Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 99.
290
In G.U. 15 aprile 1996, n. 88, suppl. ord. n. 64; in vigore dal 16 aprile 1996.
Sugli aspetti più rilevanti di questa regolamentazione si veda in particolare SANDRI S., La
nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova,
1999, 230.
291
Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 230; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto
d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 379; TEMPORIN M., Le misure
cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare
uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 7; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve
al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 1586; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 1916; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544. Il punto della situazione è offerto da RICOLFI M., Le
79
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Tra le disposizioni relative alla materia processuale contenute
nell‟accordo (articoli da 44 a 51, relativi alla fase cautelare) quella che
maggiormente qui interessa è l‟articolo 41.1, secondo cui “Members shall
ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available
under their law so as to permit effective action against any act of
infringement of intellectual property rights covered by this Agreement,
including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which
constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be
applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate
trade and to provide for safeguards against their abuse”292. L‟adeguamento
a questa disposizione è avvenuto mediante l‟articolo 9 del decreto
legislativo n. 198/96, che ha modificato l‟articolo 63 del r.d. 929/42 293,
rimodellandone la formulazione nei seguenti termini: “[1] Il titolare dei
diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia
disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso di quanto
costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. [2] Pronunciando
l‟inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell‟esecuzione
del provvedimento”.
Rispetto al testo precedente294, oltre ad aver esteso il possibile oggetto
dell‟inibitoria alla “fabbricazione, commercio e uso”295, si è inserito un
richiamo generale alle “norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari”, legittimando con ciò l‟applicazione della disciplina
del processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n.
353296, la quale fino a quel momento era stata ritenuta incompatibile con le
misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili
sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ,
Milano, 2005, 99, che delinea, quali diritti assistiti dalle penalità di mora nel periodo
antecedente al codice della proprietà industriale: “marchi nazionali, marchi comunitari,
brevetti per invenzioni, diritti d‟autore, modelli di utilità, disegni e modelli nazionali,
disegni comunitari, topografie di semiconduttori e varietà vegetali nazionali e comunitarie”;
292
Una traduzione in italiano dell‟articolo è riportata da SANDRI S., La nuova
disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999,
214.
293
Modifiche analoghe sono state introdotte per l‟art. 83 l.i. dall‟articolo 26 del
medesimo decreto legislativo.
294
Riportato supra, nel paragrafo 1.1. di questo capitolo.
295
Cfr. TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella
concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella
collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino,
2003, 1316.
296
Legge di riforma del codice di procedura civile, in vigore dal 1 gennaio 1993.
Sulla disciplina del processo cautelare uniforme si rinvia in generale a TARZIA G. e
SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 319 ss.
80
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
disposizioni di diritto industriale sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza
prevalenti297. Fra le conseguenze di questo recepimento298, una radicale
evoluzione rispetto al passato si è avuta in particolare con l‟applicabilità
dell‟articolo 669 sexies c.p.c.299, secondo cui la forma del provvedimento è
297
Malgrado alcune voci contrarie in dottrina (in particolare SPOLIDORO M.S.,
Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 361 e 395) e in
giurisprudenza (tra cui Trib. Torino, 29 marzo 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 389, sentenza
pronunciata tra l‟altro poco prima dell‟entrata in vigore del d.lgs. 198/96), l‟orientamento
maggioritario ne escludeva l‟applicabilità sulla base del precedente riferimento testuale alla
forma di sentenza del provvedimento di accoglimento, non coordinabile con la
pronunciabilità ante causam, tantomeno inaudita altera parte. Riferimenti a questo
orientamento si trovano in SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari
in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198,
commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 97;
TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e
procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 7; TAVASSI M., La tutela
cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta,
Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e
commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1317; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 564 e 893; ID.,
Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 634. Cfr. anche DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano,
1993,114; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs,
2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 226.
298
Sulle conseguenze in materia di competenza, revocabilità e modificabilità del
provvedimento di accoglimento, cauzione e reclamo, cfr. SANDRI S., La nuova disciplina
della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233;
SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta
all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di
attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto
industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il
28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale
e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V.,
nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET,
Torino, 2003, 1316; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547. Particolarmente importante poi è l‟applicazione
dell‟articolo 669 duodecies c.p.c. in tema di attuazione delle misure cautelari, su cui si
rinvia al capitolo V, paragrafi 2.1. e 3.
299
Secondo cui “[1] Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede
con ordinanza all‟accoglimento o al rigetto della domanda. [2] Quando la convocazione
della controparte potrebbe pregiudicare l‟attuazione del provvedimento, provvede con
decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo
stesso decreto, l‟udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all‟istante un termine perentorio non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in
cui la notificazione debba effettuarsi all‟estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.”.
81
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
quella dell‟ordinanza, diversamente dalla “sentenza provvisoriamente
esecutiva” contemplata nelle precedenti versioni degli articoli 83 l.i. e 63
l.m.300; il medesimo articolo inoltre prevede espressamente la
pronunciabilità ante causam delle misure cautelari, che viene così ammessa
pacificamente anche riguardo alle misure cautelari industrialistiche301, pur
se questa veniva tendenzialmente concessa anche in precedenza dalla
giurisprudenza, mediante ricorso all‟articolo 700 c.p.c., istituto sovente
utilizzato per colmare le lacune della tutela cautelare nel diritto
industriale302. La maggiore importanza ai fini del nostro discorso è data però
300
Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale
e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7.
301
In linea con l‟articolo 50, comma 2, dell‟accordo TRIPs, che dispone “The
judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera
parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm
to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed”. Cfr.
SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed.,
CEDAM, Padova, 1999, 227 e 233; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della
proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n.
2 / 2001; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza,
in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 635; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A.,
Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova,
2005, 607. Secondo GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale.
Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24
ORE, Milano, 2006, 342, è comunque difficile che l‟inibitoria, a differenza di quanto
accade per il sequestro, possa essere concessa inaudita altera parte, poiché il rischio che la
convocazione della controparte possa pregiudicare l‟attuazione del provvedimento può
prospettarsi solo in casi “davvero rari, in cui l‟urgenza di bloccare il comportamento illecito
sia così “bruciante” da non consentire neppure di procrastinare l‟adozione del
provvedimento per il breve lasso di tempo necessario all‟instaurazione del contraddittorio”.
302
Cfr. RAVÀ T., Diritto industriale, 2° ed, UTET, Torino, 1981, 149; FRIGNANI
A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano,
1974, 363 e 371; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 111; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 206; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993,
117; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in
Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1318;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 635. Sui rapporti, inversamente proporzionali, fra il
ricorso all‟art. 700 c.p.c. e l‟estensione della tutela cautelare tipica, cfr. SPOLIDORO M.S.,
82
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
dall‟inserimento negli articoli 83 l.i. e 63 l.m. di quei “rapidi mezzi che
costituiscono un deterrente contro ulteriori violazioni” richiesti dall‟accordo
TRIPs, mediante la connessione all‟inibitoria cautelare della fissazione delle
penalità di mora, che fino ad allora erano pronunciabili solo con la
“sentenza che provvede sul risarcimento dei danni”, sulla base degli
(immodificati) articoli 86 l.i. e 66 l.m.303. Con ciò si è attribuita all‟istituto
una fisionomia nuova, dai cui connotati essenziali le successive novelle
normative non si sono più discostate.
Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 216; ID.,
Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 407; DI CATALDO
V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 118; TEMPORIN M., Le misure
cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare
uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella
concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7; SCUFFI
M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 606; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F.,
Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; ANDREONI M., La
tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel
diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 232. Si precisa che tramite l‟applicazione
dell‟articolo 700 c.p.c. non era consentito al giudice di pronunciare delle somme per il caso
di violazione dell‟inibitoria, come già osservato nel paragrafo 1.1. di questo capitolo, nota
254.
303
Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233, il quale ritiene però che questa tutela sia
“francamente eccessiva” per una misura cautelare; contra però il resto della dottrina, tra cui
SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e
marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P.
AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; MAYR C.E., Le penalità di mora nel
diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 373. Cfr. VANZETTI A. e
GALLI C., La nuova Legge marchi : commento articolo per articolo della Legge marchi e
delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2001, 299;
TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in
Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893. Si aggiunge che dalla pronunciabilità a corredo della pronuncia
cautelare diviene ancor più facile sostenere l‟applicabilità delle penali all‟inibitoria
definitiva, nonostante fosse tuttora non testualmente prevista, rimanendo immodificati gli
artt. 86 l.i. e 66 l.m..
83
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
2.1. La mutata concezione delle penalità di mora, da liquidazione anticipata
di danni futuri a sanzione per l‟inosservanza dell‟inibitoria, e il problema
della destinazione delle somme al creditore.
L‟espressa connessione delle penalità di mora all‟inibitoria, e la
comminabilità di queste in sede cautelare (che mal si concilia con la pretesa
necessità che sia liquidato un danno) erano gli elementi testuali che
mancavano per una piena affermazione della tesi della natura sanzionatoriacoercitiva delle penalità di mora304. Da questo momento in poi infatti nonostante parte della giurisprudenza tendesse ancora a considerare tali
misure come una forma di liquidazione anticipata del danno, valorizzando la
formulazione testuale degli articoli 86 l.i. e 66 l.m., che erano rimasti
immodificati305 - l‟orientamento maggioritario ha iniziato a convergere sulla
convinzione che l‟unica funzione svolta dall‟istituto sia quella di induzione
all‟adempimento dell‟inibitoria, con la conseguente indipendenza dal
risarcimento del danno e dai suoi presupposti 306, secondo un‟interpretazione
304
Sulle prime espressioni di questo orientamento si veda supra, paragrafo 1.2.
In questo senso Trib. Roma, 31 marzo 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4560;
Trib. Roma, 21 agosto 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998, 3835. Sulla questione si
veda FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura
risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; SCUFFI M.,
FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio
2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562. Anche Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in
Giur. ann. dir. ind. 2003, 4479, sembra ancora aderire alla tesi della natura risarcitoria,
laddove ritiene che l‟obbligo della corresponsione delle penalità ai sensi degli artt. 66 l.m. e
86 l.i. abbia fonte nel giudicato che si forma sull‟accertamento dell‟illecito e sul diritto al
risarcimento del danno.
306
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia
di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198,
commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; SANDRI
S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM,
Padova, 1999, 233, 234; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella
concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; ID., La
tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta all‟incontro di
studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28
Febbraio 2002, 41; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e
impresa, CEDAM, Padova 2001, 370; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della
proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n.
2 / 2001, 8; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi:
misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893, nonchè 552 e 900; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in
L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura
305
84
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
finalmente in linea con quanto già da tempo disposto dalla legge francese n.
626 del 1972 in merito all‟astreinte307, e che troverà poi ulteriori conferme
con il codice della proprietà industriale e l‟attuazione della direttiva
enforcement308. Da questa indipendenza discende quindi che il contraffattore
che persiste nel compimento dell‟illecito inibito compie un duplice illecito:
da un lato viola il diritto di privativa industriale, e dovrà risarcire il danno
ricorrendone i presupposti, dall‟altro lato viola altresì l‟inibitoria, e per
questa sarà soggetto al pagamento della sanzione predeterminata costituita
dalle penalità di mora. Di conseguenza, nel caso in cui l‟inibitoria sia stata
violata, il titolare del diritto può sempre chiedere il risarcimento del danno
ulteriore, ma il contraffattore non può sottrarsi al pagamento dell‟astreinte
provando che il danno effettivo sia minore309.
di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 100; CHIAVEGATTI
L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota
a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 15; SCUFFI M., Diritto
processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 489 e
544. In giurisprudenza App. Milano, 10 febbraio 2004, in Giur.it. 2004, 1443; Cass. 17
gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619; App. Bologna, 29 maggio 2002, in
Giur. ann. dir. ind. 2002, 4438; Trib. Torino, 27 gennaio 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999,
3978; Trib. Roma, 10 giugno 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3494; Trib. Torino, 29
marzo 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 389. Si rinvia al paragrafo 5.1., per la citazione della
dottrina processual-civilistica che, trattando dell‟articolo 614 bis c.p.c., è complessivamente
orientata nel medesimo senso. Sulle ricadute di una tale costruzione in merito ai presupposti
di concessione della misura si rinvia al capitolo IV, paragrafo 2.
307
Secondo cui «L‟astreinte est indépendante des dommages-intérêts.»; si rimanda
al capitolo II, paragrafo 1., per le notazioni in merito all‟evoluzione storica dell‟astreinte.
Cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II,
174; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di
rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I,
13; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 49.
308
L‟ulteriore chiarificazione sulla questione, che il codice ha comportato
eliminando qualsiasi connessione testuale delle misure coercitive al risarcimento del danno,
non è stata comunque per nulla superflua, come meglio si dirà nel paragrafo successivo.
309
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 138; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto
industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; AMADEI D., Una misura coercitiva
generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5, che nota la
diversa soluzione del progetto Vaccarella; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione
dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 417;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 978;
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2529; VANZETTI M., Contributo allo
85
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Questa è del resto l‟unica interpretazione che permette di considerare
l‟istituto un deterrente effettivo alla commissione di future violazioni, come
richiesto dall‟articolo 41.1 dell‟accordo TRIPs310, perché, ove si volesse
continuare a propendere per la natura risarcitoria, bisognerebbe poi
necessariamente concludere sulla necessità, nel momento in cui l‟illecito si
sia concretamente verificato, che il pagamento della penalità di mora venga
adeguato al danno effettivamente patito, altrimenti la parte eccedente
sarebbe di difficile giustificazione con i principi generali in tema di
risarcimento del danno311. In questo modo però, sotto il punto di vista della
“forza deterrente”, l‟istituto si ridurrebbe a poco più di “un contenitore
vuoto e privo di effettività”312. Diversa sembra invece essere la direzione in
cui si è mosso il legislatore, non più solo nel senso di garantire una effettiva
reintegrazione patrimoniale nel caso in cui un provvedimento del giudice
venga violato, ma ancor prima nell‟ottica di cercare di impedire la
violazione stessa del provvedimento: ed è proprio per raggiungere questo
ulteriore obbiettivo che sono state introdotte sanzioni supplementari, a
fianco della tutela risarcitoria perché perseguono uno scopo primario
diverso, sostanzialmente assimilabile a quella funzione che in merito alla
sanzione penale viene indicata come di “prevenzione speciale”, consistente
nell‟impedire, mediante la forma dell‟intimidazione, che l‟autore
dell‟illecito ne commetta di nuovi in futuro313.
L‟unica incongruenza che parrebbe residuare rispetto a questa
impostazione deriva dal fatto che il legislatore, modellando la sanzione
sull‟istituto francese, ha deciso di destinare al soggetto a favore del quale
l‟inibitoria è stata disposta le somme a titolo di astreinte per il caso in cui
questa risulti violata (e quindi le misure abbiano in sostanza fallito nel loro
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 44; LOMBARDI A., Il nuovo art.
614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700
c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 403, pur se con
riferimento all‟applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c..
310
Di cui si ripropone per comodità il testo: “Members shall ensure that enforcement
procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective
action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this
Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which
constitute a deterrent to further infringements.”.
311
Analogamente osserva SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 138.
312
Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi
infungibili, in www.judicium.it, 5. La conclusione appare forse un poco eccessiva, in quanto
si è già detto che anche la preliquidazione del danno reca in sé una, seppur indiretta,
efficacia dissuasiva.
313
Sulla teoria specialpreventiva nella sua naturale sedes materiae cfr.
MARINUCCI G. e DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2006, 4.
86
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
intento) introducendo così nell‟ordinamento un particolare e innovativo
esempio di “pena privata”314. Questa scelta non sembra in effetti molto
coerente con il concetto di sanzione proprio della nostra tradizione
giuridica: l‟interesse tutelato dovrebbe rinvenirsi esclusivamente nel corretto
funzionamento degli istituti processuali, di natura pubblicistica ed avulso da
qualsiasi finalità in senso lato risarcitoria del singolo caso concreto; la
destinazione dovrebbe quindi essere riferita allo Stato, e l‟iniziativa di parte
per l‟applicazione della sanzione dovrebbe costituire una mera imploratio
judicis officii, fermo restando che nel caso in cui tale la violazione avvenga
il cittadino può sempre trovare da questa ristoro attraverso il consueto
strumento del risarcimento del danno315. Nel nostro ordinamento, a
differenza di altri in cui esistono strumenti con finalità mista, risarcitoria e
punitiva316, appare quindi più difficile giustificare sotto il profilo teorico la
314
Il termine è qui utilizzato per indicare una sanzione pecuniaria da pagare non
nelle casse dello Stato ma nei confronti del creditore. Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M.,
voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani,
XIII, Milano, 1989, 7, pur se con riferimento alle misure coercitive della legislazione dei
paesi del Benelux, aggiunge che il carattere di pena privata è accentuato dal principio della
domanda; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi
infungibili, in www.judicium.it, 5; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; BOVE M., in M.
BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto,
NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72, secondo cui la misura è una pena privata ma
lascia perplessi per la mancanza di una cornice edittale; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le
nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 223; DE STEFANO F., Note a
prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare
dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18
giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.:
l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a
Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 403. Non ritiene la misura
essere una sanzione, in assenza di una cornice edittale e di qualsivoglia finalità afflittiva
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971 e 976.
Critico anche BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62, che parla di
nomenclatura di ascendenza penalistica, che avrebbe contribuito a provocare quelle
suggestioni emotive che in Italia hanno portato per lungo tempo al respingimento
dell‟istituto.
315
Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano,
1953, 59. Manifestano la preferenza per la destinazione delle somme allo Stato VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762;
LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 13; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir.
ind. 2010, I, 50. Sulle critiche mosse alla destinazione privata dell‟astreinte francese si
rinvia al capitolo II, paragrafo 1., ove citazioni della dottrina sul tema.
316
Si pensi ai punitive damages degli ordinamenti di common law, che però non
sono pienamente assimilabili alle misure coercitive, a causa della diversa funzione
87
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
riferibilità al soggetto privato di una somma ulteriore rispetto al
risarcimento per i danni patiti, ciò costituendo secondo alcuni un
arricchimento ingiustificato per il titolare del diritto di privativa 317.
Contro questa impostazione potrebbe innanzitutto osservarsi che il
concetto stesso del necessario appiattimento del risarcimento al danno
effettivamente subito sembra essere smentito dalla stessa disposizione che
attualmente lo disciplina, l‟articolo 125 del codice della proprietà
industriale, il cui terzo comma dispone che “In ogni caso il titolare del
diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall‟autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura
in cui essi eccedono tale risarcimento.”: è evidente che la possibilità di
conseguire l‟utile realizzato dalla controparte nella misura eccedente il lucro
cessante consente l‟incameramento di somme superiori agli utili che il
titolare del diritto leso avrebbe riscosso in assenza della violazione, il che
costituisce senza dubbio un “arricchimento”318.
Alla destinazione ai privati si è cercato poi di dare un senso in chiave
teleologica, nell‟ottica dell‟equità delle conseguenze cui l‟istituto mira “nel
senso del perseguimento della giustizia materiale, o mediante
l‟irrobustimento dell‟effettività della tutela o, qualora l‟effetto deterrente
perseguita: mentre questi moltiplicano il danno a titolo di sanzione e quindi rientrano in un
ottica repressiva, con riflessi solo indiretti sulla prevenzione, le misure coercitive
perseguono esclusivamente un intento preventivo, come sostiene AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5. Nel
segno invece di una maggiore assimilazione fra i due istituti, riconoscendo a entrambi le
due funzioni anzidette, repressiva e preventiva, cfr. CHIAVEGATTI L., Le penalità di
mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo
2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 18. Sui punitive o exemplary damages FRIGNANI
A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano,
1974, 190; GRASSI A., Intervento all‟VIII Congresso medico-giuridico internazionale, 6
maggio 1999, in www.dannipunitivi.com. Cfr. anche supra, capitolo II, paragrafo 5.1.
317
Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto
dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e
M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 423. Secondo LUISO F.P., Diritto processuale
civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 13; AMADEI D.,
Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in
www.judicium.it, 6; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 424; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 8, spetta al giudice in sede di quantificazione il compito di evitare
l‟ingiustificato arricchimento.
318
La Costituzione non sembra imporre limiti ad una tale conseguenza, salvo quello
della riserva di legge, qui rispettato, che può trarsi dall‟articolo 23, secondo cui “Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”. Anche
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971 e 976,
osserva del resto che non è vietato “oltrepassare la linea del danno nel diritto civile”.
88
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
non si attui, mediante il conferimento al titolare della situazione tutelata
della somma accumulatasi a titolo di misura di coercizione a mo‟ di mero
correttivo dell‟ineffettività della tutela, quasi un ristoro”319. Ad ulteriore
difesa della scelta normativa si è poi sostenuto che non sussiste un
ingiustificato aggravamento del debitore, che può evitare l‟applicazione
delle misure astenendosi dal compimento di ulteriori illeciti320.
Sotto un altro punto di vista tale destinazione sembrerebbe pure in
grado di produrre un maggiore effetto deterrente, rispetto all‟alternativa del
versamento delle somme nelle casse dello Stato, giacché il prospettarsi nella
mente del debitore non solo di un saldo negativo del proprio patrimonio in
caso di continuazione dell‟atto illecito (stante l‟effetto combinato del
risarcimento del danno e delle misure coercitive, che adeguatamente
quantificate dovrebbero superare il profitto che il contraffattore intende
perseguire321), ma anche di arricchire un concorrente, potrebbe alcuni casi
essere un‟idea particolarmente sgradita e quindi dissuadere dalla
continuazione dell‟illecito. Per il soggetto titolare del diritto leso inoltre
l‟aspettativa della riscossione delle penalità di mora comporterà con tutta
probabilità una pronta ed immediata reazione alle future violazioni, più di
quanto egli farebbe se le somme non fossero lui destinate e gli spettasse solo
il risarcimento dei danni: in questo caso infatti qualora l‟illecito sia posto in
essere senza che da esso derivi un danno (si pensi a un ritardo nel ritiro di
merci contraffatte che però non siano state ancora vendute) oppure il danno
319
Cfr. MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto
di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971.
Diverse le constatazioni di FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario,
francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 260; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 514; SPOLIDORO M.S.,
Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 140, secondo i
quali non vi sarebbe un ingiustificato arricchimento del creditore, perché non vi è mai una
totale soddisfazione tramite il solo risarcimento del danno, sia per le difficoltà di prova del
pregiudizio effettivamente subito (cui solo in parte si può ovviare mediante la valutazione
equitativa) sia perché spesso l‟essere oggetto di ripetuti attacchi da parte di concorrenti
sleali si traduce in elementi negativi che sono difficilmente afferrabili in sede di
liquidazione, ma non per questo privi di conseguenze pregiudizievoli, pertanto l‟astreinte
come “supplementare” non sarebbe da ritenere incoerente ma anzi legittima, quale misura
satisfattoria delle conseguenze negative per cui non è previsto il risarcimento. L‟assunto
non è pienamente condivisibile, perché per giustificare la misura sembra ricondurla
nell‟alveo del risarcimento del danno, mentre questa deve ritenersi dovuta anche laddove
sia certo che nessun tipo di danno si è in concreto verificato.
320
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 139, il quale aggiunge che questa destinazione consente di mantenere una
connotazione civilistica e non di sanzione pubblicistica; e non vi è ragione di trasformare la
sanzione in una pena pubblica, perché nessun interesse dell‟amministrazione è
necessariamente coinvolto nella reiterazione dell‟illecito.
321
La questione, cui si è già accennato nel capitolo I, paragrafo 3., è trattata nel
capitolo IV, paragrafo 3.1.
89
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
sia difficilmente accertabile nella sua esistenza, il creditore potrebbe, viste le
scarse probabilità di veder reintegrata la propria sfera giuridica, determinarsi
nel senso di non agire, mentre la garanzia della riscossione almeno della
misura coercitiva, una volta provata l‟avvenuta contraffazione, e salva
comunque la possibilità di agire anche per il risarcimento del danno,
costituisce senz‟altro un maggiore incentivo a reagire immediatamente
all‟inadempimento; e questo aspetto può immaginarsi sarà tenuto in
considerazione dalla controparte, risolvendosi in una ulteriore ragione per
non violare il provvedimento del giudice322.
Si potrebbe forse cercare di giustificare l‟istituto sostenendo che la
norma abbia introdotto una nuova posizione giuridica meritevole di tutela,
ulteriore rispetto a quella lesa dall‟atto contraffattivo, che si identificherebbe
in una sorta di affidamento a che la decisione, in quanto pronunciata dal
giudice, verrà dal soccombente adempiuta, con la conseguenza che in caso
di mancata attuazione si produrrebbe un ulteriore e autonomo pregiudizio, il
cui ammontare è predeterminato nell‟astreinte, che prescinde dal danno
effettivamente patito. Questa potrebbe essere una via per emancipare le
somme dovute per il pagamento delle penalità di mora da quelle dovute a
titolo di risarcimento del danno per le violazioni concretamente poste in
essere, con salvezza dei principi generali in tema di risarcimento dei danni:
in questo modo però si finirebbe per ricondurre nuovamente l‟istituto al
risarcimento, con la sua conseguente inapplicabilità qualora si riesca a
dimostrare la buonafede del soggetto agente; senza contare le ricadute che
questa impostazione probabilmente avrebbe sulla quantificazione della
misura323, che forse allontanerebbero l‟istituto da quella effettiva deterrenza
cui l‟ordinamento mira.
Da quanto detto si desume quindi l‟opportunità di un approccio
pragmatico nel giudicare la scelta legislativa, mediante cui si possa giungere
a riconoscere che probabilmente attraverso l‟astreinte si è introdotta
nell‟ordinamento una figura nuova, che somiglia a meccanismi giuridici
propri di altre culture, pur non identificandosi con essi, e che “sfugge a
troppo rigide classificazioni”324, in cui le somme spettano al creditore, ma
322
Semmai il rischio potrebbe essere quello che di questo strumento si tenti di
abusare, nel tentativo di conseguire un ingiustificato profitto o danneggiare il concorrente.
Che del diritto possa abusarsi è però un rischio proprio di molte norme di protezione, senza
che questo possa considerarsi un motivo sufficiente per dubitare della bontà di queste. Non
sembra poi sussistere nel caso di specie un rischio maggiore di abuso che in altre ipotesi,
dovendosi comunque sempre fornire la prova delle avvenute violazioni. Per uno sguardo al
possibile abuso dell‟injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e
l‟inibitoria nel diritto italiano, GIU FFRÈ, Milano, 1974, 103.
323
Evidenziate nel paragrafo 5.1. di questo capitolo; nonché 3.1. del capitolo IV.
324
Come osserva CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust.
civ., 1999, II, 174.
90
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
restano disgiunte dal risarcimento del danno325.
3. Il codice della proprietà industriale: la parziale unificazione della tutela
e la definitiva affrancazione delle penalità di mora dal risarcimento del
danno.
Fra i meriti che possono riconoscersi al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale326, uno è senz‟altro
quello della maggior semplificazione apportata alla materia, derivante
dall‟aver sostituito ai precedenti r.d. 1127/39, 1411/40 e 929/42, una
disciplina unitaria. Questa per di più non è stata limitata ai soli brevetti,
modelli e marchi registrati, ma è stata estesa anche al di fuori di questi titoli,
fino a ricomprendere gli altri diritti di proprietà industriale “non titolati”,
che da questo momento iniziano così a beneficiare di una tutela
“rafforzata”327 rispetto a quella prevista in materia di concorrenza sleale, la
325
Sulla indipendenza delle due connotazioni già si era espresso FRIGNANI A.,
L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974,
582; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind.
1974, I, 277; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello
francese, in Riv. dir. proc. 1981, 524. L‟assunto è ribadito anche da altri autori, tra cui
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2551.
326
Adottato sulla base della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273, recante “misure
per favorire l‟iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”: essa delegava ad adottare
uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale, diretti ad assicurare un più rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di segni distintivi e concorrenza sleale, quando interferente con la
tutela della proprietà industriale. Per notazioni sulla legge delega e sulle norme processuali
contenute nel codice della proprietà industriale si rimanda in generale a FERRARI F., Note
a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in
Riv. dir. ind. 2005, I, 341.
327
Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni
di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 100, con riferimento al progetto del codice;
FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della
proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 343; FLORIDIA G., Il riassetto della
proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 517; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F.,
Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316 e 343; UBERTAZZI
L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,
CEDAM, Padova, 2007, 606; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in
Riv. dir. ind., 2007, I, 168, secondo cui il codice classifica come beni immateriali anche
segreti d‟azienda, denominazioni d‟origine, indicazioni geografiche e segni distintivi
91
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
cui disciplina continua invece a essere l‟unica applicabile per le fattispecie
che non interferiscono, neppure indirettamente, con l‟esercizio di diritti di
proprietà industriale328. La predisposizione di un‟unica disciplina
processuale speciale, che si unisce all‟istituzione delle sezioni
specializzate329, ha ulteriormente accentuato l‟autonomia della tutela
giudiziaria dei diritti di proprietà industriale, creando un corpus normativo
unitario, pur se non completo, le cui disposizioni prevalgono su quelle di
diritto processuale generale330, il che ovviamente non esclude che in caso di
lacuna sia legittimo, ed anzi doveroso, fare riferimento alle norme
generali331. Dall‟unificazione della disciplina è rimasta però esclusa la
materia del diritto d‟autore, cui il codice non poteva applicarsi per espressa
limitazione della legge delega 332, secondo una scelta in antitesi rispetto
diversi dal marchio; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 27. La situazione precedente è descritta nel paragrafo 1.1. di questo capitolo.
328
Con il limite derivante dalla possibilità di ottenere la pronuncia di inibitoria
(definitiva ex art. 2599 c.c., cautelare ex art. 700 c.p.c.) ma non le misure coercitive, almeno
fino all‟entrata in vigore dell‟articolo 614 bis c.p.c., a seguito della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà
intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n.
12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 98; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della
proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e
registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; VANZETTI A., Brevi considerazioni
in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168 e 171; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27.
329
La creazione delle sezioni specializzate, avvenuta mediante il decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, attuativo della medesima legge delega, è stata, secondo il Consiglio
di stato, “uno degli interventi più importanti della legislatura”. Apprezzabile è stato
l‟intervento dapprima sull‟organizzazione e poi sulla disciplina sostanziale e processuale,
anche se il prezzo da pagare è stato un periodo di "interregno" di 2 anni, in cui le sezioni
specializzate erano attive ma non era ancora predisposta la nuova disciplina da applicare,
nonostante questo sia stato comunque un buon metodo per testarle. Il problema semmai è
che non è stata modellata la legge sull‟ordinamento giudiziario ma è stata utilizzata la
strada della specialità ex 102, comma 2 della Costituzione, nonché l‟aver previsto questa
istituzione “senza oneri aggiuntivi per il bilancio”. Cfr. FERRARI F., Note a prima lettura
sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind.
2005, I, 341; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind.,
2007, I, 168 e 171.
330
In virtù del criterio ermeneutico della specialità, per cui si rimanda a D‟ELIA G. e
RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, CAROCCI, Roma, 2008, 179.
331
Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174 e 189. Queste considerazioni saranno riprese
nell‟esame dei rapporti fra le penalità di mora previste nel c.p.i. e le misure coercitive
recentemente introdotte nell‟art. 614 bis c.p.c., cfr. paragrafo 5.
332
Posta dall‟articolo 15: l‟esclusione è stata giustificata sulla base della ripartizione
delle competenze fra Ministero delle Attività Produttive e Ministero dei Beni Culturali. Cfr.
RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale,
92
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
all‟unitarietà di disciplina della “proprietà industriale” e di quella
“intellettuale” che si riscontra in ambito internazionale a seguito
dell‟accordo TRIPs333.
Le penalità di mora sono state inserite nell‟articolo 124 c.p.i.,
rubricato «Misure correttive e sanzioni civili»334, che per la prima volta
disciplina espressamente l‟inibitoria di merito335, in analogia a quanto
Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12,
GIUFFRÈ, Milano, 2005, 98; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali
contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 342.
333
Osserva FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel
codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 342, che “la dicotomia è stata da
più parti criticata”. Sull‟uniformazione definitoria apportata dal TRIPs si veda supra,
paragrafo 2. di questo capitolo.
334
I cui primi due commi, all‟entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2005, disponevano
“[1] Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può
essere disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso di quanto
costituisce violazione del diritto. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni
ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.” Gli altri commi dell‟articolo invece
concernevano (e concernono tuttora) le misure dell‟ordine di distruzione (comma 3);
l‟assegnazione in proprietà al titolare del diritto (comma 4); il sequestro (comma 5); il
comma 6 esclude poi la rimozione, distruzione e interdizione dall‟uso delle cose costituenti
violazione del diritto di proprietà quando appartengono a chi le ne fa un uso personale o
domestico, (della legittimazione passiva si parlerà nel capitolo IV, paragrafo 1.); il comma 7
infine, in analogia a quanto previsto dagli articoli 86 l.i. e 66 l.i., disciplina il procedimento
di risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione delle misure, statuendo che “Sulle
contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con
ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il
giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.”. Il tema sarà approfondito
nel capitolo V.
335
La quale era peraltro già desunta in precedenza dalla dottrina (con il favore della
giurisprudenza, cfr. ad esempio App. Catania, 12 settembre 1984, in Giur. ann. dir. ind.
1984, 1789) sulla base della corrispondente pronuncia cautelare, considerando inoltre che
lo ius excludendi alios connesso alla titolarità di un diritto di privativa industriale e sancito
dagli articoli 1 della legge invenzioni e della legge marchi, nonché l‟articolo 2599 c.c.,
autorizzavano a ritenere che l‟inibitoria definitiva fosse implicita nel sistema. Sul tema
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 309 e 437; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 230; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 110; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela
della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr.
giur. n. 2 / 2001, 8; SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa,
Relazione tenuta all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e
FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,
CEDAM, Padova, 2005, 561; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale
e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di
FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale,
fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320; PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura
93
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
disciplinato nell‟articolo 131 c.p.i. in materia cautelare336; ma mentre
quest‟ultimo non importa innovazioni di rilievo rispetto ai precedenti
articoli 83 l.i. e 63 l.m., così come modificati dal decreto legislativo n.
198/96337, l‟articolo 124 c.p.i. evolve rispetto alle precedenti formulazioni
degli articoli 86 l.i. e 66 l.m., eliminando il collegamento testuale che in essi
residuava fra la pronuncia delle misure compulsorie e la “sentenza che
provvede sul risarcimento dei danni”338, con ciò chiudendo definitivamente
di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 309; FERRARI F., Note
a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in
Riv. dir. ind. 2005, I, 351; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e
delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv.
dir. ind. 2010, I, 28 e 37.
A giudicare del tenore letterale della norma sembrerebbe poi che le penalità di mora
siano ora, a differenza che in passato (cfr. la nota 272, paragrafo 1.2.), comminabili solo
con l‟inibitoria, cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), op. cit., 310; VANZETTI
M., op. cit., 28 e 43.
336
Secondo cui, nell‟originaria formulazione, “[1] Il titolare di un diritto di
proprietà industriale può chiedere che sia disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell‟uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. [2] Pronunciando
l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”.
337
In proposito si è notato che corretto è il refuso dell‟«o», del testo del comma 2
degli articoli 63 l.m. e 83 l.i., rispetto alla disgiuntiva «e» utilizzata negli articoli 66 comma
2 l.m. e 86 comma 1 l.i., non essendovi ragione di supporre un favor per il contraffattore
nell‟irrogazione di penalità per ogni futura violazione in via alternativa, anziché
cumulativamente, a quelle per ogni giorno di ritardo nella cessazione del comportamento
illecito. Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 607. L‟osservazione
deriva da un‟opera precedente, che già criticava la differente formulazione delle
disposizioni antecedenti il codice della proprietà industriale, cfr. SCUFFI M., L‟inibitoria
nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema:
«La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare
riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000,
26; cfr. anche FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel
codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366;
Si precisa inoltre che la nuova norma contiene il riferimento alla violazione “di un
diritto di proprietà industriale”, in ragione dell‟estensione dell‟ambito di applicazione della
disciplina anche al di fuori dei marchi registrati e brevetti. Fra le altre innovazioni in
materia cautelare poi l‟articolo 134 c.p.i. conteneva inizialmente un rinvio alle norme del
rito societario, dichiarato però incostituzionale per questa parte nella sentenza Corte
costituzionale del 18 aprile-17 maggio 2007, n. 170; e successivamente abrogato
dall‟articolo 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; cfr. FERRARI F., Note a
prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in
Riv. dir. ind. 2005, I, 368; SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174.
338
La disciplina del risarcimento del danno è ora contenuta in un articolo autonomo,
e precisamente l‟articolo 125 c.p.i..
94
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
la questione della natura dell‟istituto a favore della tesi sanzionatoriacoercitiva, essendo venuto meno anche l‟ultimo argomento da cui si cercava
di desumere la natura risarcitoria339.
Tra le questioni poste dalla codificazione vi è il problema del
coordinamento dell‟inibitoria prevista dalla disciplina speciale con l‟articolo
2564 del codice civile, non abrogato dalla nuova normativa, che prevede un
dovere di differenziazione della ditta o dell‟insegna per il caso in cui queste
creino un rischio di confusione con altro segno distintivo 340: parte
autorevole della dottrina, considerando l‟articolo 2564 c.c. norma speciale
rispetto all‟articolo 124 c.p.i., come tale non derogata dalla norma posteriore
generale, conclude che per questi segni distintivi non possa allora richiedersi
l‟inibitoria prevista dal più recente testo normativo, ma solo questa forma di
“inibitoria attenuata” prevista dal codice civile, che ben si coordina con le
339
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; FERRARI F.,
Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà
industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 352; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124
C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in
Riv. dir. ind. 2007, I, 9; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608 e 636; RATTI G., La
contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili
sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET,
Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27 e 44. L‟opportunità di una tale chiarificazione è intuibile
analizzando alcune pronunce aventi ad oggetto fatti cui la disciplina del codice non era
ancora applicabile, tra cui Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5204,
che sembra essere ancora in bilico fra le due teorie, poiché emancipa la fissazione delle
penalità di mora dalla liquidazione del danno, ma non in conseguenza della loro natura
sanzionatoria, bensì considerandole una forma distinta di risarcimento (proprio in virtù
della connessione testuale, di cui agli artt. 86 l.i. e 66 l.m., delle penalità di mora alla
sentenza che pronuncia sul risarcimento) che viene riferita però ai pregiudizi futuri, “la cui
incerta verificazione ed imprevedibile collocazione nel tempo comporta l‟inutilizzabilità
degli ordinari criteri di liquidazione del danno”, la Corte però precisa che il ragionamento è
riferito alla disciplina previgente al d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, a seguito del quale
osserva che “la questione è oggi superata”. La sentenza è oggetto di analisi in
CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento
dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I. L‟ultima
notazione qui riportata della Cassazione non sembra essere stata però tenuta in adeguata
considerazione da Trib. Salerno, 14 maggio 2007, in Corti salernitane, 2008, 601, che
adotta la medesima ratio decidendi, pur nel mutato quadro normativo.
Qualche nuovo dubbio sulla questione sembrerebbe inoltre porre il nuovo articolo
614 bis c.p.c., che fra i criteri di quantificazione contiene un problematico riferimento al
danno, la questione sarà ripresa al paragrafo 5.1. di questo capitolo.
340
Il testo dell‟articolo è riportato alla nota 251, nel paragrafo 1.1 di questo capitolo,
ove sono riportate notazioni in merito alla tutela della ditta e dell‟insegna nel periodo di
vigenza della “legge marchi” e della “legge brevetti”.
95
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
rationes degli articoli 21, comma 1, lettera a), e 8, comma 2, del codice
della proprietà industriale341. Nell‟ordine di differenziazione sembrerebbe
però potersi rinvenire una vera e propria inibitoria, più che un‟inibitoria
attenuata, la quale ha ad oggetto l‟uso della ditta o dell‟insegna “così come
esistenti”: la specificazione del contenuto che in concreto l‟inibitoria assume
in questi casi non dovrebbe impedire l‟applicabilità della disciplina prevista
dal codice della proprietà industriale. Applicando il solo articolo 2564 c.c. a
questo ordine infatti non potrebbe aggiungersi la pronuncia di penalità di
mora, e una conclusione di questo tipo sembra contraria allo spirito della
codificazione, che ha inteso invece potenziare ed equiparare la tutela di tutti
i diritti di proprietà industriale: per questo motivo sembrerebbe che anche in
questo caso debba ammettersi la pronuncia di penalità di mora,
considerando l‟obbligo di modifica ex articolo 2564 c.c. una specificazione,
per la ditta e l‟insegna, del contenuto dell‟inibitoria generale ex articolo 124
c.p.i., che è però comunque ad essa riconducibile, non essendovi ragione di
pensare che il legislatore, non abrogando l‟articolo 2564 c.c., abbia inteso
tutelare meno efficacemente la ditta e l‟insegna rispetto agli altri segni
distintivi342.
L‟applicabilità delle misure coercitive è discussa anche rispetto
all‟articolo 133 c.p.i., mediante il quale si è posta una disciplina specifica
per i domain names aziendali343, prevedendo che a tutela di questi possa
essere disposta in via cautelare sia l‟inibitoria dall‟uso del nome, sia il suo
trasferimento provvisorio 344: per quanto riguarda il primo provvedimento
non sembrano esservi ostacoli alla pronunciabilità delle penalità di mora,
341
Cfr. VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2005, 300; ID., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 323; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Sul tema si vedano
anche RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi
di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 311; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. Sulla concezione dell‟ordine di differenziazione come
una particolare forma di inibitoria si rinvia ancora agli autori citati alla nota 251; capitolo
III, paragrafo 1.1.
342
Il problema sembrerebbe essere comunque risolto dall‟articolo 614 bis c.p.c., il
quale disciplina una misura che però non è in tutto e per tutto identica alle penalità di mora
disciplinate dal codice della proprietà industriale (si vedano i paragrafi 5. e 5.1 di questo
capitolo). Di queste ultime quindi è preferibile continuare a suggerire l‟applicazione.
343
Il nome a dominio aziendale, quindi utilizzato per fini di attività economica, è
considerato dall‟art. 22 c.p.i. un segno distintivo (con il favore della dottrina prevalente e
della giurisprudenza consolidata, che anche in precedenza assimilavano l‟istituto agli altri
segni distintivi) il cui uso può essere oggetto di contraffazione di marchio.
344
Per una critica alla carenza di regolamentazione di quest‟ultima misura cfr.
FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della
proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 367.
96
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
poiché esso costituisce semplicemente una ripetizione dell‟inibitoria
cautelare disciplinata dall‟articolo 131 c.p.i., con la sola testuale limitazione
di questa “all‟uso”. In dottrina ne è stata però proposta l‟applicabilità anche
al trasferimento provvisorio 345, nonostante una tale estensione non
sembrerebbe facilmente giustificabile sulla base dell‟attuale dettato
normativo, in quanto tale trasferimento sembra avere carattere diverso
rispetto all‟inibitoria, cui testualmente è connessa la pronuncia delle misure
coercitive346: in particolare esso sembra eseguibile nelle stesse modalità in
cui lo è la corrispondente misura definitiva, disciplinata dall‟articolo 118,
comma 6, c.p.i.347, e al pari di questa dovrebbe perciò ritenersi esclusa
dall‟applicazione delle penalità di mora348.
345
Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, sulla base dell‟assunto che “il legislatore tende ad
accomunarlo all‟inibitoria”.
346
Cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL
SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 310; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28 e 43.
347
Secondo cui “Salvo l‟applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in violazione dell‟articolo 22 o richiesta in mala fede, può
essere, su domanda dell‟avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte
dell‟autorità di registrazione.”.
348
Per l‟attuazione del trasferimento del nome a dominio può immaginarsi la
possibilità di inoltrare una richiesta in tal senso, con allegato il provvedimento del giudice,
direttamente al provider del servizio: non sembrano quindi sussistere quegli impedimenti
assoluti all‟esecuzione diretta, che giustificherebbero l‟applicazione analogica delle penalità
di mora previste a rafforzamento dell‟inibitoria.
97
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
4. L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa applicabilità
delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal commercio e il problema della
strumentalità necessaria dell‟injunction provvisoria.
Ad integrazione degli “strumenti minimi” previsti dal TRIPs è
intervenuta la direttiva 48/2004/CE (c.d. “enforcement”)349, attuata con il
decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 350, che si applica, a differenza del
codice della proprietà industriale, anche alla “proprietà intellettuale”, e
quindi al diritto d‟autore, con la conseguenza che le due discipline offrono
ora una tutela che può considerarsi sostanzialmente equivalente351.
Fra le novità di rilievo introdotte dalla direttiva, a parte l‟ulteriore
conferma, offerta dall‟articolo 11, rispetto alla concezione delle penalità di
mora quali sanzioni pecuniarie finalizzate ad assicurare l‟esecuzione delle
ingiunzioni, ve n‟è una che concerne la legittimazione passiva, poiché lo
stesso articolo consente l‟emissione dell‟inibitoria (e quindi delle penalità di
mora) anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati
da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare 352.
349
Approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 29 aprile 2004, in G.U.C.E.
del 30 aprile 2004, N.L. 157, 45 ss., con il proposito di ovviare alle disparità di strumenti
per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Cfr. RICOLFI M., Le misure
compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e
processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 92;
FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della
proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni,
in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ,
Milano, 2007, 35; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed
intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 209.
350
In G.U. 7 aprile 2006, n. 82. Entrato in vigore il 22 aprile 2006.
351
Mediante il d.lgs. 146/06 è stata infatti introdotta anche per la legge sul diritto
d‟autore la comminabilità delle penalità di mora a sostegno dell‟inibitoria definitiva, in
analogia alla disposizione di cui all‟articolo 124 c.p.i. (art. 156); le penalità di mora in
materia cautelare si trovano invece disciplinate nell‟articolo 163 già dalla legge n.
248/2000, attuativa dell‟accordo TRIPs, ma anche questa disposizione è stata modificata a
seguito della direttiva enforcement, sulla falsa riga dell‟articolo 131 c.p.i.; cfr. FERRARI F.,
Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà
industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve
alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 1875 e 1916;
SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 488. Tra le due discipline sussistono comunque alcune differenze, perché ad
esempio manca nella legge sul diritto d‟autore il riferimento all‟ordine di ritiro dal
commercio, ma soprattutto manca un procedimento per la risoluzione delle contestazioni
all‟esecuzione analogo a quello disciplinato dall‟articolo 124 comma 7 c.p.i.; sulla
questione si veda, più ampiamente, il capitolo V, paragrafo 2.
352
Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni
di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 93; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE
98
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Un‟altra innovazione è data dall‟aver affiancato all‟inibitoria, sia
definitiva che cautelare, la misura dell‟ordine di ritiro dal commercio delle
cose costituenti violazione del diritto, pronunciabile nei confronti dei
proprietari delle cose costituenti violazione del diritto o di coloro che ne
abbiano comunque la disponibilità353: controversa è però l‟applicabilità
delle penalità di mora a questo ordine354, perché contro di essa pare porsi il
dato testuale, avendo il legislatore inserito l‟istituto nelle varie disposizioni
affiancandolo sempre all‟inibitoria, con la sola eccezione del comma
relativo alla comminabilità delle misure coercitive, il che sembrerebbe
esprimere una scelta piuttosto che una lacuna355; scelta che sembrerebbe
A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova,
2005, 562; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice
della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; FLORIDIA G., Il riassetto della
proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; AUTERI P., Novità in tema di
sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi),
GIUFFRÈ, Milano, 2007, 37; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 606; CHIAVEGATTI L.,
Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a
Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 14. Della legittimazione passiva si
tratterà nel paragrafo 1. del capitolo IV.
353
Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano,
2006, 540; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale.
Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24
ORE, Milano, 2006, 317 e 343; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di
Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40;
SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul
delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze
e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 183; RATTI
G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa.
Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO,
UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e
delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv.
dir. ind. 2010, I, 29.
Nota SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, che di questi ordini non v‟è
traccia nelle corrispondenti disposizioni in materia di diritto d‟autore, ma nonostante questo
egli ritiene che la possibilità di emanarli si ricavi dalla condanna alla rimozione dello stato
di fatto da cui risulta la violazione, disciplinata dall‟articolo 158 l.a..
354
Ne suggerisce l‟applicazione, pur se la tesi non ha trovato ampio seguito in
dottrina, SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in
AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180.
355
Cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL
SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 310; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28 e 43.
99
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
trovare una giustificazione razionale nel carattere positivo del contenuto
dell‟obbligo, e quindi nella sua, almeno in astratto, diretta coercibilità,
costituendo un minus rispetto all‟ordine di distruzione356. Se quindi si
ottiene la pronuncia di un‟inibitoria corredata da penalità di mora per ogni
giorno di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento, e per adempiervi sia
necessario in primis ritirare la merce contraffatta che sia già in commercio,
il ritardo nell‟adempimento di questo obbligo è senz‟altro sanzionato dalle
penalità di mora357, ma lo stesso non può dirsi qualora il giudice pronunci
“semplicemente” un ordine di ritiro dal commercio358, quanto meno in base
alle disposizioni vigenti, sulle quali semmai può auspicarsi un ripensamento
del legislatore, date le difficoltà pratiche che connotano l‟attuazione coattiva
di questo ordine359.
I primi due commi dell‟articolo 124 c.p.i., che a seguito delle
356
Cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le
biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40; VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 43.
357
Ritiene BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 78; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it,
3; che l‟inibitoria abbia ha una duplice valenza: per un verso è rivolta al passato (ordine
positivo di distruzione) e per altro verso è rivolta al futuro (ordine di non fare), il secondo
dei quali non può essere attuato mediante l‟esecuzione forzata e quindi richiede un
rafforzamento mediante la misura coercitiva. Sui possibili contenuti positivi di cui può
comporsi l‟inibitoria si veda il capitolo IV, paragrafo 3.
358
Sulla possibilità del cumulo della pronuncia dell‟inibitoria e dell‟ordine di ritiro
dal commercio cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi.
Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40, secondo cui
l‟ordine di ritiro dal commercio non aggiungerebbe nulla all‟inibitoria, argomento da cui si
deduce l‟inutilità del cumulo fra le due misure; contra SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel
diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici
della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13
febbraio 2007, 4 e 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir.
ind., n. 2, 2008, 181, che ritiene invece possibile il cumulo, (utile laddove si ritenesse che il
ritiro dal commercio possa implicare l‟obbligo di richiamare merci anche cedute ad
intermediari appartenenti alla sua rete commerciale del contraffattore, e su cui egli abbia
poteri di direzione e controllo). Secondo RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili
processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a
cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420, attraverso
l‟inibitoria il giudice può anche ordinare il ritiro dal commercio. Sul tema si veda poi
VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 33.
359
Parla di problemi quasi insormontabili di esecuzione diretta SPOLIDORO M.S.,
Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui
“Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”,
Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, e per questo motivo ritiene le penali applicabili
anche all‟ordine di ritiro dal commercio, pur se questo non è espressamente indicato nel
comma 2 dell‟articolo 124 c.p.i..
100
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
modifiche introdotte dal d.lgs. n. 140/2006 sono rimasti invariati fino ai
giorni nostri, dispongono che: “[1] Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti
l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l‟ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia
comunque la disponibilità. L‟inibitoria e l‟ordine di ritiro definitivo dal
commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia
parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprietà industriale. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”. In
attuazione della direttiva è stata poi aggiunta una seconda parte al sesto
comma dell‟articolo 124 c.p.i., introducendo il principio di proporzionalità,
criterio di cui il giudice deve tener conto nell‟applicazione delle sanzioni360,
la cui applicabilità alla quantificazione delle penalità di mora sembra essere
stata riconosciuta dalla dottrina che ha avuto modo di occuparsi della
questione361.
Per quanto concerne invece la materia cautelare l‟articolo 131 c.p.i., a
seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 140/2006, e prima
dell‟entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131 362,
risultava così formulato “[1] Il titolare di un diritto di proprietà industriale
può chiedere che sia disposta l‟inibitoria di qualsiasi violazione imminente
del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in
atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l‟inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell‟uso delle cose costituenti violazione del
diritto, e l‟ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L‟inibitoria e l‟ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli
360
Il comma dell‟articolo, per la parte che qui interessa, dispone che
“Nell‟applicazione delle sanzioni l‟autorità giudiziaria tiene conto della necessaria
proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell‟interesse dei terzi”.
361
A favore infatti AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella
del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40;
SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV.,
Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela
civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice
della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; cfr. anche VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 68. Del principio di
proporzionalità si tratterà più compiutamente nel paragrafo dedicato alla quantificazione
delle penalità di mora, capitolo IV, paragrafo 3.1.
362
Che ha modificato l‟articolo 131 c.p.i., ma non l‟articolo 124 c.p.i..
101
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per
violare un diritto di proprietà industriale. [1-bis] Se il giudice nel rilasciare
il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono
iniziare il giudizio di merito, quest‟ultimo deve essere iniziato entro il
termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell‟ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua
comunicazione. [1-ter] Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine
perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. [1-quater] Le
disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell‟articolo 700 del codice di procedura civile ed
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”. Rispetto alla versione
precedente innanzitutto si rende possibile la pronuncia dell‟inibitoria anche
per violazioni imminenti del diritto, e non solo per violazioni già poste in
essere, nonostante questa possibilità fosse già ammessa dalla giurisprudenza
maggioritaria mediante il ricorso all‟articolo 700 c.p.c.363. Nell‟articolo sono
stati poi inseriti tre nuovi commi, al fine di adeguare il dettato normativo
all‟articolo 9 della direttiva enforcement, il quale ha espressamente disposto
l‟applicazione all‟injunction (oltre che al sequestro preventivo e
conservativo) del regime della strumentalità necessaria364, analogamente a
363
Anche se tramite l‟articolo 700 c.p.c. però, come già detto altre volte (cfr. la nota
302, paragrafo 2. di questo capitolo) non era possibile richiedere la pronuncia di penalità di
mora, almeno fino all‟entrata in vigore dell‟articolo 614 bis c.p.c.; cfr. FLORIDIA G., Il
riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a
cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM,
Padova, 2007, 636; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il
diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N.
BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420. Anche in dottrina vi era chi già
sosteneva l‟applicabilità dell‟inibitoria alle violazioni imminenti, tra questi ASCARELLI
T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255;
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 428; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 46 e 169, che ammetteva la pronunciabilità
dell‟inibitoria e delle penalità di mora anche qualora l‟illecito non fosse stato ancora
compiuto, sussistendo però un serio interesse ad agire, maggiore di quello che giustifica la
comminatoria delle penali quando la violazione ci sia già stata.
364
Sull‟articolo 9 si veda RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement
dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L.
NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 93. Qui interessa in
particolare il comma 5, in base al quale “Member States shall ensure that the provisional
measures referred to in paragraphs 1 and 2 are revoked or otherwise cease to have effect,
102
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
quanto già previsto in precedenza dall‟accordo TRIPs365. Questa
disposizione ha comportato un problema di coordinamento con il diritto
interno, per via dell‟introduzione, avvenuta con la legge 14 maggio 2005 n.
80, del regime opposto (c.d. “strumentalità attenuata”) per tutti i
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito366. Il legislatore ha quindi tentato, nell‟attività di recepimento della
direttiva, una soluzione di compromesso: da un lato ha attuato la norma
sovranazionale con l‟introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, i quali
prevedono che la misura cautelare richiesta ante causam perda efficacia in
caso di mancato inizio del giudizio di merito entro determinati termini,
corrispondenti a quelli indicati nella direttiva; dall‟altro lato però a questa
disciplina è stata posta un‟eccezione nel comma 1-quater, che ne esclude
l‟applicazione per i provvedimenti urgenti assunti ex articolo 700 c.p.c. e per
upon request of the defendant, if the applicant does not institute, within a reasonable
period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent
judicial authority, the period to be determined by the judicial authority ordering the
measures where the law of a Member State so permits or, in the absence of such
determination, within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days,
whichever is the longer.” Il comma rinvia alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso
articolo, fra cui è ricompresa la misura dell‟ interlocutory injunction (lettera a) del comma
1).
365
In base all‟articolo 50 comma 6 dell‟accordo infatti “Without prejudice to
paragraph 4 provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon
request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings
leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period,
to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member‟s law so
permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31
calendar days, whichever is the longer.”. Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187.
366
Le modificazioni introdotte dalla riforma hanno operato da un lato rendendo
inapplicabili ai provvedimenti d‟urgenza, alle denunzie di nuova opera e di danno temuto,
nonché ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, le
regole poste dai commi 1 e 5 dell‟articolo 669 octies, e dal comma 1 dell‟articolo 669
novies c.p.c. (ex articolo 669 octies, comma 6, c.p.c.); dall‟altro rendendo insensibili le
misure predette all‟eventuale estinzione del giudizio di merito laddove instaurato (articolo
669 octies, comma 7, c.p.c.). Sulla riforma si veda in particolare TARZIA G. e SALETTI
A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 289. Da questa innovazione
dovrebbe desumersi che laddove l‟inibitoria sia ricompresa fra i “provvedimenti cautelari
idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”, essa resterebbe esclusa dall‟ipotesi
di inefficacia del provvedimento cautelare derivante dal combinato disposto dell‟articolo
669 octies, comma 1, c.p.c. (“L‟ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell‟inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per l‟inizio del giudizio di merito, salva l‟applicazione
dell‟ultimo comma dell‟articolo 669-novies.”) e dell‟articolo 669 novies, comma 1, c.p.c.
(“Se il procedimento di merito non e‟ iniziato nel termine perentorio di cui all‟articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde
la sua efficacia.”).
103
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
i provvedimenti anticipatori367. Se si aderisce all‟opinione prevalente che
assegna all‟inibitoria cautelare natura anticipatoria della sentenza di
merito368, se ne dovrebbe allora dedurre che legislatore abbia solo
apparentemente attuato la direttiva, in quanto, nell‟intento di beneficiare del
risparmio di tempo offerto dal regime di strumentalità attenuata per il caso
di concessione dell‟inibitoria cautelare, sembra aver escluso dal regime
della strumentalità necessaria proprio uno degli istituti per cui la direttiva,
sufficientemente precisa e dettagliata sul punto, espressamente invece lo
impone, senza distinguere fra misure cautelari anticipatorie e conservative
ma proprio in quanto injunction369, a prescindere quindi dalla ritenuta
idoneità o inidoneità di questa ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito. C‟è chi, per salvare la normativa interna, sostiene che l‟inibitoria sia
provvisoria solo in senso relativo e quindi di non rientri nell‟ambito di
applicazione della direttiva370, ma tale tesi non ha trovato largo seguito in
367
Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano,
2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie
nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili
critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e
13 febbraio 2007, 17; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir.
ind., n. 2, 2008, 187; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il
diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N.
BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420.
368
Sulla natura dell‟inibitoria si vedano FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 438; CHIARLONI S.,
Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 230; SPOLIDORO M.S., Le
misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 194; ID.,
Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 396 e 411;
TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La
sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella
collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino,
2003, 1316; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano,
2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636 e 1916; RATTI G., La
contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili
sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET,
Torino, 2009, 420; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir.
ind. 2010, I, 37. Sulla natura anticipatoria delle preliminary injunctions, rispetto alle final
injunctions, cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 209.
369
L‟utilizzo del termine «injunction» non pare poter escludere che la direttiva si
applichi all‟inibitoria.
370
Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei
marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 422, secondo cui per la natura anticipatoria
dell‟inibitoria e quindi per l‟idoneità di questa a stabilizzarsi, la provvisorietà non ne è un
connotato essenziale ma solo eventuale, e quindi il provvedimento in esame non
104
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
dottrina371: sembrerebbe allora che l‟articolo 131 comma 1-quater non possa
applicarsi all‟inibitoria cautelare, o non riconoscendo ad essa natura
anticipatoria, oppure, più coerentemente, non applicando ad essa l‟articolo,
in virtù della diretta applicabilità della direttiva in materia372. Il legislatore
italiano ha però confermato le proprie intenzioni con il recente decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131373, che ha modificato la collocazione di
rientrerebbe nella previsione della direttiva, né nella precedente previsione dell‟accordo
TRIPs.
371
Ritiene la tesi “troppo ardita e forzata” SPOLIDORO M.S., Profili processuali
del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188.
372
Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188. Volendo provare a sostenere che la direttiva sia
priva di effetto diretto bisognerebbe allora concludere per l‟incostituzionalità dell‟articolo
131 c.p.i., nella parte in cui si applica all‟inibitoria, in quanto comunque contrastante con
una normativa comunitaria e quindi con il nuovo articolo 117 comma 1 della Costituzione,
secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall‟ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.”. Sul rapporto fra norma interna e norma comunitaria si rinvia a D‟ELIA G.
e RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, CAROCCI, Roma, 2008,
190.
373
Fra le altre innovazioni del d.lgs. 131/10, si segnala il trasferimento della
disciplina della descrizione nell‟articolo 129 c.p.i., prima dedicato al solo sequestro, e si è
introdotta nell‟articolo 128 c.p.i. la disciplina della consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite (“Le istanze per l‟espletamento della consulenza tecnica
preventiva prevista dall‟art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al
Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito,
secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.”). Si richiama con ciò
espressamente l‟articolo 696 bis del codice di procedura civile, risolvendo così una
questione che era stata oggetto in precedenza di discordanti opinioni dottrinali. Per espresso
disposto dell‟articolo 696 bis c.p.c., in caso di conciliazione, il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione. Sulla
pronunciabilità delle penalità di mora in questo caso non si trovano risposte certe nella
dottrina processual-civilistica, che comunque è maggiormente favorevole all‟applicabilità
dell‟articolo 614 bis c.p.c. alla conciliazione giudiziale e all‟arbitrato, più controversa
invece l‟applicabilità alla conciliazione stragiudiziale. Su questi temi si rinvia a BOVE M.,
Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in
www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche
attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura
coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 4; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 7;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 508; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo
civile, CEDAM, Padova 2009, 226; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2; ID.,
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2525; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 530 e 534; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.:
l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a
105
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
queste disposizioni, mantenendone però fermi i contenuti sostanziali: i
commi 1-ter e 1-quater dell‟articolo 131 c.p.i. sono stati infatti abrogati, ma
il loro contenuto è stato integralmente trasposto nei nuovi commi 3 e 4
dell‟articolo 132 c.p.i.374.
Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 401; LUISO F.P., Diritto
processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235;
MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 177; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il
processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 97; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle
obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614
bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art
614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 984; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1547; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti
(e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1309;
SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 4; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I,
77 e 89; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un
nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle
astreintes, in www.altalex.com, 5.
374
Del resto anche SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188, considerava tali commi fuori posto,
paragonandoli a alle disposizioni corrispondenti in tema di diritto d‟autore.
106
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
5. La legge n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614 bis c.p.c.,
di una misura coercitiva indiretta nella disciplina generale del processo
civile: il riempimento delle lacune dell‟ambito applicativo delle penalità di
mora.
Un sistema di misure coercitive per l‟attuazione degli obblighi
infungibili è stato di recente introdotto anche nel diritto processuale civile
generale, al termine di una lunga serie di tentativi dei quali però nessuno era
riuscito a sfociare nell‟approvazione parlamentare375; ora invece l‟articolo
375
Tra questi il si ricordano: il progetto Carnelutti del 1926, che agli artt. 667 e 668
prevedeva la possibilità di una condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta al
creditore per ogni giorno di ritardo, a partire dal giorno stabilito dal giudice, in caso di
mancata esecuzione di un obbligo di fare o non fare; cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata
in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 78;CHIARLONI S., Misure coercitive e
tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 106; FRIGNANI A., La penalità di mora e le
astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 522;
CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 158; ID.,
Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 24; VULLO E.,
L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 734,
763 e 769, IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione
indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 411; PAGNI I., La
"riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel
nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1312; PERAGO C. e
MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 470;
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2518.
Un altro progetto è quello del ministro Reale del 1975, il cui articolo 23 proponeva
l‟introduzione di un articolo 279 bis nel codice di procedura civile, secondo cui “La
sentenza che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, oltre a provvedere sul
risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e da gli
opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti della violazione; a tale scopo
può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza,
specificando, se del caso, i soggetti ovvero istituzioni pubbliche o private a cui favore tali
somme sono attribuite”; cfr. CHIARLONI S., op. cit., 21; CAPPONI B., opp. citt.; VULLO
E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; CONSOLO C., op. cit..
Più recente il disegno di legge di delega per la riforma generale del codice di
procedura civile, predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta da E.T. Liebman,
approvato dal consiglio dei ministri 8 maggio 1981, il cui punto 24 dell‟articolo 2
prevedeva “il potere del giudice, che accerti l‟inadempimento di obbligazioni di fare o di
non fare infungibili ma non richiedenti particolare abilità professionale e non attinenti a
diritti della personalità, obbligazioni da determinarsi comunque per legge, di condannare
l‟obbligato, su istanza di parte, al pagamento di pene pecuniarie a favore dell‟avente
diritto per ogni giorno di ritardo nell‟adempimento, entro limiti minimi e massimi prefissati
dalla legge”; cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145; CAPPONI B., opp. citt.; VULLO E., op. cit.; IUORIO
M.A., op. cit.; TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A.,
Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 572; CONSOLO C., op. cit..
107
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Anche il punto 25, lettera a), dell‟articolo 2, del progetto Tarzia (frutto della
Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giuseppe Tarzia) faceva riferimento a una
misura coercitiva, prevedendosi “il potere del giudice, che accerta la violazione di un
obbligo di fare o di non fare, eccettuati gli obblighi del lavoratore autonomo o
subordinato, o di un obbligo di consegna o rilascio non derivante da contratto di locazione
ad uso abitativo, di fissare una somma dovuta al creditore, oltre al risarcimento dei danni,
per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione dell‟obbligo inadempiuto, anche con decorrenza
successiva alla sentenza ed anche con provvedimento successivo”. Non era qui presente
alcun riferimento alla “infungibilità” delle prestazioni oggetto degli obblighi da attuare, si
escludevano gli obblighi del lavoratore autonomo o subordinato, che è la parte “debole” del
rapporto di lavoro (per evitare che egli fosse costretto a pagare somme di denaro a fronte
della mancata esecuzione di prestazioni personali quali quella lavorativa o di fedeltà, la
stessa esclusione unilaterale della misura coercitiva agli obblighi del lavoratore si ritrova
nel progetto di codice della scuola processual-civilistica fiorentina del Prof. Andrea Proto
Pisani che, all‟art. 4.174, esclude gli «obblighi di prestazione di lavoro autonomo o
dipendente», ricomprendendo dunque gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del
lavoratore. Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli
obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4; CARRATTA A., op. cit., 103); esclusi
parimenti gli obblighi di fare, di non fare e di consegna o rilascio non derivanti da contratto
di locazione ad uso abitativo (nella relazione accompagnatoria della Commissione poi si
leggeva che dovevano considerarsi «eccettuati, naturalmente, gli obblighi attinenti a diritti
della personalità»). Alle lettere b) e c) si disciplinavano poi i poteri del giudice che ha
emesso il provvedimento o d‟appello, in ordine alla concessione, modifica, sospensione o
revoca del provvedimento contenente la misura; cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo
civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 158; VULLO E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.;
AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3
L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in www.judicium.it.; ID., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2;
CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 94; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al
salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di
cognizione, in www.judicium.it.; SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla
legge 18 giugno 2009, n. 69, in www.judicium.it.; CONSOLO C., op. cit..
Un altro tentativo si è avuto con l‟articolo 44 del disegno di legge delega predisposto
dalla Commissione Ministeriale per la riforma del processo civile presieduta dal Prof.
Romano Vaccarella, approvato il 24 ottobre 2003, in cui era contenuta la direttiva di
«prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi
infungibili, secondo i seguenti principi: a) fissazione dell‟obbligo di pagamento di una
somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo all‟adempimento dell‟obbligo; b)
previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e la liquidazione di
quanto previsto nella comminatoria, da attivarsi ad istanza dell‟avente diritto; c)
previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nelle forme del deposito giudiziario o in
altre analoghe; d) previsione che le somme così versate siano destinate a risarcire l‟avente
diritto del danno prodotto dall‟inadempimento dell‟obbligo, e che il residuo vada allo
Stato»; cfr. VULLO E., op. cit.; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per
l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; PERAGO C. e MICCOLIS
G., op. cit.; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile.
Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it.;
SASSANI B. e TISCINI R op. cit.; CONSOLO C., op. cit..
L‟articolo 21 del d.d.l. n. 2430/S/XIV del 23-7-2003, aveva invece previsto un
intervento sull‟articolo 282 c.p.c., mediante l‟aggiunta delle seguenti proposizioni: “su
108
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
614 bis del codice di procedura civile, introdotto dall‟articolo 49 della legge
18 giugno 2009, n. 69376, e rubricato «Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare», dispone che “[1] Con il provvedimento di
condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall‟obbligato per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell‟esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna
costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni
violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all‟articolo 409.
[2] Il giudice determina l‟ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione,
del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”377.
Molte sono le analogie con le penalità di mora di diritto industriale,
domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla
complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l‟adempimento, il
termine entro il quale l‟obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia di cui
al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della
prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma
che l‟obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine,
determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione ovvero in un
ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall‟efficacia esecutiva della
sentenza e durano finchè non ne sia iniziata l‟esecuzione forzata. Le disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative al rapporto di
cui all‟articolo 409 e ai rapporti di locazioni di immobili urbani, nonché in ogni altro caso
in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva”; cfr. VULLO E.,
op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; CAPPONI B., Manuale, 24.
Infine l‟articolo 44 del d.d.l. Mastella (n. 1524/S del 14-4-2007) prevedeva
l‟inserimento di un articolo 614 bis, rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare.» secondo cui “Con il provvedimento di condanna all‟adempimento di un
obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all‟avente diritto
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata. Il provvedimento
costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo
è dipeso da causa a lui non imputabile, con l‟opposizione all‟esecuzione ai sensi dell‟art.
615 c.p.c.” CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova,
2008, 71; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2518; CARRATTA A., op. cit.; LUISO
F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007,
605, nonchè in www.judicium.it.; IUORIO M.A., op. cit.; MANDRIOLI C., Diritto
processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20; PAGNI I., op. cit.;
CAPPONI B., Manuale, 24.
376
In G.U. 19 giugno 2009, n. 140, suppl. ord. n. 95; in vigore dal 4 luglio 2009.
377
Per le prime applicazioni giurisprudenziali si vedano Trib. Verona, 9 marzo 2010,
in Giur. merito 2010, 1857; Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009, in www.judicium.it; Trib. Terni,
6 agosto 2009 (ord.), in www.judicium.it..
109
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
perché anche in questo caso si è introdotta una misura di carattere
patrimoniale, di cui beneficiaria è la controparte, essenzialmente allo scopo
di colmare le lacune dell‟esecuzione diretta, dato che la pronuncia, anche
qui di competenza del giudice della cognizione 378, è limitata ai casi in cui
l‟obbligo di fare o di non fare cui accede abbia carattere infungibile, e
quindi non sia suscettibile di essere attuato forzatamente mediante le
procedure ordinarie379. Sulle disposizioni speciali l‟entrata in vigore della
378
Cfr. in proposito il capitolo IV, paragrafo 2.
Mediante la limitazione agli obblighi infungibili, (sulla questione si rinvia agli
autori citati nella nota 53, capitolo I, paragrafo 3., cfr. anche VANZETTI M., Contributo
allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37, 32) si è recepita la soluzione più
restrittiva fra quelle proposte nei vari progetti, come rileva CONSOLO C., Commento sub
art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2519. La limitazione rischia però di non essere tenuta in adeguato
conto dalla giurisprudenza, dato che ad esempio Trib. Terni, 6 agosto 2009 (ord.), in
www.judicium.it, ha applicato l‟articolo 614 bis c.p.c. ad un ordine di demolizione
cautelare, giustificandolo con la natura anticipatoria di questa misura cautelare, che però è
un obbligo fungibile. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe poi che il requisito
dell‟infungibilità sia riferito ai soli obblighi di fare, mentre quelli di non fare parrebbero
corredabili da misure coercitive pur se infungibili: accanto a chi rileva che gli ordini di non
fare sono però sempre infungibili (cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 1)
sembra potersi dire che quella del legislatore sia più un‟imprecisione di redazione che una
scelta, dato che, ove si individuasse un obbligo di non fare avente contenuto fungibile, non
vi è ragione per cui questo dovrebbe essere “più tutelato” di un obbligo di fare del
medesimo carattere.
Soddisfatta la condizione dell‟infungibilità della prestazione principale la norma ha
poi un campo di applicazione tendenzialmente generale, salva l‟espressa esclusione,
nell‟ultima parte del primo comma, “alle controversie di lavoro subordinato pubblico e
privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all‟articolo 409.”
della cui legittimità costituzionale alcuni dubitano in dottrina. Su questo e gli altri problemi
che pone questa parte della norma, fra i tanti, cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva
generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; BALENA G., La
nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 42; BUCCI A. e SOLDI
A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 224; CARRATTA A.,
in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 101; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile
o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it,
2010, 3; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in
www.judicium.it, 27; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione
dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420;
MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 182; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 994;
MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione
degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1556; PAGNI I., La
"riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel
nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1314; PERAGO C. e
379
110
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
norma generale ha perciò delle importanti ricadute, costituendo uno spunto
interpretativo utile per la definizione di alcune questioni che le disposizioni
del c.p.i. non risolvevano espressamente, oltre ad essere uno strumento
utilizzabile in caso di lacuna della normativa speciale, con la
consapevolezza che ciò non deve però indurre a integrare con la normativa
generale ogni aspetto non espressamente previsto dal c.p.i., giacché ove tali
“carenze” siano riconducibili ad una precisa scelta, questa deve prevalere,
sulla base del canone lex specialis derogat generali380.
Tra le conseguenze della nuova disciplina di rilievo per il diritto
industriale vi è innanzitutto l‟ammissibilità, da questo momento, della
pronuncia di misure coercitive anche a rafforzamento dell‟inibitoria in
materia di concorrenza sleale "semplice"381, nonostante de iure condendo ci
MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471;
SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69, in
www.judicium.it, ; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 3; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis
c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese
delle astreintes, in www.altalex.com, 2; In merito alla possibile estendibilità dell‟esclusione
anche ai rapporti di famiglia cfr. AMADEI D., op. cit., 4; MERLIN E., op. cit., 1557;
LUDOVICI G., op. cit., 2. Sulla questione dell‟applicabilità della norma alla mancata
conclusione di un contratto definitivo a seguito di contratto preliminare, per la cui ipotesi
l‟articolo 2932 c.c. permette già di ottenere una soddisfazione integrale mediante una
sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto non concluso, cfr.
CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 163;
ID., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis)
va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 741; ID.,
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2531; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della
giustizia civile, in www.judicium.it, 43; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 320; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione
dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989;
PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro
difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1309; SALETTI
A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile,
a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 203.
380
Sul tema si veda in particolare ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della
riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10; ID., Attualità del titolo
esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 78; cfr. anche MAZZAMUTO S., La
comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1004. Sul rapporto fra la normativa del
codice della proprietà industriale e quella generale del processo civile si era accennato nel
paragrafo 3. di questo capitolo, richiamandosi in particolare a SPOLIDORO M.S., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174.
381
Che rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della norma. Cfr.
ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei
111
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
si auguri comunque che anche tali fattispecie vengano un giorno ricomprese
nella disciplina del codice della proprietà industriale, e quindi nell‟ambito
della competenza delle sezioni specializzate, oltre che con l‟applicazione
delle misure cautelari e delle sanzioni previste dalla legge speciale, tra cui in
particolare quelle previste dagli articoli 124 e 131 c.p.i. 382. Non pare
possibile invece giungere a medesime conclusioni rispetto alla possibile
applicabilità di questa norma all‟ordine di ritiro dal commercio383, perché
non sembra che questo sia un ambito lasciato “scoperto” dalla disciplina
industrialistica, la quale sembra invece sul punto, stando alla lettera degli
articoli 124 e 131 c.p.i., indicare un‟espressa esclusione, cui non è possibile
quindi “derogare” con l‟applicazione della norma generale. Ove anche si
riconoscesse a un tale obbligo infatti il carattere di infungibilità – ipotesi che
non sembra allo stato potersi sostenere, non essendo a questa assimilabile la
mera difficoltà di eseguirlo forzatamente – una tale considerazione dovrebbe
ragionevolmente comportare un mutamento di opinione in merito
all‟applicabilità degli stessi articoli 124 e 131 c.p.i., in ragione del
riconoscimento di una eadem ratio alla base dell‟inibitoria e dell‟ordine di
ritiro dal commercio, piuttosto che un‟applicazione analogica dell‟articolo
614 bis c.p.c.: sembra perciò che la questione della pronunciabilità delle
misure coercitive all‟ordine di ritiro dal commercio debba risolversi
esclusivamente nell‟ambito della disciplina di diritto industriale.
provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 262;
MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione
degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1552; BARBUTO M., Le
riforme del processo civile del terzo millennio, conversazione tenuta alla "scuola forense",
Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli studi di Torino in data 23 Settembre 2010,
24; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo
strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in
www.altalex.com, 5.
382
Si concorda qui con gli interpreti che auspicano l‟unificazione della tutela della
proprietà industriale e della concorrenza sleale (oltre che del diritto d‟autore, per il quale è
però prevista una disciplina sostanzialmente equivalente), tra questi VANZETTI A., Brevi
considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; SPOLIDORO M.S.,
Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 189.
383
Della questione dell‟applicabilità all‟ordine di ritiro dal commercio delle penalità
di mora si è detto nel paragrafo precedente. La possibile applicabilità dell‟articolo 614 bis
c.p.c. è suggerita da ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno
studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009,
293.
112
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
5.1.
Conseguenze
dell‟introduzione
della
norma
generale
sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica applicabilità
dei criteri di quantificazione e del requisito della “non manifesta iniquità”.
Le ricadute dell‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. sulla
disciplina speciale non si limitano all‟applicazione della norma generale
negli ambiti lasciati scoperti dalle disposizioni di diritto industriale, ma
sembrano anche, pur se con le dovute cautele, incidere sul piano
interpretativo. Tra queste ad esempio l‟esplicitazione del requisito
dell‟istanza di parte, che non era espressamente previsto dalle norme del
c.p.i. ma era comunque ritenuto necessario dalla dottrina prevalente384;
importante è poi la conferma in merito alla natura dell‟istituto, pur essendo
oggi la questione meno controversa che in passato anche fra la dottrina di
diritto industriale, rispetto alla quale comunque rinnovate certezze sembrano
derivare dalla pacifica considerazione degli interpreti processual-civilisti in
termini di misura coercitiva e non di liquidazione anticipata di danni
futuri385. L‟enigmatico riferimento al danno fra criteri di quantificazione di
cui al comma 2 rischia però di costituire un elemento di confusione, in
quanto si pone in contrasto sul piano logico rispetto alla funzione dissuasiva
384
Come nota infatti MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181, la precisazione di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. è
“forse superflua”. Per i riferimenti dottrinali sul tema si veda il paragrafo 1. del capitolo IV.
385
La dottrina è sostanzialmente concorde sul punto, cfr. BOVE M., Brevi riflessioni
sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 20; ID., in
M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto,
NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis
c.p.c., in www.judicium.it; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in
www.judicium.it, 42; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile,
CEDAM, Padova 2009, 223; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A.,
Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 92; ID., L‟esecuzione
forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure
coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1; CONSOLO C., Una buona
“novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 741; ID., Il processo di primo
grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova,
2009, 2; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto
da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2515; MANDRIOLI C., Diritto processuale
civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; MAZZAMUTO S., La
comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 967; SALETTI A., Commento sub
art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A.
SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 201; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le
novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 4; CAPPONI B.,
Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23.
113
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
cui l‟istituto è preordinato386: esso infatti risulta in grado di incidere sulla
volontà del destinatario, nel senso di indurlo a desistere dalla continuazione
dell‟illecito, solo quando la prosecuzione delle violazioni risulterebbe per
lui non conveniente, e quindi il giudice dovrebbe fissare le penali in un
ammontare che sia prima di tutto adeguato al perseguimento di questo
intento. L‟introduzione di valutazioni in merito al “danno quantificato o
prevedibile”, e pure il riferimento a “ogni circostanza utile”, rischiano
invece di sfumare i confini fra le penalità di mora e il risarcimento del
danno, ed introducono elementi che possono condurre il giudice a
quantificare la misura in un ammontare che non risulti poi adatto a
esercitare una sufficiente pressione psicologica. Parte della dottrina
manifesta inoltre dubbi anche in merito alla stessa capacità orientativa di
questi criteri nell‟attività di quantificazione del giudice387. Per questi motivi
386
Cfr. BOVE. M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 7, che nota infatti l‟ambiguità dell‟elemento del danno rispetto alla natura
compulsoria e non risarcitoria dell‟istituto; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di
fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno
2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 423. La confusione è chiaramente evidenziata da LOMBARDI A., Il nuovo art. 614
bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.,
nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 398 e 403, che, con
riferimento all‟applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c., ritiene che
l‟accoglibilità della domanda riconvenzionale di restituzione dell‟importo versato a titolo di
astreintes, sull‟assunto dell‟eccedenza rispetto al danno patito dal creditore, debba essere
rimessa al prudente apprezzamento del giudice; purchè non consideri integralmente il
valore dell‟astreinte versata al fine di procedere a valutazioni e restituzioni. Secondo
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971, tali
criteri evidenziano che la somma dovuta ex 614 bis c.p.c. non è una sanzione, né una forma
di risarcimento del danno. MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1554, ritiene invece non ammissibile il cumulo fra le misure coercitive e il
risarcimento del danno per equivalente in riferimento alle violazioni future, nonostante la
ragione addotta sia essenzialmente di ordine pratico, ossia l‟inopportunità e la dispendiosità
dello svolgimento di un‟istruttoria sul danno per equivalente sommata all‟impegno richiesto
per determinare con equilibrio la misura della sanzione pecuniaria e per verificarne la
sussistenza dei presupposti. Critici anche PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la
dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in
Corr. giur. n.10 / 2009, 1313; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata
riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 472; PROTO PISANI A., La riforma del
processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V,
223, che parla di elusione del “problema gravissimo, già postosi e poi risolto in Francia,
relativo al se le somme dovute a titolo di misura coercitiva si sommano o no con quelle
dovute a titolo di risarcimento del danno”.
387
Criticano in particolare l‟eccessiva genericità dei criteri, oltre alla mancanza di
una cornice edittale, elementi che difficilmente contribuiscono a contenere la
discrezionalità del giudice, AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione
114
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
dunque non sembra che sia opportuna l‟introduzione di un tale elemento di
incertezza nella determinazione del quantum della misura coercitiva da parte
del giudice di diritto industriale, la quale resta adeguatamente limitata dal
principio di proporzionalità di cui all‟articolo 124, comma 6, c.p.i., oltre che
dalla ratio stessa dell‟istituto388.
Dubbia è anche la questione della possibile applicazione di un altro
elemento che non è presente nel codice della proprietà industriale, né nella
legge sul diritto d‟autore, ossia il requisito della “non manifesta iniquità”.
Questo è stato introdotto nella formulazione dell‟articolo 614 bis c.p.c. allo
scopo di porre un limite, assieme alla necessità dell‟istanza di parte,
all‟arbitrio del giudice nella decisione se concedere o meno la misura;
diversamente da quanto accade per la pronuncia delle penalità di mora
industrialistiche, che la lettera della norma rimette alla discrezionalità del
giudice389. La trasposizione di un tale elemento sembrerebbe non potersi
degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5; BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il
nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA,
Macerata, 2009, 72; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 7, che aggiunge, riguardo al criterio della “natura della prestazione”, che
questo è improprio, poiché rileva semmai in ordine alla concessione, più che nella
quantificazione; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per
l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1558; RICCI
G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 91; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice
di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 199, che
nota come la necessità di un‟adeguata motivazione sia qui particolarmente evidente;
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31.
Fra i meno critici CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle
sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2; ID., Commento sub art.
614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA,
Milano, 2010, 2537, che però giustifica la genericità dei criteri proprio con “la necessità di
riconoscere al giudice un certo margine di discrezionalità, fondamentale per poter
predisporre una misura che risulti davvero adeguata al caso concreto” (il che, secondo
l‟autore, spiegherebbe anche la mancanza di una cornice edittale). Egli aggiunge poi che
nella prima versione del d.d.l. era indicato il riferimento anche alle “condizioni personali e
patrimoniali delle parti”, eliminato in seconda lettura al Senato, le quali comunque
rivestono particolare importanza e la cui considerazione può ricomprendersi fra le “altre
circostanze utili”; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 509; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e
CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 103; DE
STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 534; MANDRIOLI
C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182, secondo
cui sono i criteri più logici, nonostante l‟inevitabile spazio che lasciano alla discrezionalità
del giudice. Secondo invece ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in
materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, dall‟articolo 614 bis “potranno essere
tratte utili indicazioni per la quantificazione della misura” nel diritto industriale.
388
Come si vedrà nel paragrafo 3.1. del capitolo IV.
389
In base all‟articolo 614 bis c.p.c. infatti “Il giudice, salvo che ciò sia
115
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
dire legittima nemmeno in questo caso, poiché la formulazione della
disposizione sembra ancora una volta esprimere una precisa intenzione. Non
pare poi nemmeno che l‟obbiettivo che prefissato dal legislatore del 2009
con la previsione di questo requisito (quello di limitare la discrezionalità del
giudice) sia stato efficacemente conseguito: il limite della “non manifesta
iniquità” è infatti oggetto di critiche da gran parte della dottrina che si è
occupata del tema, a causa della formulazione troppo vaga e priva di
efficacia selettiva, dalla quale non sembrano potersi trarre elementi chiari di
cui il giudice dovrebbe tenere conto ai fini dell‟accoglimento dell‟istanza390.
manifestamente iniquo, fissa…”. Mentre ai sensi degli articoli 124 e 131 c.p.i. invece,
“Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare…”. Alla discrezionalità di cui il giudice
dispone nella concessione della misura, che traspare dall‟utilizzo di questa forma verbale,
non può porre argini il principio di proporzionalità, che concerne la determinazione del
quantum, e non del se, della misura. Sulla discrezionalità nella concessione della penalità di
mora si rinvia al paragrafo 2.1. del capitolo IV.
390
Dubitano che un requisito di tale genericità possa limitare l‟arbitrio del giudice
BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in
www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche
attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73; ID., La misura
coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4,
secondo cui soltanto l‟evoluzione giurisprudenziale potrà riempirla di contenuto; BUCCI A.
e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 224, secondo
cui il giudice trova l‟unico limite nell‟obbligo di motivazione; DALFINO D., Le novità per
il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in www.judicium.it, 27; IUORIO M.A., Il
nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 417, che prospetta un dubbio di legittimità costituzionale ex
art. 111 Cost. rispetto all‟eccessiva discrezionalità che il requisito lascia al giudice. Secondo
LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 239, si è in presenza di una “norma vuota, che rischia di alterare i rapporti
fra diritto sostanziale e processo, laddove nega la tutela esecutiva nei confronti di un
obbligo inadempiuto, come tale previsto dal diritto sostanziale”; MERLIN E., Prime note
sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili
nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1558; PROTO PISANI A., La riforma del processo
civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V, 223; RICCI
G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 91; SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n.
69, in www.judicium.it; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito
civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in
www.judicium.it, 8; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis
c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese
delle astreintes, in www.altalex.com. Apprezza invece il criterio MANDRIOLI C., Diritto
processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182, aggiungendo che
sulla sua valutazione “la legge attribuisce ampi poteri discrezionali imperniati sul criterio di
obbiettiva impossibilità di adempiere anche per ragioni di solidarietà umana e sociale”;
PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro
difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1313, invece lo
ritiene “di difficile comprensione, a meno che non si sia voluto bilanciare, in questo modo,
l‟apertura che la norma offre al creditore della prestazione, con un monito al giudice di
116
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
Bisognerà vedere se e come la giurisprudenza interpreterà questo requisito
per potersi più adeguatamente esprimere rispetto alla sua attitudine a
limitare effettivamente l‟arbitrio dell‟organo giudicante nel processo civile,
cosa che per il momento non può certo affermarsi pianamente, nonostante vi
siano stati dei tentativi in dottrina di riempire di contenuto questo requisito,
con risultati anche in parte apprezzabili, i quali comunque non sembrano
spendibili nell‟ambito del diritto industriale391. E questo non fa che avallare,
tener conto dei rischi dell‟iniquità in concreto che la misura può produrre sul debitore, a
seconda delle caratteristiche della fattispecie che si abbia di fronte”.
391
Tra i tentativi della dottrina l‟istanza sarebbe manifestamente iniqua laddove vi
fosse la possibilità di ottenere la medesima utilità per altre vie, come nel caso
dell‟applicazione dell‟articolo 2932 c.c. (sull‟applicabilità dell‟articolo 614 bis c.p.c. ad una
tale ipotesi si rinvia alla dottrina citata nella nota 379 di questo paragrafo): a prescindere
che ad tale conclusione potrebbe forse giungersi senza bisogno di riferirsi all‟iniquità,
considerando il requisito dell‟infungibilità come impossibilità di ottenere la soddisfazione
del diritto “con qualunque altro mezzo”, una tale ipotesi non può comunque verificarsi nel
diritto industriale, in cui le penalità di mora sono testualmente connesse all‟inibitoria, per
cui non esistono altri mezzi che ne garantiscano l‟attuazione. Un‟altra ipotesi di manifesta
iniquità sussisterebbe laddove le obbligazioni oggetto del provvedimento avessero natura
strettamente personale: oltre a non essere certamente il caso dell‟inibitoria dalla violazione
di un diritto di proprietà intellettuale, sembra comunque aver ragione chi osserva che se tali
rapporti possono essere dedotti in obbligazione, ed anche ordinati dal giudice, non si vede
perché a questo punto non si possa garantirne l‟attuazione mediante le astreintes. Un altro
criterio si trae da quello usato dalle corti angloamericane nella scelta fra risarcimento per
equivalente o in forma specifica, l‟ultimo dei quali viene escluso quando troppo oneroso
per il debitore senza apportare vantaggi sensibili al creditore: anche in questo caso si
presuppone che però vi siano più possibili strade che permettano di ottenere il medesimo
risultato, cosa che non accade nel caso dell‟inibitoria. Su questi ed altri tentativi comunque
cfr. BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 43;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A.,
Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 97; ID., L‟esecuzione
forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure
coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; CONSOLO C., Il processo di
primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM,
Padova, 2009, 2, ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2526, il quale, pur nella
consapevolezza che la manifesta iniquità attiene alla concessione e non alla quantificazione,
ritiene difficile che la misura possa essere considerata in sé “manifestamente iniqua”. Più
probabilmente potrà farsi questione dell‟iniquità nella quantificazione, la quale però è
operata dal giudice e non dalla parte; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma
del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv.
es. forz. 2009, 531, ricomprende fra queste anche l‟ipotesi in cui il danno possa essere
tenuissimo, oppure perfino creare un vantaggio. Secondo GAMBINERI B., Attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile
(l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323, l‟istituto dovrebbe essere riservato a
fattispecie limitatissime, in cui vi sia una pressione intollerabile sulla libertà personale
dell‟obbligato; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in
117
III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA
sotto il punto di vista dell‟opportunità, la diffidenza che già sotto il profilo
della legittimità si è mostrata verso la trasposizione di questo elemento alla
concessione delle penalità di mora di diritto industriale.
Fra gli aspetti di maggior interesse per il diritto della proprietà
industriale e intellettuale sembra invece collocarsi l‟espressa considerazione
del provvedimento che fissa la misura come “provvedimento di condanna”
che “costituisce titolo esecutivo”, così apparentemente risolvendo i dubbi
della dottrina in merito al momento di efficacia del provvedimento di
accoglimento dell‟inibitoria e delle penalità di mora. I maggiori problemi
interpretativi discendono dal raccordo della disciplina generale
dell‟esecuzione rispetto alla previsione di cui all‟articolo 124 comma 7
c.p.i., secondo cui “Sulle contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha
emesso la sentenza recante le misure anzidette.”. Può iniziare ad anticiparsi
che anche in questo caso la norma speciale sembra dover prevalere, ma il
tema merita più approfondite considerazioni, costituendo probabilmente una
delle questioni più problematiche fra quelle che l‟introduzione dell‟articolo
614 bis c.p.c. pone, di conseguenza è preferibile che di questa si tratti più
compiutamente in una sede apposita, quale il capitolo dedicato alla fase
esecutiva392.
Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B.
SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198, aggiunge l‟ipotesi in cui l‟adempimento della
condanna implichi il fatto del terzo; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della
riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, ritiene che sia una
“clausola di chiusura, laddove, per esempio la legge preveda già altri tipi di sanzioni
coercitive” (quali ad esempio le penalità di mora ex artt. 124 e 131 c.p.i.); CAPPONI B.,
Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 32.
392
Si rinvia quindi al capitolo V, ove anche riferimenti a dottrina e giurisprudenza.
118
IV – CAPITOLO QUARTO
PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
Sommario: 1. L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva. - 1.1.
Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una misura
esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione. - 2. Conseguenze
della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal giudice della
cognizione. – 2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al
risarcimento dei danni e la (dubbia) operatività del requisito del
pericolo di ripetizione dell‟illecito. - 3. La determinazione del
contenuto dell‟inibitoria e delle modalità applicative delle astreintes. 3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio
di proporzionalità.
1. L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva.
Pur non espressamente richiesta dalle disposizioni del codice della
proprietà industriale, né dalla legge sul diritto d‟autore, la dottrina ritiene
che per la concessione delle penalità di mora sia necessaria, in ossequio al
principio della domanda, un‟istanza di parte393 - diversamente da quanto
393
Tale principio si ricava in via generale dagli articoli 2907 c.c. (“Alla tutela
giurisdizionale dei diritti provvede l‟autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la
legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d‟ufficio”), 99 c.p.c. (“Chi vuole
far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”) e 112 c.p.c.
(“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può
pronunciare d‟ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”). Si
rinvia in proposito a LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2007, 135. Il requisito è espressamente previsto nell‟articolo 614 bis
c.p.c., come si è anticipato nel capitolo III, paragrafo 5.1.; cfr. BOVE M., Brevi riflessioni
sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in
M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto,
NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis
c.p.c., in www.judicium.it, 5 e 6; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 101;
ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2526, 2534 e 2536; AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4;
119
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
prevede la legislazione francese394 - in cui si richiedano sia l‟inibitoria che
le misure accessorie, poiché queste, costituendo una misura autonoma,
devono essere richieste e previste specificamente395.
La legittimazione attiva alla proposizione della domanda di
contraffazione, con annessa la richiesta di inibitoria, spetta sia al titolare dei
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507(506); DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533 e 534; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 417; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20°
ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure
coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir.
proc. 2009, 1549; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e
le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009,
1319; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 471; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma
del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009,
198; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione
forzata, in www.judicium.it, 6; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice
commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504.
394
Secondo la quale le misure sono pronunciabili anche d‟ufficio. Cfr. il capitolo II,
paragrafo 1.2.
395
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311 e 520; SPOLIDORO M.S., Provvedimenti
provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; SCUFFI M., L‟inibitoria nel
diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La
tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare
riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000,
28; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale,
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 608; SCUFFI M., Diritto
processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544;
TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La
sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella
collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino,
2003, 1315; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza,
CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; VANZETTI
M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto
industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51. Cfr. anche
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2536, che rileva il silenzio del
legislatore in merito alla forma dell‟istanza, e ne deduce una sostanziale libertà di
formulazione, anche oralmente in udienza, non essendo richiesta la redazione di un
apposito atto. Il che non sembra ammissibile qualora si aderisca alla tesi che vede nella
pronuncia dell‟astreinte una pronuncia di merito, la cui domanda deve essere inserita
nell‟atto di citazione. Cfr. sul punto il paragrafo seguente.
120
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
diritti di privativa nascenti dal titolo di proprietà industriale, sia al
licenziatario con esclusiva che esercita i diritti di sfruttamento economico
della privativa, il quale è legittimato a perseguire in nome proprio gli atti di
contraffazione che incidono sul rapporto di interessi che lo lega al
licenziante396. I due soggetti però non diventano creditori solidali rispetto
alle obbligazioni derivanti dalla contraffazione, dato che la solidarietà attiva
non si presume, a differenza della solidarietà passiva, ma deve essere
prevista dalla legge o da uno specifico accordo delle parti, secondo il
disposto dell‟articolo 1292 del codice civile397. Per quanto riguarda invece
la materia di diritto d‟autore, nonostante dalla lettura dell‟articolo 163 l.a.
l‟unico legittimato alla richiesta dell‟inibitoria sembri essere il titolare dei
diritti di utilizzazione economica dell‟opera398, l‟articolo 168 della stessa
legge estende la legittimazione anche al titolare del diritto morale399, mentre
da un‟interpretazione della normativa interna conforme al dettato
dell‟accordo TRIPs si trae l‟estensione anche ai titolari dei diritti
connessi400. Rispetto alle fattispecie di concorrenza sleale infine legittimato
396
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559, che nota che
l‟estensione della legittimazione attiva al licenziatario è prevista anche dall‟articolo 4 della
direttiva enforcement; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 503, il quale aggiunge che “riguardo al licenziatario senza
esclusiva la legittimazione è a volte contestata, ma prevalentemente ammessa (in alcuni
sistemi stranieri è senz‟altro negata) ma è certo che egli possa intervenire ad adiuvandum
nel giudizio promosso dal titolare. Analogo intervento sembra consentito (in materia di
marchi) al distributore”. Cfr. anche SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella
concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria
cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai
provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 1, secondo
cui “l‟inibitoria può anche essere richiesta da terzi concorrenti per fronteggiare pratiche
anticompetitive il loro danno attuate dal titolare della privativa o comunque da chiunque
abusi di prerogative eccedenti la portata dei suoi diritti”.
397
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559.
398
Di questa opinione era ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 866, che aggiungeva che “l‟autore può sempre
intervenire nel giudizio a tutela dei suoi interessi, quand‟anche abbia ceduto il suo diritto (si
da essere allora legittimato attivo il cessionario)”.
399
Disponendo che “Nei giudizi concernenti l‟esercizio del diritto morale sono
applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella
sezione precedente [n.d.r. e quindi anche l‟articolo 163], salva la applicazione delle
disposizioni dei seguenti articoli.”.
400
La questione della legittimazione attiva in materia di diritto d‟autore è
ampiamente sviluppata da MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in
Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 381, il quale in particolare riconosce la
problematicità del tema della legittimazione del titolare del diritto connesso, perché la
giurisprudenza esclude l‟applicazione della disciplina di cui agli articoli 156 ss. al caso di
121
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
è anzitutto il titolare dell‟azienda, cioè colui sotto il cui nome viene gestita,
che ne sia proprietario o titolare di un diritto di godimento (ad esempio
usufruttuario o affittuario), cui si aggiunge chiunque abbia un interesse
immediato alle sorti dell‟azienda e della sua produttività401. La direttiva
enforcement annovera poi fra i soggetti legittimati anche le organizzazioni
professionali di gestione dei diritti e difesa degli interessi collettivi o
individuali402.
Tra i soggetti legittimati passivamente vi è innanzitutto il soggetto che
ha compiuto l‟atto illecito, mediante la propria attività oppure anche
servendosi dell‟attività di dipendenti o collaboratori403; e anche,
solidalmente, tutti i soggetti che abbiano partecipato alla catena produttiva o
distributiva della merce contraffatta404; nonché l‟imprenditore nel cui
violazione di questi diritti, anche se vi sono pronunce che ne concedono i provvedimenti
cautelari richiamando gli articoli 161 ss. l.a. e l‟articolo 700 c.p.c.; la dottrina afferma
invece che le sanzioni a tutela del diritto d‟autore dovrebbero estendersi ai diritti connessi,
perché spesso sono conferiti ai titolari di veri e propri diritti di utilizzazione economica
dell‟opera. L‟autore osserva che in passato la questione non era di grande rilevanza pratica,
per il possibile utilizzo dell‟articolo 700 c.p.c., ma dopo l‟accordo TRIPs e l‟introduzione
delle penalità di mora le disparità di tutela sarebbero potute essere rilevanti. L‟accordo però
disciplina anche i diritti connessi, e quindi i titolari di questi devono poter usufruire degli
strumenti processuali in esso previsti per assicurare l‟effettività della tutela, con la
conseguenza che anche in questi casi deve ritenersi possibile richiedere l‟inibitoria e le
penalità di mora.
401
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 258.
402
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559. Nello stesso senso
era del resto anche la prevalente giurisprudenza del periodo precedente, appoggiata in
dottrina da MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 258; SPOLIDORO
M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 169.
Sulla legittimazione attiva precisa infine CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis,
in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2534, pur se con riferimento all‟articolo 614 bis c.p.c., che la richiesta potrà
provenire sia dall‟attore che dal convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, e
pure dagli eventuali terzi intervenienti o chiamati ai quali tale attività processuale non sia
preclusa.
403
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 261, che
aggiunge che il titolare dell‟azienda è anche responsabile, a titolo di responsabilità
oggettiva, per i fatti commessi dai suoi dipendenti nell‟esercizio dell‟attività aziendale,
applicando analogicamente l‟articolo 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e
committenti.
404
Si vedano RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni
di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 95, che ricomprende i distributori, importatori,
esportatori e fornitori del bene protetto, offerto in violazione dell‟altrui privativa; SCUFFI
M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 560, che indica esemplificativamente il
fabbricante, il commerciante, l‟utilizzatore a scopo di lucro, ed anche i fornitori di pezzi o
mezzi non brevettati, o comunque caduti nel pubblico dominio, scientemente destinati a
122
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
interesse l‟atto illecito è stato compiuto405. Rimangono esclusi il dipendente
mero esecutore materiale dell‟atto antigiuridico, purché sia privo di funzioni
direttive e potere decisionale, ed abbia quindi agito nell‟esclusivo
adempimento di istruzioni superiori406; oltre al mero utilizzatore privato,
sulla base del disposto dell‟articolo 124 comma 6 del codice della proprietà
industriale, per il quale in origine era richiesta anche la buonafede, ma poi il
requisito è venuto meno con la stesura del d.lgs. n. 30/2005407. Con
l‟attuazione della direttiva enforcement si è poi esteso l‟ambito dei
legittimati passivi a tutti gli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati da
terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare 408:
terzi che li impieghino per violare l‟altrui privativa; dubitativo invece nel riconoscere una
responsabilità della società capogruppo per concorso nella contraffazione compiuta dalla
società figlia le cui scelte operative di mercato siano state influenzate dalla sua direzione
unitaria. L‟autore aggiunge che la responsabilità solidale passiva, che si trae dall‟articolo
1294 del codice civile, prescinde dai rapporti di complicità o cooperazione colposa, i quali
varranno eventualmente nelle azioni di regresso per la graduazione interna della
responsabilità e dei danni; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto
industriale, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 504.
405
Cfr. ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ,
Milano, 1960, 255.
406
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 264.
407
Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 32. Sul requisito della buonafede, nel vigore della precedente disciplina, si vedano
ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano,
1960, 633; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 313.
408
Cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel
codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; RICOLFI M., Le misure
compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e
processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005,
95; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale,
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; FLORIDIA G., Il riassetto
della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; GHIDINI G. e DE BENEDETTI
F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da
brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; AUTERI P., Novità in
tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C.
Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 37 e 40, secondo cui il destinatario deve avere la
concreta possibilità di intervenire sugli intermediari; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel
diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici
della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13
febbraio 2007, 5; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir.
ind., n. 2, 2008, 181, secondo cui il contraffattore paga per il non adempimento degli
ausiliari, a patto che siano stati parti del giudizio; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 606; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei
marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
123
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
probabilmente il legislatore comunitario ha inteso riferirsi a soggetti quali i
service providers, disciplinati negli artt. 5 § 1, e 8 § 3, della direttiva
2001/29 («sull‟armonizzazione di taluni aspetti del diritto d‟autore e dei
diritti connessi alla società dell‟informazione») e negli artt. 12 § 3, 13 § 2, e
14 § 3, della direttiva 2001/31 («relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell‟informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico»); oppure ai soggetti organizzatori di
fiere, soggetti comunque che non siano anch‟essi commercianti delle cose
prodotte in violazione, o che abbiano comunque concorso nell‟illecito,
poiché essi sono già sanzionati in quanto contraffattori a loro volta (essendo
ricompresi nella disposizione generale di cui alla prima parte della lettera a),
del § 1, dell‟articolo 9 della direttiva, che fa riferimento a “the alleged
infringer”, quindi generalmente al “presunto autore della violazione”) 409. E‟
necessario in ogni caso che questi soggetti abbiano partecipato al
procedimento, in base all‟espresso disposto dell‟articolo 124 comma 1
c.p.i.410; riferimento che non è invece presente nell‟articolo 131 c.p.i.
dedicato alla inibitoria cautelare: forse il legislatore ha eliminato un tale
riferimento con il proposito di non creare dubbi in merito all‟applicabilità
della norma ai soggetti che siano solo “future parti” del giudizio, nel caso in
cui l‟inibitoria cautelare sia pronunciata ante causam. Non sembra
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 32.
409
Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni
di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 95; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il
progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano,
2007, 37 e 40, il quale nota che “si tratta di previsione che probabilmente non aggiunge
molto a quanto previsto dalla legge vigente sulla responsabilità dei service provider”;
SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV.,
Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela
civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 6; ID., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, precisa che ragionevolmente si può
ritenere che potrà essere vietato ai terzi di offrire ulteriormente i propri servizi al
responsabile della violazione; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 32.
410
Diversamente dal sequestro e la descrizione, che sulla base dell‟articolo 130,
comma 4 c.p.i., possono concernere “oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati
nel ricorso”. Osserva in proposito FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540, che “ancorchè l‟inibitoria potrebbe essere eseguita, da un
punto di vista fenomenologico, anche nei confronti di terzi non identificati nel ricorso con
riferimento ad oggetti ai quali sicuramente il ricorso si riferisce (per esempio terzi aventi
causa che facciano uso industriale del dispositivo fabbricato in contraffazione del brevetto
dal soggetto colpito dal provvedimento cautelare), tale possibilità è esclusa proprio per il
fatto che la misura dell‟inibitoria è autonoma e non coinvolta in quelle “disposizioni
comuni” dell‟art. 130 che si riferiscono unicamente alla descrizione e al sequestro. Il
mancato coinvolgimento di terzi nella esecuzione dell‟inibitoria ne favorisce ovviamente la
“stabilizzazione”.
124
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
comunque che una tale omissione possa giustificare un diverso trattamento
per le due ipotesi, perché per estendere l‟applicabilità dell‟inibitoria a
soggetti che non sono stati parte del giudizio, “il legislatore avrebbe dovuto
derogare espressamente all‟articolo 111 del codice di procedura civile,
approntando anche gli strumenti per dare esecuzione all‟ordine del
giudice”411.
1.1. Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una misura
esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione.
Sulla sottoposizione dell‟istanza a termini di preclusione non vi è
uniformità di vedute fra gli interpreti412, perché le soluzioni sono diverse a
seconda che si consideri la domanda come diretta a ottenere una pronuncia
di merito oppure una tutela esecutiva. Una parte della dottrina desume
infatti dal requisito dell‟istanza di parte e dal riferimento al titolo esecutivo,
contenuti nell‟articolo 614 bis c.p.c., che quella avente ad oggetto le penalità
di mora sia a tutti gli effetti una domanda di condanna, idonea al
giudicato413, la quale sottende un vero e proprio diritto di credito avente ad
411
La notazione è di AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di
Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40,
con riferimento alla questione dei possibili destinatari dell‟ordine di ritiro dal commercio,
ma è spendibile per tutte le ipotesi di estensione dell‟efficacia a soggetti che non abbiano
partecipato al processo. Cfr. anche SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e
nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà
intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 6;
ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181,
secondo cui forse a diversa conclusione può giungersi con riferimento all‟ordine di ritiro
dal commercio cautelare, il quale sostanzialmente equivale al sequestro cautelare, che è
consentito anche verso terzi, (come già evidenziato nella nota precedente), il che però non
rileva nel nostro discorso, non essendo questo corredabile autonomamente da penalità di
mora, come si è detto nel paragrafo 4. del capitolo III.
412
Prevalentemente ci si riferisce alla dottrina che si è occupata dell‟articolo 614 bis
c.p.c., ma le considerazioni sembrano spendibili anche rispetto alle penalità di mora
disciplinate dal codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto d‟autore.
413
Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi
infungibili, in www.judicium.it, 9; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della
riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6. Ritengono la pronuncia
idonea al giudicato pur non integrando un capo autonomo di domanda BARRECA L.,
L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es.
forz. 2009, 513; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme
sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533.
Altra dottrina sull‟idoneità al giudicato della pronuncia è riportata da CONSOLO C.,
125
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
oggetto il pagamento di somme di denaro che risulteranno dovute nel caso
di avveramento della condizione. Da questa impostazione deriva la
subordinazione ai termini di preclusione generalmente previsti per le
domande di merito, il che comporta che l‟istanza debba necessariamente
essere contenuta nell‟atto di citazione o nella comparsa di risposta, e che
questa non sia proponibile per la prima volta in appello (né tanto meno in
Cassazione), salva comunque la possibilità di richiederla in un autonomo
giudizio di cognizione, separato da quello pregiudiziale 414. A diverse
conclusioni giunge invece chi ritiene che non ci si trovi in presenza di una
vera e propria domanda, diretta all‟ottenimento di un‟ulteriore tutela di
merito, bensì alla richiesta di uno strumento esecutivo - in linea con la
collocazione dell‟articolo 614 bis c.p.c.415 - anche se pronunciato dal giudice
della cognizione, finalizzato a veder adempiuta in forma specifica la
prestazione dedotta in giudizio; il che da luogo ad una pronuncia quindi di
contenuto meramente processuale, anche se a fianco di un provvedimento di
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2539.
414
Propende per la classificazione quali pronunce di merito, anticipabili in via
cautelare e subordinate al principio della domanda, negando che le penalità di mora
svolgano una funzione ancillare rispetto all‟inibitoria, essendo al contrario dirette in via
principale alla prevenzione dell‟illecito, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 78 e 119; ID., Provvedimenti provvisori nel
diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; ID., Le nuove norme sui provvedimenti
cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. In merito all‟articolo
614 bis c.p.c. cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli
obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4 e 10; PAGNI I., La "riforma" del processo civile:
la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado,
in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario
alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET,
Torino, 2009, 198; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di
esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, parla di “diritto soggettivo sostanziale pieno,
meritevole della tutela di cui all‟art. 24 Cost. e soggetto alle sue regole”, CATRICALÀ A. e
TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET,
Torino, 2010, 2504. Più vago CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come
cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 95; ID., L‟esecuzione forzata
indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive
dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2, secondo cui “la domanda, avendo ad
oggetto la pronuncia di una ulteriore misura insieme al provvedimento di condanna
principale, dovrà intervenire – evidentemente – prima che venga pronunciato questo
provvedimento e nel rispetto delle preclusioni previste dalla disciplina processuale
applicabile per la pronuncia di detto provvedimento”.
415
Nel titolo IV, concernente l‟esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare, e
quindi fra le norme dedicate all‟esecuzione.
126
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
merito, perché non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti
(e quindi un oggetto del giudizio contenzioso) ma fa nascere un nuovo
rapporto obbligatorio con il fine meramente processuale di dare esecuzione
forzata indiretta alla pronuncia giudiziale. Da questa qualificazione si
desume la possibilità di proporre la “domanda” fino alla rimessione in
decisione della controversia, e quindi anche in sede di precisazione delle
conclusioni, oltre alla richiedibilità per la prima volta in appello (e anche,
secondo alcuni, in Cassazione) o in fase di reclamo ex articolo 669 terdecies
c.p.c.416; specularmente la domanda si ritiene non proponibile in un
autonomo giudizio, e la pronuncia inidonea al giudicato sostanziale, nonché
sottoposta a un sindacato di rito in sede di impugnazione, con cognizione
piena anche della Corte di cassazione417.
416
Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 236, il quale aggiunge che il fatto che produca conseguenze
pecuniarie non è decisivo, perché la pronuncia sulle spese o i danni processuali non sono
certo misure di merito; l‟autore dunque ritiene che quella parte di sentenza sia un
provvedimento di rito; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle
sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub
art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2534, secondo cui però in fase cautelare l‟istanza dovrà essere
inserita nel ricorso introduttivo. Inoltre, nel condividere la tesi della pronunciabilità per la
prima volta in fase di appello, egli precisa che la richiesta di applicazione dell‟astreinte mai
in precedenza formulata potrà proporsi solo se la sentenza sia già stata impugnata per altri
motivi, non sussistendo altrimenti un sufficiente interesse ad impugnare, a causa della
mancata adduzione di motivi di censura riguardo alla sentenza. L‟autore esclude inoltre la
richiedibilità per la prima volta in Cassazione, dato il suo ruolo di giudice di sola legittimità
(mentre non esclude la ricorribilità della decisione assunta al riguardo dal giudice di
appello); BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art
614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; DE STEFANO F., Note a prima lettura della
riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis
c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis
c.p.c., in www.judicium.it. 6; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art.
614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello
francese delle astreintes, in www.altalex.com, 2. A conclusioni parzialmente diverse giunge
MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione
degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549, pur condividendo
l‟idea che la domanda avente ad oggetto la pronuncia delle astreintes non sia una vera
domanda giudiziale e dia luogo ad una pronuncia di rito, il che dovrebbe comportarne la
proponibilità anche oltre il termine di preclusione delle domande nuove. Date però le
autonome esigenze di trattazione ed istruttoria che la misura ex art. 614 bis c.p.c. pone,
ritiene essere soluzione più liberale la considerazione di questa quale modifica della
domanda di base già proposta, ammissibile nei limiti temporali di cui ai commi 5 e 6
dell‟articolo 183 c.p.c..
417
Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1549; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 6. Cfr. sul tema CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di
127
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
Le radicali differenze di opinione evidenziano l‟ambiguità di questo
istituto, che da un certo angolo prospettico segue all‟accertamento di un
illecito, come tutte le pronunce di merito, e mediante cui si richiede
l‟imposizione alla controparte del pagamento di una somma di denaro, in
perfetta sintonia con lo schema dell‟azione di condanna. Il quadro non è
però in questo modo evidentemente completo, poiché fra l‟accertamento
dell‟illecito e la fissazione delle penalità di mora si inserisce, quale
elemento imprescindibile, l‟inibitoria, ed è questa che viene pronunciata a
seguito dell‟accertamento di un illecito, ed è solo in ragione della pronuncia
di questa, e con l‟unica finalità di garantirne l‟attuazione, che sono
pronunciate le penalità di mora. Queste perseguono quindi uno scopo di tipo
esecutivo, ma ciò non basta per concludere che ci si trovi di fronte ad una
sanzione esecutiva418: se si analizza il meccanismo di funzionamento delle
penalità di mora infatti si può notare che la loro “attivazione”, pur se
ricollegata all‟inadempimento del provvedimento avente ad oggetto
l‟inibitoria, non da luogo alla messa in moto dell‟apparato giudiziario,
affinché operi direttamente sui beni del debitore per ottenere l‟attuazione
coattiva della sanzione. Diversamente comporta, come ogni ipotesi di
condanna in futuro, l‟esigibilità dell‟obbligo di pagare una somma di
denaro, di ammontare prestabilito, in capo al destinatario della sanzione e a
favore del beneficiario, senza che nessuna attività “esecutiva” sia stata
ancora posta in essere419: questo obbligo potrebbe essere infatti anche
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2539.
Peculiari poi le posizioni di BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o
di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533, i quali ritengono che la misura sia accessoria e
dipendente dalla domanda principale, non integrando un capo autonomo di domanda e non
essendo quindi soggetta alle preclusioni per le domande nuove; però d‟altra parte “sul capo
di condanna alla pena privata si forma il giudicato”.
418
Anche fra la dottrina francese del resto l‟opinione di chi considerava l‟istituto une
voie d‟exécution si ritiene ormai “definitivamente superata”. Cfr. CAPPONI B., Astreintes
nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163, pur ammettendo che la misura
funzionalmente possa ritenersi assimilabile alle misure esecutive; VULLO E., L‟esecuzione
indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 746; DE STEFANO
F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in
vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO
F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in
particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521, in cui si osserva che
l‟astreinte non è una misura di esecuzione, dando anzi luogo a sua volta, quando viene
liquidata, ad un ulteriore titolo esecutivo verso il debitore dell‟obbligazione principale. Si
rinvia sul tema al capitolo II, paragrafo 1., nota 104.
419
Pertanto la misura può definirsi una sanzione, ma non una sanzione esecutiva,
stando alla distinzione chiaramente delineata da LIEBMAN E.T., Manuale di diritto
processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 192, fra il concetto generale di
sanzione, quale misura stabilita dal diritto come conseguenza del fatto illecito, e il suo
128
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
spontaneamente adempiuto, e nessun procedimento esecutivo avrebbe allora
luogo; anche mantenendo l‟inadempimento alla domanda principale, la
quale, data la sua infungibilità, non può essere di per sé oggetto di
esecuzione forzata. Nel caso invece non venga spontaneamente adempiuto
pure l‟obbligo di pagamento delle astreintes allora si potrà, pur senza
esserne obbligati, adire il giudice dell‟esecuzione (costituendo il
provvedimento di condanna un titolo esecutivo420) affinché si dia inizio,
solo in questo momento, ad un procedimento esecutivo per ottenere
l‟attuazione coattiva del credito, mediante in particolare le procedure
espropriative. Pur se lo scopo perseguito è quindi analogo a quello delle
misure esecutive, in quanto l‟istituto è diretto ad ottenere l‟attuazione di un
provvedimento di merito, sembra comunque che non si possa prescindere
dagli effetti che la misura concretamente produce, al fine di qualificarla
come di merito o avente ad oggetto una misura esecutiva, e sotto questo
punto di vista la misura non può che considerarsi nell‟alveo delle pronunce
di merito.
Di questa misura però, in un certo senso funzionalmente esecutiva, ma
strutturalmente di merito, la particolare dipendenza dalla domanda
principale può forse costituire la chiave di volta per giustificare alcune delle
conclusioni, diverse rispetto alla disciplina generale propria delle domande
di merito, proposte dalla parte della dottrina a favore della natura esecutiva:
la condanna avente ad oggetto le misure compulsorie infatti si trova in
rapporto di “accessorietà” rispetto alla pronuncia inibitoria421, e per di più
l‟accoglimento della domanda non richiede alcun accertamento ulteriore
sottoinsieme costituito dalle sanzioni esecutive, ossia quelle che procurano il
soddisfacimento coattivo del diritto del creditore mediante l‟esercizio del potere degli
organi giurisdizionali, i quali pervengono allo scopo prescindendo dalla buona volontà e
dalla collaborazione del debitore. Sul concetto di sanzione si rinvia al pensiero di Kelsen,
analizzato e commentato da NINO C.S., Introduzione all‟analisi del diritto,
GIAPPICHELLI, Torino, 1996, 149.
420
Ricollega questa previsione alla idoneità al giudicato, e quindi al carattere di
merito della pronuncia AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli
obblighi infungibili, in www.judicium.it, 9.
421
Sulla definizione di accessorietà si vedano BRECCIA U., Le obbligazioni,
GIUFFRÈ, Milano, 1991, 351; LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 184, secondo cui essa ricorre quando “un‟azione (accessoria)
è dipendente per il titolo dall‟altra (principale) in tal guisa che la decisione sulla prima
dipenda dalla decisione sulla seconda”. Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità
della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, che parla di “rapporto
di chiara pregiudizialità sostanziale” fra la condanna alla prestazione principale e la misura
coercitiva; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2010, 32; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I. In giurisprudenza Trib. Roma, 22 gennaio 2008, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5262,
che non ammette la pronuncia delle penalità di mora se non è stata formulata alcuna
specifica domanda di inibitoria.
129
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
rispetto a quelli necessari per emettere la condanna principale422: una volta
accolta l‟istanza di inibitoria infatti la misura è concessa o negata
esclusivamente sulla base della decisione discrezionale del giudice. Per
questo motivo sembrerebbe ragionevole estendersene la proponibilità anche
ad un momento successivo rispetto all‟atto di citazione, come del resto
accade anche in Francia423: potrebbe infatti considerarsi una sorta di
modifica della domanda principale, come tale proponibile anche
nell‟udienza di cui all‟articolo 183 c.p.c., ai sensi dell‟ultima parte del
quinto comma dell‟articolo stesso424. Una tale modifica potrebbe allora
anche ammettersi per la prima volta in appello, e si potrebbe forse arrivare a
ritenere pronunciabile la misura anche dalla Corte di cassazione, nel caso in
cui questa decida nel merito ex articolo 384 comma 2, seconda parte, c.p.c.,
quando accoglie il ricorso enunciando un principio di diritto e non siano
necessari ulteriori accertamenti in fatto. D‟altro canto, sempre in ragione
della stretta connessione al provvedimento di condanna alla prestazione
principale, evidenziata anche dalle formulazioni delle norme di
riferimento425, sembra non essere possibile la proposizione in un autonomo
giudizio di una domanda avente ad oggetto esclusivamente le penalità di
mora, con lo scopo di dotare delle misure coercitive un‟inibitoria resa in un
altro giudizio426.
422
Osserva infatti RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti
di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA,
Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 91, che il provvedimento di inibitoria è
il principale – se non necessariamente l‟unico – presupposto della comminatoria.
Riguardo all‟articolo 614 bis c.p.c. si osserva che il giudice deve invece valutare
l‟infungibilità della prestazione, la non manifesta iniquità dell‟istituto nel caso concreto, e
che non ci si trovi nella materia esclusa dall‟ultima parte del primo comma dell‟articolo:
tali valutazioni non sembrano però richiedere accertamenti in fatto, come ritiene anche
CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge
n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103, (qualche dubbio potrebbe forse nutrirsi in
merito al secondo requisito, ma l‟aggettivo “manifesta” sembrerebbe riferirsi a situazioni
immediatamente percepibili, senza la necessità di compiere istruttorie particolari). Quindi le
conclusioni qui proposte potrebbero forse spendersi anche rispetto alla pronuncia delle
misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c..
423
Cfr. il capitolo II, paragrafo 1.2.
424
Dedicato alla prima udienza di trattazione, il comma 5 dispone che “le parti
possono modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”. Più difficile
sembrerebbe poter considerare l‟istanza una “precisazione delle conclusioni”, proponibile
fino alla rimessione della causa al collegio ex articolo 189 c.p.c., fase che sembra essere
prevista solo per l‟abbandono, la riduzione o la modifica delle conclusioni delle parti, a
seguito dell‟assunzione delle prove, cfr. TARZIA G., Lineamenti del processo civile di
cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 233.
425
In materia di diritto industriale infatti la fissazione delle penalità di mora può
avvenire solo “pronunciando l‟inibitoria”; non diversa ai fini del discorso è la formulazione
dell‟articolo 614 bis c.p.c., se non per la maggiore genericità di tale connessione, riferita al
“provvedimento di condanna”.
426
Osservazioni simili in BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia
130
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
2. Conseguenze della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal giudice
della cognizione.
Dalla necessità che la fissazione delle penalità di mora avvenga
“pronunciando l‟inibitoria”, si deduce che a ciò sia competente il solo
giudice della cognizione, e che conseguentemente una tale pronuncia sia
preclusa nella fase esecutiva, oltre che in sede di attuazione ex articolo 669
duodecies c.p.c.427. Questa scelta, adottata anche in ordine alle misure
civile, in www.judicium.it, 44; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A.,
Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione
forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure
coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; CONSOLO C., Commento
sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2540. Alla stessa conclusione sembra potersi pervenire, a contrario,
dalle conseguenze ricollegate alla ritenuta autonomia del debito relativo agli interessi,
riportate da BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 353.
427
Escludono la comminabilità penalità di mora in sede di attuazione ex articolo 669
duodecies c.p.c., oltre che nella fase dell‟esecuzione, SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 78 e 119; ID., Provvedimenti
provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; ID., Le nuove norme sui
provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili
commentate, 1998, 98; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza,
Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il
procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di
urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 28; SCUFFI M.,
FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio
2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 608; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544, secondo cui alla fase di
attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. è riservata la mera delibazione del «recte o contra
legem agere» dopo l‟emanazione della misura cautelare contestualmente alla quale, nella
sede cognitoria del fatto contraffattivo e delle sue dimensioni (e non dopo), va comminata
la penale; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza,
CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Si veda però
Trib. Milano, 22 settembre 2007, in foro.it. 2008, I, 280, che si pronuncia proprio in ordine
a penali emesse in un‟ordinanza adottata ex 669 duodecies c.p.c., senza censurare la
pronuncia sotto questo profilo. Cfr. anche CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e
CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID.,
L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti
delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2, che ritiene forse
preferibile prevedere la possibilità per il beneficiario del provvedimento di condanna di
adire successivamente lo stesso giudice per ottenere l‟applicazione dell‟astreinte non
richiesta, giacché viceversa la misura sarebbe inutilizzabile nei casi di inadempienza
sopravvenuta e non prevista (la conclusione non sembra però riferirsi al caso
dell‟inibitoria); MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la
131
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
coercitive generali di cui all‟articolo 614 bis c.p.c.428 - pur essendo la
disposizione collocata nel terzo libro del codice di procedura civile, dedicato
al processo di esecuzione429 - non è rimasta immune alle critiche di coloro i
quali ritengono che sarebbe più opportuno che una tale pronuncia spettasse
al giudice dell‟esecuzione, considerato più adatto del giudice della
cognizione a effettuare le valutazioni necessarie alla concessione di queste
misure430. Aderire a questa opinione, e spostare la competenza esclusiva in
capo al giudice dell‟esecuzione, sembrerebbe però comportare un
dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in
Corr. giur. n.10 / 2009, 1318.
428
Che le ricollega al “provvedimento di condanna”. Cfr. BARRECA L.,
L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es.
forz. 2009, 508; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme
sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533;
PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 471.
429
Tra i critici della collocazione della norma RICCI E.F., Ancora novità (non tutte
importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1362, secondo
cui è errata la sedes materia perché la norma non ha (all‟evidenza) alcuna attinenza con il
vero e proprio processo esecutivo; l‟autore considera più adatta “magari la collocazione fra
le norme relative alla decisione della causa”. Pur condividendo la premessa ritiene invece
SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 193, che la
collocazione possa forse giustificarsi per l‟intento di ottenere l‟attuazione della sentenza in
via volontaria. Ritengono invece che la collocazione dipenda dalla natura di strumento
esecutivo delle misure coercitive GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro.it. 2009, V, 320; LUISO F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella,
in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 605, nonché in www.judicium.it; ID., Diritto processuale
civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235, 236 e 238, che
di conseguenza non critica la collocazione della norma ma viceversa la pronunciabilità da
parte del giudice della cognizione. Cfr. il paragrafo precedente.
430
Fra gli esponenti di questo orientamento cfr. BOVE M., in M. BOVE e A.
SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA
GIURIDICA, Macerata, 2009, 75; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, 4 e 11; LUISO F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in
Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 605, nonché in www.judicium.it; ID., Diritto processuale
civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235, 236 e 238, che
osserva che una tale soluzione aprirebbe la tutela ai titoli stragiudiziali, che invece ne
rimangono esclusi con il sistema attuale; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la
dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in
Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540.
Si è anche osservato che in questo modo si crea un appesantimento dei compiti del
giudice del merito, e sussiste il rischio che la quantificazione sia condizionata dalla “spinta
emotiva” del provvedimento di merito, cfr. MERLIN E., Prime note sul sistema delle
misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in
Riv. dir. proc. 2009, 1549, che comunque approva il sistema vigente, considerato “più
lineare”.
132
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
allontanamento dalla funzione preventiva che le penalità sono chiamate a
svolgere, che richiede invece una fissazione immediata, congiunta
all‟emissione del provvedimento di cui si vuole garantire l‟esecuzione,
affinché la forza deterrente si esplichi fin da subito 431. Inoltre non sembra
che in fase di esecuzione si disponga di migliori strumenti per una corretta
quantificazione rispetto al momento della pronuncia in cognizione, la quale
invece ragionevolmente permette una previsione il più aderente possibile
alle circostanze del caso concreto, che si traduce in misure maggiormente in
grado di svolgere in maniera efficace la propria funzione: il giudice che
emette la sentenza di merito, e che quindi accerta l‟illecito, sembra infatti
anche il più idoneo a quantificare e determinare le modalità applicative della
sanzione432.
Volendo estendere de iure condendo la tutela ai casi in cui la misura
non sia pronunciata o pronunciabile dal giudice della cognizione,
sembrerebbe allora maggiormente preferibile, piuttosto che un radicale
mutamento di competenza, una soluzione simile a quella adottata dal
legislatore francese, che ha mantenuto la competenza generale in capo al
giudice della cognizione, aggiungendo però a questa il correttivo della
possibilità di richiedere le misure anche al giudice dell‟esecuzione, per quei
provvedimenti che non siano stati non muniti di astreintes ma per i quali le
circostanze del caso ne richiedano l‟applicazione433.
431
Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi
infungibili, in www.judicium.it, 6, 9 e 10, secondo cui pare corretto affidare il potere al
giudice della cognizione perché la misura ha funzione preventiva, per evitare
l‟inadempimento, inducendo il compimento “volontario” della prestazione, mentre non
sarebbe coerente con questa ratio coercitiva attribuire la facoltà della pronuncia al solo
giudice dell‟esecuzione (o in un procedimento ad hoc), dopo che l‟inadempimento si è
verificato, chiudendo la stalla quando i buoi sono almeno in parte già scappati. Secondo
MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione
degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549, il sistema è così più
lineare, evitando il doppio ricorso dell‟avente diritto.
432
Secondo BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in
www.judicium.it, 44, il giudice che condanna all‟adempimento dell‟obbligo infungibile si
trova nella posizione migliore per valutare l‟an e il quantum della sanzione. L‟autore dubita
inoltre dell‟ammissibilità di una condanna ad un facere infungibile che non si accompagni
alla richiesta di una misura coercitiva. La questione del rapporto fra condanna ed
esecuzione forzata sarà trattata infra, capitolo V, paragrafo 1.
433
Pur se una tale soluzione costituisce una forzatura dei compiti del giudice
dell‟esecuzione, secondo quanto detto nel paragrafo precedente, essa potrebbe forse
ammettersi data la non necessità di svolgere accertamenti per la pronuncia delle astreintes.
133
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al risarcimento dei
danni e la (dubbia) operatività del requisito del pericolo di ripetizione
dell‟illecito.
Dalla natura di misura coercitiva di rafforzamento dell‟inibitoria
deriva la dipendenza, per la concessione delle penalità di mora, dai
presupposti cui è sottoposta la domanda principale, e l‟accoglimento di
questa si fonda in particolare su un accertamento della violazione di
carattere strettamente oggettivo, che prescinde sia dall‟elemento soggettivo
(colpa o dolo) in capo al soggetto agente, sia dall‟esistenza di un danno434:
questi requisiti quindi non sono necessari nemmeno per la pronuncia delle
434
Che l‟inibitoria trovi il proprio presupposto nell‟oggettiva ricorrenza di una
violazione del diritto, indipendentemente dalla verificazione di un danno, così come dalla
colpa o dal dolo, è opinione consolidata in dottrina, cfr. ASCARELLI T., Teoria della
concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 634; ROTONDI M., Diritto
industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 520; PASTERIS C., Lezioni di diritto
industriale, GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 107; FRIGNANI A., L‟injunction nella
Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311 e 410;
SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta
all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a
Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice
della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562,
che segnala l‟analogia di questa impostazione con la legislazione della Grecia, mentre in
altri paesi (quali la Svezia e la Finlandia) l‟inibitoria non può essere rivolta contro l‟autore
della violazione in buonafede; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale
ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 489; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in
Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001,
351; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza,
CEDAM, Padova, 2004, 548 e 895; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle
leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; GHIDINI G. e
DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui
diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316;
CIAN G. e TRABUCCHI A., Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2007,
3142; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008,
7; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di
impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di
diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128; CATRICALÀ A. e TROIANO P.
(a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010,
1535. In giurisprudenza ritengono non necessaria la prova di aver già sofferto un danno;
Trib. Torino, 11 maggio 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 245; App. Milano, 25 febbraio
1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 77; mentre non richiedono che il convenuto sia in dolo o
in colpa App. Milano, 20 gennaio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1088; Trib. Milano, 27
ottobre 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 977. Si rinvia inoltre alla dottrina e alla
giurisprudenza in tema di natura coercitiva delle penalità di mora, citate nel capitolo III,
paragrafo 2.1.
134
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
“multe giudiziali”435, a differenza di quando si riteneva quando a queste si
attribuiva natura risarcitoria436.
A questa osservazione fa generalmente da contraltare, sia nella
dottrina che nella giurisprudenza maggioritaria, la richiesta che l‟illecito sia
ancora in atto al momento della domanda, oppure che ne appaia probabile la
ripetizione: il che significa dire due cose ben diverse, perché mentre nel
caso in cui l‟illecito è ancora in atto può ritenersi automaticamente integrato
il requisito del pericolo di ripetizione, non è sempre vero il contrario,
giacché la cessazione dell‟attività lesiva non esclude di per sé il rischio che
questa possa essere nuovamente posta in essere; di conseguenza il primo
presupposto ha portata più restrittiva del secondo. Rispetto a questi può
ritenersi che la pretesa che l‟illecito sia ancora in atto437 sembra in effetti
essere un po‟ eccessiva, oltre che non facilmente conciliabile a livello
concettuale con l‟ammissibilità della pronuncia dell‟inibitoria cautelare
anche per “violazioni imminenti” del diritto438, in quanto se si ammette che
le penali possano essere pronunciate quando l‟illecito non si è ancora
nemmeno concretamente verificato sembra difficile al contempo potersi
pretendere che esso “sia ancora in atto”. Il rilievo non è ovviamente
decisivo, perché il requisito dell‟imminenza potrebbe costituire
un‟eccezione alla altrimenti necessaria “attualità” della violazione 439, ma
anche così “corretto” il requisito sembra comunque troppo limitativo in
relazione alla funzione dell‟inibitoria, che non è solamente uno strumento
per far cessare una violazione in corso, ma è anche e soprattutto rivolta al
futuro, con lo scopo di impedire che nuovi atti antigiuridici siano commessi,
il che potrebbe accadere anche quando la violazione è, per il momento,
cessata.
La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza è infatti incline a
non ritenere indispensabile che l‟illecito sia ancora in atto, ma considera
435
Cfr. FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi:
misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331;
CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento
dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 16; BARRECA
L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv.
es. forz. 2009, 506; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 51.
436
Cfr. supra, capitolo III, paragrafo 1.2.
437
La tesi risale ad ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255. In giurisprudenza Trib. Milano, 8 luglio 2005,
in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4887.
438
Come espressamente previsto dall‟articolo 131 del codice della proprietà
industriale, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva enforcement. Sull‟argomento
si veda il capitolo III, paragrafo 4.
439
Lo stesso Ascarelli infatti richiedeva in alternativa l‟attualità o l‟imminenza
dell‟illecito.
135
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
sufficiente che in alternativa sussista il pericolo di continuazione o di
reiterazione dell‟illecito440, desumibile secondo alcuni autori da elementi
quali la specie e il numero degli atti lesivi, dal comportamento tenuto dal
convenuto prima e durante il processo, o da fatti sopravvenuti441; secondo
440
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 254;
MINERVINI G., Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e
F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 44; FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 408;
SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta
all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a
Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice
della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562;
GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale,
fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 351; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui
all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in
Riv. dir. ind. 2003, II, 331, che considera questo uno dei limiti della teoria, perché la
certezza dell‟assenza di rischio di ripetizione si ha solo in ipotesi estreme, quali ad esempio
la definitiva cessazione dell‟attività di impresa da parte del contraffattore (ed anche in
questo caso non sembra comunque esclusa una possibile ripresa); UBERTAZZI L.C. (a
cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 548 e
895; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale
e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice
della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione
e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316 e 343 secondo cui tale periculum è
accertabile mediante ricorso alla prova presuntiva; CIAN G. e TRABUCCHI A.,
Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2007, 3142; CONSOLO C., Le
tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 7; RATTI G., La
contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili
sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET,
Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice
commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1535. In giurisprudenza
si vedano Trib. Milano, 14 novembre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4902; App. Milano,
8 ottobre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2007, 5077, che ha negato le penali, perché gli episodi
contraffattivi erano stati sporadici, era cessata la detenzione del materiale con cui fare
nuove violazioni, e le violazioni non erano imputabili alla persona giuridica ma a un suo
funzionario; Trib. Monza, 29 maggio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4576, che ritiene
quale presupposto necessario il pericolo di reiterazione dell‟illecito, mentre l‟attualità non è
condizione indispensabile, anche se l‟attualità rende urgente la tutela, al punto di dire che il
pericolo è in re ipsa; Trib. Roma, 18 luglio 2001(ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4358;
Trib. Ancona – Sez. Senigallia, 10 gennaio 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4119; Trib.
Milano, 5 ottobre 1998, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3948; Trib. Milano, 10 giugno 1999, in
Giur. ann. dir. ind. 1999, 4086; Trib. Bassano del Grappa, 30 marzo 1993, in Giur. ann. dir.
ind. 1994, 3054; Trib. Venezia, 5 novembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2081; App.
Milano, 7 marzo 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1039. Per la citazione di giurisprudenza
meno recente sul punto si rinvia a GHIDINI G., op. cit., 351, ove sono anche riportate due
pronunce in senso opposto, le quali vengono però dichiaratamente classificate come
espressione di un filone minoritario. Altra giurisprudenza si trova citata in CATRICALÀ A.
e TROIANO P. (a cura di), op. cit., 1535.
441
Questa l‟opinione di MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965,
136
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
altri invece sarebbe ricavabile semplicemente dal fatto che l‟agente stia
continuando la medesima attività d‟impresa442.
Anche nei confronti del pericolo di ripetizione possono però muoversi
delle critiche443, innanzitutto perché, quanto meno per quanto riguarda
l‟inibitoria definitiva, esso non risulta esplicitato né dalla direttiva
enforcement né in alcuna delle disposizioni interne che disciplinano
l‟istituto, tranne forse l‟articolo 156 della legge sul diritto d‟autore, secondo
cui l‟inibitoria definitiva può essere richiesta da «chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di
questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di
una violazione già avvenuta». Questa pare essere però più un‟indicazione
descrittiva della ratio dello strumento, piuttosto che la definizione di un
presupposto di concessione444: quella di impedire la continuazione o la
ripetizione dell‟illecito è infatti la sola e unica funzione perseguita
dall‟inibitoria, che non comporta alcuna conseguenza negativa in capo al
destinatario dell‟ordine che non intenda violarlo445. Correlativamente costui
non ottiene alcun vantaggio concreto dalla negazione di questo strumento
sol perché appaia prima facie inutile: negare l‟inibitoria, il cui unico effetto
è punire le future violazioni di un diritto, solo perché non si ritiene che
questo evento accadrà, e quindi solo perché l‟inibitoria rimarrebbe
“inutilizzata”, sembra allora non perseguire altro obiettivo che quello di
conseguire un (misero) risparmio di attività processuale, dato dalla non
emissione di un provvedimento “superfluo”; il che potrebbe anche essere
condivisibile se non avesse risvolti negativi sulla tutela del richiedente, che
invece si concretizzano nell‟esposizione al rischio che la valutazione di
assenza del periculum si riveli errata, o venga comunque smentita da
circostanze sopravvenute446. Per questo motivo sembrerebbe di poter dire
254 e 269.
442
Questa invece l‟opinione di GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 351.
443
Già SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 46 e 169, negava la ragion d‟essere del requisito sulla base
dell‟equivalenza fra l‟inibitoria e la sentenza di accertamento, oltre che per le difficoltà di
accertamento di un tale pericolo, estendendo la soluzione anche alla pronuncia delle
penalità di mora.
444
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 14; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186.
445
Salvo il caso limite che di questa misura si tenti di abusare, anche se si è già
osservato che per l‟applicazione delle penalità di mora è comunque necessario fornire la
prova della avvenuta violazione dell‟inibitoria, nel caso in cui se ne contesti l‟applicazione.
Cfr. il capitolo III, paragrafo 2.1; nonché il capitolo V.
446
E‟ difficile infatti avere la certezza assoluta che l‟illecito non verrà ripetuto,
essendo un evento futuro: anche l‟attività di impresa cessata può essere nuovamente
137
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
che, accertata una violazione o l‟imminenza di questa, la semplice
cessazione dell‟attività, anche unita alla parvenza che non sussista un
pericolo di ripetizione, non costituisca una ragione sufficiente per negare
un‟inibitoria, anche corredata da penalità di mora, che al più rischia di non
produrre effetto, ma non di produrne di negativi nei confronti della parte che
realmente non intenda reiterare l‟illecito. Considerazioni non dissimili
possono spendersi anche in merito alla pronuncia cautelare, pur essendo in
questo ambito espressamente previsto il requisito del periculum in mora, in
quanto esso limita la tutela cautelare ai casi in cui questa sia strettamente
necessaria, date le minori garanzie offerte dalla sufficienza del requisito del
fumus boni iuris rispetto ad un accertamento pieno, a causa dei possibili
effetti negativi e irreversibili che questa può comportare 447. Anche in questo
caso quindi, dato che l‟inibitoria cautelare sostanzialmente non ne produce,
una volta che sia accertata l‟attualità della violazione o il fatto storico della
commissione dell‟atto contraffattorio, il periculum sembra potersi
ragionevolmente ritenere in re ipsa448, senza che questo si traduca in un
vulnus nella posizione del soggetto cui è rivolta l‟inibitoria. Una tale
conclusione sembra trovare conferme anche nella debolezza delle
intrapresa, senza contare poi che questo presupposto potrebbe avvantaggiare l‟impresa che
“faccia calmare le acque” prima di commettere nuove violazioni. Considerazioni sul punto
anche in SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in
Dir. ind., n. 2, 2008, 187.
447
Sull‟inibitoria cautelare ed i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 431; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 193; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel
diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà
intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13;
ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185;
DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 117; SCUFFI M.,
L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di
studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione
con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale»,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1
Marzo 2000, 17; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale
tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8; GHIDINI
G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui
diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 342.
448
Cfr. SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza,
Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il
procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di
urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 17; SPOLIDORO M.S., Le
inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui
“Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”,
Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 15; ID., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186.
138
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
motivazioni poste alla base delle sentenze che rigettano (soprattutto in
materia cautelare) l‟istanza di inibitoria sulla base dell‟assenza del pericolo
di ripetizione: alcune la ricavano dalla decorrenza di un termine, variamente
determinato, punendo in questo modo la "colpevole inerzia del titolare" nel
reagire all‟illecito449, introducendo però delle considerazioni moralistiche
che invece dovrebbero restare estranee alla rigorosa applicazione delle
norme di diritto industriale450, essendo opinione consolidata che l‟azione
diretta a ottenere l‟inibitoria e le penalità di mora sia imprescrittibile e che
quindi il decorso del tempo non possa costituire di per sé una ragione valida
per impedire la concessione della tutela451. Altre sentenze negano la misura
qualora il resistente abbia assunto l‟impegno di cessare e non ripetere la
violazione, ma “se il convenuto è sincero non si vede quale possa essere il
male di ordinargli ciò che è disposto a fare spontaneamente”452. Inoltre il
convenuto può essere una persona giuridica, i cui dirigenti cambiano, con la
conseguenza che semplici promesse non corredate da un accordo vincolante
(che farebbe cessare la materia del contendere) potrebbero anche essere in
seguito disattese453. Altri ancora negano il periculum quando la
contraffazione è modesta o risulta agevole il calcolo del danno ex post, ma
questa ricostruzione non sembra condivisibile, non solo perché fondata
sull‟erronea convinzione che l‟entità della contraffazione non possa mutare
449
Cfr. Trib. Bologna, 11 aprile 2007, in www.altalex.com.
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185.
451
Ritengono l‟inibitoria imprescrittibile ASCARELLI T., Teoria della concorrenza
e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255; FRIGNANI A., L‟injunction nella
Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 496;
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 181; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2,
2008, 186; secondo cui semmai la tolleranza del titolare o il suo ritardo dovrebbero
suggerire una più rigorosa valutazione dell‟interesse ad agire sotto il profilo del fumus boni
iuris; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza,
CEDAM, Padova, 2004, 552; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. In giurisprudenza
Trib. Genova, 2 giugno 1993, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3060.
452
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 169; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto
d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed
effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 14; ID., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185; VANZETTI
M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto
industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51.
453
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185.
450
139
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
nel corso del tempo, ma soprattutto perché subordina la misura coercitiva a
valutazioni che ineriscono invece il risarcimento del danno, dimenticando
che la funzione è invece quella di garantire l‟osservanza del provvedimento,
a prescindere dalla possibilità o meno di ottenerne pronto ristoro nel caso in
cui questo venga violato454. Nemmeno dalla giurisprudenza sembrano perciò
potersi trarre validi argomenti a sostegno della necessità del pericolo di
ripetizione dell‟illecito per la concessione dell‟inibitoria e delle penalità di
mora, anche se deve riconoscersi che questo costituisce tuttora
l‟orientamento dominante455. Una parte della giurisprudenza richiede
inoltre, quale presupposto per la pronuncia delle penalità di mora, che il
ritardo nell‟esecuzione del provvedimento possa cagionare lesioni
patrimoniali significative456, ma un tale requisito non risulta da nessuna
disposizione, né è richiesta in fase cautelare la prova di un “danno
irreparabile”, a differenza di quanto necessario per l‟applicazione
dell‟articolo 700 c.p.c.457.
L‟assenza di presupposti specifici per la comminatoria delle penalità
di mora sembra trovare conforto nella scelta del verbo “potere”, utilizzato
nella formulazione legislativa, che evidenzia l‟ampia discrezionalità di cui
dispone il giudice nel concedere questa particolare forma di tutela 458.
454
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185.
455
Si veda però la sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 2006, Nokia, causa
316/05, in curia.europa.eu/, secondo cui la “non evidenza” del rischio di ripetizione degli
atti di contraffazione ovvero la sussistenza di un rischio limitato non autorizza la deroga dei
“motivi particolari”, che legittima il rifiuto della concessione dell‟inibitoria ex articolo 98
del regolamento, ove non sia accertata l‟impossibilità di prosecuzione dell‟illecito (ad
esempio per cessata attività di impresa). Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto
industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della
proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio
2007, 16; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2,
2008, 187; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 210 e 489, che, rispetto alle opere precedenti (citate alla nota
440) sembra ora non fare più riferimento al pericolo di ripetizione; VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51.
456
Trib. Palermo, 26 luglio 1996 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3505; cfr.
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 546 e 894; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636.
457
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 16; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187.
458
Cfr., per tutti, UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della
concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 894; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
140
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
Diversa, ma solo in apparenza, è la disciplina dell‟articolo 614 bis c.p.c.,
che impone al giudice la fissazione delle penali ma “salvo che ciò sia
manifestamente iniquo”, requisito la cui genericità apre la strada alla
discrezionalità in modo non diverso da quanto, più esplicitamente, consente
la normativa di diritto industriale459.
Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 636; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in
AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 12; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185, secondo cui “la legge e la
direttiva [n.d.r. enforcement] sembrano rimettere al giudice la decisione discrezionale
relativa alla concessione o meno dell‟inibitoria. Tuttavia non si riesce a comprendere come
sia possibile che la sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale
possa negare l‟inibitoria della violazione stessa senza contemporaneamente affermare che
la condotta di cui si tratta è lecita”. L‟autore aggiunge poi che “senz‟altro discrezionale è la
comminatoria delle penalità di mora”, salva l‟applicazione del principio di proporzionalità,
che però incide sulla quantificazione (come si vedrà nel paragrafo successivo) e non sulla
concessione; con la conseguenza che questa non risulta vincolata ad alcun presupposto
specifico. Conforme in giurisprudenza Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in foro.it. 2008, I,
3181, secondo cui, proposta l‟inibitoria, la previsione di una penale rientra nella
discrezionalità del giudice, alla stregua di criteri di mera opportunità ed in relazione alle
esigenze del caso concreto, senza necessità di motivazione (con la conseguenza che il
mancato esercizio della facoltà non è sindacabile in sede di legittimità); Trib. Bologna, 14
giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3131; Cass. 29 gennaio 1981, n.661, in Giur.
ann. dir. ind. 1981, 1366. Per notazioni in merito alla discrezionalità di cui gode il giudice
di equity nella concessione dell‟injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common
Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 156 e 519, che però non
ritiene che sussista analogo potere per il giudice italiano.
459
Le citazioni sul requisito della non manifesta iniquità, sui tentativi di riempire la
norma di contenuto e sulla consapevolezza dell‟ampia discrezionalità che residua al giudice
sono svolte nel capitolo III, paragrafo 5.1, relativo ai riflessi dell‟introduzione dell‟articolo
614 bis c.p.c. sull‟interpretazione delle penalità di mora.
141
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
3. La determinazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità
applicative delle astreintes.
Nella sfera di discrezionalità dell‟organo giudicante rientra non solo la
decisione in merito all‟accoglimento dell‟istanza, ma anche la
determinazione delle modalità applicative e la quantificazione delle
astreintes; pur dovendo egli agire nel rispetto di alcuni “paletti”, primo fra
tutti il carattere di accessorietà alla pronuncia inibitoria, il che comporta che
l‟applicazione delle penalità di mora dipenda sensibilmente dal contenuto
che questa assume in concreto. Gli articoli 124 e 131 del codice della
proprietà industriale parlano in proposito di “inibitoria della fabbricazione,
del commercio e dell‟uso delle cose costituenti violazione del diritto”460;
diverse le formulazioni degli articoli 156 e 163 della legge sul diritto
d‟autore, oltre che dell‟articolo 2599 c.c. in materia di concorrenza sleale, i
quali riferiscono invece l‟inibitoria più genericamente all‟attività accertata
come illecita461. Questo rilievo dovrebbe suggerire di non intendere i
contenuti dell‟inibitoria, come indicati nel codice della proprietà industriale,
quali limiti inderogabili alla flessibilità, o meglio alla “varietà di forme che
l‟inibitoria può assumere, che è uno dei tratti caratteristici della sua natura e
la chiave del suo successo”462. L‟estensione dell‟inibitoria è determinata
dalla portata sostanziale del diritto violato, e non sembra ragionevole che
qualora un atto illecito, diverso dalla fabbricazione, dal commercio o
dall‟uso, venga accertato come lesivo di un diritto di proprietà industriale,
questo, ove non sia possibile farlo rientrare in un‟interpretazione estensiva
di questi oggetti, non possa essere vietato dal giudice. Pertanto sembra
maggiormente in linea con la ratio dell‟istituto interpretare l‟elenco come
una semplice descrizione dei contenuti più comuni che l‟inibitoria assume in
materia di proprietà industriale, senza però che questo impedisca di inibire
anche altri atti, quali ad esempio l‟importazione dei prodotti contraffatti
460
A seguito del decreto legislativo n. 198/1996, attuativo dell‟accordo TRIPs (cfr.
supra, capitolo III, paragrafo 2.). In precedenza l‟inibitoria in materia di marchio era
testualmente ricollegata all‟uso, mentre in materia di brevetto essa colpiva sia la
fabbricazione, sia l‟uso (considerazioni sul punto nel capitolo III, paragrafo 1.1).
461
L‟articolo 156 l.a. infatti ammette la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l‟accertamento del proprio diritto e che “sia vietato il proseguimento della violazione” di
questo. Non molto diverso l‟articolo 163 l.a. in materia cautelare, secondo cui “Il titolare di
un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l‟inibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso”. L‟articolo 2599 c.c. infine dispone che
“La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”.
462
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 179.
142
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
all‟interno dello Stato, che pure costituiscano violazione del diritto463.
In quanto divieto della prosecuzione di un‟attività illecita l‟inibitoria
consta in genere di un ordine di non fare, ma non è escluso che essa possa
comporsi anche di obblighi aventi contenuto positivo, qualora
l‟adempimento di questi sia implicito per il rispetto dell‟interdizione (ad
esempio può intendersi sottinteso a un‟inibitoria “dal commercio” il ritiro
dal mercato dei prodotti contraffatti che si trovano attualmente in vendita).
“L‟eliminazione della perdurante situazione lesiva costituisce spesso una
condizione necessaria per il futuro rispetto della norma da parte
dell‟obbligato”464, e anzi proprio a questi obblighi sembra riferirsi la
possibilità che le penalità di mora siano pronunciate “per ogni giorno di
ritardo nell‟esecuzione del provvedimento”: la previsione non troverebbe
infatti applicazione se l‟inibitoria si componesse di soli obblighi negativi,
rispetto ai quali non può configurarsi una situazione di mora, giacché questa
costituisce già di per sé un inadempimento 465; perciò non si avrebbe mai un
463
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 174; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto
industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della
proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio
2007, 1; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2,
2008, 179; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale.
Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24
ORE, Milano, 2006, 317.
464
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 227;
GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 226. Secondo
FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano,
GIUFFRÈ, Milano, 1974, 459, l‟inibitoria può identificarsi sia con un fare che con un non
fare, quella positiva solleva più problemi perché non è espressamente prevista dalla legge
(salvo l‟articolo 2564 c.c., ed alcune applicazioni giurisprudenziali dell‟articolo 156 l.a. e
dell‟art. 700 c.p.c.), ma la contraddizione è soltanto apparente, perché ciò che si vuole
evitare è l‟illecito, che può essere commissivo o omissivo. L‟assunto non sembra
contrastare con quanto osserva SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 18 e 38, secondo cui l‟inibitoria a contenuto positivo
non impone la condotta indicata, ma costituisce un semplice obiter dictum purché il
destinatario si astenga dalla violazione. Diversa sembra però l‟opinione di SCUFFI M.,
L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di
studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione
con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale»,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1
Marzo 2000, 3; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 606, laddove ritiene
che l‟inibitoria possa plasmarsi con l‟articolo 700 c.p.c. in materia di concorrenza sleale,
per avere contenuto ampio e articolato “con obblighi positivi”.
465
Come si trae dall‟articolo 1222 c.c., secondo cui “Le disposizioni sulla mora non
si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste
costituisce di per sé inadempimento”. Cfr. BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ,
Milano, 1991, 593.
143
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
vero e proprio ritardo, ma si rientrerebbe da subito nel concetto di
“violazione o inosservanza”466. E‟ quindi questa ambivalenza di contenuto a
spiegare la doppia previsione legislativa, e da questa si comprende di
conseguenza come in alcuni casi possa pure essere utile il cumulo, nella
stessa pronuncia, di penalità per inosservanze successive con penalità per
ogni giorno di ritardo nell‟adempimento467.
Al fine di conseguire una concreta utilità dalla pronuncia giudiziale è
essenziale che in questa sia adeguatamente delineata la gamma di
comportamenti che s‟intendono inibiti, perché solo qualora si ritenga che
l‟atto compiuto rientri fra questi allora potrà darsi luogo all‟applicazione
della sanzione accessoria al divieto; altrimenti il “nuovo” illecito dovrà
essere oggetto di un autonomo giudizio di merito, e di una nuova, specifica,
inibitoria. Il contenuto dell‟inibitoria non deve allora essere determinato in
maniera troppo generica, perché quanto meno esso risulterà specificativo
rispetto al contenuto della norma giuridica generale e astratta, tanto più si
renderà necessaria una nuova valutazione della fattispecie nel caso di
violazione, da farsi in un apposto giudizio. Anche un contenuto
eccessivamente specifico rischia però di essere controproducente, perché
potrebbe essere eluso per mezzo di discostamenti minimi, che renderebbero
anche in questo caso necessaria l‟instaurazione di un nuovo giudizio 468. A
466
Considerazioni simili sono svolte rispetto all‟articolo 614 bis c.p.c. da LUISO
F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano,
2009, 237, che distingue tra gli obblighi di fare, in relazione ai quali la sanzione è
parametrata ad ogni frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell‟adempimento, e gli
obblighi di non fare, per cui la sanzione è parametrata ad ogni successivo episodio di
violazione dell‟obbligo di astensione. Nello stesso senso BOVE M., La misura coercitiva di
cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7. Considera indistinguibili le due situazioni
RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 90.
467
Sull‟ammissibilità del cumulo cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario
breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; SCUFFI M., FRANZOSI
M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,
CEDAM, Padova, 2005, 607; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali
contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366; SALETTI A.,
Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a
cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 201.
468
Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 227;
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 84; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del
Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e
penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, che osserva come l‟esigenza di
un‟adeguata specificazione dell‟inibitoria sia particolarmente sentita in Germania e negli
Stati Uniti; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti
(e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318,
secondo cui quando l‟inibitoria non si traduce nell‟indicazione di puntuali divieti il
provvedimento difetta del requisito della liquidità; VANZETTI M., Contributo allo studio
144
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
parziale correzione di questo inconveniente si è osservato in dottrina che il
requisito dell‟identità della violazione non implicherebbe “una perfetta
identità fenomenologica fra il comportamento accertato e quello inibito”,
essendo i principi dei limiti oggettivi del giudicato rispettati se fra il
comportamento accertato come illecito e quello inibito vi sia identità di
genere e di specie, rientrando quindi nel novero dei comportamenti inibiti
anche quelli che possano considerarsi analoghi o equivalenti a quello
descritto nel provvedimento469; la giurisprudenza ha però sul punto un
orientamento prevalentemente restrittivo, richiedendo la pronuncia di un
nuovo provvedimento in caso di “semplice” modificazione del marchio470.
Di conseguenza particolare accuratezza dovrebbe riservarsi alla definizione
del contenuto dell‟ordine: sarebbe opportuno che sia le istanze delle parti,
sia i provvedimenti del giudice, ricerchino “il giusto equilibrio fra
specificità e ragionevole ampiezza”, sforzandosi di identificare l‟illecito in
modo sufficientemente analitico, e indicando anche comportamenti da
ritenersi equivalenti e quindi ricompresi nell‟ordine, magari facendo degli
esempi, al fine di consentire minori dubbi e una più agevole identificazione
delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali
dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 52. Fra le rare pronunce sul tema dell‟oggetto
dell‟inibitoria cfr. Trib. Venezia, 13 giugno 2006 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2006, 5026,
ivi altri precedenti. Secondo MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 952, che la misura presupponga un divieto sufficientemente specifico è
indispensabile per scongiurare un‟eccessiva estensione della tutela preventiva.
469
La dottrina risale a GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di
diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 353. In
giurisprudenza Trib. Milano, 23 settembre 2004, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4757, secondo
cui la pronuncia dell‟inibitoria comprende comportamenti identici a quelli oggetto delle
iniziali doglianze, sia condotte che presentano differenze così lievi da escludere che
l‟obbligato si sia attenuto all‟effettiva sostanza delle disposizioni impartite. Sul punto
segnala SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 88, che vi sono difficoltà pratiche nello stabilire quando questa condizione si
verifichi, il che comporta che per rendere operativo il criterio bisogna compiere
l‟operazione, in qualche modo arbitraria, di sopprimere (cioè dichiarare irrilevanti) una
serie di differenza specifiche, allo scopo di allargare i confini del genus proximum,
suggerendo a tal fine alcuni criteri di razionalizzazione; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 547;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; RATTI G., La contraffazione del marchio.
Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e
contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332.
470
Riferisce VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547, (criticando la restrittività di questo orientamento) che la
giurisprudenza tende ad attribuire all‟inibitoria un ambito piuttosto ristretto, in quanto l‟uso
di un marchio modificato rispetto a quello inibito non è ritenuto un uso che violi
l‟inibitoria, ma eventualmente deve essere vietato con un nuovo provvedimento.
145
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
in sede di attuazione471.
Altrettanta attenzione dovrebbe porsi nella definizione del contenuto
delle penalità di mora, per evitare le incertezze che possono derivare in
particolare da formulazioni troppo generiche: rispetto a penalità collegate
alle successive contraffazioni di un marchio ad esempio in sede di
attuazione potrebbe da una parte pretendersi che il pagamento sia riferito
all‟attività illecita complessivamente considerata (come l‟atto della messa in
commercio di una partita di merce contraffatta); mentre dall‟altra parte
potrebbe ritenersi corretto parametrare la sanzione ad ogni singolo atto
illecito, considerando ad esempio ogni articolo venduto; condizione
quest‟ultima che in alcuni casi potrebbe essere giustificata, ma per articoli di
largo consumo rischia di comportare delle penali “mostruose”472.
471
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, auspica sul punto la
formazione di una prassi significativa ed autorevole, come quella che si è affermata in
alcuni Stati europei, che permetta di disporre di un repertorio di formule adeguate alle
diverse situazioni; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione
sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile:
conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008,
177, osserva a riguardo che gli ordini di non fare, nella pratica giuridica italiana, vengono
formulati “in modo deplorevolmente generico”. Analoga considerazione in PAGNI I., La
"riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel
nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, che nota che non sempre
l‟inibitoria si traduce nell‟indicazione di puntuali divieti, volti a specificare il divieto più
generale posto con la norma astratta e ad individuare la regola concreta che di lì in avanti
dovrà essere osservata dall‟autore dell‟illecito, puntuali divieti che pure costituiscono il
proprium dell‟inibitoria medesima e ciò che la rende diversa da una pronuncia di mero
accertamento. E quando ciò non avviene spesso la responsabilità è prima ancora che dei
giudici, dei difensori che non fanno lo sforzo di tratteggiare le varianti in cui si sostanzia
l‟illecito, limitandosi a chiedere genericamente che venga cessato l‟illecito; VANZETTI A.
e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128,
547 e 562, secondo cui il provvedimento che dispone l‟inibitoria dovrebbe indicare con
sufficiente analiticità il comportamento che viene vietato, ma non sempre i giudici si
attengono a questa regola, conseguentemente si pongono spesso problemi di non facile
soluzione; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni
civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I,
52.
472
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 12; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184. Precedentemente ID., Le
misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145, rilevava la
scarsità di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, e notava che in qualche pronuncia
il giudice aveva ricollegato l‟applicazione concreta delle penali ad ogni singolo atto di
violazione del diritto, direttiva che l‟autore considerava meritevole di accoglimento.
Analogamente UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della
146
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
Nella determinazione delle modalità applicative delle penalità “da
ritardo” non sembrano sussistere ostacoli alla possibilità di fissare le misure
per cadenze temporali diverse da quella, giornaliera, prevista dalla
normativa industrialistica, che sembra avere sul punto carattere
dispositivo473. In alcuni casi poi potrebbe essere opportuna la fissazione di
un particolare termine iniziale di efficacia della misura, per permettere al
debitore di porsi nelle condizioni di poter effettivamente adempiere
all‟inibitoria in quei casi in cui il dies a quo dalla data di pubblicazione della
sentenza (che, come si vedrà più avanti, si ritiene costituisca il momento a
partire dal quale le penalità di mora divengono efficaci, in assenza di diversa
disposizione) potrebbe risultare eccessivamente gravoso per il
destinatario474.
concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 517, considera anche il rischio opposto, ossia che
dall‟altra parte si cerchi di circoscrivere il pagamento in modo altrettanto opinabile;
ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei
provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 294; PAGNI
I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori)
nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, osserva che se le
somme dipendono dal numero di violazioni riscontrate, il numero rischia di essere difficile
da misurare; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 90; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. Cfr. anche CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in
Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano,
2010, 2545, secondo cui il contenuto della condanna c.d. condizionale deve essere tale da
elidere il più possibile gli spazi discrezionali che potrebbero essere lasciati al creditore nella
liquidazione delle somme, riducendo per quanto possibile l‟operazione ad un mero calcolo
matematico. Cfr. il capitolo V, paragrafo 3.1., sulla riproposizione di tali problematiche in
sede esecutiva.
473
Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano,
2006, 517. Un indizio della ragionevolezza di una tale interpretazione può anche trarsi
dall‟articolo 614 bis c.p.c. che ha omesso il riferimento ai giorni, limitandosi a prevedere la
fissazione dell‟astreinte “per ogni ritardo”. Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol.
III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237, che parla infatti
generalmente di “frazione di tempo”. Critica però questa assenza di riferimenti RICCI G.F.,
La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 90; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice
di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 199,
precisa che potrà trattarsi di una somma da versarsi una tantum, ma anche di versamenti
periodici. Più dubbio per l‟autore è che possa trattarsi di una somma che aumenta in ragione
del protrarsi del ritardo, giacchè la norma sembra riferirsi alla determinazione di un‟unica
somma.
474
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 150; ID., Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione
forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
147
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio di
proporzionalità.
Condizione imprescindibile affinché le penalità di mora possano
efficacemente adempiere alla propria funzione è che siano quantificate in
modo adeguato, e fondamentale è stata a questi fini la totale emancipazione
della misura dal risarcimento del danno, esito cui si è giunti al termine di un
lungo dibattito che ha impegnato gli interpreti nei primi decenni di
applicazione dell‟istituto, sopito solo con l‟avvento delle più recenti novelle
normative475. Conseguenza di questa impostazione è la possibilità per il
giudice di fissare le penalità di mora nella misura che ritenga sufficiente a
indurre all‟adempimento, senza doversi riferire a elementi quali l‟entità del
danno attuale da risarcire, o la probabile dimensione del pregiudizio futuro,
oppure ad altre circostanze che potrebbero condizionarlo inducendolo a
fissare le misure compulsorie in un ammontare basso, magari per una sorta
di “compensazione” con l‟eventuale pronuncia di un‟elevata condanna al
risarcimento del danno nello stesso provvedimento, il che si tradurrebbe
nella predisposizione di uno strumento poi inidoneo a costituire un
deterrente sufficiente per le future violazioni476. Nel quantificare la misura
invece il giudice dovrà tenere in considerazione esclusivamente dell‟effetto
deterrente che con questa s‟intende perseguire, determinandone
l‟ammontare nella misura minima sufficiente a rendere antieconomica la
prosecuzione o ripetizione dell‟illecito, superando il profitto che il
contraffattore intende perseguire con la violazione477: l‟attenzione alla
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, sottolinea infatti che sovente la
giurisprudenza indica il giorno da cui l‟inibitoria è vincolante, che costituisce anche il dies
a quo per la determinazione della penale.
475
Si rinvia in proposito alle considerazioni svolte nel capitolo III.
476
Per questo motivo si è criticata l‟opportunità dei criteri di quantificazione previsti
dall‟art 614 bis c.p.c., trattando della possibile applicabilità di questi alla quantificazione
delle penalità di mora. Cfr. capitolo III, paragrafo 5.1, ove citazioni della dottrina in merito.
477
Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto
italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 583; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 137; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e
nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà
intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11;
ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di
elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e
riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179; ID., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184;
SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta
all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di
attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto
industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il
28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice
148
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
funzione coercitiva dovrebbe quindi condurre ad evitare la pronuncia di
misure di deterrence troppo basse.
La ratio dell‟istituto non sembra però fornire indicazioni altrettanto
chiare in merito all‟esistenza di un “limite massimo”, che potrebbe sembrare
rimesso integralmente alla discrezionalità del giudice, il quale, svincolato
dai limiti previsti per il risarcimento del danno, non troverebbe di
conseguenza alcun ostacolo alla fissazione di penalità di mora anche
esorbitanti. Questa conclusione, evidentemente inaccettabile, può ritenersi
anche testualmente evitata dall‟entrata in vigore della direttiva enforcement,
la cui attuazione ha comportato l‟introduzione, nell‟articolo 124 comma 6
del codice della proprietà industriale, di una norma che prescrive che
l‟autorità giudiziaria debba tenere conto della necessaria proporzione tra
gravità delle violazioni e sanzioni nell‟applicazione di queste ultime478.
L‟applicazione di questo principio rappresenta perciò un ragionevole limite
massimo alla quantificazione delle misure coercitive, perché l‟ammontare di
queste non deve essere superiore rispetto a quanto strettamente necessario
per adempiere al proprio compito, e quindi per indurre all‟adempimento.
Una corretta applicazione di questo criterio (la cui violazione è violazione di
legge denunciabile anche in Cassazione, superando ogni limite derivante
dalla discrezionalità del giudice479), permette così di evitare fissazioni
eccessivamente elevate, limitando peraltro il più possibile l‟arricchimento
della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563 e
608; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490 e 544; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art.
66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir.
ind. 2003, II, 331; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della
concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e 900; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova,
2007, 608; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice
della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 352; RICOLFI M., Le misure
compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e
processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005,
101; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi
di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 44.
478
Sul principio di proporzionalità cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il
progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano,
2007, 40; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni
civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I,
44 e 68.
479
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184.
149
IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
del creditore; ed integra il limite desumibile dalla funzione coercitiva,
contribuendo a circoscrivere la discrezionalità del giudice entro parametri
ragionevoli.
150
V – CAPITOLO QUINTO
ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Sommario: 1. La pubblicazione della sentenza quale momento di
acquisizione di efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie. - 2.
L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle violazioni
dell‟inibitoria. - 2.1. L‟applicazione delle misure coercitive
pronunciate in via cautelare. - 3. La previsione, nell‟articolo 124
comma 7 del codice della proprietà industriale, di uno specifico
procedimento per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione. 3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive e
la ripartizione dell‟onere della prova. - 4. Le vicende relative alle
impugnazioni.
1. La pubblicazione della sentenza quale momento di acquisizione di
efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie.
Né il codice della proprietà industriale, né la legge sul diritto d‟autore,
contengono indicazioni specifiche in merito al momento in cui le misure
coercitive divengono efficaci. Trovano applicazione perciò le norme
generali480, e in particolare l‟articolo 282 del codice di procedura civile,
riformato dall‟articolo 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo
cui “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le
parti.”481. Da questa disposizione discende che non bisogna attendere il
passaggio in giudicato bensì, come ritiene anche la giurisprudenza della
480
Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
1980, 212.
481
Cfr. SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 546; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma
in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 82. Sull‟articolo 282 c.p.c., e sulla sua
riformulazione avvenuta ad opera della legge n. 353/1990, che ha comportato il
rovesciamento della regola originaria secondo cui la sentenza di primo grado non era
provvisoriamente esecutiva, salvo che, su istanza di parte ed al ricorrere delle condizioni
indicate dalla norma, tale fosse dichiarata dal giudice, si rinvia a TARZIA G., Lineamenti
del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 274.
151
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Corte di cassazione482, l‟obbligazione di pagare le somme per le successive
inosservanze o i giorni di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento sorge
già a partire dalla pubblicazione della sentenza ex articolo 133 c.p.c.483, in
quanto questo costituisce il momento dal quale si ha piena conoscibilità
della sentenza, con l‟uso della normale diligenza; non invece dalla
notificazione, che risponde alla diversa finalità di accelerare il meccanismo
dell‟impugnazione484. E‟ salva comunque la possibilità per il giudice di
fissare un termine diverso, qualora le circostanze del caso concreto rendano
ragionevole far decorrere l‟efficacia delle misure coercitive da un momento
successivo485.
Dato che però, secondo parte della dottrina, la disciplina di cui
all‟articolo 282 c.p.c. si applicherebbe alle sole sentenze di condanna,
restando escluse le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive,
nonché i capi ad esse accessori, che acquisterebbero efficacia solo con il
passaggio in giudicato486, questa interpretazione potrebbe condizionare le
482
Cfr. Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619, secondo
cui “l‟obbligazione di pagare la somma determinata per il ritardo, in sé, è già attuale nella
sentenza che accerta la contraffazione del marchio; quindi, non è chiesto il passaggio in
giudicato della sentenza stessa, perché la legge non lo richiede. Dall‟attualità dell‟obbligo
discende anche l‟attualità della condanna al pagamento della penale quando la sentenza sia
esecutiva”. In senso analogo Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in Giur. ann. dir. ind. 2003,
4479. Nel vigore del precedente regime alcune sentenze richiedevano invece che la
contraffazione fosse ancora in atto, affinché potesse essere concessa la “clausola di
provvisoria esecuzione”, cfr. Trib. Milano, 9 giugno 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980,
1319; Trib. Milano, 15 novembre 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 42.
483
Che avviene, come dispone il primo comma dell‟articolo, “mediante deposito
nella cancelleria del giudice che l‟ha pronunciata”.
484
Cfr., oltre alle sentenze della Cassazione citate nella nota 482, FURNO M., La «
sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di
rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331; UBERTAZZI L.C. (a cura di),
Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 548 e 900;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; SIROTTI GAUDENZI A., Codice della
proprietà industriale, MAGGIOLI, Rimini, 2005, 261. Rileva però SPOLIDORO M.S.,
Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183, pur
riconoscendo l‟orientamento giurisprudenziale in materia, che la soluzione potrebbe essere
ingiusta qualora non si abbia ancora piena conoscenza della decisione, il che impedirebbe
l‟efficace svolgimento della funzione delle misure coercitive, che dovrebbero costituire una
remora alla reiterazione dell‟illecito. Secondo l‟autore potrebbe essere opportuno che, a
seconda dei casi, il giudice possa stabilire la decorrenza dalla comunicazione o addirittura
dalla notificazione della sentenza.
485
Si rinvia sul punto al capitolo IV, paragrafo 3., e alla dottrina ivi citata.
486
Cfr. TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2007, 274; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed
intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547, seppure l‟autore noti che nel corso dei lavori
preparatori era stata respinta la proposta di limitare espressamente la provvisoria esecutività
ai soli provvedimenti di condanna; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
152
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
considerazioni appena svolte, perché l‟inibitoria, cui le penalità di mora
accedono, fatica a trovare una precisa collocazione in una delle tre
tradizionali tipologie di sentenza di merito487. Si è sostenuto infatti che
questa non differisca dal mero accertamento contenuto nella sentenza, non
essendovi decisione che accerta la contraffazione senza implicitamente
inibirne anche la continuazione488, e ricavando la natura di mero
accertamento anche a contrario dalla convinzione che, non sussistendo
strumenti per portare coattivamente ad esecuzione l‟inibitoria, questa non
possa considerarsi una sentenza di condanna, ritenendo che sussista una
necessaria correlazione fra sentenza di condanna ed esecuzione forzata
diretta489. Taluno ha perfino ipotizzato, pur non ricevendo particolare
attenzione da parte della dottrina, che l‟inibitoria abbia natura costitutiva, in
quanto da essa deriverebbe la creazione di una nuova regola di contegno,
specifica rispetto alla norma giuridica, con la conseguenza che in caso di
violazione sarebbe imputabile al contraffattore una sorta di responsabilità
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 40.
487
Sulla distinzione fra sentenze di mero accertamento, di condanna e costitutive si
rinvia a LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano,
2007, 168; TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2007, 260; BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 73.
488
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 80; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv.
dir. ind. 1994, I, 420; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA.
VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della
tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del Codice
della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182. In giurisprudenza Cfr. Cass. 25
luglio 1995, n. 8080, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3205; App. Milano, 29 aprile 2006, in
Giur. ann. dir. ind. 2006, 5022. Sulle ragioni di una tale impostazione cfr. anche
VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 34.
Riportano la teoria, limitandosi a riconoscerne il carattere minoritario TAVASSI M.,
La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in
Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur.
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320;
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 547; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607.
489
Cfr. sulla questione CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti,
GIUFFRÈ, Milano, 1980, 35, 200 e 220; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 49; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni
unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e
possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto
industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 186; BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ,
Milano, 1991, 68; TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2007, 261.
153
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
“potenziata”490. Corollario di entrambe le teorie è che l‟inibitoria divenga
produttiva di effetti solo al passaggio in giudicato della sentenza. La parte
maggioritaria della dottrina ritiene però che l‟inibitoria rientri nella
categoria delle sentenze di condanna491, criticando l‟assunto che non si
possa concepire una sentenza che accerti la contraffazione senza inibirne la
continuazione492, e negando il principio che non riconosce la natura
condannatoria laddove non sia possibile procedere all‟esecuzione forzata:
innanzitutto perché il fatto che un comportamento non possa essere eseguito
senza la cooperazione volontaria del soggetto intimato non lo priva
dell‟idoneità a essere ottemperato per volontaria esecuzione, costituendo in
ogni caso il presupposto per una successiva domanda di risarcimento del
danno493; e poi perché, a ben vedere, alcuni strumenti che ne garantiscano
l‟esecuzione esistono. Inizialmente si completava questa osservazione
490
Tra questi CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM,
Padova, 2008, 11; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno
studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009,
256; Cfr. sul punto anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e
delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv.
dir. ind. 2010, I, 36.
491
Tra questi FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel
diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 431; ID., La penalità di mora e le astreintes nei
diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 507; GHIDINI G., La
concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi,
UTET, Torino, 2001, 355; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il
giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10
/ 2009, 1318, secondo cui i “puntuali divieti” di cui si compone l‟inibitoria ne costituiscono
la ragion d‟essere, e la distinguono dal mero accertamento; VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37.
492
Un caso di “sentenza che accerti una violazione senza inibirne la continuazione”
potrebbe ad esempio immaginarsi nel caso di violazioni connesse ad eventi passati e
definitivamente estinte, rispetto le quali il richiedente intenda esclusivamente ottenere il
risarcimento dei danni: in questo caso sembra infatti ipotizzabile che la domanda di parte
sia diretta ad ottenere l‟accertamento ma non l‟ordine inibitorio (che pur su
quell‟accertamento di fonderebbe) con la conseguenza che nella sentenza si accerterà
l‟inadempimento e si condannerà al risarcimento, senza però inibire alcunché. L‟esempio è
già stato proposto da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel
diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 408, il quale riteneva che in tal caso difetterebbe
l‟interesse ad agire per l‟inibitoria. Sotto questo ultimo profilo l‟assunto è contestato da
SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano,
1982, 47. Qui però non si intende ammettere o meno la pronuncia dell‟inibitoria in caso di
definitiva cessazione dell‟attività illecita, ma ancor prima l‟esempio dimostra che
l‟inibitoria potrebbe in concreto non venire nemmeno richiesta, mentre non si può
prescindere dall‟accertamento della violazione, dal che si evince la differenza fra gli istituti.
493
Cfr. BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 78; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 542.
154
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
ritenendo applicabile l‟articolo 388 del codice penale494, ma ora, anche a
prescindere da questa possibilità495, l‟introduzione delle penalità di mora
rende evidente come un tale principio possa ormai considerarsi privo di
ragion d‟essere496. L‟inibitoria inoltre, seppur sui generis, sembra
maggiormente affine alle sentenze di condanna perché, mentre il mero
accertamento ha ad oggetto comportamenti precedenti, essa si rivolge a
comportamenti futuri, vincolando i giudici successivi rispetto alla natura
illecita e lesiva delle condotte successive alla sentenza (in ordine alle quali
residua una materia del contendere solo rispetto alla riferibilità di queste
rispetto all‟oggetto dell‟ordine inibitorio)497. La condanna segue sempre
all‟accertamento, ma ad esso aggiunge qualcosa in più, perché traduce in
termini concreti il comando astratto e impone alla parte di non tenere in
futuro il comportamento che è stato concretamente determinato ed accertato
come illecito; ordine al quale è possibile aggiungere anche la condanna al
pagamento di somme di denaro per la sua inesecuzione, quali appunto le
misure compulsorie.
In ogni caso, anche laddove volesse aderirsi all‟opinione che riduce
l‟inibitoria al mero accertamento, comunque il momento in cui le penalità di
mora divengono efficaci dovrebbe restare quello della pubblicazione della
sentenza, perché in questo caso esse perderebbero semplicemente il
carattere di accessorietà alla pronuncia di inibitoria, e diverrebbero a tutti gli
effetti una condanna che si fonda su di un accertamento (l‟inibitoria,
494
Cfr. DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 118;
VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167.
495
Sulla questione dell‟applicabilità della tutela penale all‟inosservanza
dell‟inibitoria si rinvia a quanto detto nel capitolo I, paragrafo 4.
496
Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione
forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3; VANZETTI A.,
Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; CONSOLO C., Le
tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 10; AMADEI D.,
Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del
1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonché in www.judicium.it, 2. AMADEI D., Una misura
coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 11;
BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 45;
MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino,
2009, 21; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 950;
SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 194;
CARRATTA A., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di
non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ.
2010, I, 79.
497
Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 37.
155
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
appunto) esattamente come qualsiasi altra pronuncia di condanna, come tale
quindi pienamente rientrante nel disposto di cui all‟articolo 282 c.p.c.498.
Del resto anche chi esclude l‟inibitoria dalla classica tripartizione, riconosce
che questa dovrebbe ritenersi provvisoriamente esecutiva ai sensi della
norma generale, “nel senso che saranno immediatamente applicabili le
sanzioni e le coercizioni previste per il caso di inottemperanza”499.
Ulteriori conferme per la natura condannatoria, e per l‟immediata
efficacia delle misure coercitive, provengono infine dalla lettera
dell‟articolo 614 bis c.p.c., nelle parti in cui dispone che “Con il
provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente
iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta...”500 e nella
parte in cui stabilisce che “Il provvedimento di condanna costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza”501. La condanna è quindi duplice, e si compone
dell‟inibitoria, che costituisce l‟ordine di non proseguire o reiterare
l‟illecito, al quale accede la condanna alle penalità di mora, che rientra nello
schema della condanna in futuro, in quanto il sorgere dell‟obbligazione
pecuniaria si avrà nel momento in cui, a partire dalla pubblicazione della
sentenza, si verificherà la violazione oppure il ritardo nell‟esecuzione
dell‟ordine inibitorio, a seguito della quale l‟interessato ha la possibilità di
esercitare immediatamente l‟azione esecutiva, perché l‟ordinamento gli ha
permesso appunto di precostituirsi il titolo esecutivo502.
498
Ad analoga conclusione giungeva del resto il massimo esponente della tesi della
identità fra accertamento e inibitoria, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel
diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 147, che riguardo alle penalità di mora
scartava la soluzione che ne ricollegava l‟efficacia al momento in cui la sentenza diviene
provvisoriamente esecutiva (che per le sentenze di mero accertamento sarebbe coinciso con
il giudicato), propendendo invece per il momento in cui questa fosse pronunciata.
499
Questa l‟opinione di TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 265 e 276. Considerazioni analoghe potrebbero farsi in
merito all‟accoglimento della tesi costitutiva dell‟inibitoria, rispetto alla quale apparirebbe
comunque giustificata l‟immediata efficacia del capo di condanna ad essa accessorio.
500
Si noti che il provvedimento è classificato come condannatorio anche prima della
fissazione delle misure coercitive: dalla lettura di questa prima parte dell‟articolo si evince
infatti che non è fissando le misure coercitive che il provvedimento diviene di condanna,
ma è “con il provvedimento di condanna” che il giudice fissa, ricorrendone i presupposti,
tali somme, il che sembrerebbe dimostrare che il provvedimento debba considerarsi di
condanna anche laddove non siano state pronunciate le misure coercitive, e quindi non vi
siano in concreto strumenti che ne garantiscano l‟esecuzione. Cfr. BOVE M., Lineamenti di
diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 79; VANZETTI M., Contributo
allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37.
501
Sulle conseguenze di questa norma si veda più ampiamente il paragrafo seguente.
502
Considerano il provvedimento una condanna in futuro CORRADO R., I marchi
dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66
156
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind.
2003, II, 330; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di
rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I,
11; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 38 e 43. Precisa però SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale
ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488, che, benchè assimilabile alle condanne in
futuro, essa presenta tratti distintivi, perché non è diretta a formare un titolo esecutivo ma
mira a prevenire la violazione stessa. Analoga impostazione è adottata in merito alle misure
coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. da AMADEI D., Una misura coercitiva generale
per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6; BALENA G., La nuova
pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44; CARRATTA A., in
MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 100; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle
sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 104; LOMBARDI A., Il
nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex
art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 398;
MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione
degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549; PAGNI I., La
"riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel
nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; ZUCCONI GALLI
FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it,
7 e 11, secondo cui ci si troverebbe di fronte ad uno ”schema che rammenta la condanna in
futuro, sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva”; CATRICALÀ A. e TROIANO P.
(a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010,
2502; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino,
2010, 31. Per la definizione di condanna in futuro si rinvia a LIEBMAN E.T., Manuale di
diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 173, TARZIA G., Lineamenti
del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 263; BOVE M.,
Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 83, secondo cui “il
senso pratico di tale forma di tutela sta nel permettere la formazione di un titolo esecutivo
ancor prima che il titolare del diritto possa ed abbia interesse ad utilizzarlo.”
Secondo altri autori si tratterebbe più propriamente di una condanna condizionale;
tra questi RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo
civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363 secondo cui l‟efficacia di titolo esecutivo è subordinata
ad un avvenimento futuro ed incerto (nella specie: l‟inosservanza dell‟ordine contenuto nel
provvedimento); SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del
codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009,
200; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2545; BOVE M., La misura coercitiva
di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9. Sulla definizione di condanna
condizionale si veda TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2007, 263, secondo cui “la legittimità di pronunce di tale contenuto è
generalmente ammessa quando l‟efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di
determinati eventi futuri e incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo
adempimento di una controprestazione, in quanto con esse si accerta la esistenza attuale
dell‟obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento ugualmente
attuale di un tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si
presenta differito e incerto”.
In proposito sembra di poter dire che la distinzione tra le due categorie si fonda
157
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
2. L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle violazioni
dell‟inibitoria.
Se le misure coercitive falliscono nel loro intento dissuasivo esse
necessitano di essere portate a concreta attuazione, e a questi fini, nel
periodo antecedente l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c., l‟opinione
dominante della dottrina richiedeva che si instaurasse un procedimento,
disciplinato inizialmente negli ultimi commi degli articoli 86 l.i. e 66 l.m. e
poi trasposto nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà
industriale, in cui il giudice (lo stesso che aveva in precedenza emesso
l‟inibitoria) avrebbe accertato l‟avvenuto inadempimento e di conseguenza
liquidato le penalità di mora, in un‟ordinanza non impugnabile mediante cui
poter dare inizio alle procedure espropriative secondo le regole generali503, o
sulla cui base quanto meno poter richiedere l‟emissione di un decreto
ingiuntivo ex articolo 633 ss. c.p.c.504. Questa interpretazione, seppur
principalmente sulla tipologia dell‟evento dal quale discende l‟esperibilità dell‟azione
esecutiva: nel caso della condanna in futuro è l‟inadempimento, che sembra essere
esattamente l‟evento che cui è subordinata l‟efficacia delle penalità di mora; nel caso della
condanna condizionale è invece un “evento futuro e incerto”. L‟evento in questo caso non è
però incerto tout court, bensì solo dal punto di vista del creditore, dato che l‟avverarsi della
condizione (l‟inadempimento) rientra nella disponibilità dell‟intimato, perciò o la condanna
al pagamento delle astreintes non è una condanna condizionale perché l‟evento non è
incerto ma (essendo l‟inadempimento) esso rientra nella disponibilità di una delle parti;
oppure nella condanna condizionale possono farsi rientrare anche condizioni di tipo
potestativo, ricomprendendosi così l‟inadempimento, ma in questo caso tra la condanna
condizionale e quella in futuro non vi sarebbe una distinzione, ma un rapporto di genere a
specie: l‟inadempimento, cui è subordinata l‟esecutività della condanna in futuro, sarebbe
una delle possibili condizioni che identificano la condanna condizionale. In ogni caso
quindi l‟istituto sembra adeguatamente definito dalla categoria della condanna in futuro, al
pari degli altri esempi che tradizionalmente vengono proposti di questo tipo di condanna.
503
Tra i sostenitori della tesi PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale,
GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 110; CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi,
UTET, Torino, 1972, 440; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145, pur rilevando l‟assenza di decisioni in materia
di applicazione delle penali da cui trarre indicazioni, “segno della notevole efficacia che la
comminatoria esercita sul convenuto soccombente”; ID., Le inibitorie nel diritto industriale
e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà
intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10;
ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184;
ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di
elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e
riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179; SCUFFI
M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568.
504
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia
di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198,
158
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
costituisse una forzatura della lettera della norma505, si riteneva imposta
dalla considerazione che il diritto di credito oggetto della condanna in
futuro, privo dei requisiti di certezza e liquidità richiesti dall‟articolo 474
c.p.c., non potesse costituire un valido titolo esecutivo506, e che a tal fine
fossero necessari accertamenti che non potevano essere rimessi al giudice
dell‟esecuzione507.
Sul punto però l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. impone un
cambio di vedute, perché, con una norma inserita nel corso dell‟iter
commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; VANZETTI
M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto
industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. In
giurisprudenza cfr. Trib. Bologna, 13 luglio 2007, in Riv. es. forz. 2007, 729, secondo cui la
liquidazione delle penali ex artt. 83 e 86 della legge invenzioni (ora articoli 131 e 124 del
codice della proprietà industriale) non può essere effettuata per la prima volta dal giudice
dell‟esecuzione o dell‟attuazione della misura cautelare, in quanto i singoli inadempimenti
non sono coperti dall‟accertamento contenuto nella pronuncia che concede la misura
cautelare e dispone le penalità per le successive violazioni, rendendosi pertanto necessario
un autonomo accertamento in un separato giudizio di cognizione, da introdursi anche in
sede monitoria.
505
L‟articolo 124 comma 7 c.p.i. infatti dispone: “Sulle contestazioni che sorgono
nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la
sentenza recante le misure anzidette”. Il procedimento da esso disciplinato, riferendosi alle
“contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate”, si colloca in un momento
logico successivo rispetto all‟inizio dell‟esecuzione stessa. Anche CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, ritiene che la formula
«contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate» non possa venire
interpretata come attributiva di un potere di liquidazione e di revisione della comminatoria,
ma inerisca alle opposizioni relative al se e al quando del ritardo, integrando una tipica
fattispecie di contestazione del diritto della parte istante di procedere all‟esecuzione forzata.
Egli comunque riconosce in proposito che sarebbe stata opportuna l‟introduzione di un
giudizio di liquidazione analogo a quello previsto in Francia.
506
Il primo comma dell‟articolo infatti dispone che “L‟esecuzione forzata non può
avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”
507
Questa tesi era già stata posta in discussione dalla sentenza Cass. 17 gennaio
2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619, secondo cui “ai fini dell‟obbligo di
pagamento è sufficiente che la sentenza venga ad esistenza”, rilevando che nel sistema
dell‟esecuzione dell‟obbligo “non si può addossare al creditore altro onere se non attivare
l‟azione esecutiva mediante notifica del precetto esecutivo ex 479 c.p.c.”. La Cassazione
aveva così confermato una sentenza in cui la Corte d‟Appello (App. Bologna, 3 marzo
1999) si era pronunciata in esito ad un procedimento di esecuzione basato su di una penalità
di mora irrogata con sentenza di inibitoria definitiva, negando che l‟esecuzione contro uno
dei condebitori dovesse essere proceduta dalla quantificazione degli importi richiesti a
titolo di penale, “perché tale procedimento presuppone un‟incertezza sul quantum o una
contestazione delle parti”, che non ricorrevano nel caso di specie. Si veda sulla questione
anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà
intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n.
12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 103.
159
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
parlamentare508, esso deroga espressamente all‟articolo 474 c.p.c.,
attribuendo il carattere di titolo esecutivo509 al provvedimento di condanna
alle misure coercitive, e legittimando così l‟interessato ad instaurare
immediatamente un procedimento ai sensi del libro terzo del codice di
procedura civile sull‟espropriazione forzata; il tutto previo autonomo
accertamento dell‟avvenuta violazione dell‟obbligo infungibile ed autoliquidazione delle somme dovute a titolo di astreintes, sulla base dei criteri
indicati nel provvedimento di condanna510. Si rompe così definitivamente
508
La frase era infatti assente nel d.d.l. 1441 bis, presentato alla Camera dei deputati
e approvato in prima lettura il 2 ottobre 2008, rispetto al quale il C.S.M., nel parere reso il
30 settembre 2008, aveva osservato che “la previsione secondo la quale il provvedimento
non costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme elide tuttavia gran parte delle
potenzialità di accelerata risoluzione delle controversie connesse alla violazione degli
obblighi in questione”. La modifica è stata poi introdotta in seconda lettura al Senato, come
rilevano BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche
attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 3, CARRATTA A., in
MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI,
Torino, 2009, 98; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione
indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 418; CATRICALÀ A.
e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET,
Torino, 2010, 2504.
509
Sulla definizione di titolo esecutivo cfr. LIEBMAN E.T., Manuale di diritto
processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 196.
510
Cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della
giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo
civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 3,
secondo cui “una diversa idea sarebbe assurda, mettendo in crisi l‟effettività della misura
coercitiva”; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511, che aggiunge che il titolo esecutivo che contenga
condanna al pagamento per periodi di tempo o per violazioni può essere eseguito con
distinti precetti, notificati dopo ogni scadenza o violazione. E‟ da escludere invece che
creditore possa frazionare il proprio credito intimando precetti per pagamenti parziali;
BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009,
223; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo
civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 98, secondo cui la norma è “ultronea” rispetto ai
provvedimenti già dotati di efficacia esecutiva, perché l‟efficacia esecutiva dei
provvedimenti di condanna si estende ai capi accessori; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 532; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 418, per cui le misure coercitive hanno senso soltanto se l‟efficacia esecutiva è
immediata, ed un‟efficacia differita, sospesa o condizionata sarebbe quindi in contrasto con
la ratio del provvedimento; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo
esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MANDRIOLI C., Diritto processuale
civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182; MERLIN E., Prime note sul
sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l.
69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1550; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata
riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura
160
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
con il concetto del modello bifasico francese, caratterizzato da una prima
pronuncia dell‟astreinte provvisoria cui segue un ulteriore provvedimento
per la liquidazione dell‟astreinte definitiva511; e si delinea un sistema
finalizzato a garantire una maggiore celerità ed efficacia all‟applicazione
della misura coercitiva512, senza che d‟altro canto risulti menomato il diritto
di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504;
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26,
che approva la soluzione perché “in questo modo non si costringe l‟avente diritto a una
duplicazione di titoli, se del caso davanti a giudici diversi: il primo giudice che determina le
penalità e il secondo che le liquida”. Sembra invece ritenere che la misura debba essere
liquidata dal giudice dell‟esecuzione MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art
614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988, secondo cui peraltro costui è più idoneo del giudice che ha
emanato il provvedimento, alla luce della soluzione adottata in Francia, dove egli è
competente (salvo che il giudice della cognizione abbia trattenuto presso di sé tale
competenza). L‟autore nota in particolare come tale scelta sia frutto di un ripensamento
rispetto all‟originaria devoluzione della questione al giudice emittente il provvedimento.
Alcuni autori poi hanno notato che la norma si riferisce solo alla “violazione e
inosservanza” e non al ritardo, tra questi BALENA G., La nuova pseudo-riforma della
giustizia civile, in www.judicium.it, 44,; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge
18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 91; CATRICALÀ A. e TROIANO
P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010,
2504. Non ritengono però che l‟elisione costituisca un motivo sufficiente per un diverso
trattamento delle due situazioni SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario
alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET,
Torino, 2009, 199, secondo cui “tale ellittico riferimento non pare privare di valenza
esecutiva il provvedimento in quest‟ultimo caso, giacchè diversamente le obbligazioni di
fare infungibile rimarrebbero prive di tutela esecutiva”, il che sarebbe contrario alla volontà
legislativa e alla struttura della previsione, finalizzata a salvaguardare in pari misura le
prestazioni di fare e di non fare. Nello stesso senso ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le
novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 8; ZUCCONI
GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79;
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2544.
511
Si rinvia sul punto al capitolo II, paragrafo 1.1. ss. Un modello analogo è previsto
anche in Germania (cfr. il capitolo II, paragrafo 3.), seppure la liquidazione sia di
competenza del giudice che ha emesso il provvedimento, a differenza della Francia ove la
competenza spetta al giudice dell‟esecuzione, salvo che il giudice della cognizione si sia
riservato tale potere. La soluzione adottata dal legislatore italiano può ritenersi ora
pienamente assimilabile a quella prevista dalla legislazione dei paesi del Benelux (cfr.
capitolo II, paragrafo 2.).
512
Il cui prezzo da pagare è la maggiore instabilità del procedimento esecutivo.
Verso questa soluzione infatti sono state mosse, da parte della dottrina processualcivilistica, le stesse critiche che erano poste alla base dell‟orientamento che vedeva come
necessario l‟intervento del giudice per ottenere la liquidazione delle penalità di mora, al
fine di poter dar corso all‟esecuzione forzata “in virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile”. Tra i critici RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti,
non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363, secondo cui finché non
intervenga la violazione non sorge nemmeno il diritto di credito avente ad oggetto la
percezione della penale stessa, ed allora non dovrebbe nemmeno parlarsi di titolo esecutivo.
161
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
di difesa dell‟ingiunto, il quale comunque potrà proporre le proprie
contestazioni all‟esecuzione nel procedimento appositamente previsto per la
risoluzione di queste513. La chiara lettera della norma generale integra così
per questo aspetto la disciplina delle disposizioni speciali del codice della
proprietà industriale514, ed ha il pregio di equiparare sotto questo punto di
Chi ha diritto di percepire una somma a titolo di penale può agire per ottenere la
consequenziale condanna, ed è quest‟ultima a costituire titolo esecutivo, senza che alcuna
condizione entri in gioco; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni
delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 5, che rileva che le
opposizioni all‟esecuzione saranno probabilmente numerosissime; ID., Commento sub art.
614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA,
Milano, 2010, 2543 e 2547, che auspica un intervento correttivo della giurisprudenza, per
consentire al creditore che voglia portare ad esecuzione la misura coercitiva di adire il
giudice che ebbe a disporla per ottenere da questi la liquidazione della somma in concreto
dovuta dall‟obbligato; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del
lavoro, in www.judicium.it, 27; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 323; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il
giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10
/ 2009, 1317; PROTO PISANI A., La riforma del processo civile: ancora una legge a costo
zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V, 223, secondo cui il provvedimento
“costituisce titolo esecutivo prima che sia possibile prevedere se la violazione o
inosservanza vi sarà, si elude cioè il requisito della liquidità proprio del titolo esecutivo”;
SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro
sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 8; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno
studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009,
295; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo
strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in
www.altalex.com, 4.
513
Cui è dedicato il paragrafo successivo, al quale si rinvia.
514
Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di
esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, secondo cui a tale interpretazione non osta, il
riferimento alla violazione “successivamente constatata”, “che può essere inteso come
specificazione della natura di condanna in futuro, a prescindere quindi dalla necessità che il
creditore debba instaurare un apposito giudizio di merito per accertarla successivamente”;
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26;
VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45 e 69,
secondo cui in via di interpretazione sistematica dell‟articolo 614 bis c.p.c. può ritenersi che
le sentenze che accertano la violazione di una privativa e contengono l‟inibitoria corredata
da una penale costituiscano titolo esecutivo.
Non sembra potersi obiettare in proposito che sulla base dell‟articolo 124 comma 7
sia disciplinato un procedimento speciale, con conseguente prevalenza sulla disposizione
generale, mediante il quale il titolo esecutivo si formerebbe solo a seguito della
liquidazione da parte del giudice. Come infatti già osservava CHIARLONI S., Misure
coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, la formulazione letterale della
norma, che riferisce il procedimento alle “contestazioni che sorgono nell‟eseguire le
misure”, chiaramente presuppone che un‟esecuzione sia stata già iniziata. Con questo non si
162
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
vista la tutela da questo offerta con quella prevista in tema di diritto
d‟autore, dato che nella legge n. 633/1941 non è disciplinato un
procedimento analogo a quello di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., e
questo, escludendo il carattere di titolo esecutivo del provvedimento di
condanna, portava necessariamente a concludere per la necessità di
instaurazione di un nuovo giudizio di merito, nel quale accertare la
violazione e liquidare la misura coercitiva 515.
Può però accadere che la violazione non sia facilmente accertabile,
oppure che le misure coercitive non siano agevolmente liquidabili sulla base
delle indicazioni contenute nel provvedimento di condanna: in questi casi, e
ogni volta in cui l‟interessato intenda limitare il più possibile le opposizioni
all‟esecuzione - che verosimilmente saranno alquanto frequenti, in ragione
proprio della rimessione alla parte dell‟accertamento del presupposto di
attivazione e della liquidazione delle somme - egli potrà (invece che, come
si riteneva prima, esserne obbligato) adire previamente il giudice sulla base
dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., affinché questi, sentite le parti e assunte
sommarie informazioni, accerti la violazione e liquidi le misure coercitive
fino a quel momento dovute, in un‟ordinanza non impugnabile che costituirà
un nuovo titolo esecutivo, mediante cui adire il giudice dell‟esecuzione con
maggiore tranquillità. Questo perché una tale pronuncia rende
“inammissibile l‟opposizione di merito all‟esecuzione con la quale si
contesti l‟esistenza del diritto di credito relativo alla penale, a meno che non
si deducano fatti estintivi di quest‟ultimo avvenuti dopo la pronuncia
dell‟ordinanza”516. Quale ulteriore alternativa poi il creditore potrà sempre
intende criticare l‟opinione che legittima il giudice alla previa liquidazione delle penalità di
mora, semplicemente si ritiene che questa possa costituire un‟interpretazione estensiva
dell‟articolo, in grado quindi di derogare alle norme generali nel senso di ammettere
“anche” la possibile instaurazione del procedimento a questi fini; non invece nel senso di
imporre questa soluzione in luogo di quanto prevede la disciplina generale.
515
Lo riteneva SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto
d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed
effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, che, pur
considerando questa una disarmonia priva di giustificazione, non la riteneva superabile in
via di interpretazione. Sembra giungere alla stessa conclusione PAGNI I., La "riforma" del
processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo
di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318.
516
Cfr. SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 46 e 69.
Questa interpretazione estensiva sembra poter superare alcune delle incongruenze
cui porterebbe una rigida applicazione analogica dell‟articolo 614 bis c.p.c., rispetto al
quale è infatti da più parti auspicata la previsione di un procedimento in cui poter chiedere
la liquidazione delle misure coercitive. Cfr. gli autori citati alla nota 512, tra i quali, in
particolare CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
163
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
iniziare un nuovo giudizio di merito, nel quale poter far valere il diritto di
credito derivante dall‟applicazione delle misure coercitive, unitamente al
diritto al risarcimento per il danno cagionato dalle violazioni medesime517.
2.1. L‟applicazione delle misure coercitive pronunciate in via cautelare.
La qualifica di titolo esecutivo deve ritenersi attribuita, dall‟articolo
614 bis c.p.c., anche al provvedimento cautelare che disponga le astreintes,
con la conseguenza che anche in questo caso l‟interessato potrà agire
direttamente per ottenere l‟esecuzione forzata nelle forme ordinarie518,
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2547, che auspica un
intervento correttivo giurisprudenziale in tal senso. Allo stato una tale possibilità deve
ritenersi invece esclusa sul piano legislativo per la fissazione di misure coercitive ex
articolo 614 bis c.p.c., ed anche per quelle fissate in materia di diritto d‟autore, dato che in
entrambe le discipline non è previsto un procedimento analogo all‟articolo 124 comma 7.
517
Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 47. Segnala inoltre AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione
degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 11, che per la condanna ad una prestazione di
non fare o di astensione (fra le quali rientra l‟inibitoria) è ipotizzabile il concorso
dell‟esecuzione diretta e di quella indiretta, dato che in caso di violazione dell‟obbligo
“certamente si aprirà la via della misura, con eventuale azione esecutiva per il pagamento,
ma potrà anche ipotizzarsi un‟attuazione coattiva dell‟obbligo di disfare conseguente alla
violazione dell‟obbligo di astensione”.
518
Cfr. CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il
processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 99, che ritiene infatti che la previsione di
cui all‟articolo 614 bis c.p.c., che attribuisce il carattere di titolo esecutivo al
provvedimento, abbia particolare rilevanza ove associata a un provvedimento cautelare o
comunque non autonomamente dotato di efficacia esecutiva, perché lascia intendere che,
anche quando non è ancora esecutiva la condanna di base, la concessione della misure in
caso di inadempimento consente di agire in executivis attraverso le forme
dell‟espropriazione forzata; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali,
in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N.
BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424; ZUCCONI GALLI FONSECA
E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11,
secondo cui “non dovrebbe esservi più dubbio che il provvedimento di condanna alla
sanzione costituisca titolo esecutivo e sia perciò azionabile, senza necessità rivolgersi al
giudice del merito per ottenere il provvedimento di effettiva quantificazione a violazione
avvenuta, previo accertamento della violazione medesima”; aggiungendo poi che “analoga
considerazione dovrebbe valere per l‟eventuale misura disposta in sede cautelare”. Secondo
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27,
non si verte nemmeno in materia di attuazione cautelare, avendo il provvedimento
autonoma natura condannatoria, quindi gli atti esecutivi devono essere preceduti dalla
notifica del titolo esecutivo e del precetto. Cfr. sul punto anche CONSOLO C., Commento
164
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
secondo una disciplina che è peraltro richiamata, in quanto compatibile 519,
anche dal primo periodo dell‟articolo 669 duodecies c.p.c. per l‟attuazione
di tutte le misure cautelari, diverse dai sequestri, aventi ad oggetto somme di
denaro520. Anche rispetto alla pronuncia cautelare però, prima che fosse
introdotto l‟articolo 614 bis c.p.c., la parte maggioritaria della dottrina e
della giurisprudenza sosteneva che per l‟applicazione delle penalità di mora
pronunciate ex articolo 131 c.p.i. - e prima ai sensi degli articoli 83 l.i. e 63
l.m. - non fosse sufficiente il provvedimento di condanna, che non si
riteneva costituire un valido titolo esecutivo, e fosse invece necessario un
ulteriore intervento del giudice per accertare l‟avvenuta violazione e
liquidare le somme dovute. Interpreti e giudici si dividevano però sul
momento nel quale inserire una tale valutazione521, perché alcuni ritenevano
che rientrasse nella seconda parte dell‟articolo 669 duodecies c.p.c., secondo
cui “l‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di
consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che
ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le
modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con
ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.”522. Secondo altri
sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2544.
519
Pone l‟accento sulla clausola di compatibilità ZUCCONI GALLI FONSECA E.,
Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9. Come però
rileva TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il
processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 561, essa sembra sostanzialmente priva
di contenuti concreti.
520
L‟articolo, per la parte che qui interessa, dispone come segue, “Salvo quanto
disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l‟attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e
seguenti in quanto compatibili”. Il richiamo ha perciò ad oggetto le norme relative
all‟espropriazione, tranne che per la disciplina relativa al titolo I del libro III, non
comportando con ciò la necessità ottenere la spedizione del titolo in forma esecutiva, né la
notifica del precetto, secondo una previsione che era stata giustificata appunto sulla base
della negazione della natura di titolo esecutivo del provvedimento cautelare, come riteneva
l‟opinione maggioritaria (prima però che sul punto intervenisse l‟articolo 614 bis c.p.c.);
come si nota in TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI
A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 560. Cfr. inoltre MANDRIOLI
C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 21, secondo
cui la natura cautelare non abbisogna della qualità di titolo esecutivo, potendo essere attuata
secondo le modalità dell‟articolo 669 duodecies c.p.c..
521
Osserva sul punto VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in
Riv. dir. ind., 2007, I, 168, che “secondo alcuni il pagamento delle penali può essere preteso
solo con la sentenza di merito, che comporterebbe che la penale diventerebbe una sanzione
più che una misura cautelare, aggiuntiva al risarcimento; altri rilevano che si possa
richiedere nel corso del giudizio man mano che maturano i giorni di ritardo, dato che la
possibile stabilità dell‟inibitoria non deve indurre ad instaurare un nuovo giudizio di merito
per ottenere il pagamento delle penali”.
522
Questa era la tesi prevalente, prima dell‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c.,
165
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
invece queste valutazioni sarebbero rientrate nell‟ultima parte dell‟articolo
669 duodecies c.p.c., in base al quale “ogni altra questione va proposta nel
giudizio di merito.”, con la conseguente ricomprensione nella sentenza di
merito della liquidazione delle somme per le eventuali violazioni
intervenute nel corso del procedimento523. Anche in questo caso però il fatto
come nota SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in
AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; ID., Un‟importante
sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei
provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella
prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179, secondo cui “sussistono
incertezze per la liquidazione delle penalità a corredo di inibitorie cautelari: malgrado lo
sbandamento fatto registrare dalla pratica” (l‟autore cita in proposito due pronunce del
Tribunale di Milano nella stessa controversia, la prima delle quali nega l‟ammissibilità di
una liquidazione ai sensi dell‟articolo 669 duodecies c.p.c., mentre la seconda la ammette)
“sembra affermarsi la tesi che la liquidazione può farsi senza troppe formalità ai sensi
dell‟art. 669 duodecies c.p.c.”. Allo stesso risultato, ma mediante richiamo analogico
dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., sembra giungere SCUFFI M., FRANZOSI M. e
FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,
CEDAM, Padova, 2005, 568, secondo cui la previsione di cui all‟articolo 124 comma 7
c.p.i. è simile a quella dettata dall‟articolo 669 duodecies c.p.c. per le misure cautelari. In
giurisprudenza si veda App. Milano, 10 febbraio 2004, in Giur.it. 2004, 1443, secondo cui il
provvedimento che stabilisce la penale è incompleto finché non è integrato dalla
constatazione del sopravvenire del ritardo o dell‟inottemperanza, e quindi il credito, in
assenza dei requisiti di certezza e liquidità, non costituisce titolo esecutivo. La pronuncia
rileva nel procedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. la sede per l‟accertamento delle
violazioni e liquidazione del dovuto; osservando però che in via riconvenzionale è possibile
anche notificare direttamente il precetto, riservando all‟eventuale giudizio di opposizione
gli accertamenti circa la congruità della pretesa. Sulla sentenza cfr. PAGNI I., La "riforma"
del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo
processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319. Affermano però la
contraddittorietà delle due proposizioni di questa sentenza, perché o la pronuncia sulle
penali è titolo esecutivo e quindi è sufficiente per iniziare la fase esecutiva, oppure occorre
un‟ulteriore e più circostanziata statuizione giudiziale, anche per il caso di domanda
riconvenzionale, RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni
di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 102; RATTI G., La contraffazione del marchio.
Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e
contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424, il quale
inoltre non condivide in generale la soluzione perché la funzione di accertamento che la
giurisprudenza citata sembra attribuirvi non rientra nella determinazione delle “modalità di
attuazione” di cui all‟articolo 669 duodecies c.p.c. Cfr. anche Trib. Milano, 22 settembre
2007, in foro.it. 2008, I, 280, che ha ritenuto ammissibile un ricorso in attuazione per avere
l‟astreinte; contra Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in foro.it. 2008, I, 2029, la quale ha invece
ritenuto possibile rivolgersi al giudice del merito, anche a mezzo di procedimento
monitorio (non escludendo neppure il giudice dell‟esecuzione), ma non per la via
dell‟articolo 669 duodecies c.p.c..
523
La tesi risale a SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari
in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198,
166
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
che il provvedimento che commina le misure coercitive sia ora
espressamente qualificato come titolo esecutivo sembra consentire
l‟immediata instaurabilità del processo di esecuzione forzata, senza dover
previamente instaurare un procedimento per la liquidazione di queste, né
dover attendere la sentenza di merito. Quella della previa liquidazione da
parte del giudice del provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. può
semmai considerarsi, in analogia a quanto detto per le misure definitive,
come una strada praticabile in via alternativa da parte dell‟interessato, al
fine di fondare su basi più sicure la procedura espropriativa 524.
commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98, il quale
nelle opere successive riconosce però che l‟opinione prevalente ha sposato il diverso
orientamento, come si è visto nella nota precedente. In questa opera l‟autore ritiene che si
debba distinguere fra la decisione che minaccia l‟applicazione delle penali (che spetta al
giudice del provvedimento cautelare) dalla decisione sulla liquidazione, revoca e conferma
che non sono modalità di attuazione ma determinazioni ulteriori, per cui si applica l‟ultima
frase dell‟articolo, secondo la quale per i casi non previsti decide il giudice del merito. Di
conseguenza, se durante il processo si sono verificati gli inadempimenti, salva l‟adozione
pendente lite di ulteriori provvedimenti cautelari, la sentenza che accerta la contraffazione
liquiderà gli importi dovuti e condannerà il contraffattore al pagamento degli stessi al
titolare del diritto leso; viceversa, se la sentenza è assolutoria, le penalità saranno revocate.
A favore di questa tesi anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei
diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA,
Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 102. Sulla tesi, che inizialmente era
posta in alternativa alla tesi della liquidazione ad opera del giudice dell‟esecuzione, cfr.
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM,
Padova, 2004, 547 e 894, GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà
industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione,
IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343. Cfr. anche PAGNI I., La "riforma" del processo
civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo
grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319. In giurisprudenza si veda invece Trib. Bologna, 13
luglio 2007, in Riv. es. forz. 2007, 729, secondo cui la liquidazione delle penali ex artt. 83 e
86 della legge invenzioni (ora articoli 131 e 124 del codice della proprietà industriale) non
può essere effettuata per la prima volta dal giudice dell‟esecuzione o dell‟attuazione della
misura cautelare, in quanto i singoli inadempimenti non sono coperti dall‟accertamento
contenuto nella pronuncia che concede la misura cautelare e dispone le penalità per le
successive violazioni, rendendosi pertanto necessario un autonomo accertamento in un
separato giudizio di cognizione, da introdursi anche in sede monitoria.
Tra i critici di questa impostazione cfr. VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema
di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168, secondo cui questo comporterebbe che la penale
diventi una sanzione più che una misura cautelare, aggiuntiva al risarcimento. Contrario
anche RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi
di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424, secondo cui la "terza via" che spetti al giudice
del merito il compito di liquidare le penali è di difficile attuazione, oltre a comportare il
rischio, visti i tempi lunghi del procedimento ordinario, che la misura perda l‟effetto
deterrente che si propone di perseguire.
524
In questo senso sembrerebbe essere diretto lo spunto interpretativo di
ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei
provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 295.
167
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
3. La previsione, nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà
industriale, di uno specifico procedimento per la risoluzione delle
contestazioni all‟esecuzione.
La disciplina generale dell‟esecuzione civile, che si applica, data
l‟assenza di una diversa previsione al riguardo, anche alle misure coercitive
di cui all‟articolo 614 bis c.p.c., prevede che per la risoluzione delle
contestazioni all‟esecuzione si apra, nell‟ambito di tale procedimento, una
parentesi di cognizione, innanzi allo stesso giudice adito per ottenere
l‟esecuzione forzata del provvedimento525. Il codice della proprietà
industriale ha però derogato a un tale sistema, e nonostante anche in questo
caso il processo esecutivo si instauri secondo le forme ordinarie, le
contestazioni devono invece essere proposte in un procedimento snello e
“semplificato”, innanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento
di merito, e non davanti al giudice dell‟esecuzione. Con una previsione di
contenuto analogo rispetto ai precedenti articoli 66, comma 4, l.m. e 86,
comma 3, l.i.526 infatti, l‟articolo 124 comma 7 c.p.i. stabilisce che “Sulle
Per concludere si segnala che il tema dell‟esecuzione delle misure coercitive va
incontro a problematiche peculiari qualora queste siano connesse ad inibitorie, sia definitive
che cautelari, con efficacia cross-border, ossia che travalichino i confini nazionali e
debbano essere perciò eseguite in Stati diversi da quello italiano. Della complessa questione
non è qui possibile dare adeguatamente conto, perciò ci si limita a rinviare alla trattazione
di RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà
intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n.
12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 115.
525
Cfr. MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed.,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 183.
Il rinvio all‟articolo 615 c.p.c. era espresso nel progetto Mastella (su cui cfr. il
capitolo III, paragrafo 5.). Si precisa inoltre che anche per l‟esecuzione delle penalità di
mora disciplinate dalla legge sul diritto d‟autore si applicherà la disciplina generale.
526
E‟ venuto meno solo il riferimento al “presidente del collegio o il pretore”, senza
che ciò comporti modificazioni di rilievo. Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE
A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova,
2005, 568, che rileva che ora la competenza è del giudice che ha pronunziato la sentenza,
che oggi è la sezione specializzata PI competente, organo collegiale che dovrebbe rinvenire
nel presidente l‟organo naturale per risolvere le controversie insorte sull‟applicazione delle
misure. Analogamente FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali
contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 354;
PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24
ORE , Milano, 2005, 311; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà
industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione,
IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto
industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della
proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio
2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2,
2008, 184; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti
168
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo
articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti,
assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette”. Deve essere perciò definito l‟ambito di
applicazione di questa norma rispetto a quello delle opposizioni
all‟esecuzione disciplinate dagli articoli 615 e seguenti del codice di
procedura civile527: a questo proposito una parte della dottrina, più risalente
nel tempo, restringeva l‟ambito di applicazione del procedimento “speciale”
alle ipotesi in cui non operassero le opposizioni all‟esecuzione ordinarie,
spazio che riguardo alle penalità di mora coincideva essenzialmente con la
liquidazione di queste528; più recentemente invece si ritiene prevalentemente
(e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318;
RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di
impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 334; VANZETTI M., Contributo allo studio delle
misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art.
124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 31 e 69. Rispetto alla precedente disciplina di cui alla
“legge marchi” e alla “legge invenzioni”, cfr. FERRARA F. JR, La teoria giuridica
dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 253; GRECO P. e VERCELLONE P., Le
invenzioni e i modelli industriali, UTET, Torino, 1968, 379, che già rilevava come la
disposizione, di carattere eccezionale, forse non fosse scevra da inconvenienti; SILVESTRI
E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in
Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8.
527
Del problema di coordinamento era già consapevole ASCARELLI T., Teoria
della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 635, secondo cui “la
norma può dar luogo a più di un dubbio nei riguardi degli artt. 484 e ss. c.p.c.”.
528
Questa sembra essere l‟iniziale opinione di SPOLIDORO M.S., Le misure di
prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 151, laddove ritiene che le
norme generali non facciano venire meno la competenza del giudice di merito che ha
emesso il provvedimento, ma solamente “in ordine alla liquidazione delle penalità di
mora”; dal che sembra trarsi una limitazione della competenza del giudice emittente il
provvedimento alla liquidazione delle misure, avvenuta la quale, ed iniziata l‟esecuzione, le
eventuali contestazioni saranno da proporre in tale sede. Cfr. anche UBERTAZZI L.C. (a
cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e
900. Nelle opere più recenti comunque la prospettiva dell‟autore è mutata, come si può
notare nella nota seguente. Analoga opinione quella di SCUFFI M., FRANZOSI M. e
FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,
CEDAM, Padova, 2005, 568, secondo cui l‟ambito di applicazione della norma è ristretto,
poiché la previsione non determina alcuna “vis attrattiva a scapito del giudice
dell‟esecuzione, le controversie ivi prefigurate restano collocabili in un‟area residuale ed
equidistante dalle contestazioni vere e proprie sull‟an ed il quomodo del diritto di procedere
in executivis. Esse riguarderanno principalmente questioni sulla individuazione concreta
degli oggetti da distruggere, rimuovere, ritirare ovvero la liquidazione delle penalità di
mora già fissate nella sentenza a fronte dell‟inadempimento del soccombente”, in quanto
l‟applicazione di questa sanzione dipende da fatti accertabili solo dopo la sentenza che
potrebbero dar luogo a contestazioni sul se e quando del ritardo risolvibili dal giudice della
cognizione che le ha pronunciate. Per le restanti ragioni contestative (sempre che il titolo
sia eseguibile nelle forme del processo esecutivo) secondo l‟autore ci si dovrà avvalere
169
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
che l‟articolo 124 comma 7 c.p.i., in quanto norma speciale, si applichi in
luogo del regime ordinario529, considerando peraltro “felice” la soluzione in
virtù del mantenimento in capo alle sezioni specializzate delle questioni
inerenti l‟esecuzione530. In effetti il procedimento di cui all‟articolo 124
comma 7 c.p.i. pare essere il frutto di una precisa scelta legislativa, quale è
quella di mantenere in capo al giudice della cognizione, e quindi al giudice
delle opposizioni delineate dal titolo V del libro III (articoli 615 e 617c.p.c.).
Questa impostazione si fondava sulla ritenuta necessità della previa liquidazione ad
opera del giudice adito ai sensi dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i. ai fini della valida
costituzione di un titolo esecutivo, di cui si è trattato nel paragrafo 2. di questo capitolo.
Con l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. e l‟espressa attribuzione di una tale efficacia
esecutiva al provvedimento di condanna perciò, seguendo questo ragionamento, l‟ambito di
applicazione dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., con riferimento alle penalità di mora, si
estinguerebbe, o al più sarebbe limitato all‟ipotesi in cui il‟interessato decida di adire
previamente il giudice per ottenere la liquidazione della misura e garantirsi una più spedita
esecuzione.
529
L‟opinione, per la verità, era sostenuta anche tempo indietro, seppur allora fosse
espressione di una posizione minoritaria: notava infatti CHIARLONI S., Misure coercitive
e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, riguardo al rapporto della precedente
disciplina di cui agli articoli 86 l.i. e 66 l.m. e le norme dell‟allora recentemente introdotto
codice di procedura civile, che restava “intatta la competenza del collegio o del pretore che
ha emanato la sentenza «recante le misure anzidette»” , non che invece una tale competenza
fosse da ritenere trasferita al giudice dell‟esecuzione. Secondo l‟autore infatti “le «
contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate » sono circoscritte al se e al
quando del ritardo, ed integrano una tipica fattispecie di contestazione del diritto della parte
istante di procedere all‟esecuzione forzata, ma non per questo sono da applicare gli artt. 615
e segg. c.p.c., perché gli articoli 66, ultimo comma, r.d. 21 giugno 1942, e 86, ultimo
comma, r.d. 29 giugno 1939, sono tuttora in vigore, grazie al principio di specialità per cui,
in caso di concorso apparente di norme, la norma speciale prevale su quella generale,
escludendone l‟applicazione”. Più recentemente ha osservato FLORIDIA G., Il riassetto
della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 516, che “con l‟articolo 124 comma 7
è evidente che le sezioni specializzate assorbono nella loro competenza funzionale anche
tutta la parte della materia del contendere che si riferisce all‟esecuzione dei provvedimenti
stessi”; SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in
Dir. ind., n. 2, 2008, 184, secondo cui l‟ambito di applicazione dell‟articolo 124 comma 7
c.p.i. “taglia fuori (almeno fra le parti) il regime ordinario delle contestazioni, che si basa
sull‟opposizione all‟esecuzione e agli atti esecutivi”; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le
novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, secondo cui
“limitatamente alla sentenza sulla proprietà industriale, l‟inciso dell‟art. 124, comma 7°,
secondo cui, sulle contestazioni che sorgono nell‟esecuzione della misura, provvede il
giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza non impugnabile, prevale, peraltro,
rispetto alla regola della devoluzione integrale al giudice dell‟esecuzione delle questioni
riguardanti la sanzione coercitiva.”; nello stesso senso VANZETTI M., Contributo allo
studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 46 e 68.
530
Questa l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, secondo cui “la soluzione appare felice,
considerando la specialità dei problemi delle sanzioni tipiche del diritto industriale, che
rende necessaria la devoluzione della cognizione della materia alle sezioni specializzate”.
170
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
della sezione specializzata, le decisioni in merito all‟applicazione delle
sanzioni da questo pronunciate, probabilmente perché ritenuto più adatto del
giudice dell‟esecuzione a effettuare le valutazioni necessarie per la
risoluzione delle contestazioni che possono proporsi in questa fase531. Uno
spazio applicativo per la disciplina generale sembra residuare qualora non
siano necessarie valutazioni di merito, ma si contesti solo la regolarità
formale (ma anche l‟opportunità o la congruenza) del titolo o degli altri atti
del procedimento esecutivo, per la cui risoluzione sembra più corretto adire
il giudice dell‟esecuzione ai sensi dell‟articolo 617 c.p.c., dedicato
all‟opposizione agli atti esecutivi532. Il codice della proprietà industriale non
ha però accompagnato alla previsione di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i.
alcuna disposizione in merito ai rapporti fra questo procedimento e il
procedimento espropriativo533: la soluzione migliore dovrebbe essere allora
quella di applicare analogicamente le norme che disciplinano il rapporto fra
le opposizioni all‟esecuzione “ordinarie” e il processo esecutivo, tra le quali
in particolare l‟articolo 624 c.p.c. sulla possibile sospensione dell‟efficacia
esecutiva del titolo534 (pur se questa disposizione è testualmente riferita alle
531
Sulle quali si rinvia al paragrafo successivo. Condividono l‟assunto CONSOLO
C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2548; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità
del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 73. Di diverso avviso sembrerebbe
essere MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988,
secondo cui è più idoneo il giudice dell‟esecuzione (l‟autore si riferisce però alla
liquidazione delle misure), alla luce della soluzione adottata in Francia, dove egli è
competente, salvo che il giudice della cognizione abbia trattenuto presso di sé tale
competenza. Si veda la nota 510, nel paragrafo 2. di questo capitolo.
532
Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle
sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind.
2010, I, 70.
533
Come osserva infatti ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma
in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, “non è facile un coordinamento in
questa specifica ipotesi. Dalla natura di titolo esecutivo discende che il vittorioso possa
azionare la via del processo esecutivo con la notifica del titolo e del precetto; mentre il
soccombente dovrà presentare le proprie rimostranze circa l‟effettiva quantificazione e
l‟avvenuta inosservanza davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza. Mi pare infatti
che il riferimento alle contestazioni in merito alla esecuzione della misura non possa non
comprendere anche l‟esatta quantificazione, con eventuale, pregiudiziale, constatazione
della violazione o del ritardo. Tuttavia, questa soluzione “ibrida” è foriera di complicazioni:
l‟accertamento circa la quantificazione e la violazione viene emesso con ordinanza non
impugnabile, formalmente incompatibile con il giudicato; non è previsto nulla circa il
coordinamento con il processo esecutivo già in corso.”.
534
Secondo il primo comma dell‟articolo “Se è proposta opposizione all‟esecuzione
a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell‟esecuzione, concorrendo gravi motivi,
sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.”. Sulla possibilità di
sospendere l‟efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell‟articolo 615, comma 1, c.p.c., con
riferimento al procedimento di opposizione all‟esecuzione delle misure coercitive di cui
171
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
opposizioni all‟esecuzione proposte a norma degli articoli 615 e 619).
Questo perché il mutamento di competenza operato dall‟articolo 124 comma
7 c.p.i. non fa venir meno l‟opportunità che anche in questo caso si
sospenda il procedimento espropriativo, laddove concorrano quei “gravi
motivi” che ne giustificano la sospensione in caso di proposizione
dell‟opposizione all‟esecuzione ai sensi dell‟articolo 615 o 619 del codice di
procedura civile.
Per quanto concerne invece la materia cautelare l‟articolo 131 c.p.i.
non contiene una norma analoga all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., ma rinvia
alle "norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari", tra le quali è ricompreso in particolare l‟articolo 669 duodecies
c.p.c.: anche questa disposizione pone un problema di coordinamento con le
norme generali in materia di esecuzione forzata, perché da un lato il primo
periodo dell‟articolo, per il caso in cui debbano attuarsi “misure cautelari
aventi ad oggetto somme di denaro”, rinvia agli articoli 491 e seguenti del
codice di rito, richiamo che sembrerebbe estendersi anche alle norme
relative alle opposizioni all‟esecuzione535; il secondo periodo della
disposizione invece attribuisce alla cognizione del giudice che ha emesso il
provvedimento cautelare l‟esame delle contestazioni avverso l‟esecuzione
degli obblighi di fare e di non fare, sancendo che “l‟attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove
sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti
opportuni, sentite le parti.”. Anche in questo caso si pongono problemi
all‟articolo 614 bis c.p.c., cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.
69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione
dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420;
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28.
535
Ritengono che le contestazioni inerenti l‟esecuzione del provvedimento cautelare
che commina le astreintes siano da proporre al giudice dell‟esecuzione ex artt. 615 ss. c.p.c.
RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di
impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M.
TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 426; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità
della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9 e 11, secondo cui “le
eventuali contestazioni sull‟attuazione della misura accessoria al cautelare, saranno
devolute al giudice dell‟esecuzione, e non ai giudici (cautela o merito, a seconda del caso)
di cui all‟art. 669 duodecies c.p.c. Il che, detto per inciso, suggerisce ancora una volta
l‟opportunità più generale di unificare la tutela attuativa in un unico ampio vaso, a
prescindere dal tipo di provvedimento da cui prende spunto”. La soluzione viene definita
“tranchante”, poiché scinde il capo della misura coercitiva dagli altri capi sulla prestazione
principale, escludendo il primo dall‟art. 669 duodecies, c.p.c.”. Anche CAPPONI B.,
Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27, sembra
rimettere le contestazioni all‟opposizione all‟esecuzione ordinaria.
172
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
interpretativi a causa della natura ibrida delle misure coercitive, che sono
oggetto di una condanna pecuniaria, la quale costituisce però in un certo
senso una “misura di attuazione” dell‟inibitoria: è vero infatti che le misure
coercitive hanno ad oggetto somme di denaro, e quindi giustamente la loro
esecuzione deve avvenire nelle forme dell‟espropriazione di cui agli articoli
491 e ss. c.p.c., ma il loro presupposto di attuazione dipende dalla
violazione di un obbligo di non fare (l‟inibitoria cautelare) sulle cui
contestazioni decide il giudice che ha emesso il provvedimento. Dato che è
dalla violazione dell‟inibitoria che discende il sorgere dell‟obbligazione
insita nella condanna accessoria, la contestazione avente ad oggetto
l‟effettiva verificazione di una tale inosservanza è prima di tutto una
contestazione relativa all‟esecuzione dell‟inibitoria, la quale deve proporsi
necessariamente innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento
cautelare536. La conclusione è meno agevole con riferimento alle
contestazioni che si limitino a negare la correttezza della liquidazione della
misura coercitiva537, rispetto alle quali il collegamento alla condanna
principale (l‟obbligo di non fare) diviene più labile: il giudice che ha emesso
il provvedimento cautelare, il quale ha fissato anche i criteri di
quantificazione della misura, sembra comunque il più adatto a decidere in
ordine alle contestazioni relative all‟applicazione che di questi è stata fatta
nel caso concreto, pertanto sembra condivisibile l‟interpretazione secondo
cui queste potrebbero ricomprendersi, seppur in via mediata, fra le questioni
relative all‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di
non fare538.
La soluzione così prospettata ha il pregio quanto meno di trasferire
anche sul piano cautelare la scelta compiuta dal legislatore con la previsione
del procedimento di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., ossia quella di
mantenere in capo al giudice della sezione specializzata l‟esame delle
contestazioni relative alla misura da esso pronunciata. Accogliendo una tale
536
Sembra invece richiamare direttamente in via analogica l‟articolo 124 comma 7
c.p.i. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale,
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568; SCUFFI M., Diritto
processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 368,
secondo cui mentre la penale applicata nel procedimento cautelare può essere modificata
solo dal giudice del merito, “le contestazioni relative alla individuazione dei prodotti
venduti in spregio al divieto andranno risolte dal giudice che ha emesso l‟ordine inibitorio
con ordinanza non soggetta a gravame (art. 124.7 del Codice)”.
537
Per l‟analisi dei possibili profili contestabili in sede di esecuzione si rinvia al
paragrafo successivo.
538
Ad analoga conclusione giunge, sulla base però di una differente ipotesi
ricostruttiva, CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2548, secondo cui è vero
che le misure coercitive hanno ad oggetto una somma di denaro, ma questa ancora non è
determinata del suo ammontare, sicché sorge la necessità di determinarne modalità latu
sensu applicative.
173
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
impostazione residuerebbero perciò solo differenze marginali di disciplina,
tra cui la più evidente è che, mentre nulla è detto circa l‟impugnabilità
dell‟ordinanza adottata ex articolo 669 duodecies c.p.c., il procedimento di
risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione disciplinato dall‟articolo 124
comma 7 c.p.i. sfocia in un‟ordinanza che viene espressamente definita “non
impugnabile”. A prescindere però dal fatto che, data la sua natura decisoria,
questa deve ritenersi ricorribile per Cassazione, in ossequio a quanto
dispone l‟articolo 111 della Costituzione539, la differenza sembra essere
comunque giustificabile in ragione del diverso ambito in cui si muove il
provvedimento cautelare, caratterizzato dalla provvisorietà e destinato a
stabilizzarsi solo con la sentenza di merito. Un‟altra differenza poi è che
manca nella disposizione cautelare il riferimento alle “informazioni
sommarie”, che però sembra essere implicito, data la natura snella del
procedimento così come delineato dall‟articolo in esame540.
3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive e la
ripartizione dell‟onere della prova.
Nel procedimento instaurato per la risoluzione delle opposizioni
all‟esecuzione la legittimità dell‟azione esecutiva può essere contestata sotto
diversi profili, riconducibili sostanzialmente a due aree: una riguardante
539
Osserva infatti SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto
industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 152, che il primo capoverso dell‟articolo 111 della
Costituzione, secondo l‟opinione consolidata della giurisprudenza e della maggioranza
della dottrina, consente il ricorso per Cassazione contro tutti i provvedimenti giurisdizionali
decisori quale che ne sia la forma, purché non siano altrimenti impugnabili. L‟autore di
conseguenza ammette tale ricorso avverso l‟ordinanza di liquidazione, del cui carattere
decisorio non si può dubitare. Egli precisa però che il gravame non potrà vertere su
questioni di fatto, quindi resta fermo l‟accertamento sulla condotta dell‟obbligato dal
giudice a quo, d‟altro canto la Corte potrà valutare il comportamento dell‟obbligato
successivamente alla sentenza, per stabilire se essa integri la stessa violazione di cui è stata
accertata l‟illiceità. Cfr. anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto
della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e 900; FERRARI F., Note a prima lettura
sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind.
2005, I, 354; PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL
SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 311; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure
correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124
c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45.
540
Precisa d‟altronde, con riguardo all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., SPOLIDORO
M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 153, che
non deve spaventare la locuzione “sommarie informazioni”, perché non significa
cognizione superficiale o di verosimiglianza, e non impedisce un accertamento pieno.
174
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
l‟inadempimento dell‟inibitoria, che costituisce il presupposto di
applicazione delle penalità di mora; l‟altra concernente la liquidazione delle
misure coercitive541. Rientra nella prima categoria, accanto alla negazione
tout court dell‟inadempimento, anche l‟affermazione che il comportamento
posto in essere non rientri in quelli inibiti dal provvedimento di condanna, il
che comporterebbe l‟impossibilità dell‟applicazione delle penalità di mora, e
la necessità di un autonomo accertamento in un nuovo giudizio di merito542;
541
Cfr., pur se con riferimento all‟opposizione all‟esecuzione delle misure coercitive
di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. (quindi ex articoli 615 ss. c.p.c.), BOVE M., Brevi
riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it,
21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme
in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura coercitiva di cui all‟art.
614-bis c.p.c., in www.judicium.it, secondo cui “con l‟opposizione all‟esecuzione
l‟obbligato può contestare: 1) che si sia avverata la condizione dell‟operatività in concreto
della misura, ossia l‟inadempimento, 2) che la quantificazione effettuata dal creditore
nell‟atto di precetto sia corretta in applicazione del criterio di liquidazione assunto dal
giudice della cognizione”; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni
delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 105; ID., Commento
sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed,
IPSOA, Milano, 2010, 2546; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di
fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno
2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 419; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis
c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 988; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie
per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1551;
PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro
difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1317; PERAGO
C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473;
SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 200;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato
della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504; CAPPONI B., Manuale di
diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27 e 31; LUDOVICI G., La
coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione
forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 4.
542
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale,
GIUFFRÈ, Milano, 1982, 84, che evidenzia che “rispetto al giudizio di liquidazione delle
sanzioni per le nuove violazioni si pone fra l‟altro il problema di stabilire se l‟attività posta
in essere costituisca o meno ripetizione di quella precedentemente dichiarata illecita, fuori
dai casi d‟identità la liquidazione non è possibile e occorre un nuovo giudizio di
cognizione; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti
del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile
175
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
un‟altra possibile contestazione è quella dell‟opposizione di fatti estintivi
del diritto di pretendere l‟astensione543, ma è esclusa l‟opposizione di quei
fatti che incidono sul dedotto e deducibile, da proporsi nel processo di
cognizione (se ancora in corso) oppure in sede di impugnazione544; non
e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della
proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183, precisa in proposito che “al giudice cui si
chiede l‟esecuzione dell‟inibitoria, o l‟applicazione delle penali, resta il compito di
verificare se la condotta che gli viene denunciata sia o no la violazione dell‟inibitoria già
pronunciata, ma non deve accertare se tale condotta – pur non dando luogo a violazione
dell‟inibitoria – costituisca pur sempre violazione del diritto”; VANZETTI M., Contributo
allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili
processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. Si veda sul tema il capitolo IV,
paragrafo 3.
543
Per alcuni esempi di fatti estintivi del diritto a pretendere il pagamento delle
penali cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ,
Milano, 1982, 107, che richiama: la scadenza del brevetto, la decadenza del marchio per
non uso oppure volgarizzazione, i casi in cui il convenuto ha legittimamente acquistato il
diritto di privativa dal precedente titolare o da un suo avente causa, i mutamenti delle
norme di diritto (quali una legge che dichiarasse imbrevettabile l‟invenzione tutelate
dall‟inibitoria, oppure la dichiarazione di nullità del titolo). Cfr. anche IUORIO M.A., Il
nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico
italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419, secondo cui nell‟opposizione all‟esecuzione si può
contestare di non essere inadempiente o che il mancato adempimento è dipeso da causa non
imputabile.
544
Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà
industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568, rileva in proposito
che “attesa la formazione giudiziale del titolo, si potranno contro di esso addurre solo fatti
estintivi, modificativi ed impeditivi posteriori alla emanazione (externa corporis) e non
quelli incidenti sul dedotto e deducibile in tempo utile nel processo di cognizione e le sue
impugnazioni (interna corporis); BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel
riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A.
SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA
GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in
www.judicium.it, secondo cui in sede di opposizione l‟obbligato “non può contestare la
concedibilità della misura o il suo ammontare così come era stato fissato dal giudice della
cognizione, tutte critiche da fare in sede d‟impugnazione del provvedimento di condanna;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511. Osserva in proposito ZUCCONI GALLI FONSECA E.,
Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, che “poiché
occorre coordinare l‟opposizione all‟esecuzione con eventuali rimedi impugnatori del
provvedimento di condanna, la prima non potrà imperniarsi né sull‟an, né sul quantum in
origine stabilito dal giudice del merito, bensì unicamente sulla sua pratica quantificazione a
violazione avvenuta: tuttavia, è evidente che il rischio di sovrapposizione dei due campi,
nella prassi, è particolarmente ampio”.
Secondo però CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia
il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 100, sarebbe possibile ex articolo 615
c.p.c. contestare la sussistenza dei presupposti quando la misura coercitiva sia connessa ad
un provvedimento di condanna non suscettibile di essere impugnato. Nello stesso senso
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2547, secondo cui in tale caso
176
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
sembra poi che riguardo all‟inibitoria possa parlarsi della possibilità di
opporre un adempimento parziale, data la sua non configurabilità rispetto
agli ordini di non fare545. Sotto il secondo punto di vista potrebbe invece
contestarsi il calcolo aritmetico operato dalla controparte, oppure la corretta
applicazione dei criteri cui riferire l‟applicazione delle misure546.
un‟opposizione all‟esecuzione fondata sulla carenza dei presupposti non può dirsi ex se
esclusa, semmai il problema è quello dell‟eventuale concorrenza tra l‟opposizione
all‟esecuzione e la revoca, in applicazione analogica dell‟articolo 669 decies c.p.c., che, ove
ammessa, secondo l‟autore prevarrebbe.
545
Come si può notare anche in BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano,
1991, 404, secondo cui “dalla disciplina sul rifiuto dell‟adempimento parziale restano
logicamente escluse nondimeno le prestazioni di non fare, per motivi facilmente intuibili”.
Per le discussioni in merito alla possibile idoneità dell‟adempimento parziale a costituire un
valido motivo di contestazione all‟esecuzione delle misure coercitive di cui all‟articolo 614
bis c.p.c., che invece possono riferirsi ad obblighi di fare, cfr. ZUCCONI GALLI
FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it,
9; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79; CONSOLO C.,
Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C.
Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546.
Un‟altra questione che si pone solo rispetto alle misure coercitive generali è se il
giudice dell‟esecuzione sia vincolato alla qualificazione, operata dal giudice della
cognizione, del carattere di infungibilità dell‟obbligo che è stato corredato dalle penalità;
problema che non si pone nel diritto industriale, sia per la pacifica infungibilità
dell‟inibitoria, unico provvedimento con cui possono essere pronunciate le misure
compulsorie, sia perché le contestazioni all‟esecuzione sono da proporre innanzi allo stesso
giudice che ha pronunciato il provvedimento di merito. Pertanto ci si limita anche in questo
caso ad un rinvio alla dottrina che si è occupata della questione con riferimento all‟articolo
614 bis c.p.c., cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della
giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo
civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73;
ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8; AMADEI D.,
Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in
www.judicium.it, 8; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 513; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove
riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 225; DE STEFANO F., Note a prima
lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art.
614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 425; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 238; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra
il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur.
n.10 / 2009, 1319; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv.
trim. dir. proc. civ. 2010, I, 73.
546
Per un esempio di contestazione sull‟applicazione dei criteri cfr. RATTI G., La
contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili
sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET,
Torino, 2009, 334, che pone il caso di una somma indicata per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata riferita all‟uso di un marchio che diviene oggetto
di contraffazione in una pubblicazione che distribuita in migliaia di esemplari: è necessario
in quel caso che il giudice specifichi cosa si intenda con “ogni violazione”, e se la penalità
177
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Sulla frequenza delle contestazioni inevitabilmente inciderà la
precisione dei provvedimenti adottati dal giudice di merito, che se
adeguatamente formulati porranno minori questioni in sede di esecuzione547;
anche provvedimenti di condanna precisi e chiari nel contenuto però non
eliminano del tutto il rischio di contestazioni all‟esecuzione qualora si
adisca direttamente il giudice dell‟esecuzione, dato che tanto
l‟apprezzamento dell‟avvenuto inadempimento, quanto la liquidazione delle
misure, sono rimessi alla parte. Pertanto potrebbe essere opportuno che
questa adisca previamente il giudice che ha emesso il provvedimento,
affinché accerti l‟identità della condotta successiva rispetto alle prescrizioni
dell‟inibitoria e liquidi le penalità di mora ad essa correlate548.
Sia le disposizioni del codice della proprietà industriale che l‟articolo
614 bis c.p.c. nulla hanno disposto circa la possibilità che il giudice
dell‟attuazione possa rivalutare la quantificazione delle misure549, con poteri
assimilabili a quelli di cui dispone il giudice francese rispetto all‟astreinte
provvisoria, che può essere riquantificata sulla base di considerazioni di
giustizia sostanziale550. La ragione risiede nell‟inesistenza nel nostro
ordinamento della dicotomia fra astreinte provvisoria e definitiva, in quanto
solo l‟ultima di queste è stata recepita dal legislatore italiano, della quale
non è prevista la rivedibilità nemmeno nella legislazione d‟oltralpe551. Un
di mora sia perciò da riferire all‟atto illecito nel suo complesso oppure ad ogni esemplare
contraffatto messo in circolazione. Si veda sull‟argomento il capitolo IV, paragrafo 3.,
dedicato alla definizione delle modalità applicative delle misure coercitive.
547
Si rinnova quindi quanto già detto, nel paragrafo dedicato alla determinazione
delle modalità applicative delle misure coercitive, circa l‟opportunità che le parti e i giudici
prestino particolare cura nella specificazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità
applicative delle misure di rafforzamento di essa. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3.
548
Si riprende qui quanto già considerato supra, paragrafo 2. di questo capitolo.
549
Cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze
dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub art. 614
bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA,
Milano, 2010, 2540, che rileva come le parti debbano sopportare in questo modo i maggiori
tempi e costi del giudizio di appello o del reclamo per ottenere una modifica delle misure
coercitive, e subiscano un pregiudizio irrimediabile per le penali comminate nella sentenza
di appello o nel lodo arbitrale, perché le modalità e il quantum dell‟astreinte non sono
censurabili in Cassazione; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c.
e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano,
2009, 985; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata,
GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della
riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10.
550
Tra le quali ad esempio l‟inasprimento della sanzione in conseguenza
dell‟accertata malafede del debitore. Cfr., più ampiamente, il capitolo II, paragrafo 1.3.
551
Guardano al sistema francese CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei
diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 215; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 985.
178
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
problema si pone però qualora nel corso dell‟esecuzione le misure coercitive
dovessero rivelarsi insufficienti a svolgere efficacemente la funzione
dissuasiva, e non fosse possibile dolersene nel processo di merito né in sede
di impugnazione552: sembra a questi fini ammissibile in via interpretativa,
data l‟assenza di espresso divieto, la possibilità di una revisione ad opera
dello stesso giudice del merito, adito ai sensi dell‟articolo 124 comma 7
c.p.i., qualora al mutare delle circostanze le misure si rivelino
manifestamente eccessive, e quindi sproporzionate553, o viceversa
insufficienti a esercitare la coazione psicologica necessaria ad indurre
all‟adempimento, facendosi rientrare queste doglianze nella generica
dizione di “contestazioni”, che parrebbe essere stata adottata proprio allo
scopo di non limitare il raggio della cognizione del giudice entro limiti
troppo stretti554. Una soluzione analoga del resto è espressamente ammessa
552
Anche la possibilità di una revisione della misura in sede di impugnazione del
resto non è pacifica in dottrina, a favore CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione
civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31, che parla di “istanze di riesame” perché ritiene
che il provvedimento accessorio, anche quando associato ad una sentenza, non avrà
necessariamente il regime di questa, dato che una volta appellata il destinatario della
condanna potrà richiedere una modifica delle condizioni del provvedimento, non
diversamente da quanto accade per l‟esecuzione provvisoria, sebbene la norma non dica
nulla al riguardo. In alternativa soltanto con la definizione del merito dell‟appello il giudice
potrebbe intervenire sul provvedimento accessorio. L‟autore rileva comunque che meglio
avrebbe fatto il legislatore a definire il regime processuale della condanna accessoria che,
pur a volte coincidente con quello della condanna principale, deve restarne distinto.
Appoggia una tale soluzione, ma solo de iure condendo e con riferimento alla riducibilità
dell‟astreinte al fine di evitare arricchimenti ingiustificati del creditore in caso di
caducazione della domanda principale in sede di appello, CONSOLO C., Una buona
“novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6, secondo cui “si potrebbe
auspicare il riconoscimento al giudice di appello della discrezionalità necessaria per
eventualmente ridurre (anche d‟ufficio, al modo delle penali convenzionali) l‟importo
dovuto dalla parte poi risultata vittoriosa, soprattutto nei casi in cui la valutazione ex post
delle ragioni dell‟appellante ne evidenziasse un grado di fondatezza tale da giustificare,
quantomeno in parte, il mancato adempimento”; in senso analogo VANZETTI M.,
Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i
profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50; contra MAZZAMUTO
S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in
Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 976, che esclude l‟acquisizione a titolo
definitivo della somma maturata nelle more del giudizio di impugnazione, il che “esonera
anche dall‟immaginare prospettive de iure condendo che auspichino il riconoscimento al
giudice d‟appello della discrezionalità necessaria a ridurre l‟importo della misura
compulsoria”.
553
Dato che l‟esigenza di riquantificazione potrebbe sussistere anche al ribasso,
qualora le misure siano di ammontare elevato, e magari abbiano dato luogo ad abusi da
parte dell‟interessato all‟applicazione delle penalità, nell‟intento di conseguire un
arricchimento a spese del concorrente. Una simile evenienza è già stata ipotizzata nel
capitolo III, paragrafo 2.1.
554
Contra CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano,
179
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
in materia cautelare, in base a quanto prevede l‟articolo 669 decies c.p.c. sui
poteri di revoca e modifica delle misure cautelari555.
Per quanto riguarda invece l‟onere della prova la ripartizione secondo
lo schema tradizionale, in base al quale la prova dei fatti costitutivi spetta
all‟attore, e quella dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi al convenuto,
rischia di porre il creditore esecutante “in una situazione insostenibile”, in
1980, 213, secondo cui la formula « contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure
menzionate » non può venir interpretata come attributiva di un potere né di liquidazione né
di revisione della comminatoria.
555
Il cui primo comma dispone “Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi
dell‟articolo 669-terdecies, nel corso dell‟istruzione il giudice istruttore della causa di
merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e‟ acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso, l‟istante deve fornire la prova del momento in cui
ne e‟ venuto a conoscenza”. Di questa norma si è proposto un richiamo analogico, affinché
si applichi anche alle misure coercitive definitive adottate ai sensi dell‟articolo 614 bis
c.p.c., non essendo qui prevista una norma simile all‟articolo 124 comma 7 c.p.i.; cfr.
CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge
n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540.
Si limitano ad evidenziare la differenza di disciplina tra il piano definitivo e quello
cautelare MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 987;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 10, secondo cui “per il provvedimento cautelare varrà il reclamo,
innanzitutto, ma non è da escludere la possibilità di modifica per sopravvenienza di
circostanze. Il regime della misura è dunque assai più elastico, rispetto al provvedimento di
merito”. Sulla modificabilità della preliminary injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction
nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 209,
secondo cui essa non è, per sua natura, in aeternum, ed il suo effetto può essere modificato
dal giudice, nel suo contenuto, qualora le mutate circostanze lo richiedano.
Circa la sorte delle penalità di mora per il caso in cui venga meno l‟efficacia del
provvedimento di inibitoria per la revoca o la modifica del provvedimento ex art. 669
decies c.p.c., cfr. ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno
studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009,
298, secondo cui se l‟inibitoria è stata violata, le penali di mora sono dovute, limitatamente
al periodo intercorrente tra il provvedimento e la revoca, poiché la revoca e la modifica non
hanno di solito effetto ex tunc e dunque non eliminano l‟efficacia dell‟inibitoria ab origine.
Laddove ricorresse uno di quei casi specifici in cui la revoca e la modifica operano in via
retroattiva (per l‟esame dei quali si rinvia a MERLIN E. e HENKE A., La revoca e la
modifica, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova,
2008, 468) allora con il provvedimento di revoca o modifica dell‟inibitoria è revocata fin
dall‟origine anche la penale di mora, con la conseguente possibilità di disporre, occorrendo,
la restituzione delle penali già pagate. Il fondamento di una tale opinione è in linea con il
ragionamento alla base dell‟orientamento, prevalente, che ritiene che le penalità non siano
dovute per il periodo in cui l‟inibitoria era sospesa, oltre che in caso di caducazione della
domanda principale in sede di appello. La questione è approfondita nel paragrafo
successivo.
180
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
quanto la condizione cui è subordinata l‟esecutività della pronuncia (il
mancato rispetto dell‟ordine inibitorio) è sempre fatto costitutivo del diritto
al pagamento della somma a titolo di misura coercitiva, e quindi la prova
graverebbe sempre sul creditore. Neppure sembra opportuno l‟utilizzo del
criterio elaborato in materia di inadempimento contrattuale dalla
giurisprudenza, avallata dalle Sezioni Unite (nella sentenza 30 ottobre 2001,
n. 13533), secondo cui l‟onere della prova grava sempre sul soggetto
asseritamente inadempiente: nel caso in cui la condanna sia ad un non fare,
quale è l‟inibitoria, la soluzione sarebbe particolarmente severa e ingiusta
per l‟obbligato, su cui graverebbe l‟onere di provare “di non aver affatto
posto in essere l‟atto vietato”, con tutte le difficoltà connesse alla prova di
un fatto negativo, pur con la possibilità di ricorrere all‟uso di presunzioni556.
L‟onere della prova dovrebbe perciò ritenersi ragionevolmente
distribuito sulla base della regola espressa dal brocardo "negativa non sunt
probanda" che costituisce applicazione della regola della vicinanza alla
prova: sarà perciò il titolare del diritto a dover dimostrare le nuove
violazioni o inosservanze (e non il contraffattore a dover dimostrare di non
averle commesse), mentre riguardo alle penalità “per ogni giorno ritardo
nell‟esecuzione del provvedimento” dovrà essere il debitore a provare di
aver adempiuto, e non il creditore a provare l‟inerzia della controparte557.
556
Cfr. MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per
l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1551;
CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546.
557
Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed.,
GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive
pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc.
2009, 1552; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546; BOVE M., La
misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9, secondo cui lo
“spinoso problema” della spettanza dell‟onere della prova in sede di opposizione
all‟esecuzione va risolto tenendo conto, per un verso, che “si procede ad esecuzione sulla
sola base dell‟affermazione del creditore e, per altro verso, che sembra ragionevole fare
applicazione del principio negativa non sunt probanda.” “Ed, allora, bisogna distinguere a
seconda che si sia in presenza di un facere infungibile o di un non fare. Nel primo caso, se
al creditore basta affermare il suo diritto al fare in positivo, sta all‟obbligato provare di aver
adempiuto senza ritardo, per poter sfuggire alla misura coercitiva. Nel secondo caso,
invece, nel giudizio di opposizione starà al creditore provare se e quante volte l‟obbligato
ha fatto ciò che non avrebbe dovuto. Insomma, qui, se l‟esecuzione si mette in moto sulla
sola affermazione dell‟avente diritto, è anche vero che egli, ove la controparte faccia
opposizione all‟esecuzione, deve accollarsi la prova di ciò che ha affermato nel precetto,
per giustificare sia l‟an che il quantum della pretesa”.
181
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
4. Le vicende relative alle impugnazioni.
Secondo le regole ordinarie l‟ordinanza cautelare, con la quale è stato
accolto o negato il provvedimento avente ad oggetto le penalità di mora, è
reclamabile ex articolo 669 terdecies c.p.c.558; la sentenza di primo grado è
invece appellabile ai sensi degli articoli 339 e seguenti del codice di rito559;
quanto alla ricorribilità per Cassazione della sentenza emessa dal giudice
d‟appello poi, dato che alla suprema Corte è preclusa la possibilità di
compiere valutazioni di merito, secondo alcuni autori l‟esame di talune
questioni non sarà in questa sede possibile, e tra queste si riporta come
esempio quella in merito alla correttezza della quantificazione; altri
osservano invece che una quantificazione contraria al principio di
proporzionalità è una violazione di legge, denunciabile anche in Cassazione,
superandosi ogni limite derivante dalla discrezionalità del giudice560.
558
Cfr. SPOLIDORO M.S., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv.
dir. ind. 1994, I, 402; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993,
117; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La
sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella
collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino,
2003, 1317; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM,
Padova 2009, 225; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il
processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle
obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614
bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614bis c.p.c., in www.judicium.it, 8. Sul reclamo si veda GHIRGA M.F., Il reclamo, in TARZIA
G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 511.
559
Cfr. BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche
attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; ID., La misura
coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, chiaro nel dire che “non vi è
dubbio che la concessione o il rifiuto della misura coercitiva sia sindacabile in sede
d‟impugnazione”; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile,
CEDAM, Padova 2009, 225; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come
cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata
indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive
dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le
novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, secondo cui
“per quanto attiene alla possibilità di revisione del provvedimento, in caso di cognizione
ordinaria, trattandosi di capo di sentenza, varranno le usuali regole in tema di appello.
Sull‟appello e il ricorso in Cassazione si veda in generale TARZIA G., Lineamenti del
processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 370 e 400.
560
Tra gli esponenti della prima impostazione cfr. CONSOLO C., Il processo di
primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM,
Padova, 2009, 102; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2552; BOVE M., La
misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8. La seconda opinione
si deve invece a SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto
d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed
182
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Tra le disposizioni generali ve n‟è una in particolare rispetto alla quale
occorre fare una precisazione, e ci si riferisce in particolare ad una delle
ipotesi di acquiescenza di cui all‟articolo 329 c.p.c., secondo cui il
compimento di “atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”: mentre
normalmente, sulla base di questa norma, l‟adeguamento spontaneo alla
sentenza di primo grado impedirebbe la possibilità di proporre
impugnazione, a tale conclusione non può giungersi nel caso di
adempimento dell‟inibitoria corredata di penalità di mora, in quanto manca
qui quella volontarietà che giustifica l‟applicazione della regola, giacché in
questo caso l‟adempimento è posto in essere dall‟ingiunto al fine di evitare
di essere assoggettato al pagamento della sanzione561.
La proposizione dell‟impugnazione alla sentenza di accoglimento
verosimilmente sarà rivolta ad ottenere la riforma integrale della sentenza di
primo grado; con essa si può però anche richiedere, magari in via
subordinata, la revoca della sola astreinte; a queste ipotesi può poi
aggiungersi, in via ulteriormente subordinata oppure anche quale unica
doglianza, la domanda di riduzione dell‟ammontare della misura562.
effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili
processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184.
Diversa da entrambe è poi l‟opinione di LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol.
III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237, il quale ritiene, sulla base
della natura esecutiva della misura coercitiva, che questa sia soggetta ad un sindacato di
rito, con cognizione piena della suprema Corte. Secondo infine ZUCCONI GALLI
FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it,
9, “in fase di Cassazione la questione sarà esaminabile nei limiti dell‟art. 360, n. 3”.
561
Come osserva infatti SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario
alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET,
Torino, 2009, 204, “l‟articolo 329 c.p.c. richiede il compimento di «atti incompatibili con la
volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge» sicché tali comportamenti
devono essere univocamente indicativi della volontà spontanea di accettare la sentenza, che
non sembra configurabile in chi adempia la condanna principale per evitare una sanzione
che, diversamente, lo colpirebbe”. L‟acquiescenza può comunque operare negli altri casi,
come si evince da ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di
esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, laddove ritiene che “varranno le usuali regole in
tema di appello, con i corollari dell‟acquiescenza parziale o totale in caso di mancata
impugnazione”.
562
Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550. Sui motivi di
impugnazione cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5°
ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le
impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102;
BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8,
secondo cui “il provvedimento sulla misura coercitiva è sindacabile pienamente. Sia,
quindi, rispetto alla sua ammissibilità sia rispetto alla quantificazione compiuta. Insomma,
in sede d‟impugnazione può emergere che non era concedibile la misura concessa o, al
contrario, che essa era concedibile. Ovvero può emergere che, concessa correttamente la
183
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Specularmente deve riconoscersi la possibilità, per la controparte vittoriosa
in primo grado, di adire il giudice dell‟impugnazione affinché questo ne
aumenti l‟ammontare, qualora siano ritenute troppo esigue rispetto alla
funzione da svolgere563. Può probabilmente anche ammettersi la richiesta di
applicazione delle penalità di mora per la prima volta in questa fase, in
quanto la concessione dello strumento non richiede il compimento di
accertamenti ulteriori rispetto a quelli già compiuti dal giudice di primo
grado per pronunciare l‟inibitoria564; occorre però precisare che non sembra
ammissibile la proposizione dell‟appello al solo fine di vedersi accogliere
l‟istanza mai in precedenza formulata, in quanto manca in questo caso un
sufficiente interesse ad impugnare, non potendosi addurre nessun motivo di
censura riguardo alla sentenza impugnata: una tale richiesta potrà allora
essere proposta solo se la sentenza di prime cure sia già gravata da appello
per motivi diversi565.
Da quanto detto risulta in ogni caso che è possibile contestare, e
quindi limitare il thema decidendum, alla sola condanna accessoria566, fermo
misura, c‟è un errore nella sua determinazione in concreto”.
563
Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550. Della possibilità di
revisione delle misure ad opera del giudice dell‟impugnazione, si è detto nel paragrafo
precedente, nota 522.
564
A favore CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle
sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103, secondo cui nulla vieta
la proposizione della richiesta per la concessione dell‟astreinte solo in fase di gravame, non
trattandosi di una domanda nuova volta ad ampliare il thema decidendum, e come tale
preclusa in fase di appello, ma appunto, la richiesta di una misura coercitivo-sanzionatoria.
L‟autore fa inoltre leva sul fatto che la sua emanazione “non richiede il compimento di
istruttoria alcuna”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2535, 2540 e 2549;
BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 512; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del
2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es.
forz. 2009, 533. Sulla questione si rinvia al capitolo IV, paragrafo 2., dato che il discorso è
influenzato dal dibattito in merito alla natura di rito o di merito dell‟istituto. Si segnala poi
che la stessa soluzione qui proposta è accolta in Francia, come si è detto nel capitolo II,
paragrafo 1.2.
565
Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2536.
566
Cfr. BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
(art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 512; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e
CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID.,
L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti
delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; CONSOLO C.,
Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009,
CEDAM, Padova, 2009, 102, precisa infatti che se è proposto appello solo sul punto
inerente la quantificazione, salvo appello incidentale sulla condanna o sul se dell‟astreinte,
il procedimento di appello avrà solo ad oggetto il quantum. In caso di accoglimento poi la
184
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
restando che, se è invece impugnata la sola condanna principale, la riforma
di questa comporterà il venir meno anche della condanna da essa
dipendente567. Da questo sembra potersi trarre la conseguenza che, se
ricorrono i “gravi e fondati motivi”568 che giustificano la sospensione
dell‟efficacia dell‟inibitoria569, qualora l‟istanza venga accolta e la sentenza
maggior somma potrà essere applicata ex nunc. DE STEFANO F., Note a prima lettura
della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 535; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c:
introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz.
2009, 424; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 986;
ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata,
in www.judicium.it, 9.
567
Cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze
dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102, secondo cui ove impugnata
fosse solo la condanna principale, “la riforma o la cassazione - in via di effetto devolutivo
esterno - imporrà al giudice del gravame di riformare o almeno di rivedere (nel caso di
riforma parziale) anche an e quantum dell‟astreinte (anche se la relativa determinazione
non fu ex se impugnata)”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile
commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550; BARRECA L.,
L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es.
forz. 2009, 512; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme
sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536;
MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di
infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 986;
CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 33.
568
Cfr. sul punto App. Milano, 28 novembre 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3444,
secondo cui i gravi motivi previsti dalla legge sono ravvisabili anche nel fatto che la
sentenza sia gravemente errata; App. Milano, 5 maggio 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind.
2000, 4155, ammette invece la sospensione solo se il soccombente dimostri che
dall‟esecuzione possono conseguire pregiudizi irreparabili insuscettibili di ristoro per
equivalente, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla sentenza impugnata. Cfr.
UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. Secondo VANZETTI M., Contributo allo studio
delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali
dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, devono avvenire (e all‟occorrenza
bilanciarsi) sia la prognosi della prospettiva di una riforma, sia la ponderazione dei
rispettivi pregiudizi che le parti subirebbero: al crescere dell‟un elemento l‟altro può
attenuarsi, anche se mai del tutto.
569
Sulla sospendibilità dell‟inibitoria e dell‟astreinte ai sensi dell‟articolo 283 c.p.c.
cfr. BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis
c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 513; CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la
riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione
processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2553;
DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo
esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; PERAGO C.
e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473;
SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204; SCUFFI
185
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
di primo grado venga poi confermata, in merito alla sorte delle penalità per
il periodo in cui la sospensione operava - cioè dalla sua concessione fino
alla sentenza di appello, nel caso di impugnazione della sentenza di primo
grado - tra le due, opposte, interpretazioni immaginabili, dovrebbe prevalere
quella che non riconosce nessun diritto di credito per le penalità, in quanto
in questo periodo l‟inibitoria non operava e quindi il presupposto di
attivazione (la violazione dell‟ordine inibitorio appunto) non si è nemmeno
integrato570.
M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano,
2009, 550; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di
esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di),
Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504;
VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel
diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, che
aggiunge che se l‟istanza di sospensione viene rigettata il ricorrente non può ottenerla
tramite altri strumenti, ad esempio mediante ricorso all‟articolo 700 c.p.c.; specularmente in
caso di accoglimento dell‟istanza il titolare non ha modo di far rivivere il divieto, e quindi
dovrà necessariamente attendere la nuova pronuncia di merito da parte del giudice
dell‟impugnazione.
570
Cfr. CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i
suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur.
n. 6 / 2009, 6; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2553; PERAGO C. e MICCOLIS G.,
L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473, secondo cui “la
sospensione dell‟efficacia esecutiva della sentenza si rifletterà anche sull‟esigibilità della
misura accessoria”; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma
del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009,
204, infatti sostiene che se, nonostante la sospensione, sarà confermata la sentenza di primo
grado, l‟obbligo di pagamento delle penalità di mora diverrà attuale al momento della
pronuncia della sentenza di appello; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della
riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e
TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET,
Torino, 2010, 2504. Rileva VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e
delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv.
dir. ind. 2010, I, 42 e 48, che a fondamento dell‟opposta interpretazione, secondo cui in
caso di vittoria in impugnazione spetterebbe (oltre al risarcimento) anche la liquidazione
delle penali fissate in primo grado con riguardo a tutto il periodo in cui l‟illecito è stato
posto in essere indipendentemente dalla sospensione dell‟inibitoria, stanno due
considerazioni: la prima è che anteriormente alla modifica dell‟articolo 282 c.p.c., quando
la sentenza di primo grado non era di per sé idonea a produrre effetti (salvo la possibilità di
chiederne la provvisoria esecutorietà) non si era mai dubitato che in caso di violazione
dell‟inibitoria il titolare del diritto potesse farsi liquidare anche la penale relativa al periodo
in cui la sentenza era ancora produttiva di effetti, che è uno stato sostanzialmente analogo a
quello in cui si trova oggi la sentenza la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa. In secondo
luogo poi la soluzione contraria attribuirebbe alla sospensione (cui si riconosce funzione
latu sensu cautelare) l‟idoneità di far venire meno in via definitiva l'effetto di una
statuizione di merito pur confermata in appello. Ovviamente una tale impostazione si fonda
sull‟idea che l‟inibitoria sia efficace indipendentemente dal prodursi dell‟efficacia della
sentenza, e non subisca alcuna sospensione, essendo sospesa la sola possibilità di portare ad
186
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
Lo stesso ragionamento dovrebbe essere spendibile per il caso, in un
certo senso opposto, di rigetto della domanda principale nel merito, qualora
la sospensione dell‟inibitoria non venga richiesta o concessa: accanto a chi
ritiene che le penali siano comunque dovute, accentuandone la natura
sanzionatoria571, si contrappone infatti chi critica tale conclusione, perché
comporta un arricchimento ingiustificato del soccombente ma soprattutto
perché se la caducazione della domanda principale ha efficacia ex tunc, tale
dovrebbe essere anche l‟efficacia della, conseguente, caducazione della
domanda ad essa accessoria, in applicazione del secondo comma
dell‟articolo 336 c.p.c., secondo cui “la riforma o la cassazione estende i
suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o
cassata”572. Di conseguenza quanto eventualmente pagato in adempimento
esecuzione l‟inibitoria stessa, quindi di ottenerne il rispetto in via coattiva indiretta. Dato
che però alla penale è pacificamente attribuita natura «sanzionatoria» per le eventuali
violazioni dell‟inibitoria, anche l‟autrice ritiene che, qualora l‟inibitoria non operi,
l‟eventuale condotta ad essa contraria non potrà ritenersi violazione di questa, fermo
restando che il risarcimento del danno è comunque da commisurare a tutto il periodo in cui
l‟illecito è stato posto in essere, e quindi è dovuto anche per gli illeciti intercorsi durante il
periodo di sospensione della sentenza.
571
Cfr. CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i
suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur.
n. 6 / 2009, 6, secondo cui “proprio la peculiare compulsoria natura dell‟astreinte impone di
concludere che il soccombente-appellante che non abbia formulato istanza di sospensione
dell‟efficacia esecutiva del capo condannatorio assistito dall‟astreinte (o che l‟abbia vista
rigettare), e nonostante ciò [n.d.r. violi l‟inibitoria] sarà tenuto al pagamento della penalità
di mora pure ove il suo appello venisse infine accolto e la sentenza di primo grado
riformata.”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550, ritiene che l‟altra opinione
assegnerebbe all‟astreinte una funzione risarcitoria, che invece le è estranea; VANZETTI
M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto
industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50.
572
Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore,
in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività
della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del
Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; BALENA G., La nuova
pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 45, osserva infatti che “trattandosi
di una statuizione accessoria rispetto alla condanna principale, concernente l‟adempimento
dell‟obbligo infungibile, le sue sorti devono intendersi integralmente dipendenti da quelle
di tale condanna; sicché, ogniqualvolta quest‟ultima sia caducata dal giudice
dell‟impugnazione, ne resterà automaticamente travolta (ex art. 336 c.p.c.) anche la
condanna comminata per l‟ipotesi dell‟inadempimento e sorgerà il diritto alla ripetizione
delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza riformata o cassata”;
LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ,
Milano, 2009, 13 e 240, ritiene che solo questa soluzione sia conforme ai principi
costituzionali, perché “non si può sanzionare l‟inottemperanza di un provvedimento
autoritativo che sia poi dichiarato illegittimo o inefficace nelle sedi previste
dall‟ordinamento”. Se l‟interessato ha il diritto a non ottemperare alla legge o all‟atto
amministrativo che è stato dichiarato illegittimo, “ed ha diritto anche a non essere
187
V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI
della condanna in futuro poi riformata, dovrà essere restituito.
sanzionato per la mancata ottemperanza, giacché la sua inottemperanza era secundum ius”
non si vede perché per i soli provvedimenti giurisdizionali dovrebbe valere il contrario. Se
si accettasse l‟opposta tesi “si ritornerebbero ad applicare, ai provvedimenti del giudice,
principi superati da due secoli, si ritornerebbe allo stadio anteriore allo Stato di diritto”.
Osserva in proposito MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il
concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009,
975, che l‟impostazione secondo cui, in caso di accoglimento dell‟appello, la somma vada
comunque pagata per il periodo che intercorre tra l‟acquisto di efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado e la riforma in appello, a causa della perdurante violazione
dell‟ordine inibitorio, “risente con ogni probabilità della suggestione esercitata dall‟idea di
sanzione”. Secondo l‟autore una tale ricostruzione non pare convincente, perché in questo
caso sarebbe stato allora più logico destinare la somma allo Stato, e conclude che la misura
non possa che seguire la soccombenza. Alla replica che in questo modo se ne riduce la
carica compulsoria, egli risponde che comunque sussiste il rischio della conferma della
sentenza di primo grado, “ed è proprio questo a fungere da elemento di deterrenza”,
notando come questa non passi necessariamente attraverso l‟afflizione; SALETTI A.,
Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a
cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204, rileva che “nonostante il
carattere sanzionatorio della statuizione in questione, non si può pretendere l‟adempimento
rispetto a una condanna che risulti, poi, infondata. Manca correlativamente il titolo per
trattenere quanto percepito in forza della decisione riformata”; ZUCCONI GALLI
FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it,
10; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79, aggiunge
l‟osservazione che sussiste il “problema di come garantire un‟efficace restituzione , in caso
di modifica o annullamento del titolo esecutivo in origine assistito dall‟astreinte”; BOVE
M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, nota che in
questo caso l‟inottemperanza dell‟ingiunto “si è rivelata “giusta” ed allora egli deve essere
rimesso nella situazione precedente. Detto in altri termini, la misura coercitiva, pur
accessoria ad un provvedimento di condanna, assiste tuttavia l‟attuazione del diritto
sostanziale riconosciuto esistente e non del provvedimento, per cui, se risulta poi che quel
diritto sostanziale è stato erroneamente accertato come esistente, la misura coercitiva cade
ad ogni effetto”; CARRATTA A., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare
infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in
www.treccani.it, 2010, 3; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato
della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2505.
188
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA
Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in foro.it. 2008, I, 3181.
Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5204.
Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619.
Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4479.
Cass. 25 luglio 1995, n. 8080, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3205.
Cass. 29 gennaio 1981, n.661, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1366.
Cass. 13 dicembre 1946, n. 1357, in Giur.it. 1947, I.
App. Milano, 29 aprile 2006, in Giur. ann. dir. ind. 2006, 5022.
App. Milano, 8 ottobre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2007, 5077.
App. Milano, 10 febbraio 2004, in Giur.it. 2004, 1443.
App. Bologna, 19 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4661.
App. Bologna, 29 maggio 2002, in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4438.
App. Milano, 5 maggio 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4155.
App. Milano, 28 novembre 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3444.
App. Milano, 31 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3238.
App. Genova, 14 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2015.
App. Bologna, 21 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2018.
App. Catania, 12 settembre 1984, in Giur. ann. dir. ind. 1984, 1789.
App. Firenze, 25 ottobre 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1383.
App. Genova, 4 agosto 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1069.
App. Milano, 7 marzo 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1039.
App. Milano, 20 gennaio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1088.
App. Milano, 8 aprile 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 937.
App. Milano, 21 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 759.
App. Milano, 16 luglio 1974, in Giur. ann. dir. ind. 1974, 598.
App. Bari, 22 aprile 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 117.
App. Milano, 25 febbraio 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 77.
191
Trib. Verona, 9 marzo 2010, in Giur. merito 2010, 1857.
Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009, in www.judicium.it.
Trib. Terni, 6 agosto 2009 (ord.), in www.judicium.it.
Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in foro.it. 2008, I, 2029.
Trib. Roma, 22 gennaio 2008, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5262.
Trib. Milano, 22 settembre 2007, in foro.it. 2008, I, 280.
Trib. Bologna, 13 luglio 2007, in Riv. es. forz. 2007, 729.
Trib. Salerno, 14 maggio 2007, in Corti salernitane, 2008, 601.
Trib. Bologna, 11 aprile 2007, in www.altalex.com.
Trib. Milano, 4 gennaio 2007, in Giur. ann. dir. ind. 2007, 5126.
Trib. Venezia, 13 giugno 2006 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2006, 5026.
Trib. Milano, 14 novembre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4902.
Trib. Milano, 8 luglio 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4887.
Trib. Milano, 23 settembre 2004, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4757.
Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4795.
Trib. Monza, 29 maggio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4576.
Trib. Roma, 31 marzo 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4560.
Trib. Milano, 26 novembre 2001, in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4382.
Trib. Roma, 18 luglio 2001(ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4358.
Trib. Napoli, 19 dicembre 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4186.
Trib. Catania, 9 settembre 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4181.
Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4169.
Trib. Ancona – Sez. Senigallia, 10 gennaio 2000, in Giur. ann. dir. ind.
2000, 4119.
Trib. Milano, 10 giugno 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 4086.
Trib. Ancona, 12 aprile 1999 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3994.
Trib. Torino, 27 gennaio 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3978.
Trib. Milano, 5 ottobre 1998, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3948.
Trib. Roma, 21 agosto 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998, 3835.
Trib. Bolzano, 22 aprile 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998, 3808.
Trib. Palermo, 26 luglio 1996 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3505.
Trib. Roma, 10 giugno 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3494.
Trib. Torino, 29 marzo 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 389.
192
Trib. Firenze, 23 gennaio 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3458.
Trib. Monza, 10 maggio 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3314.
Trib. Milano, 13 marzo 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3404.
Trib. Milano, 15 dicembre 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3276.
Trib. Milano, 17 novembre 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3271.
Trib. Ancona, 5 agosto 1994 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3144.
Trib. Bologna, 14 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3131.
Trib. Catania, 29 marzo 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3117.
Trib. Genova, 2 giugno 1993, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3060.
Trib. Bassano del Grappa, 30 marzo 1993, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3054.
Trib. Milano, 21 novembre 1991, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2714.
Trib. Firenze, 11 dicembre 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2638.
Trib. Vicenza, 8 ottobre 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2633.
Trib. Milano, 23 aprile 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1990, 2532.
Trib. Terni, 26 settembre 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1990, 2494.
Trib. Milano, 15 settembre 1988, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 2330.
Trib. Torino, 11 maggio 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 245.
Trib. Venezia, 5 novembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2081.
Trib. Milano, 18 settembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1987, 2133.
Trib. Milano, 12 giugno 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2048.
Trib. Napoli, 4 aprile 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2031.
Trib. Velletri, 25 febbraio 1985, in Giur. ann. dir. ind. 1985, 1905.
Trib. Milano, 4 giugno 1984, in Giur. ann. dir. ind. 1985,1863.
Trib. Roma, 28 settembre 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1689.
Trib. Reggio Emilia, 11 aprile 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1662.
Trib. Milano, 17 novembre 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1350.
Trib. Milano, 9 giugno 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1319.
Trib. Catania, 15 aprile 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1302.
Trib. Roma, 6 febbraio 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980,1279.
Trib. Milano, 10 gennaio 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1384.
Trib. Roma, 16 luglio 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1187.
Trib. Torino, 26 marzo 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1176.
Trib. Milano, 18 maggio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1052.
193
Trib. Milano, 27 ottobre 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 977;
Trib. Milano, 7 marzo 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 929.
Trib. Torino, 20 dicembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 763.
Trib. Milano, 13 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 998.
Trib. Milano, 5 maggio 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 722.
Trib. Milano, 3 ottobre 1974, in Giur. ann. dir. ind. 1974, 626.
Trib. Bologna, 13 novembre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 415.
Trib. Milano, 18 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 407.
Trib. Milano, 18 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 406.
Trib. Milano, 1 marzo 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 303.
Trib. Treviso, 8 gennaio 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 273.
Trib. Milano, 13 novembre 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 199.
Trib. Milano, 15 novembre 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 42.
Trib. Varese, 26 gennaio 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 19.
Trib. Milano, 20 maggio 1965, in RAVÀ, Diritto industriale, UTET, Torino,
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curia.europa.eu/.
194
BIBLIOGRAFIA
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