Recenti sviluppi nella tutela della proprietà
intellettuale in Italia
a cura del Comitato IPR dell’American Chamber of Commerce di
Milano
Recent development in the protection of IPR
in Italy
Paper resulted from a collaborative effort of members of the IPR
Committee of the American Chamber of Commerce in Milan
IPR Committee – Amcham - 2011
SOMMARIO
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Pag. 4
Privacy e tutela della proprietà intellettuale
Right to privacy and Intellectual Property Rights
Luciano Daffarra
Pag. 9
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e le recenti innovazioni introdotte nel 2009
Law No. 231/2001 and the amendments to the law implemented in 2009
Gianmarco Senatore, Elena Grimme
Pag. 12
Novità relative alle procedure giudiziali in materia di proprietà intellettuale
News About Judicial Proceedings Involving Industrial Property Issues
Mario Traverso
Pag. 16
Diritti connessi e diritti d’autore
Neighbouring rights and authors rights
Alberto Pojaghi
Pag. 19
Design e diritto d’autore
Design and Copyright
Gian Paolo Di Santo, Massimiliano Patrini
Pag. 22
Novità in tema di equo compenso per copia privata
News in the field of fair compensation for private copying
Simona Lavagnini
Pag. 29
Misure tecniche di protezione nella legislazione italiana
Technical protection measures in the Italian legislation
Giorgio Mondini
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INTELLECTUAL PROPERTY AS AN ECONOMIC ASSET
Intellectual property rights (IPR) have a vital role in growing the economies of developed and developing countries
all over the world, in spurring innovation, in giving large and small firms a range of tools to help drive their
success, and in benefitting consumers and society through a continuous stream of innovative, competitive products
and services and an expansion of society’s overall state of knowledge.
In G8 countries, copyright-based industries and interdependent sectors alone account for between 4% and 11% of
GDP .These sectors also produce a substantial number of jobs—approximately 3-8% of all employment within the
G8—3.0% of all domestic employment in Japan, 5.4% in Canada, 6.5% in the EU, 7.3% in Russia, and 8.53% in
the US.
As governments search for the formula to stimulate economic growth, it has become increasingly clear that
innovation, in the form of both new technologies and ideas is the key driver of future productivity growth.
On the other hand, violations of intellectual property rights, ambiguities in law and lack of enforcement create
uncertainty in the marketplace, in the legal system and undermine consumer trust.Supply chains become polluted
with counterfeit goods.Consumers are uncertain about what types of behavior are appropriate and whether the
goods they are buying are legal and safe.Counterfeit products can pose a significant risk to public health.
This paper, produced by the IPR committee of the Amcham in Italy outlines recent development in the area of
intellectual property in Italy
Enzo Mazza
Chairman
IPR Comittee
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PRIVACY E TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Avvocato Luciano Daffarra
Abstract
Right to privacy and Intellectual Property Rights
Today, the protection of Intellectual Property is being increasingly challenged throughout the Member States of the European Union by
norms regulating the right to privacy.
In particular, in Italy, by releasing the document Security in Telephone and Internet Traffic Data on January 17, 2008, the Italian Data
Protection Authority (“Authority”) strongly limited the rights-holders’ possibility to take legal steps against those who disseminate
protected works throughout the Internet. In doing so, and clearly deviating from the European Court of Justice, the Authority followed
the path previously undertaken by Advocate General Juliane Kokott in Promusicae vs. Telefonica (2008). Moreover, by issuing another
official document on February 28, 2008, the Authority denied to the rights-holders the faculty to monitor and identify the IP addresses of
those who illegally trade protected works through file-sharing over the Internet. Therefore, it is clear that the route recently taken in
Italy by the Authority neither takes into account the opinion rendered by the European Court of Justice in Promusicae nor acknowledges
the need of curbing the spread of illegal file-sharing activities.
Similarly, within the European Union, Directive 2006/24/EC on the retention of data generated through electronic communications
services (along with Directives 2002/58/CE, 1995/46/CE and 1997/66/CE) greatly strengthened the front of the proponents of an absolute
right to privacy in electronic communications. This continues to create serious problems to the protection of Intellectual Property rights,
thereby forcing rights-holders to endure the illegal distribution of protected works over the Internet. Indeed, both domestic and
European provisions in favor of the right to privacy diminish the achievement of a true protection of Intellectual Property, giving rise to
an intolerable scenario of legal uncertainty.
Furthermore, the creation of the Data Protection Working Party (DPWP) through art. 29 of Directive 1995/46/EC, as an independent
consulting agency of the European Commission, made the situation even more tangled. Indeed, the DPWP, which has not always been
consistent, showed to be fully aware of the need for rights-holders to obtain the information necessary to take legal actions in order to
defend their rights. Nevertheless, there are still norms that hinder said achievement.
As mentioned above, in Promusicae, the European Court of Justice widely deviated from the reasoning of Advocate General Juliane
Kokott. In fact, one of the conclusions given by the Advocate General in her non-binding opinion to the Promusicae case was that “the
protection of the rights and freedoms of others under Article 13(1)(g) of Directive 95/46 cannot justify the communication of personal
traffic data”. On the other hand, with a reference to art. 15(1) of Directive 2002/58/EC, the final opinion of the European Court of Justice
in Promusicae clearly highlighted the fact that EU lawmakers intended to rule out neither the protection of Intellectual Property nor the
right of authors in seeking to obtain said protection through legal proceedings.
As to whether IP addresses should be considered or not personal data, different points of view have been rendered by the judiciary of
several EU Member States. In particular, in a 2007 case, the Court of Appeal of Paris refused to deem IP addresses as personal data
whereas, in a 2008 case, the Supreme Court of Spain sentenced that they are not protected by the right to privacy and the right to
secrecy in communications. Similarly, in Brein vs. Chello (2006), the Court of Amsterdam ordered a service provider to release the
names of all its internet subscribers who systematically engaged in illegal on-line activities. Unfortunately, Italian courts did not follow
the path undertaken by the European Court of Justice in Promusicae.
In conclusion, although the trend in the United States has moved towards a new set of rules capable of guaranteeing the right to privacy
without interfering in the activities of the judiciary, in Italy, the norms safeguarding the right to privacy constantly freeze any possible
cause of action against those who violate the law over the Internet through file-sharing activities.
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Mai come oggi la tutela della Proprietà Intellettuale negli Stati dell’Unione Europea ed in Italia, in particolare, è fortemente condizionata dalla
applicazione delle norme in materia di privacy.
Nel nostro Paese, nel corso dei recenti anni, il Garante per la Tutela dei Dati Personali ha limitato grandemente la possibilità per i titolari dei diritti di
agire nei confronti dei soggetti che operassero illegalmente la disseminazione di opere protette attraverso la rete telematica, dapprima assumendo come
valide e vincolanti, non le statuizioni della decisione della Corte di Giustizia UE (del 29 gennaio 2008) nella causa Promusicae / Telefonica[1], ma il
parere espresso nel corso di quel processo dall’Avvocato Generale[2], impartendo così istruzioni circa la “Sicurezza dei dati di traffico telefonico e
telematico” con il provvedimento in data 17 gennaio 2008[3].
Con detto provvedimento il Garante Privacy italiano ha di fatto vanificato ogni possibilità per i titolari dei diritti di fare valere i propri interessi violati
in sede giudiziale civile.
Inoltre, con un ulteriore specifico atto del 28 febbraio 2008, lo stesso Garante Privacy ha espresso la propria valutazione negativa[4] relativamente
all’adozione di ogni genere di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti ai fini dell’identificazione degli indirizzi IP dei soggetti che operano scambi
illeciti di opere protette attraverso il file-sharing.
Le indicazioni fornite dal Garante Privacy nei due sopra indicati atti non sembrano riflettere, né tenere nel dovuto conto, le risultanze della sentenza
della Corte di Giustizia UE nei casi Promusicae, né ha successivamente modificato il proprio atteggiamento a seguito della ordinanza Tele2[5], né
danno atto della necessità di porre un freno alle illecite attività di scambio di files in Rete[6].
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[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:064:0009:0010:EN:PDF
[2] http://www.privacy.it/Cortegiust.causaC-275-06.html
[3] http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1482111
[4] http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1495246
[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0014:0014:EN:PDF
[6] Un importante punto da sottolineare nelle vicende relative alla presa di posizione del Garante, e non di secondaria importanza, riguarda la distonia
che emerge fra la posizione dell’Avvocato Generale nella causa Promusicae, la quale ha concluso che “l’art. 13, n.1 lett. g) della Direttiva 95/46/CE non
sia tale da giustificare la comunicazione dei dati sul traffico di natura personale”[6] e quanto scritto, in merito a tale affermazione, nella Sentenza della
Corte di Giustizia. Al paragrafo 53 della testé citata decisione si legge, infatti: “Tuttavia, non si può non constatare che l’art. 15, n. 1, della direttiva
2002/58 conclude l’elenco delle suddette deroghe facendo espresso riferimento all’art. 13, n. 1, della direttiva 95/46. Ebbene, anche quest’ultima
disposizione autorizza gli Stati membri a adottare disposizioni intese a limitare la portata dell’obbligo di riservatezza dei dati personali qualora tale
restrizione sia necessaria, tra l’altro, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Poiché non precisano i diritti e le libertà che vengono in tal modo in
questione, le dette disposizioni dell’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58 devono essere interpretate nel senso che esprimono la volontà del legislatore
comunitario di non escludere dal loro ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà e delle situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale
tutela nel contesto di un procedimento civile”. La determinazione cui perviene la Corte di Giustizia in merito a tale punto è confermata nel successivo
paragrafo 54 che recita: “Occorre pertanto constatare che la Direttiva 2002/58 non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere l’obbligo di
divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”. In base a queste considerazioni, appare ultronea la affermazione in base alla quale il
Garante esclude che “tali dati possano essere messi a disposizione per controversie civili relative ai diritti di proprietà intellettuale”, facendo riferimento,
in tal caso, non ai principi contenuti nella Sentenza comunitaria, ma al divieto di utilizzazione dei dati di fatturazione in possesso dei Service Providers
(Provv. 28 febbraio 2008, par. 1 in fine) di cui la stessa sentenza comunitaria de quo si occupa al par. 48, con riferimento alla portata dell’Art. 6 della
Direttiva 2002/58/CE.
5
Va peraltro detto che, a livello di normativa Comunitaria, il varo della Direttiva 2006/24/EC in tema di “Data retention nei servizi di
comunicazione elettronica” e le precedenti disposizioni delle già citate Direttive 2002/58/CE e 95/46/CE (oltre alla precedente Direttiva
97/66/CE) hanno fortemente rafforzato il fronte dei fautori di un diritto assoluto alla privacy nell’ambito delle comunicazioni elettroniche,
tanto da generare seri problemi alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e costringendo in tal modo i rights-holders
a subire passivamente la illecita distribuzione di opere protette attraverso la rete Internet.
Le disposizioni sulla privacy, che si vanno ad affiancare ad un sistema giuridico di norme interne e comunitarie che sono state poste a
presidio di una forte tutela della Proprietà Intellettuale, frustrano il raggiungimento di tali obiettivi dando luogo ad una intollerabile
situazione di incertezza del diritto.
A rendere ancora più complessa ed ingarbugliata la materia vi è il fatto che, in tema di privacy, gli Stati Unionisti sono rappresentati sul
piano operativo dall’ “Art. 29 Data Protection Working Party” (DPWP), creato – appunto – dall’Art. 29 della Direttiva 95/46/CE come ente
indipendente di consulenza della Commissione Europea, in materia di Data Privacy[7]. Tale Working Group non sembra avere peraltro
mantenuto una linea coerente nella propria azione. Un esempio di tale progressiva trasformazione delle opinioni dell’organo in questione
emerge dall’esame di alcuni provvedimenti sul tema della privacy in Internet. Infatti, il DPWP in data 18 gennaio 2005, ha pubblicato il
“Working Document on data protection issues related to intellectual property rights”, in cui si legge, fra l’altro: “b. Enforcement of
copyright - While control and tracing is developing at the source with the intention of checking “a priori” every user downloading legally
information on the Internet, the protection of copyright information also leads most of copyright actors to take actions “a posteriori” and to
conduct investigations towards users suspected of infringements. Among the means used by right holders, the Working Party notes in
particular the following: Peer-to-peer tools available on the Internet have been identified as a major mean to find information on
individuals making available on-line, or downloading, protected information. The research conducted by right holders is usually based
on the collection of the IP address of the users. This information is then combined with users’ data as detained by ISPs. In some cases the
right holders directly request the identity of the user to the ISP in order to send cease and desist letters to the users. In other cases
copyright holders request the collaboration of ISPs so that they themselves send letters to the users concerned asking them to take down
the alleged infringing material, or that they disconnect users from the network”.
La relazione del Working Group, di cui ci occupiamo, prosegue con una interessante notazione che riguarda le iniziative dei titolari dei
diritti: “The legitimate purpose followed by right holders to prevent misuse of protected information often results in the tracing
of users and the monitoring of their preferences. In particular, the use of unique identifiers linked with the personal information collected
leads to the processing of detailed personal data. Directive 95/46 on the protection of personal data provides for several principles that
shall be complied with by any right holder in such case where personal data are being processed. Article 2(3) (a) of Directive 2004/48/EC,
on the enforcement of intellectual property rights confirmed the principle that the Directive 2004/48/EC does not affect Directive 95/46
and therefore the application of the data protection principles”[8].
Come è agevole comprendere dalla lettura dei documenti predisposti dal Working Group vi è piena consapevolezza della necessità per i
titolari dei diritti di potere assumere le informazioni necessarie al fine di procedere alla difesa giudiziaria dei diritti, pur in presenza di
norme che ne ostacolano il raggiungimento.
[7] http://www.ispai.ie/DR%20as%20published%20OJ%2013-04-06.pdf
[8] http://www.ictlex.net/?p=590;
6
Un ulteriore punto da sottolineare nelle vicende relative ai rapporti fra privacy e tutela del diritto d’autore, riguarda la distonia che
emerge fra la sentenza dei magistrati Comunitari nel caso Promusicae e la posizione presa dell’Avvocato Generale nella propria relazione
agli stessi Giudici nella medesima causa . L’avvocato generale Juliane Kokott ha infatti concluso asserendo – fra l’altro - che “l’art. 13,
n.1 lett. g) della Direttiva 95/46/CE non sia tale da giustificare la comunicazione dei dati sul traffico di natura personale”[9]
contrariamente a quanto invece dedotto sul punto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 gennaio 2008.
Al paragrafo 53 della decisione della Corte di Giustizia, si legge, infatti: “Tuttavia, non si può non constatare che l’art. 15, n. 1, della
direttiva 2002/58 conclude l’elenco delle suddette deroghe facendo espresso riferimento all’art. 13, n. 1, della direttiva 95/46. Ebbene,
anche quest’ultima disposizione autorizza gli Stati membri a adottare disposizioni intese a limitare la portata dell’obbligo di riservatezza
dei dati personali qualora tale restrizione sia necessaria, tra l’altro, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Poiché non precisano i
diritti e le libertà che vengono in tal modo in questione, le dette disposizioni dell’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58 devono essere
interpretate nel senso che esprimono la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal loro ambito di applicazione la
tutela del diritto di proprietà e delle situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un
procedimento civile”.
La conclusione cui perviene la Corte di Giustizia in merito a tale circostanza è confermata nel successivo paragrafo 54 che recita:
“Occorre pertanto constatare che la Direttiva 2002/58 non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere l’obbligo di
divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”.
Relativamente alla natura di “dato personale” (o meno) degli indirizzi IP, considerata come assodata dal DPWP, anche su tale assunto vi
sono visioni non conformi in seno ai Tribunali dell’Unione Europea. Fra le sentenze sul tema ricordiamo alcuni pronunciamenti della
Corte di Appello di Parigi, che escludono tale circostanza. Queste decisioni – tese a rispettare la natura personale degli indirizzi IP - sono
state appellate di fronte alla Corte Suprema francese e per esse si è in attesa della sentenza che dovrebbe fare maggiore chiarezza sulla
natura giuridica di tali dati identificativi[10].
Sul fronte del trattamento giuridico degli indirizzi IP, di particolare rilievo appare la sentenza della Corte Suprema spagnola, la quale, in
data 9 maggio 2008, ha dichiarato che essi non sono protetti dal diritto alla privacy o dal diritto alla segretezza delle comunicazioni. Alla
base della decisione della Corte vi sono tre fondamentali considerazioni: a) vi è una chiara differenza fra una comunicazione telefonica ed
un accesso alla rete telematica, b) è indubitabile il fatto che gli utenti dei sistemi di file-sharing o P2P siano consapevoli che molti dei
dati che gli stessi veicolano sulla Rete diverranno pubblici e disponibili ad ogni utente di Internet; c) la “stringa” dell’indirizzo IP non
identifica una persona fisica ma un PC. Partendo da tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che gli indirizzi IP non sono dati personali
e, pertanto, non sono protetti dalla privacy.
La decisione di Madrid non rappresenta un episodio giurisprudenziale isolato nell’Unione Europea[11]. Infatti, fra le numerose decisioni
sul tema va altresì ricordato il precedente della causa Brein v. Chello[12], con la cui sentenza il Tribunale di Amsterdam, in data 24
agosto 2006, ha ordinato al service provider UPC (noto sotto il nome commerciale di Chello) di rendere noti i nomi e gli indirizzi degli
abbonati ai servizi Internet che ponevano in essere sistematicamente condotte illegali on-line, fra i quali emergevano i tre maggiori
uploaders di opere protette attivi in Olanda[13].
7
Va peraltro rimarcato che i più recenti orientamenti dei tribunali italiani[14] e le prese di posizione sia del DPWP[15] non sembrano per
nulla favorevoli ad una applicazione estesa dei principi emersi dalla Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-275/06, tanto che gli
Stati Unionisti, per fronteggiare l’emergenza della pirateria on-line hanno dovuto ricorrere all’applicazione di norme che affidano il
controllo e la tutela della proprietà intellettuale, non ai tribunali così come sarebbe logico, ma ad enti terzi, come è accaduto in Francia
con l’HADOPI e come si prospetta in Italia con l’adozione di provvedimenti dell’Ag.Com. che assegnano a tale ente il compito di vigilare
sulle violazioni commesse tramite la rete di comunicazione elettronica.
In conclusione, mentre negli Stati Uniti si sta cercando di creare un nuovo sistema di norme capace di garantire la privacy dei cittadini
senza interferire con l’attività giudiziaria[16], nel nostro Paese la tutela della privacy sulla rete informatica paralizza ogni possibile
azione giudiziaria civile verso gli utenti che violano la legge.
[9] Par. 89 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott del 18 luglio 2007.
[10] Ci riferiamo alle statuizioni della Corte d’Appello di Parigi, rispettivamente in data 27 aprile 2007 e 15 maggio 2007, relativamente
a due cause avviate dalla Società dei Produttori Fonografici francesi, contro due individui, tali Anthony Guillemot e Henri Michel Marie
Sebaux. Con due distinte sentenze, la Corte ha statuito che l’impiego di programmi volti alla raccolta di dati che sono stati posti in Rete
dagli stessi utenti che hanno commesso le violazioni alla legge autore, non rappresenta un’attività contraria all’art. 2 della L. 6 gennaio
1978 (Codice della Proprietà Intellettuale).
[11] http://www.goodwinprocter.com/~/media/1DA7BD90AFE3499081379019EBA55E2E.ashx
[12] www.book9.nl/getobject.aspx?id=2777; http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/2/6/402
[13] This decision turned over the previous decision (July 2005) of the same Court that raised privacy concerns resulting from the
gathering of the data in the U.S.A.. The more recent judgment establishes in principle that the interest of the rights-holders in tracing
the infringers supersedes the privacy interest of the alleged infringers. The obligation of the ISP of providing the rights-holders with the
subscribers data was previously stated by the Dutch Supreme Court in its decision of November 25, 2005 in the case Pessers-Lycos.
[14] http://www.altalex.com/index.php?idnot=48812
[15] Report 01/2010 del 13 luglio 2010 recante: “Compliance at national level of Telecom Providers and ISPs with the obligations
required from national traffic data retention legislation on the legal basis of articles 6 and 9 of the e-Privacy Directive 2002/58/EC and
the Data Retention Directive 2006/24/EC amending the e-Privacy Directive” (vedi pagg. 3 e 4 sui dati che possono essere conservati e sul
concetto di “serious crime” http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp172_en.pdf
[16] http://www.ntia.doc.gov/reports/2010/IPTF_Privacy_GreenPaper_12162010.pdf
8
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231
E LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA DI IPR INTRODOTTE NEL 2009
Dottor Gianmarco Senatore, Dottoressa Elena Grimme
Abstract
Law No. 231/2001 and the amendments to the law implemented in 2009
Amendments to Italian Corporate Liability law No. 231/2001: companies, organizations and entities now liable and sanctionable also for
infringements of a third party’s copyright or other Intellectual Property rights
Italian Corporate Liability Law No. 231/2001 provides for criminal and administrative sanctions to be applied to a company,
organization or private entity if its employees, officers or directors commit crimes of various nature under the Italian Criminal Code (for
example those related to violations of labor, safety laws, etc.). For the more serious crimes, injunctive sanctions and bans are also applied
(such as the interdiction from contracting with the Italian public administration, the temporary injunction on advertising of the
company's products or services and even the interdiction of the company's business activity altogether).
On July 23, 2009 the Italian Parliament enacted, under the "Legge Sviluppo" (No. 99/2009), an amendment to the Italian Corporate
Liability Law to include within its application all crimes related to infringement of intellectual property rights. With this amendment the
Italian Corporate Liability Law now provides liability (and relevant sanctions) for a company, organization or private entity if the crime
of copyright, trademark, patent or other IP infringements is committed by its employees, officers or directors to the benefit of the company,
organization or entity, including the crimes related to using, distributing or selling unlicensed software provided by Italian Copyright
Law (No. 633/1941).
The Italian Corporate Liability Law also provides a way for the corporate entity to be exempt from such corporate liability: if the entity
can show that, before the crime took place, it had implemented within its structure “effective measures” in order to prevent and detect the
committal of the crime within/through its organization, and that such measures were fraudulently by-passed by the perpetrator of the
crime in order to commit the same, then the entity can seek exemption of corporate liability and avoid the related sanctions. It is therefore
now crucial for a company, organization or entity to implement a structured and effective policy system control process and regulation to
avoid the committal of IP crimes. A number of management and control solutions already exist on the market, which, if implemented,
could exempt a corporation from this new liability; one such example is the ISO-certified Software Management Process ("SAM"), which
could be implemented to ensure that the crimes related to software infringement are not committed within the corporate premises or, if
committed, do not give rise to corporate liability under the Italian Corporate Liability Law.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha definito un regime di responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla
commissione, in loro vantaggio o nel loro interesse, di una serie di reati elencati in forma tassativa dallo stesso decreto.
A parziale superamento del principio di personalità delle responsabilità penale e del dogma societas delinquere non potest, tale
normativa stabilisce che anche gli enti (di ogni tipo: come società, associazioni, associazioni non riconosciute, con o senza personalità
giuridica) possano rispondere per i fatti penalmente rilevanti commessi dai propri amministratori, dipendenti o collaboratori,
aggiungendo alla responsabilità penale in capo a questi una responsabilità propria dell’ente. Quest’ultima, ancorché formalmente di
carattere amministrativo, ha in realtà caratteristiche molto prossime a quella penale: trae infatti origine dalla commissione di reati; la
competenza a giudicarne l’esistenza e ad irrogare le sanzioni è del giudice penale; lo svolgimento del procedimento di accertamento è
tracciato dalla disposizioni processuali penali applicabili ai reati interessati.
9
Si tratta di un tertium genus di responsabilità che comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, e nei casi più grave anche di tipo
interdittivo, e che trae origine dall’attribuzione all’ente di una “colpa di organizzazione”, in relazione all’omessa costituzione, secondo
canoni di accortezza e diligenza, di una struttura organizzativa e gestionale interna idonea ad impedire, o comunque limitare, le
possibilità di commissione di reati connessi allo svolgimento della propria attività.
Il meccanismo che la governa è infatti caratterizzato da spiccate finalità di prevenzione nella commissioni di reati il cui perseguimento
non poggia solo sulla mera efficacia deterrente offerta dalla minaccia di sanzioni, peraltro anche molto pesanti, ma anche e soprattutto
sull’individuazione di specifiche ipotesi di esonero da responsabilità rappresentate dalla definizione ed dall’effettiva attuazione da parte
dell’ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati nonché dalla costituzione di un organismo di
vigilanza interno, autorevole ed indipendente, preposto a controllare l’effettiva idoneità e applicazione del modello nonché a segnalare
necessità di suoi eventuali aggiornamenti.
Il modello di comportamento da adottare dovrà i) individuare le aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi
reati, ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire, in un contesto di separazione di funzioni e di correlazione tra i poteri attribuiti e le funzioni ricoperte, iii) individuare modalità
di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati, iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e v) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.
Negli anni successivi al varo della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti l’elenco dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/2001 è stato via via integrato, fino a comprendere anche importanti figure delittuose poste a tutela del diritto d’autore. La legge 23
luglio 2009 n. 99 (art. 7, comma c)) ha infatti ampliato l’ambito di applicazione del decreto comprendendovi, in particolare e in estrema
sintesi, i seguenti reati:
- art. 171, comma I, lett. a-bis) e comma 3: abusiva messa a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo, di un’opera dell’ingegno, mediante
immissione in un sistema di reti telematiche, e relative circostanze aggravanti;
- art. 171-bis: abusiva utilizzazione, a scopo di profitto, di programmi per elaboratore (abusiva duplicazione ovvero detenzione e/o diffusione in
commercio di software nonché di banche di dati (attraverso supporti privi di contrassegno SIAE ovvero attraverso l’abusiva estrazione dei
dati o il reimpiego e/o la commercializzazione dello stesso data base);
- art. 171-ter: abusiva utilizzazione, per uso non personale e a fini di lucro, in varia forma, di opere protette dal diritto d’autore e dai diritti
connessi: per esempio, impieghi non autorizzati di opere cinematografiche, musicali, audiovisive in genere, di opere letterarie, opere
multimediali, banche di dati, ivi compresa comunicazione al pubblico delle stesse opere attraverso l’immissione di un sistema di reti
telematiche; detenzione e/o diffusione in commercio le predette opere attraverso supporti non contrassegnati dalla SIAE; illegittima
utilizzazione di servizi scriptati e commercializzazione di apparati idonei all’accesso ai servizi stessi senza il pagamento dei relativi
canoni; utilizzazione di mezzi principalmente progettati e realizzati per l’elusione degli strumenti elettronici di protezione delle opere;
abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sulle opere;
- art. 171-octies: produzione, utilizzazione, installazione e commercializzazione, a fini fraudolenti, di apparati di decodifica di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie, con il conseguente sorgere di nuove opportunità di business connesse alla sfruttamento dei contenuti
culturali e la connaturata possibilità di replicare in modo virtualmente infinito e con qualità in pratica inalterate gli stessi contenuti, ha
caratterizzato, e caratterizza, anche l’attività di un’ampia platea di operatori professionali i cui comportamenti ricadono nelle fattispecie
di reato sanzionate dalle predette disposizioni.
10
Queste novità interessano la quasi totalità delle aziende e i dei liberi professionisti che utilizzano software all’interno della propria
organizzazione qualora l’utilizzo dei programmi avvenga in maniera non conforme ai termini dei contratti di licenza o, in ogni caso, senza
l’autorizzazione del titolare dei diritti sul software. Sono inoltre soggette a queste sanzioni le pratiche di diffusione e utilizzo sempre in
ambito commerciale/professionale di opere musicali e audiovisive riprodotte, commercializzate su supporti fisici, piuttosto che scaricate
dalla rete e condivise in occasione dello svolgimento di attività economiche. Non meno interessati dalla disciplina in oggetto sono anche
gli operatori economici che realizzano un’illecita utilizzazione, sia nelle forme e modalità tradizionali sia attraverso l’impiego di mezzi
telematici, di opere letterarie (anche scientifiche o didattiche) o dell’arte figurativa: è il caso dei tradizionali centri copia che realizzano
oltre i limiti consentiti dalla legge o dai contratti di licenza riproduzioni fotostatiche delle opere, anche con l’ausilio di tecnologie digitali,
piuttosto che dei centri di formazione che, senza autorizzazione degli aventi diritto o oltre i limiti accordati, riproducono e reimpiegano
prodotti editoriali, in forma integrale o loro porzioni.
La combinazione della previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive di importante rilievo (le prime possono arrivare ad un massimo di
oltre 700 mila euro e le seconde possono contemplare anche l’interdizione fino ad un anno dell’esercizio dell’attività) con la definizione
situazioni di esonero dalla responsabilità consistenti nell’organizzazione di efficaci sistemi interni di prevenzione, di gestione e di
controllo rispondenti alle specifiche caratteristiche operative dell’ente, secondo gli auspici del legislatore e delle organizzazioni
rappresentative dell’industria dei contenuti dovrebbe sensibilizzare gli operatori interessati sulla necessità di improntare sempre
maggiormente la loro attività di impresa o professionale a canoni di correttezza e legittimità. Non mancano in questo senso strumenti
tecnici che possono supportare le imprese nell’attività di implementazione di questi sistemi, come nel settore del software dove sono stati
sviluppati strumenti informatici riconosciuti a livello internazionale (tra i quali il Software Asset Management - SAM) che possono
essere integrati nel modello di gestione e controllo per prevenire la duplicazione e l’utilizzo di software non regolarmente licenziato.
Tale percorso virtuoso dovrebbe consentire di coniugare lo svolgimento dell’attività degli utilizzatori dei contenuti con il rispetto tanto
degli interessi e degli investimenti dei titolari dei diritti, così favorendone la creazione e la diffusione, quanto dei principi di sana
concorrenza.
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NOVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE GIUDIZIALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Avvocato Mario Traverso
Abstract
News About Judicial Proceedings Involving Industrial Property Issues
Important innovations have been introduced in the Italian Industrial Property Code (“IPC”) with effect from September, 2, 2010. Among
those are:
the possibility to request – with the endeavor to obtain an amicable settlement of a dispute and prior to the formal introduction of a
lawsuit – an expertise by a court appointed expert, for the quantification of the credit stemming from a breach or a non accurate execution
of contractual obligations or from a tort. It seems, and important legal theory has already confirmed this opinion, that the subject matter
of the expertise shall not be limited to the quantification of the credit, but that it also can regard the evaluation whether a certain conduct
substantiates a tort (and, as such, eventually an infringement of IP rights). The appointed expert should be able to guide the parties,
which are assisted by their relevant technical experts, towards a possible settlement agreement on the disputed matter. If a settlement
takes place, the minutes of the agreement is submitted to the competent Judge, who grants by decree to the minutes the effect of a title
empowering to levy execution. If no settlement is possible, and one of the parties starts the lawsuit it is possible, if requested by any party,
to introduce the expert’s report in the process;
the explicit statement that also petitions for interim injunctions for the declaration of non infringement of IP rights are receivable;
the possibility to carry out also in interim proceedings an expertise by a court appointed expert, in order to obtain a synopsis on relevant
technical issues, which the Court will be able to use to issue interim injunctive riliefs;
the inspection proceedings in IP matters shall be governed by the rules generally applicable under the Italian Code of Civil Procedure,
unless differently established by the IP Code. If inspection takes place without hearing the other party, the measure must be confirmed or
overturned in a specific subsequent hearing. The deadline for the introduction of the proceedings on the merits is the shorter period
between 20 working days and 31 calendar days from the date of the order;
lawsuits for obtaining the declaration of nullity or loss of IP rights must be brought against those indicated as owners in the relevant
registry, but not indiscriminately against all people and entities entitled to the relevant right. This rule excludes the requirement to bring
action also against, for example, the inventor, solution that certain case law required in the past.
In a general panorama of Italian procedural rules, new requirements have also been introduced with the aim to establish more favorable
conditions for the diminishing of the overall case-load, with effect from May 20, 2010. For certain matters involving civil and commercial
issues, as for example those regarding real estate and personal property rights, and specifically for all lawsuits introduced as from March
20, 2011, it is hence mandatory to carry out preliminary mediation proceedings. It has been analyzed by legal theory whether this
condition also applies to industrial and intellectual property rights, since such rights are, indeed, also qualified as “property rights” by
the IP Code. Two eminent scholars have clearly indicated their opinion that IP rights should not be contemplated by the said requirement.
12
Sono passati cinque anni dall’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, “CPI”). Il 2 settembre 2010 è
entrato in vigore il d. lgs. n. 131 del 13 agosto 2010 (attuativo della delega contenuta nella legge n. 99/2009) che costituisce una rilevante riforma del
CPI. Di seguito verranno brevemente illustrate alcune tra le più importanti novità introdotte dalla riforma in materia processuale.
(1) La consulenza tecnica preventiva
E’ notorio che la lentezza delle procedure giudiziarie costituisce un ostacolo per l’attività imprenditoriale. E’ altrettanto notorio che una delle cause
della lentezza è l’eccessivo numero di processi civili e commerciali pendenti. Una delle vie percorribili per ridurre il numero delle cause è quella di
creare percorsi alternativi di risoluzione delle controversie, ad esempio favorendo la conciliazione delle parti.
Lo strumento innovativo della consulenza tecnica preventiva, già introdotto nel 2005 nel sistema generale all’art. 696-bis del Codice di procedura civile
(“CPC”), trova ora una specifica applicazione anche nell’art. 128 CPI. La norma generale del codice di procedura, ora inserita nel sistema di diritto
industriale, persegue una chiara finalità conciliativa, in aggiunta allo scopo di accertare i fatti e di compiere valutazioni in ordine alle cause dei danni
ed alla loro determinazione.“Una delle vie percorribili per ridurre il numero delle cause è quella di creare percorsi alternativi di
risoluzione delle controversie, ad esempio favorendo la conciliazione delle parti.”
Orbene, proprio l’applicazione alla materia industrialistica della norma in questione ha già dato luogo a discussioni in dottrina. Infatti la norma dispone
che la CTU preventiva sia applicabile ai fini “dell’accertamento e … relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”. Sembrerebbe dunque che la CTU preventiva non sia esperibile se non con riguardo
all’accertamento dei crediti derivanti dalla contraffazione di titoli di proprietà industriale e non della contraffazione stessa. Quella appena menzionata
appare tuttavia una interpretazione in contrasto con le finalità della norma così come introdotta nel CPI. Se infatti non fosse possibile esperire una
CTU preventiva avente ad oggetto (si potrebbe dire) i consueti quesiti in materia di contraffazione e validità delle privative, ma solo la determinazione
dei danni, quale sarebbe il significato dell’introduzione specifica, potremo dire intenzionale, della norma di cui all’art. 696bis CPC?
Da notare anche che si annunciano sin d’ora problemi di interpretazione
dei requisiti necessari per ricorrere alla consulenza tecnica preventiva.
Ad esempio vi è chi ritiene che per ottenere la consulenza tecnica
preventiva sia necessario dimostrare in concreto una volontà
transattiva. O addirittura dimostrare in concreto che vi sono stati
tentativi (e dunque proposte?) di transazione della controversia.
L’esame delle norme applicabili fa comunque ritenere che la CTU
preventiva si dovrebbe svolgere nel contraddittorio delle parti e
dei loro consulenti tecnici, secondo le consuete modalità ben
note alla prassi del settore.
“Una delle vie percorribili per ridurre il numero
delle cause è quella di creare percorsi alternativi
di risoluzione delle controversie, ad esempio
favorendo la conciliazione delle parti.”
Quando può essere opportuno ricorrere a tale strumento? Specialmente, se le parti (o almeno una di esse) ravvisano nell’intervento di un soggetto terzo
ed imparziale – e diverso dal Giudice – una concreta possibilità per la risoluzione del contrasto e per l’individuazione di una soluzione conciliativa.
Mentre il consulente tecnico, nelle cause di merito, deve o dovrebbe limitarsi a fornire al Giudice un quadro neutrale della sua rigorosa verifica
oggettiva delle circostanze da appurare, nell’ipotesi della consulenza tecnica preventiva il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione
tecnica, dovrebbe anche tentare, laddove sia possibile, la conciliazione della disputa sorta tra le parti. Per questa ragione è evidente che il consulente
dovrebbe – per poter riuscire nell’intento di prospettare una soluzione conciliativa –essere in grado di indicare una possibile soluzione, cercando di
avvicinare le contrastanti posizioni delle parti.
13
Se l’esito del tentativo del consulente è positivo e la conciliazione avviene con successo, si procede a formare processo verbale: il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, con la conseguenza che quest’ultimo costituirà lo strumento valido per potersi procedere
all’esecuzione in forma specifica, nonché all’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la conciliazione, invece, non riesce (ed è chiaro che tale ipotesi ricorre, ad
esempio, anche nel caso in cui la parte nei confronti della quale viene chiesto di procedere a consulenza tecnica preventiva si astiene dalla
partecipazione alla procedura e/o alle operazioni della consulenza) e una delle parti provvede all’introduzione della causa di merito, è espressamente
previsto dalla legge che la relazione depositata dal consulente può – se richiesto dalla parte interessata – essere acquisita agli atti del procedimento di
merito.
(2) Il processo cautelare
(a) Accertamento negativo della contraffazione:
Un’altra novità significativa introdotta con la riforma è rappresentata dall’esplicita previsione dell’ammissibilità di azioni di accertamento negativo
proposte in via cautelare (nuovo comma 6-bis, art. 120 CPI): la tesi dell’ammissibilità della tutela cautelare meramente dichiarativa nella materia del
diritto industriale non era unanimemente accolta in dottrina e giurisprudenza ed ha dato luogo a incertezze in sede processuale. Questo intervento
potrà consentire ai soggetti accusati di contraffazione di richiedere nei tempi rapidi del rito cautelare un primo provvedimento giudiziale circa la liceità
della propria condotta.
(b) Ctu in sede cautelare
Sempre nella medesima ottica di un progressivo chiarimento delle incertezze riscontrate in relazione al testo originario del CPI è da leggere l’ulteriore
intervento in materia di procedure cautelari: viene codificato il principio che anche nei procedimenti cautelari può essere disposta una consulenza
tecnica dal Giudice, ai fini dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche (nuovo art. 132, 5° comma CPI). Il legislatore non sembra, pertanto,
ravvisare un contrasto tra la CTU in sede cautelare e le esigenze di snellezza e sollecitudine della procedura d’urgenza. Naturalmente si tratterà di
verificare in concreto come lo strumento sarà utilizzato. È noto infatti alla prassi che molte CTU in sede cautelare si protraggono per tempi troppo
lunghi e dunque incompatibili con il processo d’urgenza, ma è altrettanto ovvio che l’utilizzo e l’efficacia pratica dello strumento dipendono da un lato
dalle direttive del Giudice e dal comportamento delle parti e dall’altro dal fatto che il CTU si attenga a rapidi tempi di produzione della sua relazione.
(c) La descrizione
La descrizione giudiziale è ora soggetta alle medesime regole dettate per gli altri procedimenti cautelari. Dunque il provvedimento non dovrà più essere
chiesto al Presidente della Sezione Specializzata ma dovrà essere nominato un Giudice Designato, esattamente come per gli altri procedimenti cautelari
(inibitoria e sequestro e ritiro dal commercio). Il provvedimento sarà soggetto, se concesso inaudita parte, a udienza di conferma o revoca, e il processo
di merito dovrà essere iniziato nei tempi previsti dall’art. 132 CPI e cioè 20 giorni lavorativi o 31 di calendario, qualora questi rappresentino un periodo
più lungo.
Dal punto di vista pratico è possibile osservare che è probabile che la pratica di chiedere provvedimenti di descrizione e sequestro (nonché inibitoria)
nello stesso ricorso aumenterà.
(3) Il processo ordinario
L’art. 122, 4° comma CPI, come anche le precedenti norme contenute nella legge marchi (art. 59, 2° comma) e legge brevetti (art. 78, 3° comma),
prevedevano che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano “annotati nel registro quali aventi diritto”. In dottrina e in giurisprudenza si sono verificati dei contrasti sull’individuazione degli “aventi
diritto”. In particolare era discusso in materia brevettuale se anche l’inventore fosse in ogni caso litisconsorte necessario passivo nelle cause di
decadenza o di nullità. La novità introdotta con il d. lgs. n. 131/2010 nell’art. 122, 4° comma CPI consiste nel limitare, sempre per quanto riguarda
l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale, la categoria degli eventi diritto a coloro che “risultano annotati nel registro quali
aventi diritto in quanto titolari “ dello specifico diritto registrato.
Risulta dunque chiarito che la notifica non deve essere effettuata nei confronti di colui che è indicato quale inventore, come purtroppo si era ritenuto in
passato anche in giurisprudenza in qualche occasione, creando problemi pratici ora superati.
14
(4) La mediazione
Infine ed in aggiunta alle sopra menzionate novità introdotte in materia processuale dal d. lgs. 131/2010, il 20 marzo 2010 è entrato in
vigore il d. lgs n. 28 del 4 marzo 2010 con il quale è stata attuata la delega contenuta nella legge n. 69/2009 di adottare disposizioni in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Lo scopo delle previsioni e degli obblighi
introdotti dal d. lgs. 28/2010 è quello di favorire la riduzione dei processi in materia civile e commerciale attraverso l’intervento di un
terzo imparziale, che dovrebbe svolgere l’attività di assistere le parti di una controversia sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione della lite, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
All’atto di conferimento dell’incarico l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione e di specifiche agevolazioni previste dal d. lgs. 28/2010 per tale ipotesi. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto
dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo della causa eventualmente instaurata in un momento successivo. A svolgere la
mediazione e la conciliazione sono abilitati organismi pubblici e privati, indicati in uno specifico registro istituito dal Ministro della
giustizia. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, fermo restando che la procedura
dovrebbe avere una durata non superiore a quattro mesi.
Mentre in relazione alla generalità delle controversie il ricorso alla suddetta procedura di mediazione costituisce una facoltà ma non un
obbligo che può, pertanto, anche esaurirsi nella sottoscrizione della suddetta informativa da parte dell’assistito, per talune materie
specificamente indicate dall’art. 5, 1° comma del d. lgs. 28/2010 l’effettivo esperimento della procedura di mediazione o di conciliazione
costituisce una vera e propria condizione di procedibilità del successivo giudizio ordinario. Premesso che l’obbligo di ricorrere alla
procedura di mediazione nelle suddette materie si applicherà ai processi iniziati dal 20 marzo 2011, si sottolinea che lo svolgimento della
procedura è obbligatorio in relazione alle controversie riguardanti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari. E’ importante ricordare che, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del d. lgs. 28/2010, ciò non preclude, tuttavia, la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Lo specifico riferimento nell’art. 5, primo comma alle controversie in materia di “diritti reali” ha fatto discutere se anche le controversie
in materia di proprietà industriale ed intellettuale siano tra quelle per le quali l’esperimento della procedura di mediazione costituisce
una condizione di procedibilità per la successiva causa di merito. Ciò anche per il fatto che il CPI qualifica i diritti immateriali come
diritti di “proprietà” industriale ed intellettuale. Tuttavia tale qualificazione come diritti “proprietari” non dovrebbe essere idonea a
determinare una loro inclusione nella categoria dei diritti reali. Si sono su questo argomento pronunciati in dottrina tre noti autori, due
dei quali si sono chiaramente pronunciati per l’inapplicabilità di tale istituto alle controversie in materia di proprietà industriale ed
intellettuale.
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DIRITTI CONNESSI E DIRITTI D’AUTORE
Avvocato Alberto Pojaghi
Abstract
Neighbouring rights and authors rights
According to art. 73 of the Italian Copyright Law (of April 22, 1941 and following modification) the phonogram producer shall be entitled to a
remuneration for the utilization with gainful intent of the phonograms in cinematography, through the broadcasting by radio, television or satellite.
The remuneration shall be also due when the utilization is not effected with gainful intent (art. 73-bis).
Some recent court cases in Italy have addressed the question of the nature of the utilization of the recording in a dental office, throughout the use of means
of distant dissemination.
According to a first view point it has been considered that there would be lack of gainful intent, on the assumption that the dentist listens the music while
working for entertainment only and that the patient is indifferent to the fact in that particular office music is played, nor the patient could be led to choose
a dentist rather than another one on the basis that in the office it is possible music is played.
Similarly, art. 73-bis has been held as not applicable as concerning the use in places public or open to the public, while the dental office would have the
character of a private place.
Another view point has instead considered the opposite, since the nature of the place where the sound recordings are played would not be relevant in itself,
but rather should be the dissemination regarding an undetermined number of potential listeners, both in number and composition, among which is also
fall the clientel.
Such interpretation could also be influential with reference to the right of communication to the public, concerning the use of means of distant
dissemination, set forth in favour of the authors by art. 16 of the same law (Copyright Law).
1. Nel tempo, il progressivo affinamento del concetto di diritto d'autore; l'affermarsi di invenzioni le quali aprono nuove vie all'attività
artistica e allo sforzo creativo e la necessità di una tutela di attività di carattere tecnico più che creativo ma legate alla utilizzazione delle opere
dell'ingegno, hanno indotto il nostro legislatore, come quelli di altri Paesi, a creare una categoria di diritti connessi al diritto d'autore.
Tra questi si annoverano, nel regime della legge vigente in materia in Italia,[17] quelli riguardanti i produttori di dischi fonografici (art. 72 sgg.) e
quelli relativi agli artisti interpreti od esecutori (art. 80 e ss.), ai secondi dei quali venne inizialmente negato un riconoscimento più qualificato,
probabilmente nel timore di possibili collisioni con il diritto degli autori delle opere e per evitare a questi un ingiusto pregiudizio.[18]
Ai diritti sopra considerati, per i quali appare quindi appropriata la definizione di diritti connessi o vicini, compete, al pari dei diritti d’autore, un
marcato rilievo sotto il profilo delle facoltà di utilizzazione economica che li riguardano, anche se in misura non corrispondente, come detto, a quella dei
diritti d’autore.
[17] Legge 22 aprile 1941 n. 633 e modificazioni successive.
[18] Cfr. JARACH, Manuale del diritto d’autore, Milano, 1983, p. 118.
16
Basti ricordare che, per quanto concerne i diritti dei produttori fonografici, solo quelli previsti al citato art. 72 (di riproduzione,
distribuzione, noleggio e messa a pubblica disposizione) hanno carattere esclusivo, mentre quelli previsti ai successivi art. 73 e 73-bis (di
cui subito diremo) comportano un diritto solo a compenso; e che anche per gli artisti interpreti od esecutori fu stabilito inizialmente un
diritto solo a compenso, soltanto in seguito divenuto esclusivo, e quindi comprensivo della facoltà di interdizione a terzi dell’utilizzo non
gradito dal titolare.[19]
2. Ultimamente, proprio nell’ambito dei diritti di cui ai citati artt. 73 e 73-bis, l’interpretazione giurisprudenziale ha
presentato elementi innovativi sul piano dell’applicazione di principi elaborati in riferimento ai diritti d’autore e soltanto in seguito estesi
ai diritti connessi; e ciò più specificamente in relazione al diritto di comunicazione al pubblico.
Tale diritto, disciplinato dall’art. 16 l.d.a., di diffusione attraverso l’impiego di mezzi di diffusione a distanza, ha assunto l’odierna
denominazione (appunto, di comunicazione al pubblico) con l’avvento delle nuove tecnologie e può dunque definirsi anche come diritto di
diffusione a distanza.
Occorre però qualche cenno di dettaglio del contesto legislativo di cui trattasi per una migliore valutazione delle presenti osservazioni.
3. La disciplina legislativa prevede anche a favore del produttore fonografico, in armonia alla norma che stabilisce per
l’autore il diritto di pubblica esecuzione e radiodiffusione del disco quale facoltà diversa da quella di messa in commercio,[20] un separato
compenso (come detto solo un diritto retributivo e non anche esclusivo e di interdizione), per l'utilizzazione a scopo di lucro del
fonogramma a mezzo della cinematografia e della diffusione radiofonica, televisiva e satellitare nonché tramite la pubblica esecuzione,
queste costituenti le cosiddette utilizzazioni secondarie rispetto a quelle primarie contemplate dal precedente art. 72.
Tale compenso era in precedenza previsto all’art. 73 solo a favore del produttore fonografico ma, dopo il recepimento in Italia della
Convenzione di Roma[21] e la conseguente modifica del citato art. 73 e dell’art. 23 del regolamento (di cui al Rd. 18.5.1942 n. 1369) alla
l.d.a.,[22] si è stabilito l’obbligo del produttore di ripartire con gli artisti interpreti od esecutori il compenso medesimo. I benefici
economici sono quindi suddivisi tra le due categorie, ma l’esercizio del diritto e la legittimazione all’incasso del compenso relativo sono in
capo al solo produttore fonografico.
Nella medesima occasione di modifica delle dette norme si sono adottate anche disposizioni ministeriali attuative,[23] che hanno fissato
l’ammontare globale del compenso in una percentuale pro rata,[24] fissata nel 2% degli incassi lordi per la generalità delle dette
utilizzazioni e nell’1,50% per la radiotelediffusione quale servizio pubblico.
[19] Ciò a seguito di modifica dell’art. 80 disposta dal D.lgs. 16/11/1994 n. 685 di recepimento della Direttiva 92/100/CEE.
[20] Artt. 15, 16 e 61 l.d.a..
[21] L’art. 12 prevede che “quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero la riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato
direttamente per la radio diffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato
dall’utilizzatore agli artisti interpreti, esecutori e produttori, o ai produttori dei fonogrammi ovvero a entrambi (omissis)”
[22] Con Dpr. 14/5/1974 n. 490.
[23] Dpcm. 1/9/1975 e 15/7/1976.
[24] Cioè proporzionale alla durata della registrazione rispetto alla durata complessiva dell’utilizzazione generatrice del compenso.
17
La misura del compenso e le quote di ripartizione fra produttore e artisti possono essere riviste, secondo le considerate disposizioni, con decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore.
Il compenso è dovuto anche in caso di utilizzazione a scopo non di lucro (art. 73-bis).
4.1 Possiamo ora quindi accennare, con migliore cognizione di causa, alla all’interpretazione giurisprudenziale più recente, ove si sono
registrati contrasti interpretativi per quanto concerne la diffusione radiotelevisiva di registrazioni musicali in studi odontoiatrici.
Trib. Torino con sentenza 14-20.3.2008 n. 2224/08 ha ritenuto che l’utilizzazione della registrazione in uno studio dentistico non debba considerarsi
effettuata a scopo di lucro, come richiesto dall’art. 73, neppure indirettamente, sul presupposto che il medico dentista ascolti la musica, mentre lavora,
soltanto per diletto e il paziente sia indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né sia indotto a scegliere un dentista piuttosto
che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica. Ha ritenuto del pari inapplicabile alla specie anche l’art. 73-bis, rilevando che il
presupposto comune di entrambe le due norme è l’utilizzazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre lo studio dentistico ha carattere di luogo
privato, in quanto i pazienti non costituiscono un pubblico indifferenziato ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere allo studio solo
previo appuntamento o comunque su consenso del medico. Il termine “pubblico” supporrebbe invece un luogo “accessibile e aperto a tutti, non
circoscritto a determinate persone” o comunque relativo ad un ambito collettivo, come un ospedale, un bar, un supermercato, un ristorante, una sala da
ballo, una festa di beneficenza, una azienda sanitaria locale, ma non riguarderebbe uno studio privato quale uno studio medico.
In senso conforme si è anche espresso Trib. Milano 12-18.2.2009 n. 2177/09, che ha escluso la finalità di lucro nell’utilizzo della musica nell’ambito dello
studio medico ove, a differenza che nell’albergo, non vi è addebito di costo ai pazienti e la finalità è di mero diletto e non di intrattenimento, precisando
che la nozione di luogo pubblico supporrebbe la presenza di un numero indeterminato e consistente di ascoltatori, il che non avrebbe luogo nello studio
medico.
4.2 Più recentemente invece App. Torino Ord. 10.2-5.3.2010 ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia CE su diverse questioni
pregiudiziali interpretative, quali le nozioni di “comunicazione al pubblico” e di “messa a disposizione del pubblico” e sul punto se l’attività di diffusione
dia o meno diritto alla percezione di un compenso a favore dei produttori fonografici.
4.3 Infine Trib. Milano 24.6.2010 ha ritenuto che anche lo studio medico dentistico debba ricadere nella sfera della debenza. La
decisione si è fondata sulla considerazione che, anche dal punto di vista del diritto comunitario, la natura del luogo ove i fonogrammi sono diffusi non
sia elemento in sé rilevante, riguardando il termine pubblico un numero indeterminato di ascoltatori potenziali; e, ai fini considerati, il Tribunale ha
applicato la nozione di comunicazione al pubblico (come detto consacrata nel nostro ordinamento per quanto concerne i diritti d’autore all’art. 16 l.d.a. e
fatta propria dall’art. 73 per quanto concerne i diritti secondari del produttore fonografico e degli artisti interpreti esecutori).
A questo riguardo le questioni, o le eccezioni, che si sono poste avverso l’applicazione della norma nella fattispecie dei studi odontoiatrici, riguardavano,
come anche rimarcato dalla giurisprudenza dianzi citata, la natura del luogo di diffusione dei fonogrammi, si da escludere l’applicazione della norma
relativa ad ambienti di carattere privato (quali i detti studi) e non pubblico.
Il Tribunale, rifacendosi all’insegnamento della Corte di Giustizia sugli atti di comunicazione al pubblico, ha invece stabilito che tali atti riguardano un
numero indeterminato di ascoltatori potenziali e che la regola comprende anche la clientela di uno studio dentistico, laddove si consideri che essa
appare potenzialmente indeterminata sia nel numero che nella sua composizione.
In altri termini, si ha comunicazione al pubblico secondo l’art. 73, nella nozione elaborata in relazione all’art. 16, per il solo fatto della irradiazione del
segnale radiofonico portante la riproduzione di registrazioni nei confronti di un pubblico indeterminato e quindi comprensivo anche di quello fruitore
del segnale nell’ambito di uno studio odontoiatrico.
5. Pur dovendo considerarsi ancora aperta la questione relativa al tema specifico degli studi odontoiatrici, si può sin d’ora rimarcare
con interesse, sul più generale piano di evoluzione interpretativa della materia, l’introduzione, in riferimento ai diritti connessi, di una nozione, quale
quella del diritto di comunicazione al pubblico (o di diffusione a distanza), nata nell’ambito dei diritti d’autore.
Possiamo cioè considerare tale interpretazione come sintomatica di un ulteriore progressione nell’avvicinamento dei diritti connessi ai diritti d’autore.
18
DESIGN E DIRITTO DI AUTORE
Avvocato Gian Paolo Di Santo, Avvocato Massimiliano Patrini
Abstract
Design and Copyright
Legislative Decree No. 131/2010 entered into force in Italy on September 2, 2010. It dramatically impacts the Industrial Property Code (Legislative
Decree No. 30 of February 10, 2005, the “IPC”).
One of the most significant changes concerns Article 239 IPC which establishes the duration of copyright protection for works of industrial design (Article
44 IPC and Article 2 of Law No. 633 of April 22, 1941, the Italian Copyright Law).
In order to understand the terms and conditions of the matter, we must go back to April 2001 when protection under Art. 2 of the Copyright Law was
made available to works of industrial design having an artistic value by adoption of EU Directive 98/71 through Legislative Decree No. 95/2001.
The combined provisions of Article 44 and Article 239 IPC originally provided for a progressive application of the new duration of protection provisions as
follows:
◦
Article 44 IPC established the duration of the right of economic exploitation up to 25 years from the date of death of the author/creator;
◦
Article 239 IPC established a ten year grace period of validity, up to April 2011 for those works which, on April 19, 2001, were already in the public
domain.
The grace period was designed to avoid enforcement of the new limits of copyright protection against entities which were lawfully (from a copyright
infringement perspective) in the business of dealing with copies of works and to permit them to exhaust inventories, convert their production and cease
violating the rights of the authors /creators during the grace period. The absence of provisions specifically enforcing copyright protection was the reason
for the grace period.
After 2003 and notwithstanding the grace period, Italian Courts handed down several decisions awarding copyright protection in favor of certain wellknown design works, granting attachments and injunctions against their reproduction.
Although the 2001 Decree was a step toward harmonization with the European community’s system, the European Commission considered it inadequate
both by reason of the 25 instead of 70 years protection after the death of the author/creator (Art. 44 IPC) and by reason of the grace period (Art. 239 IPC).
Two infringement procedures were brought against Italy to which Italy responded with Decree Law No. 10 of February 15, 2007 amending Art. 44 IPC to
provide for 70 year protection and Art. 239 IPC to exclude copyright protection for works which were in the public domain before April 2001, thereby
awarding copyright protection for same period as for industrial design works but eliminating the grace period established with the 2001 law.
Art. 239 IPC was further revised by Law No. 99 of July 23, 2009 (the “Made in Italy Law”) whereby copy of works in the public domain started before
April 2001, could continue within the limits of prior use without limitation.
Finally, Art. 123 of Legislative Decree 131 of 2010 further revised Art. 239 IPC to provide that copyright infringement may not be claimed against copies
of works which were in the public domain in 2001 and were produced in the 5 year period after 2000 (one year before the recognition of copyright
protection for design works) to 2006, always within the limits of prior exploitation.
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The principal aim of the legislator was to harmonize Italy with EC rules protecting copyrights and following the guidelines of the General Attorney of the
European Court of Justice. In his opinion in Flos vs. Semeraro (C. 168-09) to the effect that Italian law was inconsistent with EC regulations where works
which were in the public domain before April 2001 should not enjoy copyright protection, he added that manufacturers of works which could have been
protected before 2001 should only have a reasonable period of transition to continue marketing the works. The Court has then partially upheld the
conclusions by Advocate General and said that the legislation of a member state cannot impede the enforcement of copyright for those design works
(having requirements to be eligible for this type of protection) that were registered in a member State and entered into public domain before 2001. The new
legislative perspective have been already adopted by the IP sections of the Italia Courts (namely Venice and Milan) that have ordered the seizure and
injunction against unauthorized copies of well known “copyrighted” chairs. Those decisions are the best testimony of the new perspective in Italian IPdesign system. Accordingly, design is now better protected that in addition to the traditional means of defense through registered and unregistered
designs can rely on the effectiveness of copyright.
Even if the enforcement may not always be simple, the message of the law is now clear.
Il decreto Legislativo 131, entrato in vigore il 2 settembre 2010, ha inciso in maniera significativa sul codice della proprietà industriale (d. lgvo. n. 30 in
data 10 febbraio 2005 nel prosieguo “CPI”).
Uno degli interventi più importanti ha riguardato la norma (art. 239 del CPI) che stabilisce le condizioni alle quali è soggetta nel nostro ordinamento la
possibilità di invocare la tutela del diritto di autore (art. 44 CPI e art. 2 legge 22 aprile 1941 n. 633, nel prosieguo l.d.a.) per le opere dell’industrial
design. Il tema è, ormai da molti anni, al centro di un dibattito dai toni piuttosto accesi che, proprio la recentissima riforma ha, se possibile, reso ancor
più attuale e, per certi versi, conflittuale.
Per comprendere adeguatamente i termini ed i contenuti della questione, occorre fare un passo indietro e rammentare come, solo a partire dall’aprile
2001, la tutela del diritto di autore (art. 2 l.d.a) sia stata estesa anche alle opere del disegno industriale, attraverso il recepimento (Decreto legislativo
95/01) della disciplina contenuta nella Direttiva comunitaria 98/71. Il combinato disposto degli articoli 44 e 239 CPI nei quali sono confluite le
previsioni del decreto legislativo 95/01 prevedeva, in origine, un sistema “graduale” di applicazione della nuova disciplina, così strutturato:
La protezione garantita dal diritto di autore era invocabile per quelle opere di industrial design che avessero carattere artistico, per un periodo che si
estendeva sino al XXV anno successivo alla morte del creatore (art. 44 CPI).
Tale disciplina non era applicabile a quelle opere che alla data del 19 aprile 2001 (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 95/01) fossero già
cadute in pubblico dominio, per un periodo di 10 anni, quindi sino al 19 aprile 2011 (art. 239 CPI).
La previsione di un periodo di grazia decennale, fu motivata dalla necessità di evitare che un numero significativo di operatori del settore
dell’arredamento i quali, sino a quel momento, avevano basato la loro strategia commerciale sulla produzione di copie di prodotti concepiti dai maestri
del design e della architettura, potessero essere automaticamente qualificati come contraffattori.
Tale attività di copia, infatti, in assenza di privative brevettuali, era sostanzialmente lecita in Italia, comunque non espressamente e normativamente
vietata (a differenza della maggior parte degli altri Paesi dell’Unione Europea), proprio in ragione della mancanza di una norma che rendesse
applicabile, il diritto di autore in relazione a tali modelli. Si preferì pertanto garantire alle imprese coinvolte un certo lasso di tempo per smaltire con
gradualità l’esistente e riconvertire la produzione, abbandonando lo schema della copia di modelli altrui.
Peraltro, pur in presenza della previsione del periodo di grazia, già a partire dal 2003 la nuova normativa fece sentire i suoi effetti, attraverso una serie
di decisioni dei Tribunali italiani che non esitarono a riconoscere protezione a una serie di prodotti di design, sanzionando con sequestri e inibitorie la
copia non autorizzata dei medesimi, proprio sulla base della violazione del diritto di autore.
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Nonostante questi passi in avanti verso l’armonizzazione al sistema comunitario, il nuovo assetto normativo attirò l’attenzione della
Commissione Europea che lo ritenne non adeguato, sia quanto alla durata (25 anni anziché 70 dalla morte dell’autore) sia quanto al
periodo di grazia, determinandosi ad aprire due procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.
Il legislatore operò quindi una prima modifica dell’art. 239 CPI con il d.l. 15 febbraio 2007 n. 10 e parificò la durata del diritto di autore
sui prodotti di industrial design al termine ordinario, portandolo da 25 a 70 anni dalla scomparsa del creatore.
Allo stesso tempo eliminò del tutto il periodo di grazia decennale, stabilendo che la protezione assicurata dalla legge sul diritto di
autore non poteva essere invocata rispetto a quei modelli che, alla data del 19 aprile 2001, fossero già in pubblico dominio.
La revisione dell’art. 239 CPI proseguì nell’estate del 2009 allorché, con la approvazione della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (meglio nota
come legge sul made in Italy), fu precisato che la prosecuzione della attività di copia dei modelli protetti, purché iniziata prima dell’aprile
2001, era possibile nei limiti del c.d. preuso, sia pure, ancora una volta, senza indicazione di limiti temporali.
L’art. 123 del decreto legislativo 131/10 ha infine riscritto l’art. 239 CPI, circoscrivendo al periodo compreso tra il 19 aprile 2000 ed il 19
aprile 2006 lo spazio temporale nel quale potrà essere considerata legittima la fabbricazione di modelli o disegni protetti ai sensi della
legge sul diritto di autore, purché già in pubblico dominio e nei limiti del preuso.
La riforma è stata caratterizzata da una presa di posizione molto netta dei suoi fautori, mossi dalla ferma volontà di ampliare la tutela
dei titolari dei diritti di autore, adeguandola agli standard ed alle prassi operative, già in vigore da decenni in molti ordinamenti
dell’Unione Europea, nonché alle stesse indicazioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia il quale in data 24 giugno 2010 ha
rassegnato le proprie conclusioni nel caso C 168-09 Flos / Semeraro, chiarendo che non è compatibile con la normativa comunitaria la
legge italiana nella parte in cui impedisce l’accesso alla tutela del diritto di autore per modelli caduti in pubblico dominio prima del 2001.
L’avvocato Generale ha anche aggiunto che ai soggetti che hanno iniziato la fabbricazione di prodotti basati su modelli proteggibili alla
stregua delle norme a tutela del diritto di autore prima dell’aprile 2001 può essere concesso un ragionevole lasso di tempo nel quale
proseguire la commercializzazione di detti prodotti.
Il che significa, in buona sostanza, che i prodotti realizzati a partire dal 19 aprile 2006 potranno essere considerati in violazione delle
norme poste a tutela del diritto di autore e quindi perseguiti come prodotti contraffatti, con l’eccezione della finestra temporale compresa
appunto tra il 2000 ed il 2006.
Al di là delle difficoltà applicative che questa norma potrebbe incontrare nelle Aule di giustizia, soprattutto per quanto riguarda il
passato, ciò che emerge - e rimarrà - è un segnale molto netto per il futuro. La tutela dei prodotti di design risulta significativamente
ampliata. Accanto ai più tradizionali strumenti di natura brevettuale (modello registrato e modello comunitario di fatto), sarà infatti
possibile invocare, con sempre maggiore efficacia, ovviamente laddove ricorrano anche i requisiti di carattere sostanziale, la tutela
garantita dalla legge sul diritto di autore. Sulla medesima strada sembrano muovere, con altrettanta convinzione, le stesse sezioni
specializzate in proprietà industriale dei Tribunali italiani che, già da diversi anni, hanno chiaramente dato segno di aderire ad una
prospettiva di ampliamento della tutela, nel senso indicato dal legislatore comunitario prima e, oggi, anche da quello nazionale, senza
ulteriori tentennamenti.
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NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSO PER COPIA PRIVATA
Avvocato Simona Lavagnini
Abstract
News in the field of fair compensation for private copying
This paper deals with the most recent reforms and case law affecting the system of fair compensation for private copying, referring in
particular to Italian Statutory Instrument of Ministry for Cultural Goods and Activities of 30th December, 2009 and the decision of the
European Court of Justice of 21st October, 2010. By way of introduction, it could be useful to outline the reasons the fair compensation
system has been introduced for. Holders of copyright or related rights are granted the exclusive right to exploit their own material in the
widest manner possible, including the right to authorize every reproduction of it. However, thanks to technological developments,
individuals could carry out reproductions of the protected works so that the right-holders could not exercise control over them. The fair
compensation was then established in order to remunerate the right-holders for these reproductions carried out in the private sphere. In
particular, the remuneration is calculated on the basis of the potential use of the work, following the purchase by the user of devices and
media enabling this use. It can be constituted by a percentage of the price of the above-mentioned products or by a fixed fee; the amount is
paid by the buyer and collected by the SIAE (the Italian collecting rights society), which will subsequently distribute the sums among the
right-holders.In Italy, the law-maker amended the mechanism of fair compensation for private copying by enacting Statutory Instrument
no. 68/2003, implementing the Directive 29/2001/EC which provided for the optional introduction by Member States of the private use
exception. Under the new rules introduced (Articles 71sexies, 71 septies, 71 octies of the Italian Copyright Act - Law no. 633/1941), the
reproduction of phonograms and videograms on any medium made by a natural person for private use and for non-commercial ends is
allowed, provided that it respects the implementation of technological measures and right-holders receive fair compensation. This
remuneration is related to devices whose sole function is to record phonograms and videograms, multi-purpose devices, analogical and
digital media, hard disks and flash memories. Furthermore, it is calculated as an amount proportional to the data storage space of the
media and as a percentage of the price of the device. In order to allow the amount of the levy and the products subject to the payment of it
to be constantly updated according to the technological developments, it was decided that any update should be issued through a
secondary source of law (a regulation) to be issued by the end of 2005. However, the Statutory Instrument of Ministry of Cultural Goods
and Activities was only enacted in late 2009 (30th December 2009). Therefore, in order to grant more timely updates of the provisions in
the field, this Statutory Instrument established the institution of a Board of Experts constituted by representatives of the stake holders, in
charge to control the market and formulate suggestions to improve the system.The most important novelties of the 2009 Statutory
Instrument concern the definitions of “single-purpose device”, “multi-purpose device” and “importer”. As regards the second term, it
encompasses devices having purposes other than the analogical and digital recording of phonograms and videograms. As a result, there
are no doubts that the fair compensation system also applies to this kind of devices. As regards the term “importer”, it includes also the
subjects who reside abroad and sell or make available the products at stake to Italian consumers.
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By contrast, the European Community usually upholds the Country of establishment principle, in order to facilitate the providing of
services in all the European territories by applying the same law. Another important aspect of the reform concerns the extension of the
scope of the rules. As a matter of fact, the fair compensation system applies now to all the devices and media belonging to the digital
environment, involving the fields of telecommunications, multimedia and computer. Finally, the SIAE has been empowered to promote
agreements in order to implement effectively the above-mentioned provisions, also in order to introduce exemptions under certain
circumstances. Finally, as far as case law is concerned, the recent decision C-467 of 21st October, 2010, issued by the European Court of
Justice, in a case involving the Spanish collecting society SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de Espana) and the company
Padawan, should be mentioned. Padawan, whose activity was to distribute discs and other devices, refused to pay copyright levies to
SGAE, holding the view that private copying levies on digital media regardless of their purpose (private use or professional/commercial
activities) are in contrast with Directive 2001/29/EC. The Court of Justice clarified some important aspects of the law on fair
compensation. In the first place, it stated that the notion of “fair compensation” constitutes an autonomous notion for European law, and
hence it has to be interpreted consistently in all the European Countries. In the second place, the ruling said that in order to determine the
level of the compensation, it should be taken into consideration as a “valuable criterion” the “possible harm” suffered by the author as a
result of the introduction of private copying exception, striking however a balance between the interests of the right-holders and those of
the users of the protected works. In the third place, the Court highlighted that the private copying levies on devices and digital media are
compatible with European law only when charged on goods sold to natural persons for private copying, stating the necessary link between
the application of the private copying levy to reproduction media and the supposed use for private purposes.Consistently with said
decision - but long before that – in Italy the SIAE autonomously introduced a system of exemptions with respect to the following types of
devices and media: i) recording devices and blank media exported to other European countries or third countries; ii) recording devices
and professional blank media (i.e. produced and sold for professional purposes such as professional cameras); iii) blank media not
suitable for private copying; (iv) blank media purchased by duplication industries.
Questo intervento intende delineare il contenuto delle ultime modifiche normative e giurisprudenziali apportate al cd. “sistema del
compenso per copia privata”, facendo soprattutto riferimento al decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 dicembre
2009, che ha ridisegnato l’ambito di applicazione e gli importi del compenso; e alla recente decisione della Corte di Giustizia Europea del
21 ottobre 2010, che ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario un sistema a compenso per copia privata che si applichi
indiscriminatamente a tutti gli apparecchi per la registrazione digitale, anche quando questi sono chiaramente destinati a usi diversi da
quelli della riproduzione privata.
Per chiarire la portata delle novità è necessario brevemente chiarire i lineamenti generali del “sistema del compenso per copia privata”.
Questo sistema si fonda sul principio che il titolare di diritti d’autore e/o connessi abbia il diritto esclusivo di sfruttare economicamente
l’opera in ogni forma e modo. Il titolare dei diritti ha in particolare il diritto di vietare la riproduzione della sua opera, o di consentirla
solo previo pagamento di un compenso, tanto in ambito pubblico quanto in ambito privato. E’ tuttavia dato di fatto che a partire dagli
anni ’60 lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la riproduzione delle opere dell’ingegno anche da parte dei privati, senza che i titolari
del diritti siano in grado di controllare (e tanto meno impedire) tale tipo di riproduzione. Il sistema del “compenso per copia privata” è
dunque finalizzato a remunerare il titolare dei diritti d’autore per le utilizzazioni dell’opera dell’ingegno che si svolgono nella sfera
privata. In questo sistema il compenso dovuto all’autore viene commisurato non sull’utilizzazione attuale dell’opera, ma su quella
potenziale, resa possibile dall’acquisizione da parte dell’utente di supporti e apparecchi tramite i quali tale utilizzazione diventa possibile.
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Il compenso è versato dall’utente al momento dell’acquisto del supporto e/o dell’apparecchio idoneo alla utilizzazione dell’opera, ed è
calcolato in una percentuale del prezzo o in un importo fisso; le somme corrispondenti al compenso vengono raccolte dalla SIAE (Società
Italiana Autori ed Editori), che successivamente provvede alla ripartizione nei confronti degli aventi diritto.
Il sistema di “compenso per copia privata”, istituito per la prima volta in Germania con legge del 1965, ed introdotto in Italia con la legge
5 febbraio 1992 n. 93, è stato recentemente disciplinato a livello europeo con la direttiva CE 29/2001 del 22 maggio 2001, concernente
l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. In altre parole, il fine era
quello di creare, anche il relazione alla copia privata, un ambiente normativo europeo sostanzialmente uniforme. E tuttavia, pur essendo
questa l’intenzione, l’art. 5 della direttiva ha previsto l’introduzione non obbligatoria ma facoltativa da parte degli Stati membri di alcune
eccezioni (al diritto esclusivo d’autore), fra cui anche dell’eccezione per la copia privata. Come era prevedibile, essendo l’introduzione
dell’eccezione facoltativa, alcuni Stati membri (la maggioranza) hanno mantenuto o introdotto un sistema a compenso per copia privata,
mentre altri Stati membri (fra cui in particolare il Regno Unito e l’Irlanda) hanno deciso di non introdurre l’eccezione in questione, con
evidente effetto distorsivo dell’ armonizzazione comunitaria.
Venendo alla situazione italiana, va anzitutto riferito che qui il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, con
il quale il sistema del compenso per copia privata è stato mantenuto e ridisciplinato sulla scorta dei nuovi principi dettati dalla direttiva
29/2001, tramite l’introduzione nella legge sul diritto d’autore (la legge 22 aprile 1941 n. 633) degli artt. 71sexies, 71septies e 71octies.
Secondo queste norme, è consentita (come peraltro anche in precedenza) la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su
qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, e nel rispetto delle misure tecnologiche apposte sull’opera. A fronte di tale riproduzione agli
autori ed ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai
produttori di videogrammi, ed ai loro aventi causa, è riconosciuto il diritto a ricevere un compenso. Quest’ultimo è dovuto sia sugli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, sia sugli apparecchi
polifunzionali, sia sui supporti analogici, ovvero su quelli digitali, nonché sulle memorie fisse o trasferibili. Per quanto riguarda gli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione, il compenso è fissato in una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al
rivenditore. Per quanto riguarda gli apparecchi polifunzionali il compenso è calcolato sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche
equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non sia possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti.
Il decreto legislativo 68/2003 ha preso atto della difficoltà di fissare i livelli del compenso una volta per tutte o comunque con una fonte
normativa avente livello di legge. E’ noto infatti che il procedimento di emanazione di fonti primarie in Italia non è né semplice, né
tempestivo, il che confligge con la situazione di questo peculiare settore del diritto, in cui si riscontra da tempo una particolare velocità
del progresso tecnologico e una conseguente costante modificazione sia delle modalità di fruizione delle opere, sia degli apparecchi e dei
supporti utilizzati a tali fini, con altrettanto conseguente rapida obsolescenza delle norme di disciplina di dettaglio. Per tale ragione il
decreto legislativo si limitava a fissare i criteri generali per la determinazione del compenso; a dettare la concreta fissazione del
medesimo compenso fino al 31 dicembre 2005 (tramite l’art. 39 del decreto legislativo stesso); e a demandare la successiva disciplina della
materia ad un decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, da emanare sentito il comitato consultivo permanente di cui
all’articolo 190 della legge sul diritto d’autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi
e dei supporti.
24
In realtà anche il processo di emanazione della fonte secondaria (ossia il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ha
dimostrato di essere ben più farraginoso e lento di quanto previsto dal decreto legislativo e di quanto sarebbe necessario secondo i ritmi
di innovazione del settore. Esso infatti non è stato emanato entro la data prevista del 31 dicembre 2005, a causa dei gravi contrasti
insorti fra i rappresentanti delle varie parti in causa (i titolari dei diritti, i produttori e distributori di apparecchi e supporti, le
associazioni di consumatori) circa i prodotti da assoggettare a compenso, e le modalità di determinazione del medesimo. Per conseguenza,
fino a tutto il 2009 il sistema del compenso per copia privata è stato regolato dall’art. 39 del decreto legislativo 68/2003 (anche se
quest’ultimo è stato oggetto di alcune rilevanti modifiche con la legge 43/2005). In sostanza, secondo l’art. 39 sopra citato, il compenso
veniva fissato in importi proporzionali alla capacità di registrazione per quanto riguardava i supporti; ed in una percentuale del prezzo di
listino al rivenditore per quanto riguardava gli apparecchi. Si deve segnalare che la lettera dell’art. 39 limitava l’applicazione del sistema
del compenso ai soli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video; ma nella prassi l’obbligo di
pagamento del compenso era stato esteso anche agli apparecchi polifunzionali, in base a quanto previsto dall’art. 71septies della legge sul
diritto d’autore.
Recentemente, come si accennava in apertura, l’intero sistema del compenso per copia privata è stato ridisegnato dal decreto del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 dicembre 2009. Anche il decreto in questione parte dal presupposto della propria
rapida obsolescenza a causa dell’incessante sviluppo tecnologico. E per tale ragione è prevista l’istituzione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di un Tavolo di lavoro tecnico al quale possono
partecipare, oltre alle pubbliche amministrazioni interessate, anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
titolari dei diritti e dei produttori di apparecchi e supporti nonché la SIAE, con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato
dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e formulare proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto
ministeriale di determinazione del compenso per copia privata. Sarà interessante verificare se queste modalità potranno portare
all’emanazione di norme di aggiornamento sufficientemente tempestive.
Le novità principali previste dal decreto risiedono nelle norme definitorie, con le quali si è inteso risolvere una serie di problemi giuridici
e applicativi generatisi nel vigore della precedente normativa. In primo luogo, il decreto fornisce una definizione di apparecchio
monofunzionale o dedicato (“dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o
videogrammi”) in contrapposizione alla definizione di apparecchio polifunzionale (“dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di
registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi”).
L’intento evidente di questo intervento è quello di evitare che sorgano contestazioni circa l’applicazione del compenso per copia privata
anche ad apparecchi polifunzionali, in linea con la prassi interpretativa della SIAE, e sancendo la prevalenza dell’art. 71 sexies l.a.
sull’art. 39 del decreto legislativo 68/2003. Va peraltro notato che – al di là dell’evidente problema di conflitto fra la lettera delle norme
indicate e della conseguente opportunità di intervenire per chiarire agli operatori il da farsi – una situazione di questo genere non
potrebbe essere risolta da una fonte secondaria come un decreto ministeriale, così che il rimedio appare non del tutto idoneo a risolvere il
problema. Altra importantissima questione risolta dal decreto è quella di definire la nozione di importatore, come colui che in territorio
italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di
provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. Il decreto precisa poi che, in caso di operazioni commerciali effettuate anche da
soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del
prodotto. Si tratta di una presa di posizione peculiare, almeno apparentemente in contraddizione con la usuale nozione di importatore,
dal momento che il soggetto residente all’estero che fornisce il prodotto al consumatore finale italiano dovrebbe normalmente
identificarsi come l’esportatore.
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La ratio di una tale definizione risiede nella situazione di incertezza generata dalla esistenza di normative differenti in ciascun paese
europeo circa il compenso per copia privata, in un contesto commerciale in cui non esistono più barriere di alcun tipo alla frontiera, così
che il consumatore italiano può acquistare online da uno store francese, e viceversa, con evidenti problemi legati alla disparità di
trattamento dei vari soggetti coinvolti. Va peraltro notato che una soluzione di questo genere va in direzione opposta rispetto a quella che
informa da sempre i principi di diritto europeo, in cui normalmente prevale la legislazione del paese di stabilimento dell’operatore e non
di destinazione del prodotto e/o del servizio, al fine di facilitare la prestazione di attività estese a tutto il territorio europeo. In altre
parole, l’operatore sa di doversi assoggettare ad una unica legislazione, quella del paese in cui è stabilito, e che quindi può raggiungere
tutti i paesi europei senza preoccuparsi delle differenze legislative di ciascun ordinamento. Il decreto ministeriale del 2010 realizza
invece l’opposto, dal momento che l’operatore europeo situato in territorio diverso da quello italiano dovrà comunque conoscere e
conformarsi alla legislazione italiana se intende operare su questo territorio. Altra importante innovazione introdotta dal decreto
ministeriale consiste nel novero di nuovi prodotti inserirti nel catalogo di quelli che debbono versare il compenso. Oltre ai supporti ed
agli apparecchi monofunzionali e polifunzionali idonei alla registrazione (già assoggettati da tempo al compenso), sono stati
espressamente inclusi anche: 1) gli hard disk esterni; 2) le memorie o hard disk integrate in un apparecchio multimediale audio e video
portatile o altri dispositivi analoghi; 3) le memorie o hard disk integrate in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi;
4) gli hard disk esterni multimediali con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi; 5) gli hard
disk esterni multimediali con entrata audio/video per la registrazione di contenuti e uscite per la riproduzione dei contenuti su un
apparecchio TV o HiFi; 6) le memorie o gli hard disk integrati in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via
cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV; 7) le memorie o gli hard disk integrati in dispositivi aventi primaria funzione di
comunicazione e dotati di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video; 8) memorie o hard disk integrati in altri
dispositivi non inclusi nelle precedenti elencazioni, con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti audio o video; 9) i computer.
E’ evidente che in tal modo si è inteso assoggettare al compenso per copia privata ogni genere di apparecchiatura (e supporto) del mondo
digitale, dal settore della multimedialità vera e propria a quello dell’informatica e delle telecomunicazioni (sono infatti inclusi anche i
telefoni in grado di riprodurre contenuti audio e/o video). Il decreto si è tuttavia preoccupato di evitare il rischio di doppio prelievo,
stabilendo che per gli apparecchi con memoria fissa il compenso dovuto è unicamente quello commisurato alla capacità di registrazione
resa dalla memoria o hard disk fissi. Da ultimo, il decreto ha previsto che la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) possa
promuovere protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o
soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi.
Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro
associazioni di categoria.
Nel panorama legislativo sopra delineato si è recentissimamente inserita la decisione C-467/08 del 21 ottobre 2010 della Corte di
Giustizia UE nel caso Padawan contro Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). La questione prendeva le mosse dal
rifiuto della società commerciale spagnola Padawan (che distribuisce CD-R, CD-RW, DVD-R nonché apparecchi MP3) di versare alla
SGAE il «prelievo per copie private» previsto dalla normativa spagnola, per gli anni 2002-2004. La Padawan sosteneva infatti che
l’applicazione di tale prelievo ai supporti digitali, senza distinzione e indipendentemente dalla funzione cui essi sono destinati (uso
privato o altra attività professionale o commerciale), si ponesse in contrasto con la direttiva 2001/29.
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Con decisione del 14 giugno 2007, il Juzgado de lo Mercantil n. 4 di Barcelona accoglieva interamente la domanda della SGAE
condannando la Padawan al pagamento di una somma pari a EUR 16 759,25, oltre i relativi interessi.
Avverso tale decisione la
Padawan interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune
questioni pregiudiziali, ed in particolare; i) se la nozione di “equo compenso” implichi una interpretazione armonizzata nel contesto
europeo; ii) se, indipendentemente dal sistema impiegato da ciascuno Stato membro per determinare l’equo compenso, tale sistema debba
preservare un giusto equilibrio tra i soggetti coinvolti; iii) se il compenso per copia privata debba essere necessariamente connesso al
presumibile uso degli apparecchi e materiali per realizzare riproduzioni che fruiscono dell’eccezione per copia privata, con la conseguenza
che l’applicazione dell’onere sarebbe giustificata quando può presumersi che gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione
digitale verranno utilizzati allo scopo di realizzare copie private, mentre non lo sarebbe nel caso contrario; iv) se l’applicazione
indiscriminata del “prelievo” ad imprese e professionisti che chiaramente acquistino gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale
per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di “equo compenso”; v) se in particolare il sistema adottato dallo Stato
spagnolo, vale a dire quello in base al quale il prelievo per copia privata è imposto indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i
dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale, sia in contrasto con la direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza adeguata
tra l’equo compenso e la limitazione del diritto per copia privata che lo giustifica, posto che esso viene applicato in misura significativa a
situazioni disomogenee in cui non sussiste la limitazione di diritti che è a fondamento del compenso economico.
Alle questioni poste la
Corte di Giustizia UE rispondeva fissando alcuni importanti punti fermi. In primo luogo, la Corte sanciva che “la nozione di «equo
compenso», di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere
interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata a prescindere dalla facoltà
riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la
forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità di tale equo compenso”. E’ evidente che – essendo autonoma la nozione
di equo compenso – la sua interpretazione deve conformarsi a parametri sovranazionali, dettati dal diritto europeo. In linea con questa
prima acquisizione, la Corte di Giustizia provvedeva a fissare il secondo punto importante della sua decisione, concernente le modalità ed
i principi (uniformi in Europa) a cui conformare l’equilibrio ed il bilanciamento del sistema. A questo riguardo la Corte affermava che
“l’equo compenso deve essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per
effetto dell’introduzione dell’eccezione per copia privata”, realizzando tuttavia un giusto equilibrio fra i soggetti interessati, ossia gli
autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e gli utenti dei materiali protetti, dall’altro lato.
Il problema che sorge nel
bilanciamento degli interessi coivolti concerne i soggetti effettivamente tenuti al compenso, che non sono gli utenti, ma i produttori e/o i
distributori. La Corte osserva a questo proposito che la direttiva ha tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati
nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato ed ha altresì tenuto conto del fatto che il
pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un
obbligo di pagamento. Per tale ragione la direttiva ha consentito agli Stati membri di istituire, ai fini del finanziamento dell’equo
compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature,
dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, quindi, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a
disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. E’ vero che in un tale sistema i soggetti debitori del
finanziamento dell’equo compenso non risultano essere gli utenti degli oggetti protetti; ma si deve rilevare che, da un lato, l’attività dei
debitori di tale finanziamento, vale a dire la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di
riproduzione ovvero il servizio di riproduzione da essi prestato, costituisce la premessa di fatto necessaria affinché le persone fisiche
possano ottenere copie private.
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Dall’altro lato, nulla impedisce che tali debitori ripercuotano l’importo del prelievo per copie private sul prezzo della messa a disposizione
di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso. In tal senso,
l’onere del prelievo incomberà in definitiva sull’utente privato che pagherà tale prezzo, così da realizzare il «giusto equilibrio» tra gli
interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti richiesto dalla direttiva. Il terzo punto importante posto dalla decisione
della Corte concerne l’estensione dell’applicazione del compenso. La Corte osserva che quando un apparecchio e/o un supporto
astrattamente idonei alla riproduzione vengono messi a disposizione di persone fisiche, è legittimo presumere che tali persone fisiche
beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che esse possano pienamente sfruttare le funzioni associate a tali
apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di
realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi
siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati. Ne deriva che il compenso non può essere applicato
indiscriminatamente, ma è necessario che vi sia un collegamento tra l’applicazione del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso
con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di
riproduzione privata. Conseguentemente, il compenso per copia privata non appare conforme alla direttiva 2001/29 ove questo sia
applicato anche sulle apparecchiature, i dispositivi nonché i supporti di riproduzione digitale che non sono messi a disposizione di utenti
privati, ma sono invece manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato. Alla luce di questi principi
sarà poi possibile per il giudice spagnolo (competente per la normativa nazionale) giudicare se la normativa spagnola sia o meno
confliggente con le disposizioni europee (ed è evidente che la risposta sarà positiva, dal momento che la legislazione europea applica il
compenso indiscriminatamente). Diversa la situazione in Italia, ove – ben prima della decisione della Corte di Giustizia – la SIAE aveva
autonomamente introdotto un sistema di esclusione dall’applicazione del compenso per le seguenti fattispecie: i) gli apparecchi di
registrazione ed i supporti vergini spediti verso altri paesi dell’Unione europea ovvero esportati verso paesi terzi, che non sono
assoggettati a compenso sul territorio italiano (ma eventualmente su quello di destinazione, ove la legislazione locale lo preveda); ii) gli
apparecchi di registrazione ed i supporti vergini professionali (ossia, prodotti e commercializzati per uso professionale, come ad esempio i
“supporti a nastro” tipo DAT e cartucce, le videocamere professionali e i duplicatori/masterizzatori industriali), che ugualmente non sono
assoggettati a compenso; iii) i supporti vergini di fatto inidonei alla copia privata (in altre parole, quelli che per le caratteristiche
tecniche – limitata capacità e qualità della registrazione – non possono in pratica venire usati per la riproduzione privata per uso
personale di fonogrammi e videogrammi); anche questi non sono assoggettati a compenso; iv) i supporti vergini acquistati da imprese di
duplicazione (si tratta dei supporti audio e video analogici e digitali dedicati e non dedicati, per uso non professionale, acquistati da
imprese di duplicazione ed utilizzati esclusivamente per la realizzazione di supporti con contenuto preregistrato (cd. “semilavorati”), che
non sono assoggettati a compenso nella misura in cui le imprese di duplicazione dichiarino espressamente, nell’ordine di acquisto, che i
supporti saranno da considerare “semilavorati” e forniscano al fabbricante o all’importatore tenuto al pagamento del compenso copia di
apposita certificazione rilasciata dalla SIAE.
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MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
Avvocato Giorgio Mondini
Abstract
Technical protection measures in the Italian legislation
Directive 2001/29/EC (hereinafter “the Directive”), concerning the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the
information society, introduced the right for Member States to provide effective technological measures ( hereafter TPMs ) in order to
give an appropriate legal protection for copyrighted works and other protected materials.
Article 6 n. 3 of the Directive defines “technical protection measures” as any technology, device or component that, in the normal course
of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of protected works or other materials , which are not authorized by the
holder of any copyright, related rights or sui generis right with regard to data bases as provided for by law. Italy has implemented the
Directive by introducing Article 102, paragraphs 4 and 5 in the Italian copyright ACT (Act No. 633/1941). In compliance with the
Directive, Italy also introduced criminal sanctions against the production and /or distribution of any kind of device able to remove or
elude TPMs (Article 171 bis, par.1 and Article 171 ter letter f bis Italian copyright Act).
However, technological measures have raised many legal issues in Italy including: (i) their compatibility with the reproduction right for
private use; (ii) the commercialization of devices able to elude technological measures (especially for videogames).
With reference to point (i) the Italian copyright Act (article 71 bis) allows the reproduction of phonograms and videograms for personal
use only and provides for a levy to be paid by the producers and importers of recording equipment and supports in favour of authors,
phonogram and video producers and performing artists. It has been argued that TPMs restrict the right ( or exception ) of private copy.
Several Italian Trial Courts have held that TPMs do not restrict the reproduction right for private use and that they are rightful means
for the protection of rights holders.
With reference to the issue under point (ii), on the Internet and in regular shops one can easily find devices especially designed for
videogames and consoles , known as “mod chips” and “game copies” which are able to by-pas or elude the technological measures
inserted by the manufacturers for the protection of the videogames. I has been argued that such devices are legitimate, since they
enhance the functions of the consoles thus permitting their use for legal purposes and not only for the reproduction of counterfeited
games. Such arguments have been upheld by a few decisions of lower courts. The matter, however, has been finally resolved by the
Italian Supreme Court and which has stated that mod-chips and game copiers have the immediate and principal purpose and effect of
by-passing legitimate TPMs and therefore are subject to the criminal sanctions introduced in our legal system for their protection
(Articles 171 bis and ter Italian copyright Act).
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MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE
1) NOZIONE DI MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE E QUADRO NORMATIVO
Al fine di offrire ai titolari dei diritti idonei strumenti di tutela contro la pirateria nell’era digitale, la Direttiva CE 22/5/2001 n. 29
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione ha previsto la facoltà, già
peraltro riconosciuta dal trattato WIPO del 1996 e dal Digital Millenium Copyright Act degli Stati Uniti, di introdurre negli ordinamenti
dei Paesi membri efficaci misure tecniche di protezione ( di seguito anche MTP) delle opere protette e di assicurare ad esse un’adeguata
protezione giuridica.
Ai sensi dell’art. 6 n. 3 di detta Direttiva per “Misure Tecniche di Protezione” si intendono tutte le tecnologie e i dispositivi o i componenti
che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a impedire o limitare atti su opere o altri materiali protetti non autorizzati
dal titolare del diritto d’autore, del diritto connesso o del diritto sui generis in materia di banche dati.
Tra le MTP attualmente esistenti sono da annoverare, oltre a quelle che consentono l’accesso ai materiali o alle opere quali
il ”watermarking” e le tecniche di criptografia, quelle consistenti nell’inserimento delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti
(DRMS) che consentono l’identificazione dell’opera o dei materiali protetti e contengono indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso
degli stessi.
In attuazione della Direttiva 2001/29/ CE il nostro ordinamento ha previsto la facoltà per i titolari di applicare efficaci misure tecniche di
protezione e informazioni elettroniche sul regime dei diritti con l’introduzione nella legge 22.4.1941 n. 633 ( Lda) degli articoli 102
quater e quinques.
Inoltre, sempre in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (art. 6, 3), la nostra legge sul diritto d’autore (artt. 171 bis 1° co e 171 ter
lett f bis) assicura una protezione delle MTP sanzionando penalmente la produzione e commercializzazione di dispositivi idonei a
rimuoverle o comunque ad eluderne il funzionamento. In particolare, l’art. 171 bis Lda punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e
la multa la importazione, detenzione a scopo commerciale distribuzione e vendita “di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore”, mentre
per quanto riguarda i videogrammi e fonogrammi il successivo art. 171 ter lett f bis, sanziona con le stesse pene la fabbricazione,
importazione, distribuzione, detenzione, vendita e promozione di “attrezzature, prodotti o componenti” e relativi servizi “che abbiano la
prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci i misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure”.
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1) LE MTP E LA COPIA PRIVATA
Una delle questioni che si sono poste in relazione all’apposizione delle MPT sulle opere o sui materiali protetti riguarda la loro
compatibilità con l’esercizio della cosiddetta “copia privata”.
Come è noto, con l’eccezione di copia privata si intende la facoltà riconosciuta dall’art. 71 sexies Lda di effettuare la riproduzione privata
di fonogrammi e videogrammi per uso esclusivamente personale senza scopo di lucro, cui corrisponde un diritto compenso a carico dei
produttori e rivenditori di supporti o apparecchi destinati alla registrazione, in favore degli autori, produttori ed artisti interpreti
esecutori.
Si è sostenuto che la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, consentita da varie legislazioni nazionali e a livello comunitario
dalla Direttiva 2001/29 CE, sarebbe resa di fatto inapplicabile o comunque fortemente limitata dall’apposizione delle misure tecnologiche
di protezione.
Il dibattito, alimentato dalle associazioni dei consumatori e soprattutto dalle “lobbies” dei produttori di apparecchi di registrazione e di
supporti ha dato luogo ad un ampio contenzioso in Francia (controversia Universal Pictures/Que Choisir), conclusosi con il
riconoscimento da parte della Cassazione della legittimità della posizione dei produttori.
Controversie analoghe sono state promosse anche in Italia dove i Tribunali di Milano e di Roma si sono pronunciati a favore dei titolare
dei diritti.
In particolare, il Tribunale di Milano, dopo aver rilevato che ai sensi dell’art. 71 sexies Lda la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi è consentita “nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater” e che l’eccezione di copia privata non può
portare pregiudizio all’assolutezza del diritto di riproduzione dell’opera e all’esigenza di tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi
contro il diffuso fenomeno della pirateria in ambito digitale, ha ritenuto nel caso di specie di un dvd a contenuto musicale protetto
mediante sistema “Macrovision”, che l’apposizione di tali misure tecnologiche non costituisca violazione del diritto di copia privata di cui
all’art. 71 sexies lda (Tribunale di Milano, 1.7.2009).
Così facendo, il Tribunale ha confermato la piena legittimità dell’apposizione delle MTP quale strumento ( non giuridico) di tutela dei
diritti esclusivi degli autori e dei produttori sulle proprie opere e materiali protetti “in un quadro normativo teso a garantire un elevato
livello di protezione della Proprietà Intellettuale, sia al fine di salvaguardia e sviluppo della creatività degli artisti interpreti ed esecutori,
sia della cultura in generale”.
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2) LE MTP E I VIDEOGIOCHI
Una particolare questione, che ha dato origine in Italia e in altri paesi Europei a complesse controversie, sia in sede civile che penale,
riguarda la messa in commercio di dispositivi denominati” mod chips” e “game copiers” che si propongono di aggirare le misure tecniche
di protezione poste a tutela dei videogiochi e delle apparecchiature tecnologiche che ne consentono la fruizione (piattaforme, consolles) e
sono volte ad impedire l’utilizzo dei giochi contraffatti o comunque non autorizzati dai produttori dei sistemi integrati di videogioco (oggi
principalmente Nintendo, Sony e Microsoft).
Occorre preliminarmente rilevare, sulla base anche della giurisprudenza pressoché univoca, che i videogiochi, definiti in una ordinanza
del Pretore di Torino del lontano 1981 quali “aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata” sono oggi pacificamente
considerati opere dell’ingegno di carattere creativo, come tali meritevoli di tutela sulla base del diritto d’autore, e ciò sia che essi siano
riconducibili ai sofisticati programmi per elaboratore che ne sono alla base, sia che, come più correttamente si ritiene, essi si configurino
come opere multimediali caratterizzate da una trama, da personaggi, da sequenze di immagini in movimento, da effetti musicali e
grafici, in definitiva da un contenuto ideativo e creativo spesso variegato e complesso.
In quanto opere dell’ingegno i videogiochi possono essere e sono di regola protetti da misure tecniche di protezione ai sensi delle norme
comunitarie sopra ricordate e degli artt. 102 quater e quinques Lda. Le MTP in questione sono sia di carattere meccanico (quali ad
esempio la particolare sagomatura delle “game card” che contengono i giochi originali), sia soprattutto di carattere informatico. Queste
ultime in particolare sono costituite da codici di protezione inseriti sia nelle consolles (fisse o portatili, come nel caso delle Nintendo DS ),
sia nei supporti contenenti i giochi, che interagiscono tra di loro impedendo la lettura di videogiochi non autorizzati che non vengono
riconosciuti dal sistema anticopia. Tali sistemi di protezione, apparentemente molto efficaci sul piano tecnico, sono ulteriormente
rafforzati sul piano giuridico dalle norme penali ( artt. 171 bis e 171 ter Lda) volte ad impedirne l’elusione.
Nonostante l’univoca e almeno sulla carta rigorosa tutela, sia tecnica che giuridica, posta in essere dai maggiori produttori mediante
applicazione delle MTP, uno dei settori più colpiti dalla pirateria in Italia, come è noto, è proprio quello dei prodotti di intrattenimento
ludico ad alto contenuto tecnologico. Non vi è infatti, come insegna l’esperienza, tecnologia che i contraffattori non siano in grado di
aggirare.
Nel nostro caso l’elusione avviene mediante dispositivi variamente denominati e che si possono raggruppare , in relazione alle loro
caratteristiche tecniche, nelle due categorie dei “modchips” e dei“game copiers”.
I primi sono costituiti da semiconduttori (chip) che, una volta installati sulle consolle fisse (quali le Playstation Sony, le Xbox Microsoft
o le Wii Nintendo) aggirano i sistemi di protezione anti copia installati sulle consolle stesse ingannando i codici di riconoscimento e
consentendo l’utilizzo di copie illegali.
I” game copiers” sono dispositivi simili nella funzione , ma molto più sofisticati da un punto di vista tecnico, specificamente finalizzati ad
aggirare le misure tecniche di protezione dei sistemi portatili di videogioco, quale il Nintendo DS.
E’ opinione dei produttori dei videogiochi, condivisa dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza, che i dispositivi sopra menzionati
siano illegittimi: ciò, sia in quanto mediante essi vengono violati i diritti esclusivi riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore sui
videogiochi, intesi come programmi per elaboratore e come opere multimediali di carattere creativo, sia perché la loro fabbricazione e
commercializzazione rientra nell’ambito di applicazione delle norme penali poste a protezione delle MTP ed in particolare degli artt. 171
bis e 171 ter lett f) bis Lda sopracitati.
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L’orientamento sopra delineato è stata contestato dagli importatori di “modchips” e “game copiers” con varie argomentazioni che possono
così riassumersi. Da un lato si è sostenuto che tali dispositivi non sarebbero finalizzati in via esclusiva (così come richiesto per il
software dall’art 171bis) o anche prevalente ( secondo il disposto dell’art. 171 ter ) a rendere possibile l’utilizzazione di copie
illecite,dovendosi invece ritenere che la funzione prevalente sia dei” modchips” che dei “game copiers”,sia quella di permettere una
estensione delle funzioni degli apparecchi di lettura al fine di consentire la fruizione di supporti diversi da quelli originali , ma pur
sempre legali, o per altri scopi legittimi quali la visualizzazione di filmati di musica e di programmi” homebrew”. Sotto altro profilo si
contesta la legittimità delle MTP in quanto la blindatura delle piattaforme in tal modo ottenuta si risolverebbe in comportamenti abusivi
e in restrizioni ingiustificate al commercio in violazione della normativa antitrust.
Su argomentazioni simili appaiono fondate alcune, seppur minoritarie, pronunce giurisprudenziali che avevano assolto gli imputati
ritenendo che i “modchips” non potessero ritenersi finalizzati prevalentemente a eludere misure tecniche di protezione data la loro
finalità di utilizzo per scopi leciti (Tribunale di Bolzano 31.12.2003, Giurisprudenza it 2004 II°, Tribunale di Bolzano 19.1.2006 in dir ind
2006 I 389).
La questione è stata, peraltro, definitivamente risolta sul piano penale dalla Suprema Corte con la sentenza n. 33768 del 3/9/2007. Con
riferimento ai “modchips”, la Cassazione, disattendendo le argomentazioni fatte proprie dalla giurisprudenza minoritaria sopra citata,
ha, infatti, affermato che tali dispositivi, per il fatto stesso di avere come effetto l’aggiramento delle protezioni apposte sulle proprie
opere o materiali protetti dal titolare dei diritti, in tal modo consentendo l’utilizzazione di copie contraffatte, ricadono nell’ambito di
applicazione del divieto penale di cui agli artt. 171 bis e ter Lda.
L’illegittimità del “modchips” e dei “game copiers” è stata anche confermata da alcuni recenti provvedimenti resi in sede civile dai
Tribunali di Milano, di Roma e di Palermo nell’ambito di procedimenti cautelari promossi dalla Nintendo ( Trib. Milano, 18/12/2008,Trib.
Roma 13/10/2010, Trib. Palermo 16/10/2010 ).
Tali provvedimenti, emessi all’esito di un ampio contraddittorio e, nei procedimenti di Roma e Palermo dopo l’espletamento di una
consulenza tecnica d’ufficio, nel confermare la piena legittimità delle MTP poste a protezione dei videogiochi e l’illiceità non solo dal
punto di vista penale, ma anche civilistico dei “modchips” e dei “game copiers”, hanno tra l’altro motivatamente respinto
l’argomentazione principale svolta dai resistenti secondo cui tali dispositivi sarebbero destinati anche ad usi leciti. Al riguardo si è
sottolineato che tale argomentazione confonde completamente lo scopo primario cui i “mod chips” e i “game copiers” sono finalizzati, con i
successivi usi, leciti o illeciti, che l’utente possa fare. Appare, infatti, evidente che l’effetto immediato, diretto e soprattutto esclusivo che
tali dispositivi si propongono di realizzare , e di fatto realizzano, è il superamento della misure tecniche di protezione, che l’art. 102
quater Lda legittima e gli artt. 171 bis e ter Lda tutelano penalmente. Una volta che tale risultato è realizzato, la misura di
prevenzione è violata, con le conseguenze previste dalla legge.
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